Fim da abordagem problema solução no Canadá

O Canadian Patent Act prevê que nenhuma patente deve ser concedida para mero princípio científico ou teorema abstrato (Section 27(8) do Patent Act). Os algoritmos de computador são geralmente considerados pelo Escritório Canadense de Propriedade Intelectual (“CIPO”) como pertencentes a essa categoria excluída. Há anos, o CIPO tem recusado rotineiramente pedidos de patente para invenções implementadas por computador como sendo direcionadas a tais assuntos excluídos, ou “não estatutários”. Segundo abordagem “problema solução” adotada pelo CIPO deve-se determinar se os elementos essenciais do pedido constituem uma aplicação prática da solução reivindicada; isto é, eles compreendem uma existência física, ou manifestam um efeito ou mudança discernível ? Elementos que são considerados pelo CIPO como não contribuindo para a solução de um problema descrito na descrição não são considerados, sejam eles como essenciais ou não. A abordagem de problema/solução foi adotada pelo CIPO em um aviso de prática ainda que o Tribunal Federal, Choueifaty v. Canadá (Procurador Geral), 2020 FC 837 tenha rejeitado expressamente a abordagem de problema/solução. A abordagem probema/solução tem levado o CIPO a ignorar os elementos de hardware considerados não essenciais por não serem considerados particulares para a solução reivindicada. 

No entanto Benjamin Moore & Co. v. Procurador Geral do Canadá, 2022 FC 923 [“Benjamin Moore”] confirmou a rejeição a abordagem de problema/solução. A Corte analisou CA2695130 e CA2695146, em que suas reivindicações implementadas por computador tratam de método para selecionar cores e que compreendiam etapas meramente abstratas. O Tribunal Federal instruiu o CIPO a utilizar a seguinte abordagem sugerida pelo Intellectual Property Institute of Canada (IPIC) de modo a substituir a abordagem problema/solução: 1) Interpretar a reivindicação; 2) Pergunte se a reivindicação interpretada como um todo consiste em um mero princípio científico ou teorema abstrato, ou se compreende uma aplicação prática que emprega um princípio científico ou teorema abstrato; 3) Se a reivindicação interpretada compreende uma aplicação prática, avalie a reivindicação interpretada para os demais critérios de patenteabilidade: categorias estatutárias e exclusões judiciais, bem como novidade, obviedade e utilidade. O Tribunal Federal observou que pelo requisito de “aplicação prática” tem-se que “como uma patente não pode ser concedida para uma ideia abstrata, está implícito na definição de 'invenção' que o objeto patenteável deve ser algo com existência física, ou algo que manifeste um efeito ou mudança discernível”. (citando Canadá (Advogado Geral) v. Amazon.com Inc., 2011 FCA 328). A expectativa é que o CIPO emita uma nova comunicação adequando-se às decisões judiciais. [1,2]

[1] Aird & Berlis LLP | Aird & McBurney LP - Steve Hundal, B.Eng. Federal Court Adopts New Framework for Assessing Subject-Matter Eligibility and Directs CIPO To Use it www.lexology.com 29/06/2022

[2] Fasken - Julie Desrosiers, Eliane Ellbogen and Michael Shortt Federal Court Adopts IPIC’s Proposed Test for the Patentability of Computer-Implemented Inventions, www.lexology.com 27/06/2022