Duplo patenteamento no USPTO por variação óbvia

Em julgamento na Corte do District of Massachusetts em Janssen Biotech, Inc. et al. v. Celltrion Healthcare a empresa acusada de contrafação Celltrion alegou que a patente em litígio era inválida por dupla proteção (obviousness-type double patenting). A depositante por sua alegou em sua defesa que uma patente do estado da técnica não poderia ter sido usada como anterioridade por ter sido concedida posteriormente à patente em questão, no entanto a Corte discordou desse entendimento pois segundo Gilead Sciences v. Natco Pharma 753 F.3d 1208 (Fed. Cir 2014) “uma patente concedida depois [da patente em questão] mas que expire antes [da patente em questão] pode servir como uma referência para fundamentar uma objeção de duplo patenteamento para uma patente concedida antes com data de expiração posterior”.[1] A Celltrion alegou também dupla proteção da patente em litígio com duas outras patentes continuation in part desta. A depositante alegou que a seção 35 USC § 121 trata dos pedidos divididos como uma situação “safe harbour” ou seja “porto seguro” em que não se pode usar um pedido dividido contra o pedido original[2]. A Corte, contudo, alegou que este dispositivo não se aplica no presente caso porque as patentes usadas não são pedidos divididos, e, portanto, os documentos citados são relevantes para aferição de dupla proteção. [3] O Federal Circuit em In re Janssen Biotech, Inc. (Fed. Cir. 2018) confirmou a rejeição de reivindicações de US6284471 (anticorpo quimérico específico para alfa TNF e ensaios usando anticorpos anti TNF) por constituírem variações óbvias de invenção já protegida em US5656272 (método de tratamento de doença de Crohn usando anticorpos quiméricos anti TNF) e US5698195 (método de tratamento de artrite reumatoide usando anticorpos quiméricos anti TNF) do mesmo depositante. A rejeição foi baseada na doutrina de double patenting rejection. A Corte concluiu que as exceções previstas no parágrafo 121 para não se aplicar a doutrina de double patenting são válidas apenas para pedidos divisionais e não para continuation in part como no presente caso. O requerente não pode ter o benefício de tais exceções meramente alegando que seu pedido continuaton in part (CIP) é um pedido divisional de forma retroativa, inclusive pelo fato de por ser um CIP o pedido de fato apresenta acréscimos de matéria em relação ao pedido original. [4]

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[1] a later-issuing, earlier-expiring patent can act as a double-patenting reference for an earlier-issuing, later-expiring patent

[2] A patent issuing on an application with respect to which a requirement for restriction under this section has been made, or on an application filed as a result of such a requirement, shall not be used as a reference either in the Patent and Trademark Office or in the courts against a divisional application or against the original application or any patent issued on either of them, if the divisional application is filed before the issuance of the patent on the other application.

[3] SIRLES, Gourdin. Double Patenting Decision Delivers Bitter Pill To Antibody Patent, 23/09/2016 www.lexology.com

[4] http://www.patentdocs.org/2018/01/in-re-janssen-biotech-inc-fed-cir-2018.html

Patentes inexploradas comercialmente

Estudo do UNCTAD de 1975 mostra que mesmo nos países desenvolvidos a utilização das patentes de titularidade de não residentes em geral é baixa, devido a rápida obsolescência e o desinteresse comercial. Tal comportamento, com muita probabilidade, também se aplica para os países em desenvolvimento, onde a utilização na produção efetiva de patentes pertencentes a não residentes dificilmente ultrapassaria a 5% ou 10% do total. O estudo da UNCTAD contudo aponta que “o fenômeno da não utilização das patentes, parece existir tanto nos países em desenvolvimento quanto nos países desenvolvidos; não obstante as estatísticas que permitam uma comparação específica e confiável não existirem é evidente que no último grupo de países analisados, o grau de não utilização é forçosamente maior, tão só em razão de suas relativas carências de capacidade industrial e tecnológica. Igualmente as razões subjacentes para a obtenção de patentes que não são utilizadas na produção, parecem ser muito diferentes nos dois grupos de países. Nos países desenvolvidos o grande motivo de não utilização indica ser a obsolescência e o desinteresse comercial. Nos países em desenvolvimento, contudo, esse fator desempenha um papel secundário e a porcentagem das patentes pertencentes a estrangeiros e que funcionam com sucesso no exterior são altas. A não utilização, portanto, nesse grupo de países, parece estar intimamente ligada com o interesse dos negócios e estratégias comerciais de maximização de lucros dos proprietários estrangeiros de patentes sendo que referidos interesses e estratégias não se encontram vinculados ao adiantamento econômico dos países em referência”. (UNCTAD. O papel do sistema de patentes na transferência de tecnologia aos países em desenvolvimento, Rio de Janeiro: Forense, 1979).

Estudos do BTG International (technology transfer firm) survey, 1998 mostram que cerca de 67% das empresas norte-americanas são detentoras de tecnologias inexploradas, avaliadas entre US$ 100 bilhões e US$ 1 trilhão. Somente 37% das patentes são mantidas pelos seus titulares até o final da vigência de vinte anos. (WIPO. Advanced Course on Patent Information Search (DL-318) abr. 2010). Lemley e Shapiro[1] mostram que a distribuição de receitas geradas por cada patente é extremamente concentrada em algumas poucas patentes. Lemley e Shapiro mostram que 1% das patentes geram receitas de mais de mil vezes superiores a média de todas as patentes. MacDonald[2] mostra que apenas 1% das patentes concedidas geram alguma receita. O estudo de Scherer e Harhoff da mesma forma concluem que apenas poucas patentes de fato geram receitas significativas para seus titulares. [3] Alguns sites demonstram listas de patentes absurdas sem qualquer utilização comercial viável [4]. Algumas desta patentes são utilizadas como forma de bloquear tecnologias, por exemplo, suponha que A e B sejam competidores. A empresa A acredita que uma dada tecnologia nova seja compatível com os produtos de B mas não com seus próprios produtos de modo que se tal tecnologia deslanchar a empresa B terá uma vantagem competitiva. Nestas circunstâncias A poderá ser motivada a solicitar patentes da tecnologia nova para que B não possa explorá-la, ou para licenciar a dita tecnologia a um custo que neutralize a vantagem competitiva de B.[5] Mesmo em uma área de alta intensidade tecnológica observa-se um grande número de patentes incrementais de menor valor econômico. No pool de patente MPEG-LA (2009) de um total de 885 patentes apenas 27 foram consideradas como essenciais, algo em torno de 3% do total.[6] Goodman e Myers estimam que cerca de 80% das patentes declaradas essenciais nos padrões WCDMA e CDMA2000 provavelmente não podem ser consideradas como essenciais.[7]

Para os países em desenvolvimento, os motivos para baixa utilização parecem estar intimamente ligados a estratégias comerciais de maximização de lucros por parte dos titulares. Estudos mostram que cada 3000 ideias novas, apenas 300 se convertem em depósitos de patentes e destas apenas 4 chegam ao mercado tendo destas apenas uma alcançado o sucesso comercial [8]. A COPPE/RJ no período de 2002-2004 depositou 45 patentes, ao custo de R$154 mil. Embora em processo de negociação de oito destas patentes em 2004, a COPPE até 2011 ainda não conseguira auferir qualquer receitas de tais patentes [9]. Na Unicamp [10], dados de 2005 mostram que de um portfólio de 227 patentes, 36 haviam sido licenciadas, o que fornece um índice de 16%.

 

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[1] LEMLEY, Mark; SHAPIRO, C. Probabilistic Patents. Journal of Economic Perspectives, v.19, n.2, 2005, p. 75-98.
[2] MacDONALD, S. Bearing the Burden: Small Firms and the Patent System. The Journal of Information, Law and Technology (JILT), 2004.
[3] SCHERER, F; HARHOFF, D. Technology policy for a world of skew distributed outcomes, Research Policy, v.29, 2000, cf. DRAHOS, Peter. The global governance of knowledge: patent offices and their clients. Cambridge University Press:United Kingdom, 2010, p.14
[4] http: //totallyabsurd.com/absurd.htm ; http: //www.crazypatents.com/ ; http: //www.delphion.com/gallery ; http: //www.patentlyabsurd.org.uk/; http: //www.patex.ca/pdf/publications/Calendar_2009.pdf
[5] TURNER, Julie. The nonmanufacturing patent owner: toward a theory of efficient infringement. California Law Revoew, 179, 1998. Cf. LANDES, William; POSNER, Richard. The economic structure of intellectual property law. Cambridge:Harvard University Press, 2003, p.321
[6] SILVA, Denise Freitas. Pools de patentes: impactos no interesse público e interface com problemas de qualidade do sistema de patentes. – Tese de Doutorado, Instituto de Economia, Rio de Janeiro: UFRJ, 2012, p.69
[7] GOODMAN, David; MYERS, Robert. 3G Cellular Standards and patents. IEEE Wireless Com. Junho 2005, http://eeweb.poly.edu/dgoodman/wirelesscom2005.pdf GOLDSTEIN, Larry. True Patent Value: Defining Quality in Patents and Patent Portfolios, 2013
[8] STEVENS, Greg; BURLEY, James; DIVINE, Richard. Creativity + Business discipline = higher profits faster from new product development, Journal of Product Innovation Management, v.16, n.5, p. 455-468, Elsevier, 1999.
[9]  VII Encontro de Propriedade Intelectual e comercialização de tecnologia, REPICT, Hotel Rio Othon Palace, Rio de Janeiro, 12 a 15 julho de 2004, p. 108.
[10] VIII Encontro de Propriedade Intelectual e comercialização de tecnologia, REPICT, Hotel Rio Othon Palace, Rio de Janeiro, 20 a 22 de julho de 2005, p. 141.

 

Reivindicações amplas na EPO

Na EPO, somente não se emite um relatório de busca nos casos onde é impossível identificar algo compreensível nas reivindicações (Regra 63 da EPC[1]), nos demais casos deve-se sempre apresentar um relatório de busca. O mero fato de uma reivindicação ser ampla per se não é considerado argumento que possa fundamentar a insuficiência descritiva do pedido segundo o Artigo 83 da EPC.[2] T523/91 destaca que a generalidade de uma reivindicação não pode ser contestada pelo simples fato ser uma reivindicação ampla, mas deve ser sempre argumentada em conjunto com outros critério tais como novidade e atividade inventiva. T688/91 observa que uma reivindicação genérica não necessariamente significa uma reivindicação sem clareza. [3] Em T1045/13 OJ 2018 foi analisada patente de método para aliviar os sintomas de estados psicológicos selecionados de depressão, transtorno bipolar, transtornos de ansiedade, convulsões, pânico, agrofobia, transtorno de déficit de atenção e distúrbios pré menstruais o método consiste em administrar a um paciente o fator de crescimento nervoso (NGF) e tratar ao menos um dos referidos estados psicológicos. A Câmara de Recursos avaliou se o relatório descritivo fornece elementos para demonstrar que o composto reivindicado é adequado para esta aplicação terapêutica tão ampla. A reivindicação 1 define o tratamento pelo alívio dos sintomas, os quais não são especificados, portanto, incluem quaisquer sintomas que possam ocorrer nos estados psicológicos mencionados na reivindicação. O relatório descritivo faz referência a uma infinidade de sintomas que incluem ansiedade, pensamentos suicidas, dores de cabeça e constirpação, entre outros. A reivindicação 1 é portanto de alcance extremamente amplo. Não há no relatório descritivo qualquer indicação objetiva entre a atividade do NGF e seu efeito terapêutico, tampouco nenhum mecanismo de ação é descrito. Além disso os exemplos de sintomas se relacionam com apenas um paciente ao contrário da prática atual que requer um levantamento estatístico com um certo número de pacientes. Desta forma o pedido foio rejeitado por insuficiência descritiva.[4]

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[1] If the European Patent Office considers that the European patent application fails to such an extent to comply with this Convention that it is impossible to carry out a meaningful search regarding the state of the art on the basis of all or some of the subject-matter claimed, it shall invite the applicant to file, within a period of two months, a statement indicating the subject-matter to be searched. http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/r63.html

[2] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p. 241 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html

[3] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p. 259 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html

[4] http://europeanpatentcaselaw.blogspot.com.br/2018/01/t104513-revendication-trop-large.html

O modelo alemão de interação universidade & empresa

John Bernal em Science and Industry in the 19th century de 1953 observa que o desenvolvimento das indústrias química e de eletricidade exigiu uma maior interação com a ciência em laboratório. A indústria de corantes sintéticos alemã foi pioneira na instalação de laboratórios internos de P&D nas empresas em 1870, uma prática que se difundiu por outras empresas no mundo como Kodak (1895), General Electric (1900) ou DuPont (1902) marcando o fim da fase heroica das invenções.[1] No início da década de 1800 Wilhem von Humboldt foi nomeado Ministro da Educaçao da Prússia e iniciou um ambicioso programa de educação em especial a universitária transformando-as em centros de pesquisa.[2] A Bayer contratou o químico Carl Duisberg que inventou três novas tinturas mantendo contatos com o departamento de química das Universidades de Berlim e Wurzburg. Um novo laboratório foi montado em 1890 com investimentos de 750 mil libras. [3] Justus Liebig que se formara na Ecole Central de Paris[4] inaugurou em 1826 um laboratório de pesquisa química em Geissen. John Ziman observa que a indústria alemã de corantes prosperou na década de 1870 quando as empresas contrataram cientistas em seus laboratórios de pesquisa embora tais laboratórios ainda não se equiparassem aos universitários por exemplo os de Von Bayer ou Hoffman.[5] O modelo de Liebig se difundiu com seus estudantes entre os quais Hoffman que montou um centro de pesquisa no Royal College of Chemistry em Londres.[6] O modelo alemão de interação das universidades com empresas privadas difundiu-se na Inglaterra, França e Estados Unidos[7]. Na Inglaterra muitos laboratórios se estabeleceram com auxílio de fundos privados como o Cavendish Laboratory em Cambridge com recursos do duque de Devonshire o laboratório de química do Royal Institute que recebeu fundos de Ludwig Mond. Estima-se que nos fins do século XIX as universidades inglesas tenham recebido algo em torno de 200 mil libras por ano em dotações privadas a maior parte de industriais, contudo este fluxo de recursos embora significativo representava apenas 1/20 do recebido pelas universidades norte americanas que recebeu aportes de empresários como Johns Hopkins, Ezra Cornell, Andrew Carnegie e John Rockfeller.[8] Laboratórios de pesquisa foram adotados pela Du Pont (1902), AT&T (1910), Eastman Kodak (1912) e Westinghouse (1916).[9]

Laboratório de Justus von Liebig na Universidade de Giessen [10]

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[1] FREEMAN, Chris; SOETE, Luc. A economia da inovação industrial, São Paulo:Ed. Unicamp, 2008, p.132

[2] MOSLEY, Michael.Uma história da ciência. Rio de Janeiro:Zahar, 2011, p. 203

[3] HENDERSON, William. A revolução industrial, São Paulo:Edusp, 1979, p.53

[4] INKSTER, Ian. Science and technology in history, London:MacMillan, 1991, p. 156

[5] ZIMAN, John. A força do conhecimento, São Paulo:USP, 1981, p.81

[6] INKSTER, Ian. Science and technology in history, London:MacMillan, 1991, p. 93

[7] INKSTER, Ian. Science and technology in history, London:MacMillan, 1991, p. 99

[8] INKSTER, Ian. Science and technology in history, London:MacMillan, 1991, p. 111, 253

[9] INKSTER, Ian. Science and technology in history, London:MacMillan, 1991, p. 113

[10] CANEDO, Letícia Bicalho. A revolução industrial. Série: Discutindo a história, São Paulo: Ed. Univ Campinas, 1987, p.46; HENDERSON, William. A revolução industrial, São Paulo:Edusp, 1979, p.54

Malária e o papel do acaso na invenção

O inglês William Perkin com apenas 18 anos, aluno do curso de química no Royal College de Londres estava pesquisando um processo químico para produção de quinina, medicamento usado contra a malária, quando acidentalmente descobriu em 1856 a anilina púrpura, também conhecida como malvaína, que substituía o corante natural malva.[1] Perkin patenteou sua invenção que se tornou um sucesso comercial no mundo da moda. A malvaína é considerada a primeira síntese de um composto orgânico e que foi acompanhado por muitos processos semelhantes que levaram a diversos pigmentos coloridos. [2] A invenção de Perkin baseara-se numa suposição incorreta: a combinação de duas moléculas de aliltoluidina na presença de um agente oxidante, como o dicromato de potássio, para suprir oxigênio extra levaria a formação da quinina. No entanto, as estruturas da aliltoluidina e da quinina não permitem a transformação de uma molécula em outra[3]. Perkin obteve a malvaína, quimicamente muito diferente da quinina que buscava.[4]

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[1] MOKYR, Joel. The lever of riches: technological creativity and economic progress, Oxford University Press, 1990, p.119; MOSLEY, Michael.Uma história da ciência. Rio de Janeiro:Zahar, 2011, p. 13

[2] COUTEUR, op.cit, p.160

[3] COUTEUR, op.cit., p.306

[4]https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Perkin

Correção de erros durante a nulidade na EPO

Em T1578/13 OJ 2018 foi analisada patente para uma caixa de turbina axial compreendendo um difusor e uma caixa de saída de gás em que o difusor (12) penetra em um espaço coletor limitado pela entrada de gás (2), o difusor e a caixa de saída (10) sendo fabricadas em uma única peça. Na oposição o titular desejava substituir o tempo “caxa de entrada” por “caixa de saída” em uma reivindicação, considerando tal correção evidente de modo que o artigo 123(2) não estaria sendo violado. Além disso, de acordo com o artigo 69 da EPC o técnico no assunto teria interpretado este termo à luz do relatório descritivo como de fato se referindo à uma “caixa de saída”. A Câmara de Recursos observa que a Regra 140 da EPC impede a correção de erros em uma patente. Segundo G3/89 e G11/91 não deve haver qualquer dúvida para o técnico no assunto de que a informação não é correta, e neste caso concreto, a Câmara não está convencida de que de fato este erro seja óbvio. Com relação ao artigo 69 da EPC o termo “caixa de entrada” é bastante claro e não apresenta problemas de interpretação para que haja necessidade buscar sua interpretação no relatório descritivo. [1]

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[1] http://europeanpatentcaselaw.blogspot.com.br/2018/01/t157813-correction-derreur-en-opposition.html

Tempo médio de concessão

Os impactos da contratação de novos servidores para o exame de patentes no INPI nos últimos anos o que elevou de 200 para 400 o número de examinadores em exame já começam a se fazer sentir. O tempo médio de concessão de patentes de invenção entre o depósito e a concessão que na média das 4192 patentes de invenção concedidas em 2016 ficou em 11.61 anos, este ano de 2017 para as 5446 patentes de invenção concedidas ficou em 11,22 anos, uma queda de 0,39 anos. A última queda desta magnitude foi observada apenas em 2000 ou seja há 17 anos atrás, quando o INPI contava com o suporte de mão de obra terceirizada no exame.

Se excluirmos os pedidos com exames prioritários (que obviamente fazem com que o tempo médio de concessão diminua) não se observa variação significativa no resultado final diante do fato de que das patentes concedidas um percentual pequeno é decorrente de pedidos com exame prioritário. Em 2017 foram 5446 patentes de invenção concedidas sendo 147 com exame prioritário concedido (15.24.2), 46 com solicitação de patente verde concedida (27.2) e 15 pedidos PPH (18.1). Se excluirmos estas patentes a média de tempo de concessão sobe para 11.41 anos ao invés de 11.22 anos. No ano de 2016 este valor seria de 11.86 anos, ou seja, da mesma forma se observa uma queda expressiva de 0,45 anos, o que demonstra que esta queda em 2017 não foi decorrente de um maior número de pedidos prioritários examinados.

Futuro do TPP após saída dos Estados Unidos

O Trans-Pacific Partnership (TPP) (na era pós retirada dos Estados Unidos passou a se chamar Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP) continua sendo um importante acordo plurilateral com artigos que tratam da propriedade intelectual. Os países participantes Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapira e Vietnam concordaram em novembro de 2017 em suspender algumas das provisões do TPP, inseridas por influência norte americana agora fora do grupo, contudo, o resultado final destas negociações é incerto. Em janeiro de 2018 a Inglaterra (pos Brexit) divulgou seu interesse em se unir ao CPTPP. As questões relacionadas à patentes envolvem a adoção do período de graça, extensão da vigência de patentes por atrasos não razoáveis das autoridades de saúde para aprovação da comercialização de medicamentos (extensões conhecidas como SPCs) e o chamado patent linkage. O chamado linkage é um esquema regulatório pelo qual se estabelece uma vinculação ou efeito entre a patente concedida e registro sanitário necessário para comercialização do produto, por exemplo, a aprovação para o comercialização de medicamentos genéricos não é concedida até que a patente do medicamento original expire. Projeto de Lei do Senado n° 29, de 2006 do Senado Ney Suassuna acrescentava inciso VIII ao art. 16 da Lei nº 6.360, de 1976, para dispor sobre a inclusão de requisito a ser observado na concessão de registro sanitário de medicamento ou de princípio ativo. O projeto de lei instauria o linkage no país, porém o projeto foi rejeitado em dezembro de 2009 e arquivado. Com o linkage as autoridades de saúde par aprovação da comercialização de medicamentos tornam-se uma espécie de polícia de enforcement de tais patentes. Enquanto o TPP foi negociado em segredo seu formato quanto ao conteúdo do acordo tem se mantido inalterado sob o CPTPP [1]

[1] http://ipkitten.blogspot.com.br/2018/01/multilateralism-v-bilateralism-whats-in.html

Apresentação de informações na EPO

O guia de exame da EPO de novembro de 2017 introduziu modificações na seção que trata da patenteabilidade de invenções relacionadas com a apresentação de informações. O fato de uma reivindicação incluir elementos puramente cognitivos (e, desta forma não técnicos) não significa que a reivindicação seja automaticamente excluída de patenteabilidade. A apresentação de informação que assiste ao usuário na realização de uma tarefa técnica possui efeito técnico conforme T336/14 e T1802/13. Quando a informação tem como único objetivo assistir ao seu usuário na realização de uma decisão não técnica, então a apresentação de informação é considerada não técnica. Isso significa que o que importa é o papel que a informação exerce, se será usada para um propósito técnico ou não. A maneira com que esta apresentação de informações é realizada deve produzir na mente do usuário um efeito que não dependa de fatores psicológicos, mas que atenda a critérios físicos puramente objetivos. A escolha de uma ou outra forma de apresentação baseada em preferências subjetivas do usuário pode assim não ser considerada técnica. Por outro lado, quando a escolha do modelo de apresentação dependa de atributos psicológicos do usuário, a apresentação de informações possui caráter técnico. Por exemplo, um sistema de apoio visual que auxilie o cirurgião a posicionar um implante de modo mais preciso proporciona um caráter técnico. Em um videogame um modo particular de transportar o usuário para uma posição mais próxima da equipe através de uma marcação dinâmica na borda da tela quando a equipe estiver fora da tela atende a um propósito técnico ao facilitar aa continuidade da interação homem máquina ao manter uma visão geral da zona de interesse. Com base nestas diretrizes Frantzeska Papadopoulou argumenta que um método visual de controle de fábrica em um processo de produção poderia ser considerado patenteável.[1]

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[1] http://ipkitten.blogspot.com.br/2018/01/presentation-of-information-is-epo.html

Um perito precisa entender de propriedade industrial ?

O TJSP em decisão de 2017[1] analisou a contrafação de uma patente de invenção em que considerou válida a perícia de professor de Engenharia Elétrica da USP: “é evidente que a formação técnica do perito nomeado é consistente e o qualifica para a realização da prova pericial. Mesmo que o apelante considere que o conhecimento do perito em propriedade industrial seja insuficiente, é certo que as informações prestadas ao juízo são suficientes para a formação do convencimento. Como se sabe, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, conforme previsto no artigo 436 do CPC/73 e art. 479 do CPC/15. Todavia, nada o impede de tê-lo como fundamento de sua decisão, notadamente quando se trata de trabalho bem fundamentado realizado por profissional de sua confiança e equidistante das partes litigantes. “Apesar de o juiz não estar adstrito ao disposto literalmente na perícia (artigo 436 do CPC), para que sejam afastadas as conclusões do laudo técnico é necessário que se apresentem outros elementos, seguros e coesos, a justificarem sua descaracterização, por se tratar de pronunciamento de pessoa especializada, imparcial e detentora de conhecimentos próprios, sem os quais o deslinde do feito não seria possível” (Ap. n. 0180623-41.2009.8.26.0100, rel. Des. Mendes Gomes, j. 18.6.2012). [...] Também não prospera a alegação de que o desconhecimento do perito em relação a conceitos técnicos de propriedade intelectual vicia o laudo pericial apresentado ou justificam a realizam de nova perícia. Isso porque as conclusões do perito, com base em sua ampla experiência técnica em engenharia elétrica, são suficientes para convencer que não houve violação das patentes indicadas pelo apelante”.

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[1] TJSP AC 0157159-17.2011.8.26.0100  Relator(a): Hamid Bdine, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgamento 29/03/2017

Necessidade de problema técnica plausível na EPO

Em T488/16 OJ 2017 a Câmara de Recursos manifestou-se restritiva na aceitação de evidências após a publicação do pedido para comprovar a atividade inventiva de uma patente. Tais evidências somente poderão ser aceitas “se plausível a partir do relatório descritivo do peido que o problema é de fato resolvido [...] Não é aceitável designar uma fórmula genérica, que abrange milhões de compostos, vagamente indicar uma atividade contra o PTK e deixar para a imaginação do leitor ou para futuras investigações estabelecer qual composto inibe qual quinase e, portanto, adequada para o tratamento da respectiva doença associada com a mesma [...] è uma condição sine qua non que seja mostrado o problema técnico subjacente da invenção de forma plausível na data de depósito. Se, como no presente caso, a natureza da invenção é tal que se baseie em um efeito técnico, que não é auto evidente nem previsível ou baseado em um conceito teórico conclusivo, pelo menos alguma evidência técnica deve haver para mostra que um problema técnico foi na verdade resolvido”. A patente foi revogada por falta de atividade inventiva das reivindicações de produto por falta de efeito técnico.[1] Em T1329/04 OJ 2017 a Câmara de Recursos confirma que a definição da invenção como solução de um problema técnico exige que ao menos que o relatório descritivo tenha elementos plausíveis de que a invenção resolve o problema técnico que se propõe resolver. Ainda que elementos de prova suplementares, apresentados após a publicação do pedido possam ser levados em consideração eles não podem ser o único elemento a fundamentar o argumento de que a invenção resolve um dado problema técnico. Tais evidências suplementares são permitidas se o relatório descritivo original possui elementos mínimos que tornam tais evidências plausíveis.[2]

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[1] https://justpatentlaw.blogspot.com.br/2017/08/t-048816-plausibility-at-epo.html

[2] http://dp-patentlaw.blogspot.com.br/2017/09/t-132904.html

Simplicidade e obviedade: o mecanismo biela manivela

Bertrand Gille observa que ainda que o movimento biela manivela fosse conhecido no fim do século XV e de implementação bastante simples para máquinas pequenas, ainda assim o que se observa é que seu uso demorou muito para se difundir. Na roca, por exemplo, a biela de madeira tinha um orifício onde se enfiava o braço da manivela, que era de ferro e se ligava ao pedal por um cordel. A roda grande da roca funcionava como volante. Entretanto, todas as representações do século XVI mostram rocas manuais e não com pedais. A primeira representação de roca com pedal aparece apenas com o rei da França Luís XIII em 1610 no Museu de Artes e Ofícios. Da mesma forma o mecanismo de biela manivela também foi introduzido lentamente nos tornos. A grande maioria dos tornos que aparece na Enciclopédia de Diderot usam soluções alternativas. O mais antigo torno de pedal se encontra no Museu dos Cervejeiros de Anvers referente a um torno de perfuração datado da segunda metade do século XVI. Bertrand Gille conclui: “Os poucos fatos que pudemos reunir mostram o quão obstinadamente a humanidade procurou resolver um problema cuja solução nos parece tão simples. Foram precisos não apenas séculos para chegar ao resultado, mas mais séculos ainda para ver disseminado esse sistema que era, no entanto, tão simples de adaptar a um grande número de usos”.[1]

A roca em sua forma primitiva é um pau fendido de uns noventa centímetros no qual se enrola a lã ou linho bruto, o fuso é um agulha de poucos centímetros de comprimento tendo na extremidade um furo por onde passa o fio e na parte inferior um peso a fim de manter o fio esticado. O objetivo é manter o fio esticado e girar o fuso enquanto a fiandeira torce a fibra. A roca é mantida sobre o braço esquerdo e dele puxa novas fibras que os dedos hábeis da fiandeira torcem junto com o fio do qual pende o fuso. À medida em que o fio vai sendo torcido e o fuso gura as fibras se ligam umas ás outras e o fio vai se alongando esticado pelo peso do fuso até quase tocar no chão quando a fiandeira enrola-o no próprio fuso e continua a fiação.

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[1] BERTRAND, Gilles. O sistema biela manivela. In: GAMA, Ruy. História da técnica e da tecnologia, São Paulo:Edusp, 1985, p. 183

Emendas indevidas das reivindicações na EPO

Em T389/13 OJ 2017 a Câmara de Recursos destacou que o ônus da prova é depositante em provar que tais emendas podem ser obtidas de forma direta e inequívoca do pedido depositado. A reivindicação 1 emendada resulta da combinação das reivindicações 1, 4, 16 e 19 depositadas sendo que cada uma estas reivindicações no deposito referiam-se apenas á reivindicação 1 e não a uma combinação entre si. O depositante não conseguiu demonstrar nenhuma passagem do relatório descritivo com tal combinação de características. A Câmara não concordou que seja uma prática habitual considerar como consistente com o artigo 123 (2) da EPC a incorporação de quaisquer combinação de reivindicações dependentes de uma mesma reivindicação independente, independente destas reivindicações dependentes serem de dependência única ou múltipla. Esta combinação tem que estar prevista seja explicitamente por uma ligação direta como numa referência de uma reivindicação dependente com a outra reivindicação dependente, ou mesmo implicitamente, quando se toma em consideração sua função e interações.  Finalmente, a Câmara de Recursos lembra que a ideia subjacente ao artigo 123 (2) EPC é que um depositante não pode melhorar a sua situação definindo um objeto que não resulta do pedido tal como está depositado, uma vez que lhe daria uma vantagem injusta e prejudicaria a segurança jurídica de terceiros com base no pedido de patente original. Permitir que um depositante apresente uma reivindicação ampla e especulativa e, em seguida, limite-a posteriormente conforme julgue combinar diferentes parâmetros seria injusto para terceiros que teriam sido os primeiros a atribuir significado a essas combinações específicas de parâmetros. Uma invenção para a qual a proteção é solicitada deve ter sido feita e devidamente divulgada na data do depósito.[1]

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[1] http://europeanpatentcaselaw.blogspot.com.br/2018/01/t38913-charge-de-la-preuve-en-matiere.html

Patentes Concedidas pelo INPI

Neste ano de 2017 foram concedidas 6250 patentes, o que se compara com o pico de 6445 em 2000 quando o INPI tinha a maior parte dos examinadores terceirizados. Este aumento no número de cartas patentes observado nos últimos três anos está diretamente relacionado com a entrada de novos examinadores, atualmente em torno de 400. Considerando que os examinadores da última turma ainda não em produção plena a expectativa é que mantida a produtividade atual e mesmo sem a entrada de novos examinadores o número de cartas patentes concedidas tenha novo aumento em 2018. Entre 2007 e 2013 o número de examinadores esteve por volta de 250 enquanto que o número de patentes concedidas em torno de 3000 por ano, ou seja, enquanto que o número de patentes concedidas nesse intervalo comparado com 2017 mais do que dobrou, o número de examinadores não chegou a dobrar, o que mostra que tem havido um ganho de produtividade no período, em grande parte devido a maior produtividade dos examinadores novos, em muitos casos superando as metas de produção, e a produção em home office.  

Gibi como anterioridade

Júlio Verne em seus textos descreve um submarino, porém sem indicar os meios técnicos para sua implementação. Se anos depois um requerente solicitasse patente de um submarino descrevendo tecnicamente sua invenção, o texto de Júlio Verne não poderia ser usado contra a atividade inventiva do pedido de patente posterior, uma vez que o que Júlio Verne descrevera fora somente uma ideia, sem qualquer base para sua implementação prática, sendo rejeitado por ser uma concepção puramente abstrata não poderá ser usado como anterioridade em pedidos posteriores. Um gibi da Walt Disney de 1972 manual do Professor Pardal previa que “em futuro próximo, o aparelho de TV poderá estar ligado a uma grande loja de cassetes. A pessoal então ecolherá, entre milhares de títulos, simplesmente discando um determinado número, num teledial. A videofita escolhida aparecerá na tela, dentro de casa, e a conta virá no fim do mês, junto com a conta de água ou de luz”. Em 1972 este documento não possuía suficiência descritiva e, portanto, não pode servir de anterioridade para pedido de patente posterior que descrevesse o mecanismo de funcionamento do Netflix, por exemplo. [1] Considere por hipótese que este pedido de patente descrevendo a tecnologia da Netflix fosse depositado em 2007. Considere que o técnico no assunto, a partir da descrição do gibi do professor Pardal já fosse capaz de implementar este serviço com a tecnologia disponível por exemplo de 2005. Neste caso o documento de 1972 também não pode ser usado como anterioridade pois ele deve ter sua suficiência aferida com a tecnologia da época em que foi publicada e não com a tecnologia de 2005.

Leonardo da Vinci, com intuito de proteger suas invenções as guardou de forma codificada impedindo sua ampla divulgação à sua época. Entre estas encontra-se os desenhos de um modelo de paraquedas rígido em forma piramidal. Não exista qualquer prova de que Da Vinci tenha implementado a invenção na prática.[2] Em 2000 os suecos Katarina Ollikanen e o inglês Adrian Nicholas conseguiram implementar tal modelo utilizando-se de material da época de Da Vinci, comprovando a suficiência descritiva dos desenhos de Da Vinci, ainda que este nunca os tenha implementado[3]. Tal documento, portanto, poderia ser usado como anterioridade de pedido posterior sobre a mesma matéria. O conceito de virabrequim conectado a uma roda, presente na patente da máquina a vapor de James Watt no século XVIII aparece em desenho do pintor Antonio Pisanello do século XV em tela preservada no Museu do Louvre, embora não se conheça a implementação prática deste mecanismo na época. [4] O conceito de um computador pessoal desenvolvido por Alan Kay na Xerox em 1972 previa um objeto retangular similar aos atuais tablets, embora prevendo de forma separado tela e teclado.[5] Somente a partir de 2003 quando a tecnologia já permitia largura de banda suficiente para transmissão dos dados, além de processadores mais avançados e baterias mais robustas permitiram que o projeto fosse retomado até o lançamento do iPad.[6] O colchão de água foi concebido pelo estudante de desenho Charles Hall em 1968 na San Francisco State University na California. Seu pedido de patente foi indeferido pelo USPTO por ser tal invenção descrita na obra literária Stranger in a Strange Land (1961) de Robert A. Heinlein, onde um garoto nascido e criado em Marte usa uma cama hidráulica para se adaptar à pressão atmosférica e gravidade terrestre.[7]

Segundo Breuer Moreno: “a publicação capaz de destruir a novidade do invento deve ser suficientemente completa para que uma pessoa do ofício, com os conhecimentos normais, a realize”.[8]

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[1] http://www.e-farsas.com/o-professor-pardal-previu-criacao-da-netflix.html

[2] CHALLONER, Jack. 1001 invenções que mudaram o mundo. Rio de Janeiro:Ed. Sextante, 2010, p. 220

[3] Learn from the past, create the future: inventions and patents, WIPO, 2007, p.19

[4] ROSEN, William. The most powerful idea in the world: a story of steam, industry and invention. Randon House, 2010, p. 3092/6539 (kindle edition); NEEDHAM, Joseph. Clerks and craftsmen in China and the West. Cambridge University Press, 1970, p.195 http://books.google.com.br/books?id=m_I8AAAAIAAJ

[5] ISAACSON, Walter. Os inovadores: uma biografia da revolução digital, São Paulo: Cia das Letras, 2014, p. 307

[6] VOGELSTEIN, Fred. Briga de cachorro grande: como a Apple e o Google foram à guerra e começaram uma revolução, Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p.145

[7] http://en.wikipedia.org/wiki/Waterbed e Revista Superinteressante, Ed. Abril, abril de 2010, p. 69

[8] BENSADON, Martin. Derecho de Patentes, Buenos Aires:Abeledo Perrot, 2012, p. 40