CGREC Decisões TBR603/17

 Analogia de campo técnico 

Uma invenção por analogia de campo técnico refere-se a uma invenção que aplica uma tecnologia conhecida em um campo técnico a um outro campo técnico (Res.169/16 § 5.35) 

 

TBR603/17 Pedido trata de composição de goma de mascar branqueadora de dente que neutraliza o mau hálito. D1 trata de composições dentifrícias. Apesar de dentifrício poder ser entendido como a tudo relacionado com dentes, D1 foi claro ao especificar que era direcionado a pastas de dentes e cremes dentais. Neste sentido, observa-se que as composições apresentam diferenças por usarem sílicas com características e concentrações diferentes. Como a composição de D1 envolveria ainda uma certa abrasividade vinculada ao uso de um segundo aparato (uma escova) para exercer seu efeito, não seria óbvio para um técnico no assunto desenvolver uma goma de mascar, ainda que tenha o mesmo objetivo, com base nos ensinamentos de D1 para pastas de dentes, pois são mecanismos de utilização completamente diferentes.

Falta de clareza nem sempre impede a análise de patenteabilidade

 

Em Intel v. Qualcomm (Fed Cir 2021) o Circuito Federal reverteu decisão do PTAB e entendeu que o Conselho falhou em avaliar totalmente as reivindicações 16 e 17 quanto à patenteabilidade. Especificamente, o PTAB concluíra que, uma vez que havia questões de indefinição, uma análise completa de patenteabilidade para essas reivindicações não poderia ser realizada. O Circuito Federal, no entanto, afirmou que o “Conselho não concluiu que a tarefa de análise da técnica anterior era impossível” e concluiu que o Conselho deveria, no entanto, avaliar se a patenteabilidade subjacente das reivindicações poderia ser analisada apesar de quaisquer questões de indefinição. Consequentemente, o Circuito Federal retomou a decisão do Conselho.[1]

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[1] Kenneth K. Wang and Christie Matthaei. PTAB Should Analyze Patentability Even if Claims Are Indefinite, Knobbe Martens, www.lexology.com 29/12/2021

A motivação para combinar documentos nos Estados Unidos

 

Nos Estados Unidos em Standard Oil v. American Cyanamid a Corte conclui: “uma pessoa técnica no assunto é presumivelmente alguém que pensa conforme a sabedoria convencional na técnica e não alguém que empreende uma inovação”.[1] No caso KSR v. Teleflex[2] a Suprema Corte expandiu o conceito de técnico no assunto como “o técnico no assunto é também uma pessoa com criatividade comum, e não um mero autômato”[3]. Em In re Vaeck [4] a Corte entendeu que nos casos em que uma patente seja rejeitada como óbvia diante de uma combinação de anterioridades apresentadas, uma análise adequada da seção 103 exige a consideração de dois fatores: 1) se o estado da técnica teria sugerido ao técnico no assunto de que ele poderia fabricar a composição ou dispositivo ou ter realizado o processo reivindicado, 2) se o estado da técnica teria revelado que ao agir desta forma, o técnico no assunto teria razoável expectativa de sucesso. Segundo esta decisão tanto a sugestão como uma razoável expectativa de sucesso devem ser encontrados no estado da técnica.[5] Em SIBIA Neurosciences v. Cadus Pharm[6], no entanto, a Corte flexibiliza este entendimento na medida em que a anterioridade não precisa citar esta motivação de forma expressa: “a sugestão ou motivação pode ser derivada do documento do estado da técnica propriamente dito, do conhecimento do técnico no assunto, ou da natureza do problema a ser resolvido”. Em Intel v. Qualcomm (Fed. Cir 2021)[7] o Circuito Federal explicou que "um fundamento lógico não é inerentemente suspeito meramente porque é genérico no sentido de ter ampla aplicabilidade ou apelo". Em vez disso, melhorias genéricas podem dar origem a "uma motivação para combinar referências da técnica anterior, mesmo na ausência de qualquer sugestão nas próprias referências." O Circuito Federal concluiu que a motivação da Intel para combinar foi suficientemente apoiada por depoimentos de especialistas explicando especificamente como e por que um profissional combinaria as referências citadas para alcançar as melhorias reivindicadas.[8]

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[1] 774 F.2d 448 USPQ 293 (Fed. Cir. 1985) FRANZOSI, Mario. Non-Obviousness, The Journal of World Intellectual Property, v.6, n.2, March 2003, p.241; MILLER, Joseph Scott. Remixing obviousness, 2007, p. 8 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1002454; DURIE, Daralyn; LEMLEY, Mark, A realist approach to the obviousness of inventions, 2011, p. 13 http://ssrn.com/abstract=1133169

[2] 550 U.S. 398 (US 2007)

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Person_having_ordinary_skill_in_the_art BARBOSA, MAOR, RAMOS, op.cit, p.177 MUELLER, Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p.224

[4] MERGES, Robert; MENELL, Peter; LEMLEY, Mark. Intellectual property in the new technological age. Aspen Publishers, 2006. p.226

[5] MERGES.op.cit.p.228

[6] 225 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2000) cf. MERGES,op.cit.p.234

[7] https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/20-1664.OPINION.12-28-2021_1885985.pdf

[8] Christopher S. Smith and Christie Matthaei. A Generic Motivation Is Still a Motivation Knobbe Martens, www.lexology.com 29/12/2021

CGREC Decisões TBR2928/17

  Analogia de campo técnico 

Uma invenção por analogia de campo técnico refere-se a uma invenção que aplica uma tecnologia conhecida em um campo técnico a um outro campo técnico (Res.169/16 § 5.35) 

TBR2928/17 Método de preparação de amostras tais como madeira e similares e que compreende três etapas básicas, sendo que, a primeira etapa consiste no corte e polimento mecânico das amostras; a segunda etapa compreende a digitalização, tratamento e caracterização das imagens obtidas; e a terceira etapa consiste na aplicação das informações obtidas a partir das imagens digitalizadas e tratadas da segunda etapa. O pedido em análise aborda a preparação de amostras de madeiras para uma posterior análise por imagem. Tal preparação de uma amostra requer cortes específicos na madeira em uma seção transversal (E), em uma seção tangencial (A) e em uma dita seção radial. Portanto, a matéria do pedido não está voltada para a detecção de defeitos em madeira. D2 revela um método e aparelho para monitorar o perfil de madeiras planas ou serradas. O objetivo é determinar falhas, fendas curvaturas, torções e outros defeitos em madeiras. Portanto, o propósito da matéria revelada em D2 difere da matéria do pedido, sendo o pedido dotado de atividade inventiva diante de D2 

Decisões CGREC TBR561/17

 Analogia de campo técnico 

Uma invenção por analogia de campo técnico refere-se a uma invenção que aplica uma tecnologia conhecida em um campo técnico a um outro campo técnico (Res.169/16 § 5.35) 

 

TBR561/17 Sistema automatizado para calibração óptica de cronômetros que inclui uma unidade de tratamento de sinais, contador digital, emissor laser semicondutor e sensor fotoelétrico. D2 descreve um sistema em que um sinal de uma fonte laser é utilizado para detectar objetos, em uma fila de contagens como, por exemplo, folhas de papel. Assim, a matéria revelada em D2 não está direcionada para um sistema de calibração de cronômetros, como propõe o pedido em análise, e, este, portanto, é inventivo.

Decisões CGREC TBR571/17

 Patente de seleção

Na aferição da atividade inventiva em patentes de seleção, o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve(m) representar uma contribuição ao estado da técnica, e não uma mera seleção arbitrária a partir do estado da técnica. (Res.169/16 § 5.31)

 

TBR571/17 A composição para absorção de água inclui um extrato de planta específico e resina para absorção de água com um diâmetro de partícula específico. Com relação à objeção de que o tamanho de partícula da resina foi ajustado para que o efeito desodorante seja melhor observa-se que o diâmetro volumétrico médio das partículas em D2 é não maior que 850 micrômetros. Neste ponto, destaca-se que o pedido sub examen estabeleceu que 90% das partículas tem diâmetro médio entre 850 e 150 micrômetros e 60% está entre 850 e 300 micrômetros. Não existem indícios teóricos e não foram apresentados exemplos comparativos que comprovem que seleção desta faixa resulte em um efeito inesperado desodorizador. Do  exposto, infere-se que a reivindicação não apresenta um feito surpreendente para um técnico no assunto a luz de D2 de modo que o pedido não possui atividade inventiva

Dosagens inventivas no USPTO

 

Nos Estados Unidos em Teva Pharms., v. Corcept Therapeutics, (Fed. Cir. 2021) A Corcept entrou com um pedido de novo medicamento (NDA) para Korlym, um comprimido de mifepristona de 300 mg administrado a certos pacientes com síndrome de Cushing. A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA aprovou o pedido de Corcept, mas exigiu um ensaio clínico de interação medicamento-medicamento para determinar a segurança do medicamento quando coadministrado com fortes inibidores do CYP3A, como o cetoconazol (memorando de Lee). A Corcept conduziu o estudo de interação medicamentosa e recebeu uma patente relacionada a métodos de tratamento da síndrome de Cushing pela coadministração de mifepristona e um forte inibidor de CYP3A com base nos dados do memorando de Lee. A Teva buscou uma revisão pós-concessão da patente da Corcept uma vez que a patente teria sido óbvia diante de Korlym. O Circuito Federal confirmou a decisão do PTAB, pois como a patente exigia a administração segura de uma quantidade específica de mifepristone, o Conselho não errou ao exigir que a Teva mostrasse uma expectativa razoável de sucesso para uma dosagem específica de mifepristone. O Tribunal constatou que a evidência apoiava que um técnico no assunto experiente não teria nenhuma expectativa quanto ao sucesso da co-administração das dosagens de mifepristona acima do limite de 300 mg / dia estabelecido no rótulo Korlym. O Circuito Federal concluiu que a Teva não conseguiu provar que as condições gerais de trabalho divulgadas na técnica anterior abrangiam a invenção reivindicada. Evidências substanciais apoiam a conclusão do Conselho de que não houve sobreposição nos intervalos porque o estado da técnica (rótulo Korlym e publicações da indústria) limitou o intervalo de dosagens de co-administração de 300 mg / dia. O Tribunal também observou que a confiança da Teva nas dosagens de monoterapia de mifepristona para criar uma sobreposição nos intervalos reivindicados falhou porque as reivindicações da patente foram limitadas à coadministração com um inibidor de CYP3A forte. O Tribunal concluiu que, na melhor das hipóteses, a técnica anterior orientava um técnico no assunto habilidoso a tentar combinar a técnica anterior, mas falhou em mostrar uma expectativa razoável de sucesso na obtenção da invenção reivindicada.[1]

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[1] KIM,Mandy, Obvious to Try Requires Reasonable Expectation of Success Tethered to Claimed Invention, www.lexology.com 16/12/2021

Decisões CGREC TBR2938/17

  Patente de seleção

Na aferição da atividade inventiva em patentes de seleção, o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve(m) representar uma contribuição ao estado da técnica, e não uma mera seleção arbitrária a partir do estado da técnica. (Res.169/16 § 5.31)

TBR2938/17 Pedido descreve liga dotada de resistência mecânica em alta temperatura em meio oxidante, compreendendo uma matriz contendo cromo reforçado por precipitação de carbonetos, caracterizada em que ela compreende carbonetos de, pelo menos, um metal (M) escolhido dentre o titânio, o zircônio e o háfnio e que é essencialmente composto pelos seguintes elementos: Cr 23 a 34%, Ni 6 a 12%, M=Zr ou Ti 0.2 a 7%, M’=Ta 0 a 7%, C de 0.2 a 1.2%, Fe < 3%, Si < 1%, Mn < 0,5%. Na Tabela 1 pode ser observado claramente que a liga em D1 não está contida na faixa reivindicada no presente pedido: Cr 30.6%, Ni 11.3%, M = Zr ou Ti 0.09%, M' = Ta de 7.1%, C de 0.55%, Si, Mn. Os elementos Fe, Si e Mn são considerados como impurezas. O efeito técnico do presente pedido está na capacidade refratária da liga devido a substituição os carbonetos de tântalo por carbonetos mistos de Zr e Ti que promovem uma estabilidade em temperaturas elevadas melhorada, que pode atingir 40°C acima da temperatura inicial de fusão da liga em relação a uma liga com reforço de TaC, enquanto a liga contendo o Hf conseguiu manter-se estável por período inferior a 300 horas e não alcançou a mesma temperatura de início de fusão. Desse modo, a reivindicação independente 1 apresenta o requisito de patenteabilidade referente a atividade inventiva. 

Decisões CGREC TBR564/17

 Patente de seleção

Na aferição da atividade inventiva em patentes de seleção, o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve(m) representar uma contribuição ao estado da técnica, e não uma mera seleção arbitrária a partir do estado da técnica. (Res.169/16 § 5.31)

TBR564/17 O método de preparação de uma composição de glifosato pretendido trata-se apenas de uma seleção de sais de glifosato mais adequados a fim de se obter uma formulação que associe a maior concentração de equivalente ácido de glifosato possível com uma boa efetividade, a qual pode ser feita sem grande esforço por um técnico no assunto, tendo em vista o estado da técnica (D1 e D2), uma vez que as propriedades deste tipo de composição estão amplamente estabelecidas para os versados na técnica. Um técnico no assunto, com o objetivo de obter uma composição com propriedades herbicidas similares àquela descrita em D2 (entre sais de potássio e monoetanolamônio de glifosato em alta concentração), seria levado a um método de obtenção desta combinação similar ao descrito em D2, substituindo o monoetanolamônio de glifosato pelo isopropilamônio de glifosato, com alta expectativa de sucesso. Note-se que ambos são sais de amônio e que, segundo a própria Recorrente, o objetivo do presente pedido estaria em aprimoramentos significativos no desempenho do glifosato 

Decisões CGREC TBR3528/17

 Patente de seleção

Na aferição da atividade inventiva em patentes de seleção, o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve(m) representar uma contribuição ao estado da técnica, e não uma mera seleção arbitrária a partir do estado da técnica. (Res.169/16 § 5.31)

 

TBR3528/17 Composição de tratamento que compreende um polímero que compreende um segmento de polímero que tem uma cadeia principal de silicone a fim de formar uma molécula em forma de pente ou rodo sendo que o segmento de copolímero compreende unidades monoméricas de acordo com a fórmula A. D3 ensina copolímeros que tem cadeia principal de silicone com cadeias laterais consistindo de hidrogênio, alquila com 1 a 10 átomos de carbono, fenila, polissiloxano, etc. D3, contudo, é muito amplo e pode englobar uma série de compostos de modo que existem diferenças estruturais no copolímero do presente pedido. Os exemplos comparativos evidenciaram que as alterações estruturais reivindicadas resultaram em uma redução do percentual de atrito no cabelo, atestando o aumento de sua capacidade de lubrificação o que justifica a atividade inventiva

Clareza da reivindicação e precisão das medidas

 

Nos Estados Unidos o Federal Circuit em Astrazeneca v. Mylan Pharmaceuticals (Fed. Cir. 2021) analisou reivindicação que exige que “0,001%” de uma formulação seja o ingrediente inativo PVP K25. A formulação supostamente infratora é ligeiramente diferente - digamos 0,0008% - mas está dentro do erro de arredondamento padrão se 0,001% for visto como tendo um dígito significativo (0,0005 a 0,0014). O Federal Circuit argumentou que 0,001% deveria receber um intervalo mais restrito, numa faixa de algo como 0,00095 a 0,00104, e que portanto não haveria contrafação: “Assim, tomado como um todo, o registro intrínseco apóia uma construção mais restrita de 0,001% para refletir a aplicação desse termo à concentração de PVP em particular, e a evidência de teste no relatório descritivo e no histórico das manifestações duranete o processo mostram que diferenças muito pequenas na concentração de PVP até o décimo milésimo de uma porcentagem (quarta casa decimal) possuem impacto na  estabilidade”. O tribunal observou que o titular da patente poderia ter usado o termo “cerca de” para estender o alcance.[1]

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[1] CROUCH, Dennis. Rounding Errors in Patent Law, 08/12/2021 https://patentlyo.com/patent/2021/12/rounding-errors-patent.html

Decisões CGREC TBR3598/17

 Patente de seleção

Na aferição da atividade inventiva em patentes de seleção, o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve(m) representar uma contribuição ao estado da técnica, e não uma mera seleção arbitrária a partir do estado da técnica. (Res.169/16 § 5.31)

TBR3598/17 Existe uma sobreposição das faixas dos elementos da composição do aço descrito na anterioridade D1 com as reivindicadas no presente pedido. As diferenças existentes na composição estão relacionadas com as faixas dos elementos C e B. No caso do elemento C a faixa reivindicada acima de 0,55% até 0,60% não foi descrita na referida anterioridade, mas conforme pode ser observado na tabela 1 do presente pedido não existe nenhuma composição de liga nessa faixa. Portanto, concluiu-se que essa diferença não é relevante para demonstrar a inventividade da composição do presente pedido em relação ao estado da técnica citado. Em relação ao elemento B verificou-se que este elemento não foi adicionado na liga, sendo considerado impureza. Ademais, os valores descritos na tabela 2 do presente pedido estão dentro da faixa reivindicada na anterioridade. Portanto, concluiu-se que essa diferença não é relevante para demonstrar a inventividade da composição do presente pedido em relação ao estado da técnica citado. Desse modo, a composição da liga reivindicada não apresenta o requisito de patenteabilidade referente a atividade inventiva em relação ao documento D1 

Decisões CGREC TBR3574/17

 Patente de seleção

Na aferição da atividade inventiva em patentes de seleção, o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve(m) representar uma contribuição ao estado da técnica, e não uma mera seleção arbitrária a partir do estado da técnica. (Res.169/16 § 5.31)

TBR3574/17 Reivindicação pleiteia: “Pré-mistura, caracterizado pelo fato de ser formada a partir de (i) uma composição de pré-mistura que compreende menos de 10% em peso de água e uma mistura de um emulsificante não iônico selecionado do grupo consistindo de sorbitanos, ácidos graxos alcoxilados, álcoois graxos alcoxilados, gliceróis e poligliceróis, em uma quantidade de 5 a 30% em peso, um éster emoliente que é um éster de ácido dicarboxílico ou ácido tricarboxílico, selecionado do grupo consistindo de ácidos cítrico, adípico, meléico e succínico, de álcoois graxos alcoxilados que incluem entre 1 e 30 unidades alcóxi cuja porção ácida tem de 4 a 6 carbonos, as porções graxas variam de 6 a 22 carbonos de comprimento, e a qual inclui de 1 a 50 unidades alcóxi, fornecidas em uma quantidade que varia de 5 a cerca de 30% em peso, e um substrato selecionado de triglicerídeos de C6 a C14, fornecido em uma quantidade que varia de 40 a 90% em peso, e em que os pesos são medidos em relação ao peso total da referida composição de pré-mistura, e (ii) entre 2 e 60% de pigmento selecionado de dióxido de titânio, óxido de zinco e óxido de ferro, em peso da referida pré-mistura”. Ainda que se trate de uma pré-mistura, esta deve ser encarada e analisada como uma composição, que deve ser definida qualitativa e quantitativamente por seus componentes. O fato de ser uma pré-mistura apenas significa que o produto final pode ter tido alteração na ordem de adição dos produtos e, caso isso não tenha sido descrito anteriormente, seu efeito diferenciado é resultante do processo per se, na medida em que a adição de um determinado elemento antes ou a mistura de substâncias anteriormente não alteraria a composição final, mesmo que suas propriedades físico-químicas estivessem modificadas. Resta claro que a composição deve ser avaliada, em termos de critérios de patenteabilidade, comparando com composições como um todo e não isoladamente. Confrontando o documento D2 com a matéria em análise, foi verificado que a referida anterioridade trata de uma composição para aplicação tópica compreendendo água, éster de ácido dicarboxílico ou tricarboxílico graxos alcoxilados com destaque para o ácido cítrico, porções graxas de 6 a 22 átomos de carbono, 1 a 100 unidades de alcóxi, até 75% de óleo mineral (substrato) e emulsificante. A composição pode compreender ainda agentes de cor. Face ao exposto, constata-se que a combinação de emulsificante, éster emoliente de ácido dicarboxílico ou tricarboxílico graxos alcoxilados e substrato com pigmentos já estava descrita no estado da técnica. A recorrente argumenta que fez uma seleção específica e restrita de componentes. Contudo, para que esta seleção venha a apresentar o requisito essencial de atividade inventiva é fundamental que esta traga um efeito técnico inesperado e proeminente em relação ao estado da técnica e, nem no relatório descritivo, nem em suas manifestações em primeira ou segunda instância, a Recorrente ofertou exemplos comparativos que evidenciem que sua combinação especifica resultaram em propriedades que não as que já seriam esperadas da composição do documento D2.

 

Decisões CGREC TBR2940/17

  Patente de seleção

Na aferição da atividade inventiva em patentes de seleção, o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve(m) representar uma contribuição ao estado da técnica, e não uma mera seleção arbitrária a partir do estado da técnica. (Res.169/16 § 5.31)

TBR2940/17 A presente invenção refere-se a uma nova composição catártica que é útil para o alívio ou a prevenção da constipação, e também para a limpeza do trato gastrointestinal. Os compostos como precisamente definidos nas novas reivindicações do presente pedido de patente representam uma seleção em comparação ao documento D2, isto é, o referido composto não está especificamente descrito em D2. As alegações da Recorrente com relação à objeção de falta de novidade foram consideradas procedentes. De fato, os compostos pleiteados não foram especificamente revelados em D2, constituindo-se, portanto, de uma seleção frente a este documento. Entretanto, as alegações da Recorrente não foram suficientes para superar a objeção de falta de atividade inventiva. D3 revela 15-ceto-16-haloprostaglandinas, muito próximas estruturalmente ao composto pleiteado, que podem ser utilizadas para o tratamento ou prevenção da constipação. Este documento revela ainda que a presença de um ou mais átomos de halogênio na posição C-16, especialmente flúor, é o elemento estrutural fundamental para a obtenção do efeito catártico desejável, independente de outros fatores estruturais, tais como estrutura e substituintes do anel de cinco membros, ou existência de duplas ligações ou outros substituintes. A característica técnica diferenciadora entre a matéria ora pleiteada e àquela revelada em D3 está na substituição em C-15 por uma hidroxila no composto ora pleiteado, no lugar de um grupo oxo em C-15 nos compostos revelados em D3. Entretanto, na medida em que D3 já ensina que o elemento fundamental para se obter prostaglandinas úteis no tratamento ou prevenção da constipação é a substituição em C-16 por um ou mais halogênios, em especial flúor, um técnico no assunto certamente proporia a substituição em C-15 por um grupamento hidroxila no lugar do grupamento oxo de D3, visando obter novas prostaglandinas úteis para o tratamento e prevenção da constipação. Uma vez que o composto pleiteado não apresenta atividade inventiva, uma composição que o contém, bem como o uso do mesmo, também não apresentam este requisito. 

Decisões CGREC TBR2595/17

 Patente de seleção

Na aferição da atividade inventiva em patentes de seleção, o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve(m) representar uma contribuição ao estado da técnica, e não uma mera seleção arbitrária a partir do estado da técnica. (Res.169/16 § 5.31)

 

TBR2595/17 Pedido trata de uso de compostos de amina com aperfeiçoada biodegradabilidade, como adjuvantes para pesticidas e fertilizantes. Os compostos, uso dos mesmos, bem como composição contendo os mesmos foram antecipados pela fórmula geral revelada no documento D2. Entretanto, os mesmos não foram especificamente revelados neste documento, sendo possível afirmar, portanto, que o uso destes bem como composições contendo-os apresentam novidade. Com relação à atividade inventiva, o que se tem a comentar é que foi demonstrado que os compostos ora pleiteados efetivamente apresentam um efeito técnico não esperado a partir do estado da técnica (D1 a D3), qual seja, uma superior biodegradabilidade. Desta forma, a presente invenção pode ser considerada uma invenção de seleção dotada de atividade inventiva onde a seleção é não arbitrária e mais restrita em relação ao estado da técnica. 

Decisoes CGREC TBR3590/17

  Patente de seleção

Na aferição da atividade inventiva em patentes de seleção, o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve(m) representar uma contribuição ao estado da técnica, e não uma mera seleção arbitrária a partir do estado da técnica. (Res.169/16 § 5.31)

 

TBR3590/17 Pedido trata de “Liga austenítica à base de ferro com boa resistência à corrosão e ao desgaste, caracterizada pelo fato de que compreender: a) de 1,8 a 2,8% em peso de carbono; b) de 12,0 a 22,0% em peso de cromo; c) de 0,5 a 3,5% em peso de silício; d) de 12,0 a 25% em peso de níquel; e) de 2,0 a 16,0% em peso de tungstênio e molibdênio combinados; f) de 0,05 a 4% em peso de nióbio e vanádio combinados; g) de 0 a 1,0% em peso de titânio; h) de 0,01 a 0,2% em peso de alumínio; i) de 0,05 a 3% em peso de cobre; j) menos do que 1,5% em peso de manganês; k) o resto sendo ferro e impurezas”. O documento D1 não descreve a liga do presente pedido em relação aos teores dos elementos cromo e cobre. No caso do elemento cromo a faixa reivindicada na anterioridade foi de 3% a 9% em peso, enquanto no presente pedido é de 12% a 22% em peso. Portanto, não foi ensinado a utilização da faixa reivindicada no presente pedido, apesar de ter sido citado no relatório descritivo que foram efetuados estudos de ligas com faixa de composição do elemento cromo entre 3% e 15% em peso. Entretanto, o estudo demonstrou que não foi atendido o objetivo da invenção nas faixas superiores a 9% em peso de cromo na liga. Em relação ao elemento cobre as composições que apresentavam teores de cromo de 12% e 15% em peso, que estão dentro da faixa reivindicada 108 no presente pedido, não continham o elemento cobre. Entretanto, o elemento cobre é necessário na composição reivindicada no presente pedido. Logo, não seria possível a partir das descrições do documento D1 alcançar a composição da liga e o efeito técnico do presente pedido. O efeito técnico alcançado com o presente pedido foi surpreendente e não sugerido ou descrito na referida anterioridade, a saber, com o aumento do teor de cromo na liga seria promovido um aumento da resistência à corrosão e o aumento da resistência ao desgaste da liga, simultaneamente. Portanto, não seria óbvio alcançar o efeito técnico descrito no presente pedido a partir da anterioridade citada

Uso da expressão "pelo menos" na reivindicação e clareza

A expressão "pelo menos" na reivindicação necessariamente traz falta de clareza à reivindicação ? Neste acórdão o Juiz aceita a expressão "pelo menos" na reivindicação:  "Ademais, note-se que, tomada em sentido literal ou no contexto em que inserida, a expressão “pelo menos uma”, utilizada nas reivindicações 1 e 13, não limita o âmbito de aplicação da invenção a “apenas” uma torre de perfuração, vale dizer, não exclui a sua aplicação a diversas e indefinidas torres de perfuração. É desnecessária, portanto, a especificação pretendida pela exequente".

Reivindicação: “Método de perfuração para petróleo e gás num leito subaquático, por meio de um equipamento de perfuração disposto sobre uma plataforma de perfuração flutuante (1) ou sobre o leito subaquático e tendo pelo menos uma torre de perfuração (14) compreendendo as seguintes etapas: a) montar uma coluna de perfuração e abrir um furo no leito subaquático com a coluna de perfuração; b) retirar a coluna de perfuração do furo; c) montar e colocar uma coluna de encamisamento no furo; d) repetir as etapas a), b) e c) pelo menos uma vez para furos e colunas de encamisamento de diâmetro sempre decrescente; e) montar uma coluna ascendente e colocar uma coluna ascendente após colocar uma das colunas de encamisamento; caracterizado pelo fato de, antes de colocar uma coluna de encamisamento, uma coluna ascendente ou de abrir um furo, uma ou mais partes da coluna de encamisamento, da coluna ascendente ou da coluna de perfuração são pré-montadas sobre o equipamento de perfuração em um ou mais pontos de pré-montagem que se encontram numa posição que é diferente da posição de pelo menos uma torre de perfuração (14)  [1]

[1] 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Nº 5015648-28.2021.4.02.5101/RJ, Stenna Services Brasil e Stenna DrillMax v. INPI e Heerema Engineering Services, relator: Marcelo Leonardo Tavares, decisão: 10/08/2021

Fundamentação das reivindicações no USPTO

 

O CCPA em In re Ruschig de 1967, o juiz Rich aplicou a metáfora do lenhador ao requisito de descrição escrita (written description): “É um antigo costume na floresta marcar trilhas fazendo marcas de fogo nas árvores. Não adianta encontrar uma trilha ou encontrar o caminho pela floresta onde as trilhas desapareceram - ou ainda não foram feitas, o que é mais como o caso aqui - ser confrontado simplesmente por um grande número de árvores não marcadas. Os apelantes estão apontando para árvores. Estamos procurando por marcas de chamas que destacam árvores específicas. Não vemos nenhum”. Em Biogen v. Mylan Pharma  (Fed. Cir. 2021), o Circuito Federal estendeu essa metáfora e considerou as patentes da Biogen inválidas por falta de descrição escrita. A Patente da Biogen trata de um método de tratamento de esclerose múltipla usando o fármaco fumarato de dimetila (DMF). O método reivindicado tem uma etapa: administrar cerca de 480 mg de DMF por dia junto com um excipiente. A reivindicação 1:  “Método de tratamento de um sujeito em necessidade de tratamento para esclerose múltipla, caracterizado pelo fato de que compreende a administração oral ao sujeito em necessidade de uma composição farmacêutica que consiste essencialmente em (a) uma quantidade terapeuticamente eficaz de fumarato de dimetila, fumarato de monometila ou uma combinação dos mesmos, e (b) um ou mais excipientes farmaceuticamente aceitáveis, em que a quantidade terapeuticamente eficaz de fumarato de dimetila, fumarato de monometila ou uma combinação dos mesmos é de cerca de 480 mg por dia” A questão no caso é se o requisito de dosagem (480 mg / dia) foi suficientemente divulgado na especificação original para que possa ser especificamente reivindicado. A doutrina exige que o pedido de patente mostre "posse da invenção" conforme julgado da perspectiva de uma pessoa versada na técnica considerando toda a especificação original. A dosagem de 480 mg / dia é listada uma vez na relatório descritivo original, descrevendo uma dose eficaz de DMF sem especificar particularmente que a dosagem é para esclerose múltipla (MS).  O tribunal comparou a divulgação de 480 mg / dia com a divulgação do relatório descritivo de 720 mg / dia que foi especificamente identificada e em outra parte da patente mostrou ser eficaz. O inventor também forneceu testemunho de que esses intervalos na especificação não podiam ser extrapolados para uma dose clínica. Com base em tudo isso, o tribunal afirmou que "um artesão experiente não teria reconhecido, com base na referência de passagem única a uma dose de DMF480 na divulgação, que DMF480 teria sido eficaz no tratamento de MS, particularmente porque o relatório descritivo é apenas a referência a DMF480 fazia parte de uma ampla faixa de dosagem de DMF e não estava listada como uma dose terapeuticamente eficaz independente. ”  Este caso é em que o relatório descritivo divulga uma faixa e o tribunal determina que, sem mais, a descrição escrita também falha para uma reivindicação direcionada a um ponto final da faixa divulgada.[1]

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[1] CROUCH, Dennis. Trees for the Forest: Claiming Endpoints of a Range and Written Description, 30/11/2021 https://patentlyo.com/patent/2021/11/claiming-endpoints-description.html

Decisões CGREC TBR3588/17

 Patente de seleção

Na aferição da atividade inventiva em patentes de seleção, o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve(m) representar uma contribuição ao estado da técnica, e não uma mera seleção arbitrária a partir do estado da técnica. (Res.169/16 § 5.31)

TBR3588/17 A invenção descreve uma seleção de elementos químicos a serem utilizados na composição química das ligas metálicas hidretáveis. As características essenciais do presente pedido estão relacionadas com a composição da liga reivindicada, sendo necessário possuir como elementos básicos na liga os elementos Mg e Al. Na comparação com o estado da técnica citado verificou-se claramente que não foi descrito ou sugerido a necessidade do elemento Al na composição química das ligas do documento D1. Os efeitos técnicos de absorção e dessorção de hidrogênio das composições das ligas reivindicadas alcançam quantidades de hidrogênio dessorvido de 6% em peso em temperaturas inferiores a 300°C. A histerese entre a isoterma pressão-composição de absorção e dessorção de hidrogênio à temperatura de 375°C é mínima, de modo a favorecer a reação de reversibilidade do hidreto de magnésio. Ademais, as curvas de cinética de dessorção de hidrogênio mostram que 99% do hidrogênio armazenado nas ligas é liberado durante os 5 minutos iniciais na temperatura de 400°C. Portanto, os efeitos técnicos alcançados no presente pedido são relevantes e inventivos em relação a D1