T1856/22 mudança de percentual de uma característica em uma composição

Excluding a technical effect, without evidence, cannot amount to an inventive step 26/11/2025 www.lexology.com

Em T1856/22, o Conselho de Apelação (o Conselho) considerou a etapa inventiva de uma composição, onde a única característica distintiva era uma menor concentração de um componente, em comparação com o estado da técnica mais próximo. A arte anterior ensinava que uma concentração maior era essencial. O Conselho concluiu que excluir uma característica técnica essencial no estado da técnica não pode, por si só, estabelecer uma etapa inventiva, se não houver evidências que comprovem que excluir essa característica ainda possa proporcionar o efeito técnico conforme ensinado pelo estado da técnica.

G2/21 foi mencionado, mas não aplicado, pois o Conselho concluiu que as provas do titular da patente (P) para apoiar o efeito técnico ausente foram apresentadas tardiamente sob os Art. 13(1) e (2) RPBA.

Fundo

Na decisão em apelação, a decisão da Divisão de Oposição (OD) de manter o EP 3374443 em forma alterada foi contestada pelo Oponente (O). A reivindicação 1 do pedido principal do EP337443 diz respeito a uma composição de desmanchamento, normalmente usada para remover tintas ou resinas de uma superfície metálica.

Essas composições, também evidenciadas por D7, geralmente compreendem três elementos:

- um agente penetrante, um solvente orgânico que incha ou solubiliza o revestimento (por exemplo, tinta);

- um acelerador, um álcali forte, que quebra o revestimento, permitindo que ele seja removido; e

- um agente acoplante, um álcool, que une os componentes 1 e 2 para formar uma mistura estável monofásica.

Tanto O quanto P concordaram que a única diferença entre D7 e a reivindicação 1 era a menor quantidade de agente de acoplamento na reivindicação 1 do que na D7. Em D7, como o agente de acoplamento era 25% da composição, enquanto a reivindicação 1 especificava 2-20%. A questão em questão era se a reivindicação 1, que difere apenas pela menor concentração do agente de acoplamento, era inventiva em relação à D7.

A solicitação, conforme apresentada, não indicou efeito técnico para a menor concentração do agente de acoplamento. No entanto, P argumentou que a pessoa qualificada não teria reduzido a quantidade do agente de acoplamento, porque D7 afirma que altas concentrações do acoplamento eram essenciais para que a composição do desmantelamento tivesse uma tolerância adequada à água. Com base nesse argumento, o OD reconheceu um avanço inventivo sobre o D7.

O apelo

A decisão do OD de manter EP3374443 levou ao recurso do Recorrente/Opositor (A).

Durante o recurso, o A argumentou que a menor concentração de agente de acoplamento é a única característica que distingue a reivindicação 1 da D7, que por si só não é inventiva, já que alterar arbitrariamente as concentrações em uma composição é rotina para a pessoa qualificada. Em resposta, o Recorrido/Titular da Patente (R) alegou, pela primeira vez durante o processo de apelação, que o objeto da reivindicação 1 do pedido principal difere ainda mais do exemplo 2 do D7 por ser não aquoso e mais tolerante à água do que a composição do D7. O Conselho não admitiu nenhuma dessas submissões, a pedido do A (veja mais abaixo).

Consequentemente, o Conselho constatou que não há efeito técnico associado ao fornecimento de uma composição alternativa de desmontagem.

Decisão do Conselho

O Conselho discordou da OD. Concluiu que, com base no D7, se reduzir a concentração do agente acoplante piora a tolerância à água, então, do ponto de vista lógico, o mesmo se aplica à reivindicação 1. E se isso for verdade, então o problema técnico objetivo passa a ser a provisão de uma composição de desmontagem com menor tolerância à água. A solução – reduzir a quantidade de agente de acoplamento – teria sido óbvia para a pessoa habilidosa na arte.

O Conselho concluiu que, o simples fato de o objeto alegado excluir uma característica técnica (ou seja, a maior concentração de agente de acoplamento) divulgada no estado da técnica mais próxima como essencial ou vantajosa para um efeito técnico (o efeito vantajoso da maior concentração do agente de acoplamento na tolerância à água) não pode, por si só, estabelecer a existência de um passo inventivo.

Em situações como a presente, deve-se demonstrar que o objeto reivindicado alcança o efeito técnico em uma medida comparável ao do arte anterior mais próximo, mesmo sem essa característica. Sem tais provas, o tema alegado apenas resulta em uma deterioração óbvia do efeito técnico descrito no estado da técnica mais próximo. Segue-se que o objeto da reivindicação 1 do pedido principal não seja inventivo apenas sobre D7.

Contribuições do R

As alegações de R, sobre os efeitos técnicos adicionais da composição ser não aquosa e mais tolerante à água, foram apresentadas durante os procedimentos perante o conselho, aplicando os Art. 13(1) e (2) da RPBA. Portanto, o Conselho considerou se essas alegações constituíam uma emenda do caso de recurso de R sob o Art. 13 RPBA. O Conselho citou brevemente o G2/21 e se o R poderia se basear nele para levar em conta esses efeitos técnicos (apresentados tardiamente), mas o Conselho considerou o G2/21 inaplicável ao presente caso.

R argumentou que os efeitos técnicos adicionais poderiam ser encontrados em suas alegações perante a OD e, portanto, deveriam ser consideradas parte de seu caso de apelação. O Conselho discordou e afirmou que a jurisprudência estabelecida determina que as alegações escritas apresentadas pelas partes perante a Ordem de Apelação não fazem automaticamente parte do processo de apelação, e não se tornam parte do processo apenas por reametê-las em recurso e referindo-se a elas em termos gerais. Assim, o Conselho manteve sua opinião de que constituiu uma emenda ao caso do R. Admitir essas alegações seria contrário à economia processual do Art. 13(1) do RPBA.

Ao final do processo oral, R levantou uma objeção ao abrigo da Regra 106 do EPC contra a decisão do Conselho de não admitir nenhuma das alegações de R. R considerou que a decisão do Conselho violava seu direito de ser ouvido sob o Art. 113(1) do EPE. Mais uma vez, o Conselho discordou do R e não viu nenhum defeito processual nessas decisões de não admissão. Segundo o Conselho, o R teve oportunidade suficiente de comentar sobre a admissão de suas alegações antes do processo de apelação ocorrer, mas não o fez. Portanto, não pode haver violação do direito dos R de serem ouvidos nesse aspecto. Portanto, o conselho decidiu rejeitar a objeção do R e revogou a patente.

Emendas no pedido de patente na EPO

 EPO Referral May Shift Patent Description Amendment Rules

Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP www.lexology.com 04/11/2025 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP - K. Victoria Barker, Ph.D., Christopher J. Hall and Victoria Randall

O EPO (Escritório Europeu de Patentes) tem uma exigência singular no cenário mundial: ele obriga que a descrição do pedido seja ajustada para estar totalmente alinhada com as reivindicações permitidas, eliminando inconsistências. Isso contrasta com a prática da maior parte dos escritórios globais, onde a descrição só é alterada para corrigir erros. Esse tema ganhou destaque após as Diretrizes de Exame de 2021, que passaram a exigir que todas as realizações (embodiments) não cobertas pelas reivindicações fossem apagadas ou marcadas como “não reivindicadas”, e determinaram que examinadores poderiam inclusive convocar audiência oral caso o requerente não fizesse tais ajustes. Os solicitantes passaram a contestar a base legal dessa prática, o que produziu decisões divergentes nas câmaras de recurso. Para resolver o impasse, surgiu a remessa G 1/25 ao Conselho Ampliado de Recursos, buscando esclarecer:

Se é realmente obrigatório adaptar a descrição quando há inconsistência com reivindicações alteradas.

Qual seria a base legal no EPC para essa exigência.

Se a resposta muda entre fases de exame e oposição.

Fora da Europa, descrições frequentemente permanecem mais amplas que as reivindicações finais. A exigência do EPO é percebida por muitos depositantes como dispendiosa, arriscada e desnecessária — podendo inclusive introduzir erros ou matéria adicionada. Áreas como química e biotecnologia sofrem mais, devido à extensão das descrições. A prática de ajustar descrições varia muito entre áreas técnicas e escritórios, tornando a harmonização difícil.

A remessa surge do caso T 697/22, envolvendo inconsistências entre a definição de "binder" na descrição e nas reivindicações. As câmaras de recurso identificaram duas linhas de jurisprudência conflitantes:

Há base legal para exigir emendas (citando Art. 84 EPC, Regra 42, princípios gerais e segurança jurídica de terceiros).

Não há base legal para recusa por inconsistência (linha recente inaugurada por T 1989/18), argumentando que:

a clareza das reivindicações não depende da descrição conter matéria não reivindicada;

os trabalhos preparatórios do EPC indicavam que mesmo violações de moralidade não deveriam levar à recusa de um pedido por conteúdo na descrição.

Por isso, o Conselho Ampliado foi acionado para esclarecer qual posição é correta.

Situação Atual

O EPO não suspenderá processos durante a pendência da G 1/25. Examinadores podem variar em rigor: alguns seguirão estritamente as diretrizes, outros poderão ser mais flexíveis. A decisão do Conselho Ampliado pode:Manter o status atual, preservando a prática europeia diferenciada; Eliminar a exigência, alinhando a Europa ao padrão global (EUA, China, Japão, Coreia). Caso se decida que não existe base legal, isso representará uma mudança profunda no sistema europeu.

Patent Eligibility Restoration Act of 2025

Gene Quinn

https://scottpeters.house.gov/2025/5/patent-eligibility-reform-returns-to-the-hill-pera-2025-explained

Mais cedo hoje 02/05/2025, a Lei de Restauração da Elegibilidade de Patentes de 2025 foi apresentada tanto no Senado quanto na Câmara dos Representantes, com o senador Thom Tillis (R-NC), o senador Chris Coons (D-DE), o deputado Kevin Kiley (R-CA) e o deputado Scott Peters (D-CA) patrocinando em grande parte o mesmo projeto de lei apresentado durante o 118º Congresso, mas com várias diferenças.

Devido a uma série de decisões judiciais iniciadas em 2012 — tanto da Suprema Corte dos EUA quanto do Tribunal de Apelações do Circuito Federal — a lei de elegibilidade de patentes nos Estados Unidos tornou-se confusa, inconsistente e pouco clara. A falta de um teste claro, consistente e repetível para quais invenções possuem as características básicas de limiar necessárias para obter uma patente tem sido bem documentada e impactos negativos de amplo alcance nas comunidades de inovação e investimentos, o que levou a resultados empresariais imprevisíveis e a uma estagnação da inovação em certas indústrias de alta tecnologia.

Praticamente todos os juízes do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito Federal lamentaram o triste estado da lei de elegibilidade de patentes, e assim também foram juízes aposentados do Circuito Federal muito respeitados e respeitados. Testemunhas e partes interessadas de diversos setores, áreas, grupos de interesse e academia testemunharam e apresentaram comentários confirmando a incerteza e detalhando os efeitos prejudiciais da confusão sobre a elegibilidade de patentes nos Estados Unidos. E praticamente todo mundo na indústria reconhece que a precedência da Suprema Corte e do Circuito Federal foi longe demais, resultando em um teste de elegibilidade para patentes que, no mínimo, é subjetivo. De fato, assim como os testes criticados que existiam relacionados à elegibilidade de software das décadas de 1970 e 1980, o teste atual não oferece barreiras de proteção ou porto seguro. Todos concordam com as palavras do teste que se aplicam, mas visões diametralmente opostas sobre o que essas palavras significam e permitem podem e são defendidas até mesmo pelos profissionais de patentes mais experientes, inovadores e juízes.

Há um consenso bipartidário crescente de que reformas são necessárias para restaurar os Estados Unidos a uma posição de força e liderança global em áreas-chave de tecnologia e inovação, como diagnóstico médico, biotecnologia, medicina personalizada, inteligência artificial (IA), 5G e blockchain, todas as quais caíram como resultado de inovações terem sido negadas proteção por patentes por falta de elegibilidade, e sem nunca considerar se a inovação subjacente é nova, única e adequadamente descrita.

A PERA 2025 restauraria a elegibilidade de patentes para invenções importantes críticas para o crescimento da economia dos EUA e essenciais para cumprir o objetivo declarado da administração Trump de que os Estados Unidos se tornem a superpotência dominante da IA. Se aprovado, o projeto de lei alcançaria isso, ao mesmo tempo em que impediria a patenteação de meras ideias, do que já existe na natureza e de conteúdos sociais e culturais que praticamente todos concordam estar além do escopo do sistema de patentes.

Especificamente, a PERA 2025 redefiniria a lei de elegibilidade de patentes nos Estados Unidos para onde estava diante da Suprema Corte dos Estados Unidos de forma substancial e significativa com decisões históricas em Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66 (2012) e Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014). Versões anteriores da PERA também teriam anulado diretamente a decisão da Suprema Corte em Assoc. for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, 569 U.S. 576 (2013), que decidiu que o DNA isolado não é elegível para patente. No entanto, o PERA 2025 é um pouco diferente do projeto de lei apresentado em 2023, pelo menos no que diz respeito aos genes humanos. A PERA 2025 ainda afirma que genes humanos não modificados, conforme existem no corpo humano, não são elegíveis para patentes, mas versões anteriores do projeto afirmavam que o isolamento dos genes era considerado uma modificação. A PERA 2025, no entanto, deixa de fora o termo "isolado" e diz que "um gene humano não será considerado não modificado se esse gene humano for purificado, enriquecido ou alterado de alguma forma pela atividade humana; ou de outra forma empregada em uma invenção ou descoberta útil."

Apesar de mudanças sutis que provavelmente serão interpretadas como não derrubando diretamente a decisão central em Myriad, a PERA 2025 continua a eliminar explicitamente as chamadas exceções judiciais à elegibilidade de patentes criadas pela Suprema Corte, que não encontram apoio nem na Lei de Patentes nem na Constituição. Ao eliminar e substituir as atuais exceções judiciais à elegibilidade de patentes, o Congresso reafirmaria seu papel constitucional adequado para definir a lei, e neste caso o que qualifica para proteção de patentes, e colocaria os tribunais de volta ao seu caminho correto, que é interpretar as leis aprovadas pelo Congresso; não para inventar a lei ao se sobrepor a requisitos criados judicialmente que não estão no estatuto.

A PERA 2025 realiza a desmontagem das atuais exceções judiciais ao declarar explicitamente que a elegibilidade para qualquer processo, máquina, fabricação ou composição útil de matéria está "sujeita apenas às exclusões da subseção (b) e às condições e requisitos adicionais deste título." As quatro exclusões contidas na subseção (b) são limitadas a:

Uma fórmula matemática que não faz parte de uma invenção alegada.

Um processo que é substancialmente econômico, financeiro, comercial, social, cultural ou artístico, mesmo que pelo menos uma etapa do processo se refira a uma máquina ou manufatura.

Um processo mental realizado unicamente na mente humana, ou que ocorre na natureza totalmente independente de qualquer atividade humana.

Um gene humano não modificado, já que o gene existe no corpo humano.

Um material natural não modificado, pois o material existe na natureza.

Embora o isolamento de genes humanos não pareça ser suficiente para qualificar como modificação para fins de concessão de elegibilidade de patente, a PERA 2025 consideraria especificamente o isolamento de um "material natural" como suficiente. Especificamente, o projeto de lei diz que um material natural seria considerado modificado e elegível para patentes se fosse "isolado, purificado, enriquecido ou de outra forma alterado por atividade humana; ou de outra forma empregada em uma invenção ou descoberta útil."

A PERA 2025 também continua explicitamente recitando a ressalva de que, apesar de qualquer outra coisa, "a invenção reivindicada não será excluída da elegibilidade para patente se a invenção não puder ser realizada na prática sem o uso de uma máquina ou fabricação." O objetivo é, obviamente, permitir a patenteabilidade de invenções que necessariamente exigem um computador, por exemplo. Esse entendimento é reforçado pela nova Seção 4(b), que estabelece que "atividade pré ou pós-solução por um computador (ou outra máquina ou fabricante) na linguagem da reivindicação não será suficiente para conferir elegibilidade de patente à reivindicação se esse computador (ou outra máquina ou fabricação) não for necessário para realizar a invenção na prática."

Assim, alegações de que apenas adicionar um computador como fachada à invenção serão insuficientes para conferir elegibilidade de patente, o que é consistente com a lei — e com o senso comum, na verdade. Nunca fez sentido fingir que um processo puramente mental pode ser convertido em algo elegível apenas exibindo ou transmitindo resultados, o que poderia ser feito fazendo com que os resultados aparecessem em um monitor ou enviados por e-mail, respectivamente. Mas para aquelas invenções que só podem ser realizadas em um ambiente computadorizado, como inovações relacionadas à inteligência artificial (IA), um computador é necessário para realizar a invenção e deve ser facilmente — e obviamente — considerado muito mais do que uma atividade pré ou pós-solução insignificante mesmo pelos juízes mais céticos e evidentes.

Apesar da introdução desta última versão da PERA, o futuro da reforma da elegibilidade de patentes no 119º Congresso permanece incerto. Muitos acreditam que, no máximo, há uma chance de 50-50 de que a reforma da elegibilidade seja aprovada neste mandato, com alguns acreditando que até essa é uma visão particularmente otimista. No entanto, se o presidente Donald Trump visse a reforma da elegibilidade de patentes como um passo importante para empoderar os inovadores dos EUA e a economia de alta tecnologia dos EUA, tudo está fora e as chances de a reforma da elegibilidade de patentes se tornar realidade aumentariam drasticamente.

Uso do termo "opcionalmente" nas reivindicações no Canadá

 Les éléments facultatifs et illustratifs dans les revendications de brevets au Canada

Smart & Biggar www.lexology.com 07/11/2025 Smart & Biggar - David Schwartz

Para evitar taxas por reivindicações excedentes no Canadá, é comum que o requerente reduza o número de reivindicações quando pede o exame. Em vez de cancelar reivindicações, muitos incorporam elementos opcionais ou exemplificativos na reivindicação principal, reduzindo a contagem total. Diferença entre “exemplary” e “optional” Exemplary: dá exemplos de uma característica já essencial. Não cria novos elementos; apenas ilustra um gênero já reivindicado. Optional: introduz um elemento que pode estar presente ou não, como um passo adicional de um processo. Em química, expressões como “optionally substituted” são fundamentais: removê-las altera o escopo. Em reivindicações fechadas (“consisting of”), “optional” é necessário para permitir elementos adicionais sem perder a natureza fechada. O CIPO frequentemente objetaria termos como “such as”, “for example”, “preferably” e até “optionally”, alegando falta de clareza (indefiniteness). A legislação canadense exige que as reivindicações definam o escopo de forma explícita e distinta, permitindo ao público saber o que infringe. Se o requerente usa elementos exemplificativos/ opcionais: O CIPO pode exigir alterações, prolongando o exame e podendo gerar taxas por RCE. Em litígios, o réu pode alegar indefinição. O próprio titular terá que defender que tais elementos não são limitantes, diminuindo seu valor estratégico. Em vez de colocar exemplos/elementos opcionais dentro da reivindicação independente, é preferível usar reivindicações dependentes, que: conferem peso patenteável real, evitam ambiguidades, permitem uma hierarquia clara entre escopo amplo e escopos mais restritos. Cada reivindicação tem validade julgada separadamente no Canadá. Ao solicitar o exame, o requerente deve decidir se é melhor: manter os elementos exemplificativos/opcionais, removê-los, torná-los essenciais, ou pagar as taxas para manter reivindicações dependentes separadas. Em termos gerais, o uso de linguagem exemplificativa/ opcional tende a ter pouco benefício prático e pode criar problemas de clareza e interpretação, exceto em casos específicos (como química ou reivindicações fechadas).

Um processo que inclui as seguintes etapas:

(a) combinar compostos X e Y para criar uma mistura;

(b) adicionar de 0,5 a 1,0% em peso de um diluente com a fórmula ROH à mistura, dependendo do peso total da mistura, no qual R é um grupo benzil opcionalmente substituído ou um grupo alquilo C1 a C6 opcionalmente substituído;

(c) aquecer a mistura a uma temperatura entre 70 e 90 °C;

Na terminologia das reivindicações de patente, o termo "ilustrativo" significa "por exemplo" em vez de "recomendado" ou "digno de imitação". Nas reivindicações acima, os termos "por exemplo", "preferencialmente" e "tal como" são usados como terminologia ilustrativa das reivindicações, fornecendo exemplos ilustrativos particulares do elemento da reivindicação que as precede. Os pedidos de patente normalmente se referem a grupos químicos que compreendem cadeias de carbono nos quais um átomo de hidrogênio é substituído ("substituído") por outro átomo ou grupo. Às vezes, tais substituições são permitidas, mas em outros casos, o titular da patente pode querer excluí-las. Normalmente, as reivindicações afirmam isso claramente e o titular da patente pode usar uma expressão como "um grupo benzil opcionalmente substituído ou grupo alquilo C1 para C6" para esclarecer que tanto grupos alquilo substituídos quanto não substituídos estão cobertos. Remover a palavra "opcionalmente" excluiria grupos alquilos não substituídos, e remover "opcionalmente substituído" poderia lançar dúvidas sobre a possibilidade de substituições. Nesse contexto, "opcionalmente substituído" abrange inequivocamente ambas as opções e também pode ser capturado pela seguinte formulação: "Grupo alquilo de C1 para C6 substituído ou não substituído". Uma das razões pelas quais o termo "opcional" é tão importante na redação de patentes químicas é o uso de "inclui" ou "entendimento", que geralmente são considerados termos abertos que significam "incluindo pelo menos". 

O Manual de Práticas do Escritório de Patentes do CIPO (MOPOP) lista certos termos considerados "imprecisões", incluindo: "tais como", "ou similar", "por exemplo" e "preferencial". 

MOPOP 16.03.02

As reivindicações devem ser formuladas em linguagem clara e distinta. Eles não devem incluir formas vagas ou ambíguas de redação que criem dúvida. Exemplos de linguagem pouco clara são termos ou expressões relativas como "fino", "forte", "uma parte principal", "se desejado". Se tais expressões aparecerem em uma reivindicação, elas devem ser definidas de forma clara e distinta ou removidas da reivindicação. A seguir estão alguns dos termos imprecisos mais comumente usados que podem ser encontrados em reivindicações: "Como o quê", "Ou semelhante", "Por exemplo". "Se desejado", "Quando necessário". "Sobre", "Aproximadamente", "Mais ou menos". "De preferência". Outros termos que, em certas circunstâncias, podem ser indefinidos são: "Contendo como ingrediente ativo". "Quantidade terapêuticamente eficaz". "Um papel importante". "Do caráter descrito", "Como aqui descrito". "Pelo menos", "Pelo menos um dos". "E/ou", "Ou Ou..." ou". "Uma quantidade efetiva", "Uma quantidade suficiente", "Uma quantidade sinérgica". "Não ser...", "Não ter...", "Não exigir...". Sempre que algum dos termos acima é encontrado em uma reivindicação, existe a possibilidade de que a reivindicação não satisfaça os requisitos da Lei e das Regras de Patentes. Especificamente, o parágrafo 27(4) da Lei de Patentes e a Seção 60 das Regras de Patentes devem ser considerados.

Regra 60. As reivindicações devem ser claras e concisas e totalmente apoiadas pela descrição, independentemente de qualquer documento referido na descrição.

Artigo 27(4) A especificação deve terminar com uma reivindicação ou reivindicações definindo distintamente e em termos explícitos o objeto da invenção para a qual um privilégio ou propriedade exclusiva é reivindicado.

O MOPOP afirma que, se algum desses termos for usado em uma reivindicação, "é bastante possível" que a reivindicação não atenda aos requisitos do parágrafo 27(4) da Lei de Patentes ou da seção 60 das Regras de Patentes2. No entanto, na prática, o CIPO quase invariavelmente levanta objeções ao uso desses termos. Deve-se notar que o uso do termo "opcionalmente" não é especificamente abordado no MOPOP, mas frequentemente é objeto de objeções. A objeção geralmente levantada é que a redação das reivindicações ilustrativas ou possivelmente discricionárias é pouco clara, contrariando o parágrafo 27(4) da Lei de Patentes, que estabelece que "A especificação terminará com uma ou mais reivindicações definindo distinta e explicitamente o objeto da invenção da qual o requerente reivindica propriedade exclusiva ou privilégio."Uma rejeição típica levantada durante a prossecução de uma candidatura é a seguinte: As reivindicações... são vagas e não cumprem o parágrafo 27(4) da Lei de Patentes. O uso do termo subjetivo "preferencialmente" parece dar às incorporações da invenção um escopo amplo e restrito, resultando em falta de clareza quanto ao escopo pretendido dessas reivindicações. Essa rejeição se divide em dois aspectos. Primeiro, o termo "preferido" é considerado subjetivo, pois "preferência" pode ser uma questão de opinião. No entanto, esse aspecto da rejeição poderia ser evitado usando os termos "por exemplo" ou "como assim". O segundo aspecto da rejeição é mais fundamental: a expressão "preferencialmente" limita o escopo da alegação?  Embora muitas objeções sob o parágrafo 27(4) da Lei de Patentes se refiram a expressões em reivindicações que, embora genéricas ou gerais, não são ambíguas e, portanto, são objeções ao escopo de uma reivindicação em vez de à sua clareza

PTAB Ex parte Desjardins

Section 101 Roundup: The USPTO, Congress and Realignment

Blog Section 101

Holland & Knight LLP www.lexology.com 18/11/2025

O diretor do Escritório de Patentes e Marcas dos EUA (USPTO), John Squires, usou o caso Ex parte Desjardins para fazer um ponto sobre uma patente de inteligência artificial (IA) do Google DeepMind, sustentando que a Seção 101 não era o local certo para contestar clareza, escopo ou inventividade das reivindicações. Em vez disso, esses pertencem aos Artigos 102, 103 e 112:

A patente em PTAB Ex parte Desjardins tem em sua reivindicação

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/202400567-arp-rehearing-decision-20250926.pdf

Um método implementado por computador para treinar um modelo de aprendizado de máquina, em que o modelo de aprendizado de máquina possui pelo menos uma pluralidade de parâmetros e foi treinado em uma primeira tarefa de aprendizado de máquina usando primeiros dados de treinamento para determinar os primeiros valores da pluralidade de parâmetros do modelo de aprendizado de máquina, e em que o método compreende: determinar, para cada um dos parâmetros, uma respectiva medida da importância do parâmetro para a primeira tarefa de aprendizado de máquina, compreendendo: calcular, com base nos primeiros valores da pluralidade de parâmetros determinados pelo treinamento do modelo de aprendizado de máquina na primeira tarefa de aprendizado de máquina, uma aproximação de uma distribuição posterior sobre os possíveis valores da pluralidade de parâmetros, atribuir, usando a aproximação, um valor a cada dos parâmetros, sendo o valor a respectiva medida da importância do parâmetro para a primeira tarefa de aprendizado de máquina tarefa e aproximar uma probabilidade de que o primeiro valor do parâmetro após o treinamento na primeira tarefa de aprendizado de máquina seja um valor correto valor do parâmetro, dados os primeiros dados de treinamento usados ​​para treinar o modelo de aprendizado de máquina na primeira tarefa de aprendizado de máquina; obter segundos dados de treinamento para treinar o modelo de aprendizado de máquina em uma segunda tarefa de aprendizado de máquina diferente; e treinar o modelo de aprendizado de máquina na segunda tarefa de aprendizado de máquina, treinando o modelo de aprendizado de máquina nos segundos dados de treinamento para ajustar os primeiros valores da pluralidade de parâmetros para otimizar o desempenho do modelo de aprendizado de máquina na segunda tarefa de aprendizado de máquina, protegendo o desempenho do modelo de aprendizado de máquina na primeira tarefa de aprendizado de máquina, em que o ajuste dos primeiros valores da pluralidade de parâmetros compreende o ajuste dos primeiros valores da pluralidade de parâmetros para otimizar uma função objetivo que depende em parte de um termo de penalidade que se baseia nas medidas determinadas de importância da pluralidade de parâmetros para a primeira tarefa de aprendizado de máquina.

Segundo o diretor do USPTO: "No entanto, é sob essa visão que conclusão do painel é mais preocupante, pois ela evitou os ensinamentos claros de Enfish e, em vez disso, substituiu apenas uma análise superficial que ignorou esse precedente bem estabelecido. Os painéis devem tratar esse precedente com mais cuidado. Ao mesmo tempo, as reivindicações em questão são rejeitadas sob o § 103. Este caso demonstra que os §§s 102, 103 e 112 são as ferramentas tradicionais e apropriadas para limitar a proteção de patente ao seu escopo adequado. Essas disposições legais devem ser o foco da análise. Por essas razões, determinamos que, embora a afirmação independente 1 possa recitar uma ideia abstrata, ela não é direcionada a uma ideia abstrata. Em vez disso, determinamos que a reivindicação independente 1, quando considerada como um todo, integra uma ideia abstrata em uma aplicação prática".

O Congresso novamente entrou na reforma da Seção 101. A audiência do Comitê Judiciário do Senado, realizada em 8 de outubro de 2025, sobre a Lei de Restauração da Elegibilidade de Patentes (PERA), apresentou muito do que já ouvimos antes.

Senador Thom Tillis (R-N.C.): "Não vou parar de destacar a necessidade de reforma da elegibilidade de patentes."

Senador Adam Schiff (D-Calif.): "No meio da revolução tecnológica da inteligência artificial, é necessário clareza e estabilidade em torno da interpretação correta da Seção 101 para garantir que os Estados Unidos continuem vencendo a corrida internacional da inovação."

David Kappos, ex-diretor da USPTO e Subsecretário de Comércio para Propriedade Intelectual: "Os EUA vivem com um caos doutrinário na elegibilidade de patentes."

Como em muitas das audiências anteriores, a maioria das vozes estava em uníssono: a imprevisibilidade está desencorajando investimentos e assim por diante. Os apoiadores veem o PERA como um reset necessário, mas certamente há críticos. Eles temem uma enxurrada de patentes de baixa qualidade que afundem pequenas empresas e levem a custos desnecessários para empresas de todos os tamanhos.

Prática de Exame na China, decisões recursais recentes

Advances in Patent Examination Practices: Insights from Recent Cases on Prior Art, Novelty, and Inventiveness

Marks & Clerk Monique Chu e Wendell Law www.lexology.com 20/11/2025

Recentemente, a Divisão de Reexame e Invalidação do Escritório de Patentes da Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China listou uma série de casos marcantes que refletem práticas atuais e tendências emergentes em diversos campos técnicos. Este artigo resume esses casos para fornecer uma visão clara dos padrões e considerações mais recentes exercidos no processo de exame.

1. Divulgação da Publicação:

Determinação de se padrões farmacêuticos constituem divulgação de estado da técnica

Caso nº: 4W116478 — Uma composição medicinal tradicional chinesa para tratar necrose femoral da cabeça e seu método de preparação

Padrões de qualidade para medicamentos registrados que são arquivados em instituições especializadas, como a Drug Administration ou Institutos de Inspeção Farmacêutica, geralmente são acessíveis apenas a pessoal autorizado. Como resultado, esse tipo de arquivamento normalmente não se qualifica como divulgação sob a lei de patentes.

Determinação da Data de Divulgação para Folhetos de Informações sobre Produtos Medicinais

Caso nº: 4W116478 — Uma composição medicinal tradicional chinesa para tratar necrose femoral da cabeça e seu método de preparação

Quando existem múltiplas versões de um folheto informativo de produto medicinal e a fatura de venda não especifica uma versão específica, o nome e a data de venda sozinhos são insuficientes para estabelecer a data de divulgação de qualquer versão específica do folheto.

2. Uso Público:

Avaliação de Evidências para 'Divulgação de Exposições'

Caso nº: 6W116747 — Bicicleta (Modelo Feminino)

O requerente tentou demonstrar que o design foi exibido publicamente na Exposição B antes da data de apresentação, enviando fotografias provenientes do Site A. No entanto, se essas fotografias foram enviadas por um usuário e as 'informações da exposição' exibidas na página também foram autoeditadas por esse usuário, e se a página não mostrar o horário de upload das fotos ou se outras evidências sobre a Exposição B forem inconsistentes com as fotografias, então tais fotografias são consideradas insuficientes para refletir de forma confiável as circunstâncias reais da exposição. Consequentemente, eles não podem servir como prova conclusiva de que o projeto foi exibido publicamente na Exposição B antes da data de apresentação.

Evidência da Venda Prévia ao Protocolo da Estrutura Específica de um Produto

Caso nº: 5W135632 — Máquina de plataforma para posicionamento de suportes hidráulicos subterrâneos de superfície de trabalho

Quando um modelo específico de um produto fabricado por um produtor foi vendido publicamente antes da data de registro da patente em questão, e múltiplas evidências de diferentes fontes documentam a estrutura específica desse modelo, que podem corroborar entre si, tais evidências podem ser usadas, na ausência de evidências contrárias, para estabelecer que o modelo específico foi vendido publicamente antes da data de registro. Isso permanece verdadeiro mesmo que a data de divulgação de algumas evidências seja posterior à data de registro da patente.

3. Divulgação na Internet:

(1) Determination of Publication Date for Webpage Archives from the 'Internet Archive'

Case No.: 4W116322 / 4W116768 — Multifunctional Purifier

Ao utilizar arquivos de páginas do 'Internet Archive' como evidência de arte anterior, a data de publicação deve ser determinada de acordo com os mecanismos operacionais do site. Primeiro, o Internet Archive atribui uma URL única a cada página web arquivada, com o segmento numérico específico da URL indicando o momento de captura e arquivamento. Segundo, elementos como imagens dentro da página podem ser capturados várias vezes, cada uma com seu próprio tempo de captura registrado. Como resultado, o tempo de captura do arquivo da página pode diferir do das imagens ou outros elementos contidos. Por fim, como o site atribui sistematicamente e consistentemente endereços URL a arquivos arquivados, as URLs tanto das páginas web quanto das imagens normalmente seguem convenções e formatos de nomeação idênticos. Portanto, a menos que haja evidências em contrário, a informação numérica dentro de uma URL de imagem indicando data e hora geralmente pode ser considerada como o momento em que essa imagem foi arquivada. Esse período é reconhecido como a data de divulgação pública da imagem no site do Internet Archive.

B) Novidade

Interpretação do Princípio da Comparação Isolada na Avaliação de Novidades

Caso nº: 4W117946 / 4W117974 — Adesivo condutor

Quando documentos da técnica anterior revelam o nome de um produto químico comercialmente disponível, mas não especificam seus parâmetros físicos ou de propriedades químicas, a introdução de resultados de medição a partir de outras evidências sobre esses parâmetros é considerada apenas uma confirmação das propriedades divulgadas. Desde que a estrutura e composição do produto químico possam ser determinadas de forma única, tais evidências suplementares não violam o princípio da comparação individual na avaliação de novidade.

Papel dos Documentos Citados ao Utilizar Documentos de Patente como Arte Anterior

Caso nº: 1F554680 — Equipamento do Usuário Equipado com Capacidade SDR

Quando uma especificação de patente faz referência a documentos que refletem sua tecnologia de base, e tais documentos citados atendem aos requisitos relevantes das Diretrizes de Exame de Patentes, a própria patente será considerada incorporando o conteúdo desses documentos citados. Ao usar tal documento de patente como estado da técnica, as informações contidas nos documentos citados que estão intimamente relacionadas à patente em questão podem ser consideradas divulgadas dentro do escopo da técnica anterior — fazendo isso dentro dos limites do que é razoavelmente esperado pelas partes envolvidas.

Determinação das Solicitações de PCT como 'Aplicações Anteriores'

Caso nº: 1F609940 — Método para Construção de Listas MPM, Método e Aparelho para Adquirir Previsão Intra-Quadro de 13 Modos de Blocos de Crominância

Ao entrar na fase nacional chinesa, um pedido internacional do PCT tem o mesmo efeito legal que um pedido de patente registrado diretamente na Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China. Se todos os outros requisitos legais forem cumpridos, tal pedido PCT pode ser usado como arte prévia na avaliação de novidade de pedidos de patente subsequentes.

Condições para Reivindicar o 'Período de Carência da Novidade'

Caso nº: 5W135853 — Suporte Integrado de Quebra-mar Flutuante

Quando um requerente ou titular de patente busca invocar o período de graça para novidades após a data de registro — ao descobrir que um terceiro divulgou o conteúdo sem seu consentimento — as seguintes condições devem ser atendidas:

1. A divulgação deve ter ocorrido dentro de seis meses antes da data de apresentação.

2. O requerente ou titular da patente deve apresentar uma declaração à Administração Nacional de Propriedade Intelectual dentro de dois meses após tomar conhecimento da divulgação, solicitando a preservação do período de carência e fornecer provas de apoio.

3. A solução técnica divulgada pelo terceiro deve derivar direta ou indiretamente do requerente ou inventor.

4. A divulgação pelo terceiro deve ter sido feita sem o consentimento do requerente.

C) Passo Inventivo

Determinação do papel das características distintivas em documentos comparativos

Caso nº: 1F516906 — Trocador de Calor em Chip e Ar-Condicionado de Frequência Variável

Ao avaliar se o estado da técnica fornece orientação técnica, é essencial não apenas avaliar se o documento de comparação revela os mesmos ou semelhantes meios técnicos que as características distintivas, mas também adotar a perspectiva de uma pessoa habilidosa na arte. O processo operacional geral documentado no documento de comparação deve ser cuidadosamente analisado para determinar se o papel desses meios técnicos ou os problemas técnicos que eles abordam são essencialmente os mesmos.

Arte prévia de diferentes áreas de aplicação pode fornecer orientações combinadas

Caso nº: 4W116379 — Dispositivo Autopropulsado Baseado em Adsorção

Ao avaliar a etapa inventiva, o problema técnico real abordado pela invenção deve ser redefinido com base no estado da técnica mais próximo. Guiada por esse problema redefinido, uma pessoa habilidosa na área seria motivada a buscar soluções em campos técnicos adjacentes ou relacionados — não limitada apenas ao campo da patente ou ao estado da arte mais próximo. Quando documentos de arte prévia dessas áreas relacionadas revelam o uso de meios técnicos idênticos para resolver o mesmo problema técnico, eles podem servir como sugestão técnica para combinar tais referências com o estado da técnica mais próximo para derivar a invenção reivindicada.

Determinação da Inspiração Técnica em Invenções de Medicamentos Combinados

Caso nº: 1F409289 — Uso combinado de nitroxolina e seus análogos com quimioterapia e imunoterapia no tratamento do câncer

Ao avaliar a inventividade em invenções de medicamentos combinados, é essencial considerar cuidadosamente se dois ou mais documentos de arte anterior fornecem um ensino combinado concreto. Isso exige uma análise abrangente de fatores como se a técnica anterior sugere razoavelmente substituição bem-sucedida, as diferenças entre medicamentos químicos e tratamentos baseados em anticorpos em termos de modalidades e eficácia, e os alvos específicos e mecanismos de ação envolvidos. Simplesmente citar uma declaração ampla na técnica anterior — como 'pode ser usado em combinação com outros medicamentos' — não constitui uma orientação técnica clara para combinar as várias referências ou derivar a invenção alegada.

Para invenções farmacêuticas, quando um documento da técnica anterior apenas lista inúmeras indicações potenciais para um componente específico do medicamento sem abordar a patogênese subjacente e os mecanismos terapêuticos, e sem verificar a eficácia do medicamento para essas indicações, a complexidade inerente do mecanismo do medicamento e as diferenças entre as indicações geralmente impedem que uma pessoa especializada na área obtenha orientações técnicas claras a partir desse estado da técnica.

Erros óbvios na reivindicação segundo Federal Circuit nos Estados Unidos

Well, well, well: Indefinite claims turn out to be a typo

Blog IP Update

McDermott Will & Schulte LLP www.lexology.com 20/11/2025

 O Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito Federal reverteu uma decisão de um tribunal distrital que invalidou reivindicações de patente por indefinição, concluindo que a redação contestada era um erro clerical menor. Canatex Completion Solutions, Inc. v. Wellmatics, LLC, et al., Processo nº 24-1466 (Fed. Cir. 12 de novembro de 2025) (Moore, Prost, Taranto, JJ.)

A Canatex processou a Wellmatics e várias entidades da GR Energy por violação de sua patente direcionada a uma conexão liberável para uma corda de ferramentas no fundo do poço. A patente abrange um dispositivo de duas partes usado em poços de petróleo e gás que permite aos operadores desconectar e recuperar a parte superior da coluna de ferramentas, deixando a parte inferior no poço caso ela fique presa.

As reivindicações, o resumo e a especificação da patente incluem a expressão "o perfil de conexão da segunda parte." Durante a construção da reivindicação, os réus argumentaram que a frase não tinha base antecedente, tornando as reivindicações indefinidas. Canatex respondeu que a frase deveria ter dito "o perfil de conexão da primeira parte" e que um artesão habilidoso reconheceria imediatamente o erro. Canatex solicitou ao tribunal distrital que interpretasse a frase de acordo.

O tribunal distrital discordou, concluindo que a "presença generalizada do erro" tanto nas reivindicações quanto na especificação sugeria que o erro "foi uma escolha intencional de redação e não um erro algum." O tribunal distrital acrescentou que a falha da Canatex em buscar correção junto ao Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos sugeria que o erro não era menor nem evidente à primeira vista da patente. O tribunal distrital considerou todas as reivindicações apresentadas inválidas por indefinição. A Canatex recorreu.

O Tribunal Federal de Apelações reverteu a decisão. O Tribunal considerou o erro óbvio e determinou que um artesão habilidoso reconheceria apenas uma correção razoável, que seria mudar "segundo" para "primeiro". A Corte caracterizou o erro como um erro clerical ou tipográfico menor e rejeitou argumentos de que interpretações alternativas eram plausíveis. A Corte enfatizou que sua conclusão era consistente com as provas intrínsecas.

Patente de métodos de negócio nos Estados Unidos

 Venetian Commerce to Section 101: Federal Circuit Affirms Commodity Exchange Ineligibility Blog Section 101 Holland & Knight LLP www.lexology.com 19/11/2025 https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-2311.OPINION.8-7-2025_2555100.pdf

O Tribunal de Apelações do Circuito Federal confirmou a decisão do Conselho de Julgamento e Apelação de Patentes (PTAB) de que o sistema de Noah Healy para negociação de commodities não é elegível para patente sob a Seção 101 da Lei de Patentes. A razão central: o pedido reivindicava uma ideia abstrata de organização de mercado, apenas implementada em computadores genéricos, sem melhorias tecnológicas reais.

Um sistema para descobrir e publicar preços de liquidação de commodities em mercados de bolsa, o sistema compreendendo: um servidor de mercado intermediário configurado para receber, agregar e publicar informações de preços de e para participantes, o qual, usando uma rede de telecomunicações, publica simultaneamente preços e previsões sobre preços de liquidação para uma pluralidade de commodities para pelo menos um dispositivo especulador associado a um especulador compreendendo uma interface gráfica de usuário, pelo menos um dispositivo produtor associado a um produtor de pelo menos uma commodity compreendendo uma interface gráfica de usuário, e pelo menos um dispositivo consumidor associado a um consumidor de pelo menos uma commodity compreendendo uma interface gráfica de usuário; em que pelo menos um dispositivo especulador, através da interface gráfica do usuário, troca dados com o servidor de mercado intermediário relacionados a interesses de compra em pelo menos uma mercadoria da pluralidade de mercadorias de acordo com uma construção lógica diferente que dita um conjunto diferente de regras para interação de participantes relevantes por tipo de participante, em que os especuladores não realizam diretamente quaisquer transações com produtores ou consumidores e não compram ou negociam quaisquer mercadorias, e em em vez disso fornecem previsões sobre preços de liquidação da pluralidade de mercadorias apoiadas por um investimento financeiro colocado junto ao servidor de mercado intermediário, em que o servidor de mercado intermediário aloca retornos sobre investimentos com base na medição de informações e fornece um meio de declarar diretamente um grau de influência de cada participa nos mercados de câmbio, removendo a prioridade de preço e temporal para permitir a separação da especulação da negociação, de modo que os incentivos dos especuladores sejam invertidos para se alinharem com os de produtores e consumidores;  em que pelo menos um dispositivo produtor, por meio da interface gráfica do usuário, troca dados com o servidor de mercado intermediário relacionados à venda de pelo menos uma mercadoria ; em que pelo menos um dispositivo consumidor, por meio da interface gráfica do usuário, troca dados com o servidor de mercado intermediário relacionados à compra de pelo menos uma mercadoria ; um módulo de câmara de compensação configurado para receber ofertas de venda, ofertas de compra, produzir contratos para ofertas recebidas, processar pagamentos monetários relacionados a transações entre produtores e consumidores e fornecer um volume buscando a descoberta de preços nos mercados de câmbio e coordenação em uma base de soma não zero, na qual todos os participantes são recompensados ​​por obter ganhos mútuos [...] 

1. Ideia central: práticas de mercado antigas em roupagem digital

O próprio pedido admitia que mercados de câmbio existem há séculos. Assim, o tribunal entendeu que o núcleo da invenção era uma estrutura de mercado reorganizada, não uma inovação tecnológica.

2. O sistema proposto

Healy alegou um método para:

separar especulação da negociação direta,

permitir previsões de preços por especuladores,

usar pagamentos pari-mutuel,

coordenar tudo por um servidor intermediário.

Mas esses elementos eram componentes computacionais genéricos aplicados a um modelo de mercado — portanto, ideia abstrata.

3. Passo 1 de Alice: a reivindicação é dirigida a uma ideia abstrata

O tribunal concluiu que as reivindicações tratam de:

princípios econômicos fundamentais,

interações comerciais.

Precedentes semelhantes: Alice e Bancorp Services. Portanto, o pedido recai no campo proibido de estruturas de negócios implementadas por computador.

4. Ausência de melhorias técnicas

Healy alegou que seu sistema:

otimizava largura de banda,

reduzia tempo de computação,

melhorava eficiência de armazenamento e calor.

O problema: nada disso estava refletido nas reivindicações. As alegações tratavam apenas de regras de mercado — melhorias comerciais, não tecnológicas.

5. Passo 2 de Alice: nenhum “conceito inventivo”

Elementos como:

“servidor de mercado”,

“rede de telecomunicações”,

“módulo de clearing”,

foram descritos de forma ampla e funcional, e eram tecnologia convencional. Logo, não transformavam a ideia abstrata em algo patenteável.

6. Lições práticas do caso

Elementos técnicos precisam gerar melhorias técnicas.

Só mencionar servidores, redes ou GUIs não basta.

Benefícios técnicos devem aparecer nas reivindicações.

Argumentos no texto não substituem limitações reivindicadas.

Melhorias de negócio ≠ avanços tecnológicos.

Regras novas de mercado continuam sendo ideias abstratas, mesmo com computadores.

Conclusão

A decisão reforça a linha dura dos tribunais norte-americanos contra patentes de métodos financeiros implementados por computador.

Para invenções de FinTech serem elegíveis, precisam apresentar verdadeiras inovações técnicas, como algoritmos novos, estruturas de dados específicas ou melhorias computacionais concretas — e isso deve estar expressamente reivindicado.

Patenteabilidade de Método de jogar cartas no Canadá

Federal Court Goes All-In on Claim Construction in Assessing Patentable Subject Matter Markwell Clarizio LLP www.lexology.com 19/11/2025

https://www.markwelllaw.com/2025/11/19/federal-court-goes-all-in-on-claim-construction-in-assessing-patentable-subject-matter/

Dusome v. Canada (2025 FC 1809)

Em 12 de novembro de 2025, o Tribunal Federal do Canadá, sob o juiz Whyte Nowak, decidiu que o Comissário de Patentes cometeu vários erros de direito ao rejeitar um pedido de patente sobre um “Método para Jogar um Jogo de Cartas”. O caso foi devolvido para reexame, seguindo os critérios determinados pelo tribunal.

Essa é a decisão mais recente sobre invenções implementadas por computador, após Benjamin Moore (2023).

O pedido de patente CA2701028 reivindicava um novo método de jogar pôquer; realizável com cartas físicas ou via computador. O Comissário entendeu que: os elementos físicos (cartas, computador) eram essenciais, mas que a “invenção real” era apenas o método de jogo, considerado abstrato e não físico. Com isso, concluiu que: não era uma “arte” no sentido do art. 2 da Lei de Patentes, era abstrata segundo o §27(8), portanto, não patenteável.

Um método de jogar um jogo de cartas que compreende os passos como: (a) permitir que uma pluralidade de jogadores aposte pelo menos uma primeira aposta de buy-in em um primeiro pote e uma segunda aposta buy-in em um segundo pote; (b) distribuir a cada jogador uma mão inicial composta por um número pré-determinado de cartas; (c) cada jogador dividindo sua mão inicial em uma primeira mão e uma segunda mão, sendo a primeira mão composta por um número predeterminado de cartas correspondentes a esse primeiro pote, e a segunda mão com um segundo número predeterminado de cartas correspondentes a esse segundo pote; (d) os jogadores que jogam uma primeira partida de pôquer com a primeira mão, sendo o vencedor dessa primeira partida receber o primeiro pote; (e) os jogadores jogando uma segunda partida de pôquer com a segunda mão, sendo o vencedor dessa segunda partida ganhar a primeira parte desse segundo pote; (f) durante as rodadas de apostas da primeira e segunda partida de pôquer, revelando três ou mais cartas comunitárias para serem usadas por cada jogador nas duas mãos e distribuindo várias cartas de baralho, antes de revelar uma carta comunitária, correspondente ao número de cartas da segunda mão em relação a uma mão de showdown; (g) se um vencedor for declarado no primeiro jogo de pôquer antes que um número prescrito de cartas comunitárias seja exposto ou as rodadas de apostas sejam concluídas, então as cartas comunitárias restantes e as rodadas associadas são transferidas para o segundo jogo de pôquer; 26 (h) se um vencedor for declarado no segundo jogo de pôquer antes de revelar todas as cartas comunitárias, o dealer criará a mão do showdown e revelará quaisquer cartas comunitárias adicionais sem rodadas de apostas associadas (i) depois, após jogar o segundo jogo de pôquer, comparando a mão vencedora do segundo jogo de pôquer com as cartas comunitárias da mão do showdown junto com as cartas comunitárias, e conceder ao segundo jogador vencedor a parte restante do segundo pote se a mão vencedora do segundo jogo de pôquer tiver uma classificação de mão de poker superior à da mão do showdown e onde a parte do segundo pote não vencida pelo vencedor do segundo jogo em uma mão de showdown é alocada para um pote de showdown de um jogo posterior jogado posteriormente.

Erros apontados pelo Tribunal Federal 

Erro 1 — Falha na interpretação das reivindicações O Comissário: aplicou o teste formal, mas não interpretou as reivindicações com o olhar de um técnico no assunto. Sem interpretação adequada, toda a análise subsequente ficou comprometida. Esse erro, sozinho, já justificaria reexame.

Erro 2 — Focar na “invenção real” em vez das reivindicações O Comissário: baseou a análise apenas na descrição, ignorou o objeto das reivindicações interpretadas intencionalmente. Isso viola a regra fixada em Amazon (Amazon.com Inc v Canada (Attorney General), 2011 FCA 328) : patenteabilidade depende das reivindicações, não da descrição isolada.

Erro 3 — Remoção indevida dos elementos físicos O Comissário: desconsiderou cartas físicas e computador, reduzindo a invenção a um método abstrato. O Tribunal afirmou que: combinações específicas de elementos conhecidos podem ser patenteáveis, e que a análise não pode remover artificialmente a fisicalidade presente. Também esclareceu que a noção de “invenção real” só é válida: como parte da interpretação das reivindicações, e para aplicar Schlumberger, quando a única contribuição inventiva é um algoritmo. Mas isso não pode substituir a interpretação adequada das reivindicações.

Erro 4 — Aplicação errada do conceito de “arte” O Comissário aplicou a definição ultrapassada de Lawson (Lawson v Commissioner of Patents (1970), 62 CPR 101 (CA EXC) at 109-110), segundo a qual uma arte exigiria alteração física de um objeto. O Tribunal declarou correta a definição: de Shell Oil (Shell Oil Co v Commissioner of Patents, [1982] 2 SCR 536), reafirmada em Progressive Games (Progressive Games, Inc v Canada (Commissioner of Patents) (1999), 177 FTR 241 (FC)) . Ou seja: uma “arte” patenteável não precisa transformar fisicamente um objeto. Não há proibição automática contra patentes envolvendo regras de jogos. O Tribunal também observou que o MOPOP — seção 17.03.09 — está desatualizado em alguns pontos à luz de Amazon.

Conclusão

O Tribunal: anulou a decisão do Comissário, determinou reexame acelerado, com base em: interpretação correta das reivindicações, aplicação fiel dos precedentes Amazon, Shell Oil, Schlumberger (Schlumberger Canada Ltd v Commissioner of Patents, [1982] 1 FC 845 (CA)) e Benjamin Moore (Canada (Attorney General) v Benjamin Moore & Co, 2023 FCA 168). O Procurador-Geral tem 30 dias para recorrer ao Tribunal Federal de Apelações.

Apple v. Massimo

https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1890.OPINION.1-12-2024_2252713.pdf

Tribunal de Apelações (Federal Circuit) no caso Apple Inc. v. Masimo Corporation (processo No. 22-1890) sobre a não-obviedade (“non-obviousness”) da patente U.S. Pat. No. 8,457,703 da Masimo:

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Contexto

• A apelação foi contra uma decisão do Patent Trial and Appeal Board (PTAB), que havia decidido que várias reivindicações (“claims”) da patente ‘703 não eram óbvias (i.e., eram válidas) sob a lei de patentes dos EUA (35 U.S.C. § 103). cafc.uscourts.gov+2cafc.uscourts.gov+2

• A patente ‘703 pertence à Masimo e trata de redução de consumo de energia num oxímetro (pulse oximeter), especificamente regulando a taxa de amostragem (“sampling”) com base em medições fisiológicas para economizar energia. cafc.uscourts.gov

• A Apple argumentava que o PTAB havia cometido erro em sua análise de obviedade e também na construção (“claim construction”) de termos da patente (por exemplo, “processing characteristics”).

O Federal Circuit confirmou a decisão do PTAB de que as reivindicações da patente US 8.457.703 não são óbvias. A conclusão se apoia em três fundamentos principais:

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1. A construção correta do termo “processing characteristics” derruba o argumento da Apple

O tribunal concordou com o PTAB que “processing characteristics” deve ser entendido como:

Características determinadas a partir dos sinais recebidos por detectores de luz do oxímetro.

22-1890.OPINION.1-12-2024_22527…

Essa leitura é consistente com o texto da patente e não permite a interpretação amplíssima pretendida pela Apple.
Como o argumento de óbvio da Apple dependia dessa interpretação ampla, a tese dela perde força.

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2. A Apple não demonstrou motivação suficiente para combinar as referências Diab + Amano

Um requisito essencial para óbvio (35 U.S.C. § 103) é mostrar que um técnico na área teria motivação razoável para combinar os ensinamentos das referências.

O tribunal concordou com o PTAB que:

• Diab e Amano têm algoritmos diferentes, operam de forma distinta e produzem resultados não diretamente compatíveis.
  

  22-1890.OPINION.1-12-2024_22527…

• A Apple não explicou adequadamente por que um técnico aplicaria a lógica de suspensão de Amano ao módulo de supressão de movimento em Diab.
  

  22-1890.OPINION.1-12-2024_22527…

Assim, faltou motivação para combinar — um elemento crítico da análise de óbvio.

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3. A suposta redução de energia não era garantida — logo, não sustenta óbvio

O único fundamento técnico da Apple para justificar a combinação das referências era que isso supostamente reduziria consumo de energia.

Mas:

• O PTAB concluiu, com base no perito da Masimo, que aplicar a técnica de Amano em Diab poderia NÃO reduzir energia, porque os sistemas eram diferentes.
  

  22-1890.OPINION.1-12-2024_22527…

• Portanto, a razão apresentada pela Apple para a combinação era especulativa.

Se a motivação é especulativa, não há base para óbvio.

O Federal Circuit afirmou que essa conclusão estava apoiada em provas substanciais.

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⭐ Conclusão final do Tribunal

O Federal Circuit declara:

Apple não conseguiu demonstrar que a invenção seria óbvia.
A decisão do PTAB é confirmada.

1. Como funciona o sistema Diab (U.S. Patent 5,632,272)

Objetivo:
Um pulse oximeter (oxímetro de pulso) sofisticado, projetado para produzir leituras mais limpas em situações com movimento do paciente, usando algoritmos robustos de processamento de sinais.

✔ Componentes principais

• LEDs emissores de luz (como todo oxímetro)

• Detectores fotosensíveis

• Um módulo digital complexo composto de vários blocos, incluindo:

  • Módulo de supressão de artefatos de movimento (“motion artifact suppression module”)

  • Detector de frequência cardíaca

  • Gerador de onda pletismográfica limpa

✔ Lógica de funcionamento

1. Diab capta o sinal de luz modulado pelo tecido, como qualquer oxímetro.

2. Ele analisa o sinal para detectar movimento do paciente.

3. Se detectar movimento → ativa a supressão de artefatos, que:

   • tenta remover ruídos causados por agitação corporal,

   • filtra o sinal,

   • reconstrói um sinal pletismográfico mais limpo.

4. Se não há movimento, o sistema:

   • não ativa o módulo de supressão de artefatos

   • executa o cálculo direto

✔ Característica crucial do Diab

• A lógica do sistema é sobre melhorar a qualidade do sinal em movimento.

• Ele não foi projetado primariamente para economizar energia, e sim para limpar o sinal.

• A suspensão de um módulo depende de critérios internos de movimento, mas não é uma estratégia declarada de low-power.

👉 Por isso o PTAB e o Federal Circuit entendem que Diab não descreve um controle de potência como o de Masimo.

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🟩 2. Como funciona o sistema Amano (U.S. Patent 6,293,915)

Objetivo:
Um pulse wave detector simples, montado no pulso, projetado para economizar energia, interrompendo processamentos quando não há movimento corporal.

✔ Componentes principais

• Sensor de pulso (detector óptico simples)

• Seção de detecção de movimento corporal

• Seção de eliminação de componentes de movimento (similar a um filtro de ruído)

• Seção de “tratamento” do sinal (processamento básico da forma de onda)

✔ Lógica de funcionamento

1. Ele capta um pulso óptico básico no dedo.

2. Analisa se há movimento corporal usando o módulo de movimento.

3. Se há movimento →

   • ativa o módulo de eliminação de ruído por movimento

   • ativa a seção de tratamento do sinal

4. Se NÃO há movimento → faz algo essencial:

   • suspende duas seções de processamento (waveform treatment + noise removal)

   • economiza energia diretamente

   • continua captando o sinal, mas com processamento mínimo

✔ Característica crucial do Amano

• O foco é economizar energia, suspendendo processamento inteiro quando desnecessário.

• É um sistema bem mais simples que Diab.

👉 É por isso que Amano é frequentemente citado em casos de “prior art” relacionados a redução de consumo de energia.

 Aqui está uma tabela comparativa clara, objetiva e técnica entre Diab, Amano e a patente da Masimo ('703), destacando exatamente o que cada um faz e por que não são equivalentes — ponto fundamental para entender por que o Federal Circuit concluiu que a patente da Masimo não era óbvia.

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📊 Tabela Comparativa: Diab × Amano × Masimo ('703 patent)

Critério	Diab (US 5,632,272)	Amano (US 6,293,915)	Masimo – Patente '703 (US 8,457,703)
Objetivo principal	Melhorar o sinal em situações de movimento; suprimir artefatos	Reduzir consumo de energia suspendendo processamento quando possível	Gerenciar dinamicamente o consumo de energia conforme características do sinal fisiológico
Tipo de dispositivo	Oxímetro médico avançado (hospitalar)	Detector de onda de pulso tipo relógio (wearable simples)	Oxímetro inteligente com estratégias adaptativas de energia
Entrada de dados	Sinais ópticos dos LEDs + análise de movimento	Sinais ópticos + detecção de movimento	Sinais ópticos dos LEDs; “processing characteristics” derivadas desses sinais
Processamento do sinal	Complexo DSP, incluindo supressão de artefatos	Processamento simples: eliminação de ruído + tratamento básico da onda	Processamento adaptativo, ajustando níveis de energia e duty cycle
Lógica de suspensão	Suspende apenas o módulo de supressão de artefatos quando não há movimento	Suspende vários módulos quando não há movimento para economizar energia	Ajusta nível de operação (alto/baixo) com base em limiares de “processing characteristics”
Finalidade da suspensão	Melhorar qualidade do sinal (não economizar energia)	Economizar energia de modo rudimentar	Reduzir consumo energético sem perder monitoramento contínuo
Controle de energia	Não há controle sistemático de energia	Sim, mas simples (liga/desliga módulos)	Sim, avançado: altera taxa de amostragem, duty cycle, níveis de energia
Critério para aumentar/diminuir energia	Presença de movimento (impacto no sinal)	Presença de movimento	Estatísticas e características do sinal fisiológico (mais sofisticado)
Comutação entre modos	Binária: com supressão / sem supressão	Binária: módulos ON / OFF	Multinível: modos de baixa e alta potência ativados conforme limiares dinâmicos
Arquitetura	Complexa, orientada à qualidade do sinal	Simples, economia de energia direta	Arquitetura híbrida de monitoramento + gestão de potência
Por que não antecipa Masimo?	Foca em limpeza do sinal, não em economia otimizada de energia	Economiza energia, mas sem análise profunda do sinal	Implementa uma estratégia nova: usar características processadas do sinal para decidir automaticamente o nível de potência
Compatibilidade para combinação (Diab + Amano)	Algoritmos muito diferentes	Algoritmo simples	A patente da Masimo exige integração complexa que não decorre naturalmente de Diab+Amano

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🎯 Resumo crítico (essencial para entendimento jurídico)

Diab → limpa o sinal em caso de movimento
Amano → reduz energia desligando módulos
Masimo ('703) → decide quando mudar entre baixa/alta potência com base em características do próprio sinal óptico processado (processing characteristics), algo que nem Diab nem Amano ensinam.

Essa diferença — principalmente o uso de processing characteristics como gatilho de energia — foi central para o PTAB e o Federal Circuit concluírem que não havia motivação técnica razoável para combinar Diab e Amano e chegar à invenção da Masimo.