Mistura de características técnicas e não técnicas

Na análise atividade inventiva, apenas características técnicas são consideradas. No caso Comvik (T641/00) de 2002 a Corte entendeu que características não técnicas, tais como etapas de um método financeiro, não devem ser levadas em conta na avaliação de atividade inventiva de uma reivindicação. Apesar disso, ainda que o objetivo a ser alcançado seja uma matéria não técnica, tal objetivo pode legitimamente aparecer na formulação de um problema técnico, em particular como uma restrição a este problema. [1] Em Comvik o problema identificado em relação ao estado da técnica era os custos de distribuição em um sistema de telefonia GSM. Este foi considerado um problema financeiro. O único problema técnico era meramente a programação do método financeiro.[2] No guia de exame anterior a novembro 2015 se afirmava que “a atividade inventiva deva ser avaliada somente com base nas características técnicas definidas na reivindicação. Características não técnica, uma vez que não interagem com a matéria técnica para solução do problema técnico, ou seja, as características não técnicas per se, não oferecem uma contribuição técnica em relação ao estado da técnica e, portanto, devem ser ignoradas da avaliação de atividade inventiva”. Na revisão de novembro de 2015 este trecho foi eliminado e substituído pelo seguinte: “ao avaliar a atividade inventiva de uma invenção que mistura elementos técnicos e não técnicos, todas as características que contribuem para o caráter técnico da invenção devem ser consideradas. Estas incluem aquelas características que tomada isoladamente são tidas como não técnicas, mas que no contexto da invenção, contribuem para produção de um efeito técnico. Contudo características que não contribuem para o caráter técnico da invenção não podem fundamentar a presença de atividade inventiva. Esta situação pode surgir, por exemplo, se a característica contribui somente para a solução de um problema não técnico, por exemplo, um problema em um campo excluído de patenteabilidade”.[3]

 

O guia de exame cita um exemplo na formulação do problema técnico que envolve aspectos não técnicos que ao invés de resolver o problema técnica simplesmente evitam o problema (circumventing a technical problem, rather than addressing this problem in an inherently technical way). Nesses casos entende-se que este aspecto não técnico não contribui para solução do problema técnica: “em um jogo online em uma rede de computadores, o efeito da redução do tráfego de rede obtido pela redução do número máximo de jogadores não pode servir de base para formulação do problema técnico objetivo. Esta é uma consequência direta da mudança das regras do jogo, que é algo inerentemente não técnico. O problema da redução do tráfego de rede não é resolvido por uma solução técnica mas contornado por uma solução não técnica proporcionada quando se alterou as regras do jogo. A característica de definir o número de jogadores forma parte de um esquema não técnico que o técnico no assunto, o engenheiro de software, tem como tarefa implementar”.

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[1] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p. 191 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html

[2] LUNDBERG, Steven; DURANT, Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and software patents. The Bureau of National Affairs, 2005, p.10-27

[3] http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines2015/e/g_vii_5_4.htm

Métodos terapêuticos, de diagnóstico e cirúrgicos na EPO

O guia de exame da EPO de novembro de 2015 expõe que é considerado método terapêutico e como tal excluído pelo artigo 53(c) uma reivindicação referente a uso da substância X para tratamento da doença Y, porém aceito a reivindicação para substância X para uso como medicamento, ou substância X para uso no tratamento da doença Y, ainda que a substância X seja conhecida, mas não o seu uso. Sempre será necessário nos casos em que a reivindicação é dirigia a um uso terapêutico a presença do termo “para uso”, para que a reivindicação seja aceita. Uma reivindicação na forma substãncia X para um método de tratamento de Y não é aceito porque a ausência do termo “para uso” não deixa evidente se a reivindicação é dirigida ao produto para o uso especificado  ou se a reivindicação é limitada pelo uso médico. [1]A fórmula suíça de uso de uma substância X para fabricação de um medicamento para tratar a doença Y é aceito para pedidos com data de depósito ou prioridade mais antiga anterior a 29 de janeiro de 2011. Para pedidos posteriores a esta data este tipo de reivindicação é considerado como referente ao segundo uso terapêutico e tal invenção não pode ser pleiteada em uma reivindicação do tipo fórmula suíça. [2] Uma forma de reivindicação para métodos de diagnóstico enquadrada como não patenteável pelo artigo 54(5) seria substância X para uso em um método de diagnóstico in vivo da doença Y. O termo “in vivo” limita o escopo da reivindicação aos métodos de diagnósticos excluídos de patenteabilidade. Por outro lado, são aceitos 1) substância X para uso no diagnóstico da doença Y; ou então 2) substância X para uso no diagnóstico in vitro da doença Y; ou então 3) substância X para uso como agente contrastante para imagem do fluxo sanguíneo. Estas formas de reivindicação, contudo, não teriam novidade se a substância X per se for conhecida em sua primeira aplicação médica ou numa forma que poderia ser aplicada no uso reivindicado. A primeira forma poderia ser reescrita como Uso da substância X no diagnóstico in vitro da doença Y ou então método para diagnóstico in vitro da doença Y usando a substãncia X, igualmente aceitáveis e a terceira forma como uso da substância X como agente contrastante para imagem do fluxo sanguíneo ou então método de imagem do fluxo sanguíneo usando a substância X. [3] Considera-se como segundo uso cirúrgico e como tal não patenteável a reivindicação de substância X para uso em um método intracardíaco de cateterismo como protetor das paredes dos vasos sanguíneos. Por outro lado, é aceita a reivindicação para substância X para uso em um método para remoção de cabelos por radiação a laser. Esta reivindicação será destituída de novidade de a substância X per se for conhecida numa forma que poderia se aplicada no uso reivindicado. Da mesma forma seriam aceitas reivindicações para uso da substância X para remoção de cabelos por radiação a laser ou método para remoção de cabelos por raduação a laser pelo uso da substância X. [4]

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[1] http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines2015/e/g_vi_7_1_2.htm

[2] http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines2015/e/g_vi_7_1.htm

[3] http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines2015/e/g_vi_7_1_3.htm

[4] http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines2015/e/g_vi_7_1_4.htm

Presidentes do INPI

 

Luiz Otávio Pimentel (28/07/2015 - hoje) Doutor em Ciências Jurídicas, Pimentel tem experiência na área de direito e políticas públicas e, especialmente, em propriedade intelectual e inovação, com ampla produção acadêmica neste campo. Ele é professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e docente da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do próprio INPI; além de árbitro Ad Hoc do Tribunal Arbitral do Mercosul. Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Cruz Alta (1984), mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (1993) e doutorado em Ciências Jurídicas, cursos na Universidade de Barcelona e tese na Universidade Nacional de Assunção (1999).

 

 

 

Ademir Tardelli (10/04/2015 a 28/07/2015) Possui graduação em Engenharia Eletrica pela Universidade Católica de Petrópolis(1977) e especialização pelo INPI (1980). Atualmente é Chefe Substituto do CEDIN. Tem experiência na área de Administração Hospitalar. Assumiu a presidência do INPI no governo de Dilma Roussef.

 

 

 

Otávio Brandelli (13/12/2013 a 10/04/2015) foi diplomata ministro-conselheiro da embaixada do Brasil no Uruguai em 2013 onde atuava na representação do Brasil junto à ALADI e ao Mercosul. Em 2006 foi Chefe da Divisão de Propriedade Intelectual do Ministério de Relações Exteriores (MRE). Nascido na cidade de Garibaldi (RS) e advogado de formação, Brandelli acumula trajetória na área de propriedade intelectual. Além de ter escrito artigos sobre o tema, foi chefe da Divisão de Propriedade Intelectual do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e representante da pasta no Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, entre outras funções. Participou das negociações de TRIPs em 1994. Assumiu a presidência do INPI no governo de Dilma Roussef

 

 

 

Jorge de Paula Costa Ávila (19/07/2007 a 13/12/2013) atuou como Presidente em exercício do INPI desde outubro de 2006 depois de dois anos de exercício da Vice-Presidência. Ele é engenheiro civil pela UFRJ, mestre em Administração e doutor em Saúde Coletiva. Servidor da Petrobrás desde 1987 foi diretor na Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro e diretor executivo da FINEP. Assumiu a presidência do INPI no governo de Lula

 

 

 

Roberto Jaguaribe (01/10/2004 a 19/07/2007) é engenheiro e diplomata. No Ministério das Relações Exteriores foi coordenador do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual para a Rodada Uruguai. Foi secretário de assuntos internacionais do Ministério de Planejamento e Orçamento. No exterior, foi ministro-conselheiro da embaixada do Brasil, em Washington. Serviu como conselheiro na Delegação Permanente do Brasil em Genebra, onde atuou como delegado no GATT, na OMPI.  Assumiu a presidência do INPI no governo de Lula

 

 

 

Luiz Otávio Beaklini (14/01/2003 a 01/10/2004) possui graduação em Engenharia Civil pela UFF (1977) e mestrado em Engenharia Civil pela UFF (1988). Professor adjunto da UFF. Trabalha no Setor de Qualidade do INPI, ligado diretamente à Presidência do Instituto. Assumiu a presidência do INPI no governo de Lula

 

 

 

 

José Graça Aranha (06/07/1999 a 14/01/2003) é advogado, mestre em direito da propriedade intelectual. Atuou em escritórios de agentes da propriedade industrial antes de ir para a OMPI e depois veio a ser Presidente do INPI. Autor do livro 'Protocolo de Madri' da Editora Lumen. Foi candidato do Brasil ao cargo de diretor-geral da OMPI perdendo a eleição para Francis Gurry em 2008. Assumiu a presidência do INPI no governo de Fernando Henrique Cardoso

 

 

 

Jorge Machado (22/06/1998 a 06/07/1999) Consultor em Propriedade Intelectual do escritório Clarke Modet & Co. gerente de Transferência de Tecnologia na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro de Portugal. Assumiu a presidência do INPI no governo de Fernando Henrique Cardoso

 

 

 

Américo Puppin (07/05/1996 a 22/06/1998) Economista. Assumiu a presidência do INPI no governo de Fernando Henrique Cardoso

 

 

 

Vanda Regina Teijeira Scartezini (14/09/1995 a 07/05/1996) Ex-secretária de Política de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia, foi eleita em 2004 para o quadro de diretores do ICANN, órgão gestor da internet mundial. Vanda Scartezini é engenheira eletrônica, formada em 1970. Desde então ocupou vários cargos em companhias privadas e instituições públicas. É uma das fundadoras da Pólo Consultores Associados. Assumiu a presidência do INPI no governo de Fernando Henrique Cardoso

 

 

Célio Francisco França (20/01/1995 a 14/09/1995) Ph.D em Administração  pela Universidade da Califórnia e Mestre em Economia do Desenvolvimento pela Universidade de Pittsburgh, também nos Estados Unidos. Atualmente é Professor da Fundação Getulio Vargas , com atuação tanto na área de ensino e pesquisa quanto em Consultoria Empresarial. Secretário-Executivo do Ministério da Desburocratização , equipe Hélio Beltrão. Foi Diretor do IBAMA. Autor de 'Modelos de Gestão' da FGV publicado em 2005. Primeiro Prêmio em Concurso Nacional de Administração do IPEA/ENAP sobre o Modelo de Administração. Assumiu a presidência do INPI no governo de Fernando Henrique Cardoso.

 

 

Benedito Fonseca e Souza Adeodato (31/08/1994 a 20/01/1995) Graduado em Ciências Econômicas pela UFRJ; Mestre em Economia Industrial pela UFRJ. Professor da Escola de Ciências Jurídicas da UNIRIO. Assumiu a presidência do INPI no governo de Itamar Franco

 

 

 

José Roberto D'Affonseca Gusmão (26/03/1993 a 31/08/1994) Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da PUC/SP, 1981, Professor Assistente Doutor da PUC/SP nos cursos de graduação e pós-graduação. Sócio do escritório Gusmão & Labrunie. Doutorado pela Universite Robert Schuman, França, 1989. Assumiu a presidência do INPI no governo de Itamar Franco

 

 

 

Hissao Arita (24/08/1992 a 26/03/1993) Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Campinas - SP em 1964 e em Economia pela Universidade Católica de Campinas - SP em 1968. Auditor Fiscal do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, aposentado (tendo atuado de 1970 a 1997). Diretor do INMETRO de 1985 a 1987. Trabalha atualmente na Advocacia Masato Ninomiya. Assumiu a presidência do INPI no governo de Fernando Collor

 

 

 

Paulo Afonso Pereira (28/06/1989 a 24/08/1992) Economista. Trabalhou na Arno e como gerente na Springer Refrigeração. Presidente da Comissão Interministerial do Governo Brasileiro para formulação da nova lei de Propriedade Industrial (1990/91). Sócio do escritório Paulo Afonso Pereira Consultores em Marcas e Patentes de Porto Alegre. Assumiu a presidência do INPI no governo de Fernando Collor

 

 

 

Mauro Fernando Maria Arruda (22/03/1985 a 28/06/1989) Trabalhou na DIRCO/INPI de 1979-1985 e participou da equipe da Secretaria de Informações e Transferência de Tecnologia (SITT), durante a gestão de Thomaz Thedim Lobo. Assumiu a presidência do INPI no governo de José Sarney

 

 

 

Álvaro Brandão Soares Dutra (28/08/1984 a 21/03/1985) Coronel Engenheiro da Aeronáutica. Diretor do Instituto de Aeronáutica e do Espaço IAE de 1975 a 1977. Assumiu a presidência do INPI no governo de João Figueiredo

 

 

 

Hissao Arita (05/07/1984 a 27/08/1984) Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Campinas - SP em 1964 e em Economia pela Universidade Católica de Campinas - SP em 1968. Auditor Fiscal do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, aposentado (tendo atuado de 1970 a 1997). Diretor do INMETRO de 1985 a 1987. Assumiu a presidência do INPI no governo de João Figueiredo

 

 

 

Arthur Carlos Bandeira (28/03/1979 a 04/07/1984) Oficial da Aeronáutica. Assumiu a presidência do INPI no governo de João Figueiredo

 

 

 

Ubirajara Quaranta Cabral (19/04/1977 a 28/03/1979) é Eng. de Minas Metalurgista e Civil pela Univ. Federal de Ouro Preto (1961), doutorado em Métalurgie pela Universite de Paris VII - Universite Denis Diderot (1967) e aperfeicoamento em Continuing Engineering Education Program pela George Washington University (1992). Atualmente é Cargo em Comissão do Instituto Nacional de Tecnologia. Tem experiência na área de Engenharia de Minas. Assumiu a presidência do INPI no governo de Ernesto Geisel

 

 

 

Guilherme Hatab (18/04/1974 a 18/04/1977) Economista do Banco Central. Assumiu a presidência do INPI no governo de Ernesto Geisel

 

 

 

Thomas Thedim Lobo (06/04/1970 a 18/04/1974) Oficial da Marinha integrou o gabinete de preparação do governo Médici. Após a reforma na Marinha abriu um escritório de Propriedade Industrial. Autor de 'Introdução a Nova Lei de Propriedade Industrial' publicada pela Ed Atlas em 1997, Assumiu a presidência do INPI no governo de Medici. Faleceu em dezembro de 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova diretriz na EPO e pedidos divididos

Na EPO a existência de múltiplos depósitos de matérias similares pelo mesmo depositante tem sido objeto de crítica como forma de se obter o prolongamento da patente original, uma vez que se anule uma das patentes, haverá sempre um divisional sobrevivente e de mesmo escopo, mantendo a patente ativa. A patente referente a substância ativa do alendronato EP998292 foi invalidada na maioria das jurisdições europeias. A patente divisional EP1175904, no entanto foi concedida, apesar da revogação da patente original [1]. A revisão do manual de exame de novembro de 2015 prevê que nos casos em que a matéria descrita no relatório não esteja contemplada nas reivindicações por se tratar de um pedido dividido após uma objeção de não unidade (regras 64 e 164) os exemplos de invenções que não constem do quadro reivindicatório deverão ser suprimidos ou indicados como não sendo parte da invenção, como forma de se evitar qualquer problema de dupla proteção. Por exemplo no pedido orginal é descrita as invenções A e B que são respectivamente reivindicadas. O exame mostra falta de unidde de invenção. O pedido principal mantém a reivindicação de A enquanto que um pedido dividido reivindica B. na situação anterior a esta revisão do guia normalmente estes dois pedidos eram apresentados com o mesmo quadro reivindicatório, a única diferença residia nos quadros reivindicatórios dos dois pedidos. Com a nova regra o pedido que reivindica A deve eliminar os exemplos de B no relatório descritivo ou então dizer claramente que os exemplos de B estão fora ddo escopo da patente.[2]

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[1] ROOX, Kristof. Barreiras relacionadas à patente para entrada de medicamentos genéricos no mercado na União Européia: uma revisão das franquezas no atual sistema de patente europeu e seu impacto no acesso de medicamentos genéricos no mercado. mai. 2008, p. 15 http: //www.progenericos.org.br/ProGenerico_Livro.pdf.

[2] http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines2015/e/f_iv_4_3.htm

TRF3: acrescimos não desfiguram a falta de novidade

O PI9604119 reivindica sistema de fechamento de sacadas com vidros móveis caracterizado por eixo vertical das rodas que sustentam o vidro, permitindo que as rodas percorram perfis curvos ou retos e os perfis retos podem formar qualquer ângulo entre eles, para acompanhar a forma do rodapé ou parapeito de sacada a ser fechado. O perfil possui uma abertura lateral, que permite a saída de um eixo, possibilitando assim abertura do vidro de forma de uma porta comum, no final do percurso do perfil. Quando o vidro gira, um limitador bloqueia avanço do outro eixo, limitando seu movimento apenas ao da rotação. O INPI entende não haver atividade inventiva diante de US5448855 referente a sistema deslizante e fechamento com vidros móveis. A titular da patente alega que a invenção americana apresenta uma construção mais complexa, destinando-se a diversas utilizações e aplicações, enquanto o sistema da patente brasileira apresenta: a) desenho simplificado dos perfis/seção guia, sem abas, projeções e reentrâncias para a fixação de elementos de vedação; b) sistema de espessura específica dos painéis; c) sistema de rotação para o movimento angular dos painéis e d) acabamento dos perfis. Segundo o TRF3[1] em decisão de 2015 o fato PI9604119 suprimir elementos do sistema em US5448855 não confere novidade à patente PI9604119 pois todos os elementos reivindicados encontram-se presentes na anterioridade: “Quanto ao fato do desenho do pedido de patente de invenção PI 9604119-6 ser mais simplificado, com perfis sem abas, sem projeções e reentrâncias para a fixação de elementos de vedação, ou cujo sistema é restrito a uma única espessura, sem ajuste para diferentes espessuras dos painéis, retirando, enfim, elementos constituídos pela patente americana US 5.448.855, que, no total, define todas as características pleiteadas pela PI 9604119-6, entre outras, não representando esta última nenhuma inovação nessa linha de equipamento, uma vez que já compreendido pelo estado da técnica, não caracteriza, portanto, invenção”.

 

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[1] TRF3 Apelação Cível n° 0005447-94.2003.4.03.6126 Décia Primeira Turma, Relatora: Desembargadora Federal Relator: Desa. Cecília Mello, Decisão: 25/08/2015

Patentes: direito de excluir terceiros

Segundo a LPI (artigo 42) e de acordo com TRIPs (artigo 28), a patente lhe confere o direito de excluir terceiros, sem o seu consentimento, de fabricar ou importar tal objeto, o que lhe dá uma vantagem de mercado. No caso de licenciar sua invenção, caso a patente já tenha sido concedida poderá obter uma negociação mais favorável. Em alguns casos, a comercialização propriamente dita está condicionada a aprovação pelas autoridades do governo, como no caso dos medicamentos sujeitos à autorização do Ministério da Saúde e autoridades sanitárias.

Nuno Carvalho observa que para os bens tangíveis como uma caneta ou um veículo o uso pelo titular do bem necessariamente exclui terceiros do uso, basta, portanto, que a lei confira um direito de usar tal bem o que é garantido por um direito de propriedade. No caso de bens intangíveis um regime de apropriação direta, de direito ao uso, não evitaria que terceiros também usassem o bem, dado a natureza fugaz da propriedade imaterial: “em se tratando da ideia técnica que presidiu à fabricação da caneta – seu desenho, sua estrutura interna que lhe dá a escrita mais suave e mais fluente – eu preciso poder proibir que terceiros fabriquem a mesma caneta ou outra caneta incorporando a mesma ideia. Daí que essencialmente, em se tratando de ativos intangíveis, o direito de propriedade consista no direito de proibir o uso (ou a cópia) por terceiros” [1]. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte definiu de forma clara o direito de patentes como de exclusão do direito de terceiros em Patterson v. State of Kentucky (1878) [2]. A mesma doutrina está presente em outra decisão da Suprema Corte de 1918 em United States v. United Shoe Machinery Co. (258 US 451).[3]

A cláusula que concede uma carta patente nos Estados Unidos refere-se ao direito de excuir terceiros , no entanto antes da revisão de patente em 1952 essa mesma cláusula tratava do direito exclusivo de fabricar, usar e vender a referida invenção. Uma patente concede a seu titular o direito de excluir terceiros de fabricar aquela solução. Caso terceiros venham a desenvolver aperfeiçoamentos desta patente, isto não os exime de ter de pagar direitos ao titular desta patente uma vez que seus produtos aperfeiçoados incorporam todas as características presentes em ao menos uma das reivindicações da patente. Porém, não poderá o titular da mesma patente fabricar estes aperfeiçoamentos sem a autorização de seus criadores, caso os mesmos também tenham patentes posteriormente concedidas vigentes. Portanto, mesmo estes aperfeiçoamentos posteriores estando dentro do escopo da patente inicial, o titular da primeira patente não poderá fabricar seu produto com tais aperfeiçoamentos. È dentro desta lógica que se estabelece que a patente não concede um direito de fabricar para o produto patenteado, mas o direito de excluir terceiros da fabricação do mesmo. Caso concedesse direitos para fabricação do produto, então, no exemplo, citado o titular teria indevidamente direitos sobre aperfeiçoamentos posteriores inventivos mas que não desenvolveu.

Murillo Cruz destaca dois conceitos que tradicionalmente tem sido usados para justificar os sistemas de patentes. O primeiro diz respeito a patente como privilégio conferido pelo soberano, instrumento de política pública de modo a fomentar a atividade econômica. Em segundo lugar a patente seria concedida como um direito natural, ou seja, já não como prêmio mas como um reconhecimento do direito do inventor. Neste segundo sentido já não há mais a ênfase da patente como um direito para fabricar como no primeiro caso, mas um direito para excluir terceiros da fabricação daquilo que por direito natural cabe apenas ao inventor. Esta segunda perpsctiva a adotada pelos estados Unidos e consagrada em TRIPs (artigo 28).[4]

Do mesmo modo o eventual impedimento de restrição de comercialização não poderá ser causa de indeferimento do pedido de patente. Segundo o Artigo 4 quater da CUP: “Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de estar a venda do produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeito a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional.” Bodenhausen destaca que a fabricação de um produto pode não ser adequada à comercialização por não atender as normas de qualidade e segurança. Neste caso, a invenção pode demonstrar que tais leis sejam antiquadas e necessitem de uma revisão. Seria, portanto, injusto indeferir este pedido de patente uma vez que sob os novos critérios o invento atinja as novas exigências de segurança e qualidade. Uma segunda situação poderia ocorrer quando o invento possui comercialização restrita por limitação do próprio Estado que concedeu monopólio de fabricação a uma organização de direito público ou privado. Neste segundo caso, novamente seria injusta a não concessão de patente uma vez que o titular da patente pode obter uma licença contratual ou obrigatória para exploração da invenção [5].

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[1] CARVALHO, Nuno. A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas: passado, presente e futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 75.

 

[2] CARVALHO.op. cit.p. 329.

 

[3] WALKER, Albert. Walker on patents: a treatise on the law of patents for inventions. New York:Baker, Voorhis and Co., 1929, p.18

[4] CRUZ, Murillo. A norma do novo: fundamentos do sistema de patentes na modernidade, 2015, p.13

[5] BODENHAUSEN. Guia para La aplicacion Del Convenio de Paris para La proteccion de La propriedad Industrial, revisado em Estocolmo em 1967, BIRPI: Genebra, 1969. p. 71.

 

A proteção do DNA e cDNA na Austrália

Na Austrália uma decisão de outubro de 2015 da High Court em D'Arcy v. Myriad Genetics Inc & Anor [2015] HCA 35 considerou inválida a patente AU686004 da Myriad relativa ao código nucleico isolado para mutação do polipeptídeo BRCA1 para aplicação como indicador de risco de desenvolvimento de câncer de mama. A Corte entendeu que tais reivindicações não descrevem uma manufatura e não são patenteáveis. Segundo a Corte a informação armazenada na sequência de nucleotídeos, codificada por polipeptídeos BRCA1 mutantes ou polimórficos era a mesma informação contida no DNA de uma pessoa cujo ácido nucleico foi isolado, de modo que não se tratava de uma informação que tivesse sido “feita” ou “artificialmente criada”. A decisão é considetnte coma decisão na Suprema Corte dos Estados Unidos que entendeu que as mesmas reivindicações são inválidas porque se enquadram como produtos da natureza e desta forma não constituem matéria patenteável, embora divirja da posição norte americana na medida em que a Corte australiana veta a possibilidade de patente do cDNA[1]. [2] Analistas consideram esta decisão uma reversão de decisões recentes australianas. Em 2010 uma proposta de emenda na legislação (Patent Amendment (Human Genes and Biological Materials) Bill 2010) prevendo a exclusão não apenas do DNA e RNA mas de todas as entidades biológicas de patenteabilidade foi rejeitada pelo Senado. Uma Comissão do Senado em 2004 recomendava que não haveria necessidade de qualquer mudança na lei no sentido de se vetar patentes para materiais genéticos.

Quanto ao cDNA Tom Gumley[3] observa que o cDNA dito DNA complementar é uma molécula criada por um mecanimos (transcrição reversa) que exige intervenção humana, não sendo, portanto, um fenômeno natural, ainda que a sequência de nucleotídeos formada em si replique uma ocorrência natural. Este aspecto de artificialidade levou a Suprema Corte nos Estados Unidos a concluir pela patenteabilidade do cDNA. Segundo a Corte australiana: “nesse sentido, a informação armazenada na codificação da sequência de nucleotídeos para o polipetídeo BRAC1 polimórfico ou mutante é a mesma ifnromação encontrada na DNA da pessoa a qual o ácido nucleico foi isolado. È a existência desta informação que é o elemento essencial da invenção. O produto é o meio no qual a informação reside. Esta característica também está ligada ao cDNA, coberto pelas reivindicações as quais são sintetizadas ainda que repliquem uma sequência de exons de ocorrência natural”. Segundo a Corte: “uma reivindicação deve se válida por todo o seu escopo. È um princípio aceito de modo geral que se as reivindicações 1 a 3 não contém matéria patenteável, então tais reivindicações não poderiam ser salavas na medida que seu escopo se estende a formas de ácido nucleico que teriam sido sintetizadas em laboratporio (cDNA)”. Tom Gumley entende desta passagem, a única em que a Corte discute cDNA, que não há um veto geral a cDNA, de modo que uma reivindicação que nõa fosse tão genérica mas que fosse redigida de forma a proteger apenas o cDNA (excluindo assim a proteção da informação propriamente dita) poderia ser considerada como válida. Nesse sentido Tom Gumley entende esta decisão da Austrália alinha-se com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos.  

 

Tom Gumley

 

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[1] GREGG, Claire. Isolated nucleic acids not patentable in Australia, 09/10/2015 www.lexology.com

[2] LOKAN, Nigel. High Court of Australia finds claims for isolated genetic material not patentable subject matter, 08/10/2015 www.lexology.com

[3] GUMLEY, Tom. What did the Australian High Court actually say about the patent eligibility of cDNA?, 19/10/2015 http://www.lexology.com

Segundos usos médicos na Turquia

A Istanbul IP Court da Turquia em decisão de 2014 analisou a patenteabilidade de reivindicações de segundo uso médico, concluindo que as patentes concedidas pela EPO segundo a EPC1973 (antes portato da entrada em vigor da EP2000) eram nulas uma vez que o fundamento legal para tais patentes foi introduzido na EPC apenas com a nova redação do artigo 54(4) na reforma da EPC2000: “Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art”. Este entendimento contraria a decisão do Enlarged Boards of Appeal em em G5/83 em 1984 concluíra que tais reivindicações seriam admitidas pela EPC1973. A Suprema Corte da Turquia em decisão de 2015 reverteu esta decisão e reconheceu que a EPC1973 não possuía nenhuma indicação explícita de que aceitava reivindicações de segundo uso médico o que somente veio a ocorrer na EPC2000, contudo G5/83 já havia concluído pela patenteabilidade, portanto a Suprema Corte entende que não houve qualquer modificação nesse sentido na EPC quanto a patenteabilidade dos segundos usos médicos. A lei de patentes da Turquia não sofreu qualquer modificação no artigo 6 quando delimita as matérias excluídas da proteção patentária e não há qualquer exclusão aos segundos usos [1].

 

 

 

 

[1] ERCIYAS, Selin. International report - Supreme Court overturns IP court decision declaring second medical use patent null and void, 21/10/2015 http://www.iam-media.com/

 

Opiniões sobre aceleração de exames

Uma mesma pergunta sobre duas possibilidades de aceleração de exame foi feita a diferente especialistas na área. "Você entende que um sistema de exame acelerado que sugira ao depositante adequar seu pedido ao EPB1 para tê-lo concedido no Brasil é ilegal ? por que ? e um sistema que defira todos os pedidos mesmo sem ter qualquer correspondente no exterior ? ilegal ? por que ?". Aqui as respostas obtidas em 20/10/2015

 

Ivan Ahlert: Abrantes, a LPI determina que o pedido brasileiro seja examinado pelo INPI. Mas entendo que o examinador pode analisar o resultado do exame feito, p.ex., pelo EPO e concluir pela patenteabilidade do pedido brasileiro desde que o depositante adapte as reivindicações, se necessário, e citando para efeitos formais os mesmos documentos do relatório de busca europeu. Não acho que seja ilegal exigir adaptação das reivindicações às do EPB1. De certa forma o art. 34 até sugere que se leve em consideração o resultado do exame em outros países. O deferimento de pedidos sem patente correspondente e sem qualquer indício de um exame é problemático. O art. 35 determina que por ocasião do exame técnico, será elaborado (1) relatório de busca e (2) parecer relativo à patenteabilidade. Me parece que a validade de uma patente concedida sem esses dois elementos pode ser questionada, mas já vi várias vezes pareceres de deferimento que dizem simplesmente que não foram encontradas anterioridades e que o pedido preenche as condições de patenteabilidade, o que entendo suprir aqueles requisitos (20/10/2015).

 

 

Milton Lucídio: Epb1: não entendo que seja ilegal, mas não isenta a busca do examinador, pelo princípio da independência dos países previsto na CUP e TRIPS. O que deferir todos os pedidos mesmo sem correspondente no exterior fere o princípio do sistema atributivo legalmente previsto, além de ser constitucionalmente inaceitável sem a alteração expressa da LPI para um sistema declaratório. Existem outras bases Abrantes, mas muito resumidamente é o que penso. (20/10/2015)

 

 

Gabriel Leonardos: 1) não seria ilegal sugerir a adaptação ao EPB1, se esta for voluntária, e não obrigatória; 2) ilegal seria não haver exame algum no Brasil quanto aos requisitos de patenteabilidade; para abolirmos o exame (tal como ocorre na França e Itália) seria necessário modificar a lei brasileira.(20/10/2015)

Abrantes: eu entendo que algum exame deva ter. Eu entendo que a decisão final deva ser a do INPI. Na hipótese 1 (que eu defendo) não se está delegando a decisão para um escritório de fora, está apenas usando o parecer de fora como subsidio, mas o INPI tem liberdade para mudar de ideia se houver por exemplo uma nulidade administrativa, portanto, a independência de patentes em CUP está mantida.

Gabriel Leonardos: Certo !

Abrantes: quanto à hipótese 2 me parece absurda, especialmente quando o pedido não tem nenhum exame fora ou pior ainda quando eu sei que foi indeferido no exterior.

Gabriel Leonardos: Pois é: só mudando o sistema da lei para patente ser igual a DI.

 

 

Abrantes: do you believe that a project like patent prosecution highway PPH that copy/paste a foreign examination report is against US law ? Do you believe that it is an obligation that USTPO examines all aplications ? do you think that if US copy/past the written opinion of a PCT would be against the US law ?

Mark Lemley: The PTO has to examine the patent, but it can certainly pay attention to what other offices have done.  Just copying the report without change doesn't seem right, though. (19/10/2015)

Abrantes: ok, doesn´t seem right, but would it be illegal ?

Mark Lemley: I don't think it is illegal

Abrantes: we are thinking a way to accept foreign reports such as USPTO, EPO or PCT, but some people here believe that this would be against international agreements like TRIPs

Mark Lemley: I don't think TRIPs requires any particular office to do the examination, just that there be one

 

 

 

 

Abrantes: In Brazil we pay attention to what other offices have done.  But if you just copying the report without change, would it be illegal  according to US law ?

Michael Risch: I'm not a prosecution expert, but nothing strikes me as wrong with using the PCT report if its analysis otherwise comports with US law. It is there to be used, after all, or they wouldn't write it or do the search. That said, I can think of times when it wouldn't work - where the laws are different (say, subject matter or utility) or where the report would otherwise recommend allowance when there are problems with the application under US law (say, written description). I suspect this is pretty rare - the last study on this I saw was that examiners tend to ignore PCT reports more than they should, rather than that they copy them verbatim (http://patentlyo.com/patent/2010/08/examiners-ignore-applicant-submitted-prior-art.html).

 

 

 

Abrantes: Do you believe that a project like patent prosecution highway PPH that copy/paste a foreign examination report is against US law ? Do you believe that it is an obligation that USTPO examines all aplications ? do you think that if US copy/past the written opinion of a PCT would be against the US law ?

Dennis Crouch: I don't think current US law would allow the USPTO to rubber-stamp a foreign rejection without any independent consideration by a patent examiner. Thus, it would be a problem if they created a computerized (or clerical) system to automatically reject any claim already rejected in a foreign case.ing solely on a foreign rejection without any [...]I don't see a legal problem with cut-and-paste if the examiner considers the foreign rejection and finds that it is appropriate in the US context and US claim language. Harmonization is now close enough that I might not be opposed to a US rule that creates a presumption of unpatentability for any claims that were found unpatentable in a foreign jurisdiction. That wouldn't be conclusive, but would just put the burden on the US applicant to explain why the US case is patentable when the foreign case was not.