O
INPI criou em 2008 uma proposta sobre as Diretrizes para "Patenteabilidade
de novas formas cristalinas de substâncias polimórficas e de novos usos
médicos", onde se admite expressamente a concessão de patentes de segundo
uso[1], em contraposição o entendimento da ANVISA, contrária a concessão de tais patentes. Ante tal controvérsia, o tema de patenteabilidade de inovação
incremental, incluídos os novos usos, polimorfismo e patentes de seleção, foi
objeto de discussão na Reunião Plenária do Grupo Interministerial de
Propriedade Intelectual (GIPI), em 01/12/2008, do qual participaram
representantes dos colegiados do MAPA, MCT, MinC, MDIC, MJ, MRE, MS, MMA, Casa
Civil/PR, MF, SAE/PR, além de representantes do INPI e da ANVISA, dos quais oito
órgãos da Administração Pública Federal (MS, MCT, MRE, MAPA, MMA, SAE/PR, MinC
e MF), dos onze que integram o GIPI, posicionaram-se favoravelmente aos
argumentos do Ministério da Saúde, segundo o qual as Diretrizes do INPI para o
exame de patentes seriam contrárias não apenas aos objetivos de políticas
públicas na área da saúde, mas também àqueles relacionados ao desenvolvimento
do complexo industrial da saúde no País. Segundo as conclusões da dita reunião:
“Em termos práticos, a concessão de
patentes para segundo uso ou novas formas polimórficas de substâncias já
conhecidas impediriam que as mesmas caíssem em domínio público e pudessem ser
objetos da produção local de genéricos. Não se deve olvidar que essas mesmas
substâncias já desfrutaram de uma proteção adequada e suficiente para premiar a
inovação e promover o necessário retorno dos investimentos. Ceder ao propósito
de proteção adicional para substâncias já conhecidas seria também criar
dificuldades de acesso da população a medicamentos, promover o aumento do
déficit da balança comercial no segmento e consolidar uma reserva do mercado
nacional para não-residentes”. O INPI, no entanto, em contrariedade ao
consenso formado pelo GIPI, manifestou entendimento no sentido de que as
patentes incrementais somente poderiam ser proibidas por determinação legal
expressa (NOTA/INPI/PROC/CJCONS/ n.º 049/2009, de 30/03/2009).
No
julgamento da Apelação Cível n.º 0507811-09.2005.4. 02.5101, a Segunda Turma
Especializada do TRF2, por maioria de votos, seguindo o voto do Relator
Des. Fed. Messod Azulay Neto, decidiu pela impossibilidade de concessão de
patentes de segundo uso, por falta de novidade, atividade inventiva ou mesmo
por constituir simples descoberta. O tema foi retomado no julgamento dos
embargos infringentes na mesma ação (0507811-09.2005.4.02.5101), em 25/04/2013,
pela Primeira Seção Especializada do TRF2, cujo Relator foi
Des. Fed. Abel Gomes em que o Tribunal, por maioria de votos, admitiu a
possibilidade jurídica do patenteamento de segundo uso, devendo ser examinado
caso a caso o atendimento dos requisitos patentários: “No que concerne às patentes, em regra vige o sistema genérico de
classificação onde tudo que não está relacionado de forma expressa na Lei como
não patenteável, em princípio seria passível de proteção, o que em tese autorizaria
o registro das denominadas patentes de segundo uso”. O TRF2 por sua Segunda
Turma Especializada, voltou a analisar o tema sobre o patenteamento de segundos
usos, na Apelação Cível n.º 2005.51.01.500427-9 (j.25/02/2010, DJ 04/06/2010), onde
o relator Des. Fed. Messod Azulay Neto, revendo sua posição anterior,
manifestou-se favorável à possibilidade de patenteamento de segundos usos,
devendo ser analisado, caso a caso, o atendimento dos requisitos de patenteabilidade.
Em
novo julgado do TRR2 de 2015 a juíza Marcia Nunes conclui contrária a
possibilidade de patentes para segundos usos médicos: “As patentes de segundo uso médico tanto são métodos terapêuticos que as
patentes de métodos de tratamento conferidas em países onde a legislação o
permite, têm correspondentes brasileiras requeridas aqui como patentes de
segundo uso via fórmula suíça [...] Não há diferença entre uma reivindicação de
patente referente ao uso de uma substância já conhecida e aquelas relativas a
um método terapêutico, afinal, se uma substância já é conhecida, o que resta a
ser reivindicado como invenção é seu uso terapêutico no tratamento de
determinada doença e não o processo ou o produto em si [...] diante do art. 42
da LPI, o uso de um produto ou processo não é uma matéria patenteável, mas sim
um aspecto de incidência do direito de exclusividade do titular de uma patente,
assim como o direito de comercialização. Dizendo de outra forma, o deferimento
de uma patente de uso de uma substância já conhecida e patenteada, representa
infração à patente anterior, pois o direito de exclusividade incide no uso [...]Para
que o patenteamento de uso de medicamentos seja permitido, ademais, é
necessário excluir a necessidade do requisito de aplicação industrial para tais
pedidos, dado que o elemento de novo uso médico é um efeito descoberto e não
uma invenção de caráter industrial, referente a produto ou método de preparação
distinto do que pertence ao estado da técnica - razão pela qual uma patente de
segundo uso, inclusive quando reivindicada por fórmula suíça, que é redigida de
modo a reivindicar o produto já conhecido (e até já produzido e comercializado),
também carece do requisito de novidade”. [2]
Juíza Marcia Nunes
[1] TRF2, Apelação Cível 2012.51.01.801415-2, 13ª vara federal
do Rio de Janeiro, Julgamento: 12/01/2015 Relatora: Marcia Maria Nunes de
Barros http://www.jusbrasil.com.br/diarios/99845147/trf-2-jud-jfrj-11-09-2015-pg-270
[2] TRF2, Apelação Cível 2012.51.01.801415-2, 13ª vara federal
do Rio de Janeiro, Julgamento: 12/01/2015 Relatora: Marcia Maria Nunes de
Barros http://www.jusbrasil.com.br/diarios/99845117/trf-2-jud-jfrj-11-09-2015-pg-275
