Reivindicações genéricas em biotecnologia

 

Em BASF v. CSIRO (Fed. Cir 2022) diz respeito a plantas transgênicas que expressam uma série de enzimas não nativas de plantas terrestres. Quando introduzidas em culturas de oleaginosas (por exemplo, canola), essas enzimas permitiriam que as plantas transformassem um ácido graxo de cadeia curta que produzem naturalmente (ALA) em ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa nutricionalmente benéficos encontrados em peixes e outras espécies marinhas (EPA e DHA). Quando apresentou seus pedidos iniciais de patente, o titular da patente havia implementado com sucesso a tecnologia no organismo modelo Arabidopsis, mas ainda não havia implementado a invenção em canola ou outras plantas oleaginosas. O Circuito Federal concluiu que três reivindicações direcionadas a uma planta transgênica de canola capaz de produzir ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa foram adequadamente apoiadas por exemplos de trabalho no organismo modelo Arabidopsis, mas invalidaram três reivindicações de gênero cobrindo todas as plantas porque não tinham descrição escrita suficiente. Ao defender as reivindicações da canola, o Circuito Federal citou os exemplos de trabalho da Arabidopsis juntamente com a proeminência da canola no relatório descritivo. Três porções do relatório descritivo que identificam expressamente a canola foram particularmente relevantes: uma lista de plantas oleaginosas preferidas, uma lista de “plantas da invenção” e uma lista de plantas oleaginosas. A divulgação no relatório descritivo foi complementada por provas experimentais explicando a conexão entre o organismo modelo Arabidopsis e a planta reivindicada, canola. O testemunho de especialistas estabeleceu que (1) Arabidopsis e canola são oleaginosas (ou seja, armazenam óleo nos cotilédones), (2) as duas espécies produzem ALA naturalmente e (3) sua capacidade compartilhada de metabolizar óleos é devido à sua baixa distância evolutiva. O Circuito Federal creditou este testemunho como demonstrando que a prova de conceito alcançada em Arabidopsis era “mais do que apenas um trampolim” e “altamente preditiva de” alcançar a produção dos óleos desejados em canola. Apesar de sua disposição em reconhecer os dados de Arabidopsis em apoio às reivindicações de canola, o tribunal rejeitou claramente a ampla reivindicação de gênero que abrange todas as plantas: não encontrou nada no relatório descritivo ou apresentado por meio de depoimento de especialistas que sugerisse que o sucesso em Arabidopsis significava a posse da invenção em todas as células vegetais.[1]

[1] Morrison & Foerster LLP - Meghan McLean Poon Stepping stones to success: Supporting claims in the life sciences, www.lexology.com 15/04/2022

Decisões CGREC TBR3543/17

Química - Atividade Inventiva

TBR3543/17 A reivindicação trata de dispersão de partículas finas de material de proteção contra infravermelho, caracterizada pelo fato de ser formada dispersando-se partículas finas de um material de proteção contra infravermelho em um meio, em que as partículas finas de material de proteção contra infravermelho consistem em: partículas finas de compósito de óxido de tungstênio expressas por uma fórmula geral: MxWyOz; nas partículas finas de compósito de óxido de tungstênio, a presença de estrutura cristalina hexagonal é revelada através de um desempenho de cristalografia de difração de raios-X, o diâmetro da partícula do material de proteção contra infravermelho sendo entre 1 nm e 800 nm, e o meio é vidro ou pelo menos uma resina selecionada a partir do grupo consistindo de resina de polietileno, resina de cloreto de polivinila, resina de cloreto de polivinilideno, resina de álcool de polivinila, resina de poliestireno, resina de polipropileno, copolímero de etileno-vinil acetato, resina de poliéster, resina de tereftalato de polietileno, resina de flúor, resina de policarbonato, resina acrílica e resina de polivinil butiral. O exame do pedido evidenciou que com a restrição feita na reivindicação 1, delimitando a identidade das partículas finas, pela substituição do verbo “compreender” pelo verbo “consistir”, D3 deixou de ser relevante para a atividade inventiva, uma vez que a composição descrita em D3, além das partículas finas reveladas no pedido em tela contêm também um polímero termoplástico transparente e outras partículas, tais como óxido de índio, óxido de estanho e óxido de zinco (reivindicação 1). O fato de D1 não mencionar o tipo de estrutura cristalina das partículas de óxido de tungstênio não exclui a presença da estrutura hexagonal, uma vez que tendo sobreposição de íons metálicos que formam o compósito com o óxido de tungstênio, da relação oxigênio/tungstênio e do tamanho de partícula, é de se esperar que também haja sobreposição das estruturas cristalinas, mesmo elas não tendo sido explicitamente nomeadas. Desse modo, foi visto que da forma como pleiteada, a dispersão de partículas finas de material de proteção contra infravermelho do pedido em tela não é dotado de atividade inventiva frente a D1. 

Emendas em faixas de valores no USPTO

 

Nos Estados Unidos In re Wertheim, (C.C.P.A. 1976) o relatório descritivo divulga uma faixa de 25% a 60% e também divulga um ponto discreto de 36% como exemplo.1 O tribunal considerou a faixa numérica alterada entre 35% e 60% atendia o requisito de descrição escrita. Da mesma forma, em Nalpropion Pharmaceuticals. v. Actavis Laboratories (Fed. Cir. 2019), o tribunal considerou válido uma emenda com intervalo numérico usando dois valores discretos explicitamente divulgados no pedido conforme depositado uma vez que os valores finais atendiam ao requisito de descrição por escrito. As reivindicações são direcionadas para uma liberação sustentada formulação. O tribunal considerou que um número alterado declarando uma taxa de liberação de uma hora de “entre 39% e 70%” é suportado pela especificação que divulga taxas de liberação de uma hora de 39% e 67% separadamente. Da mesma forma, o tribunal considerou que a faixa reivindicada declarando uma taxa de liberação de duas horas de "entre 62% e 90%" encontra suporte na especificação que divulga taxas de liberação de duas horas de 62% e 85% separadamente. Embora o suporte literal não seja necessário e os pontos de dados discretos possam ser usados para combinar com intervalos conforme depositados para criar novos intervalos reivindicados, os requerentes não têm permissão para remendar livremente os pontos de dados na divulgação conforme arquivado para criar novos intervalos. Em Indivior UK v. Dr. Reddy's Laboratories (Fed. Cir. 2021), mostra que os valores finais de um intervalo alterado devem ser expressamente descritos no pedido conforme arquivado em para ser considerado suportado. O Circuito Federal manteve que uma faixa reivindicada "cerca de 40% em peso a cerca de 60% em peso de uma matriz polimérica solúvel em água" introduzida durante o processo não é suportada porque nem 40% nem 60% % foi especificamente divulgado no relatório descritivo conforme arquivado. Também é indiscutível que os valores finais da faixa reivindicada podem ser facilmente derivados desses exemplos de trabalho usando cálculos rudimentares: somando as quantidades de quatro tipos de polímeros e dividindo a soma pela quantidade total da composição (que inclui outros componentes em além de polímeros). No entanto, a abundância de exemplos de trabalho e as ferramentas matemáticas prontamente disponíveis não foram capazes de sanar a deficiência pela falta de divulgação explícita dos valores finais. O Tribunal de Indivíduos opinou “[uma] descrição escrita . . . requer uma declaração de uma invenção, não um convite para ir em uma expedição de caça para remendar após o fato uma definição sintética de uma invenção”.[1]

[1] Kilpatrick Townsend & Stockton LLP - Yifan Mao and Andrew T. Serafini Ph.D. Pushing Boundaries When Patenting Ranges www.lexology;com 25/04/2022

Emendas em faixas de valores na EPO

 

Na EPO em G2/10 (OJ 2011), exige que qualquer reivindicação alterada deva recitar o que uma pessoa qualificada derivaria direta e inequivocamente (directly and unanbiuously), usando o conhecimento geral comum, e visto de forma objetiva e relativa à data de depósito, a partir do todo o pedido conforme depositado. Quando um pedido, conforme depositado, divulga uma faixa geral e uma faixa preferida, uma combinação da faixa mais estreita divulgada preferida e uma das faixas de partes situadas dentro da faixa geral divulgada em ambos os lados da faixa mais estreita é considerada derivável da divulgação original. da patente em causa. Por exemplo, T925/98 (OJ 2001), o Conselho decidiu que reivindicar um intervalo de 30-50% encontrou uma base direta e inequívoca em uma divulgação original de uma faixa geral de 30% a 60% e uma faixa preferida de 35% a 50%. Em T1170/02 (OJ 2006), o Conselho considerou que combinar o limite inferior de a faixa geral com o limite inferior da faixa preferida, excluindo assim a faixa preferida, pode não se enquadrar nos princípios discutidos acima e pode ser considerada sem base no pedido conforme depositado. Em T1919/11 (OJ 2003), a reivindicação em questão citou prata em uma concentração de pelo menos 1 μM a menos de 200 μM. O pedido conforme depositado declarou em duas sentenças consecutivas separadas que “Quando a prata é incorporada no meio, ela será adicionada em uma concentração inferior a 900 μM, preferencialmente inferior a 500 μM e mais preferencialmente inferior a 200 μM.' e ' Quando a prata é incorporada no meio, ela será adicionada em uma concentração de pelo menos 10 nM, preferencialmente 100 nM, mais preferencialmente 1 μM e normalmente a 10 μM.” O Conselho considerou que esta divulgação não representava uma faixa geral e um intervalo preferido. Combinar um dos limites superiores mencionados na primeira frase da descrição e um dos limites inferiores mencionados na segunda frase foi considerado como não representando uma divulgação direta e inequívoca. Da mesma forma, em T1320/13 (OJ 2017), o Conselho considerou que uma lista de valores individuais como 1, 2, 3, 4 ou 5 não fornece a base para uma reivindicação de “1 a 5”. Isso ocorre porque uma lista de valores individuais - mesmo que divulgada em ordem decrescente ou crescente - não se relaciona a valores que estão entre eles. Ao mesmo tempo, um intervalo necessariamente engloba todos os valores que estão entre seus dois pontos finais divulgados, ou seja, uma lista de valores individuais é conceitualmente diferente de um intervalo. Em T517/07, um limite superior recém-introduzido havia sido divulgado nos documentos originais do pedido apenas como um valor isolado no Exemplo 1. O Conselho decidiu que destacar um valor individual de uma implementação específica e aplicá-lo como novo limite superior numa reivindicação cria uma nova faixa não revelada no pedido depositado.[1]

[1] Kilpatrick Townsend & Stockton LLP - Yifan Mao and Andrew T. Serafini Ph.D. Pushing Boundaries When Patenting Ranges www.lexology;com 25/04/2022

Decisões CGREC TBR3530/17

 Química - Atividade Inventiva

TBR3530/17 A presente invenção refere-se a um componente cerâmico, incluindo um corpo cerâmico contendo carboneto de silício, e uma camada de óxido provida sobre o corpo cerâmico, a camada de óxido contendo uma fase cristalina tendo cristais de formato anisotrópico compreendendo pelo menos um de alumina e um aluminossilicato. D1 a D3 revelam componente cerâmico compreendendo carboneto de silício e uma camada de óxido resistente à corrosão, compreendendo alumina, aluminossilicato ou uma combinação dos mesmos. No entanto, tais documentos não revelam um componente cerâmico compreendendo carboneto de silício e uma camada de óxido, sendo a camada de óxido formada pela oxidação do corpo cerâmico revestido com uma camada de alumina de tamanho menor do que 1µm, a referida camada de óxido formada contendo uma fase amorfa compreendendo sílica e uma fase cristalina, o que evidencia atividade inventiva.

Apresentação de informações médicas: não técnico

 

Em T1743/19 (OJ 2022) o pedido diz respeito principalmente à exibição de alterações nos fluxos de trabalho realizados por profissionais de saúde, como enfermeiros, etc. Como a ordem das tarefas em um fluxo de trabalho pode mudar, o presente aplicativo sugere o uso de previsões para exibir a ordem correta das tarefas dentro um fluxo de trabalho. A reivindicação 1 descreve método que inclui: “prever consiste em usar informações relacionadas a ações anteriores do profissional de saúde para prever o fluxo de trabalho do profissional de saúde e associar probabilidades a ações possíveis pelo profissional de saúde; e priorizando a exibição de possíveis próximas ações no menu usando os valores de probabilidade associados a essas ações” Enquanto D2 prevê as próximas ações possíveis no fluxo de trabalho de um profissional de saúde com base em atividades ou tarefas ordenadas conhecidas, o método reivindicado prevê as próximas ações possíveis usando as ações anteriores do profissional de saúde e exibe essas ações em um menu priorizado de acordo com suas probabilidades associadas. De acordo com o Recorrente, as características distintivas reduziriam erros e melhorariam a eficiência por parte dos profissionais de saúde durante o tempo em que os profissionais de saúde se acostumaram a atualizações ou alterações nas configurações de saúde existentes. Além disso, a flexibilidade na condução de fluxos de trabalho seria melhorada de modo a o auxiliar o usuário na execução de uma tarefa técnica por meio de um processo contínuo e guiado de interação homem-máquina (T1091/17). A Diretoria, contudo, não seguiu esse argumento, pois selecionar algo de um menu seria uma tarefa não técnica. Assim, o Conselho responsável concluiu que as características distintivas da reivindicação 1 são de natureza não técnica: Uma vez que as características distintivas da reivindicação 1 não têm nenhum efeito técnico, elas não podem resolver nenhum problema técnico objetivo. Portanto, o objeto da reivindicação 1 do pedido principal não envolve atividade inventiva (art. 56 EPC).[1]

[1] Bardehle Pagenberg - Patrick Heckeler Displaying a medical workflow: non-technical, www.lexology.com 19/04/2022

Enablement e Written Description no USPTO

 

No USPTO a linha de demarcação entre os critérios de written description e enablement não tem se mostrado claras. Em Ex parte Nunes (PTAB 2022) o examinador rejeitou as reivindicações de aeronaves drone como indefinidas com base na falha do relatório descritivo em definir como os propulsores compensavam as rajadas de vento. No recurso, o PTAB concluiu que a rejeição teria sido mais adequada como uma rejeição de habilitação (enablement) pois a reivindicação é clara quanto à estrutura exigida pela reivindicação (por exemplo, uma pluralidade de propulsores encobertos orientados lateralmente) e a funcionalidade exigida pela reivindicação (por exemplo, compensar rajadas de vento e forçar uma descida). O PTAB afirmou a rejeição da indefinição por outros motivos. Em particular, as reivindicações exigiam posicionamento “preciso”, mas o relatório descritivo não incluía “padrão para medir” o grau de precisão. Em Ex parte Mersel (PTAB 2022) o pedido de Mersel divulga métodos de tratamento de doenças autoimunes, como a doença de Chron. O examinador rejeitou as alegações por falta de habilitação (enablement) após concluir que a especificação carecia de evidências para apoiar a teoria de que o método proposto (administração de β2m) trataria a doença de Chron. Na apelação, o PTAB entendeu que o critério estava atendido e observou que as reivindicações não recitam o tratamento de qualquer doença, mas apenas recitam o resultado em nível celular de "restaurar a razão molar β2m da cadeia pesada normal". De acordo com o PTAB, o pedido possibilita esse resultado ao ensinar como entregar o peptídeo específico à membrana celular. “Parece haver uma ampla explicação e dados no relatório descritivo a partir dos quais um técnico ordinariamente habilidoso poderia fazer e usar a invenção conforme reivindicado.” [1]

[1] https://patentlyo.com/patent/2022/04/enablement-the-uspto.html

Decisões CGREC TBR3269/17

Química - Atividade Inventiva

TBR3269/17 Descreve-se uma unidade de pré-diluição de agroquímicos a qual compreende um dispositivo de mistura que recebe água e agroquímico para serem misturados. D3 descreve um sistema para misturar uma formulação de inseticida com um sistema injetor que utiliza água para misturar, diluir e distribuir a solução diluída do inseticida nos equipamentos de aplicação para posterior dispersão, sendo que as válvulas que controlam os fluxos de água e a mistura água-inseticida são válvulas manuais que serão orientadas conforme o desejo do operador e a mistura permanece circulando no sistema até que a válvula manual seja ativada, liberando-a para um tanque. Em contrapartida, a invenção em tela possui uma unidade lógica (CLP) conectada a todos os equipamentos da unidade de pré-diluição. Através da CLP o operador insere apenas as informações de qual tipo de calda que este deseja preparar, visto que a CLP já possui todas as informações das medidas necessárias, tais como, quantidade e quais agroquímicos que devem ser utilizados na preparação da calda. Assim, a própria CLP ativa o sistema, liberando o fluxo de agroquímico advindo dos bulks e a quantidade de água necessária para realizar a mistura. D3 apenas agroquímicos líquidos são utilizados e não há indicação de uso de insumos em pó, enquanto que o presente pedido faz o uso dos insumos em pó, sendo que a bolsa de insumos em pó está instalada em uma balança, o que permite que haja um controle preciso da quantidade de insumos em pó fornecidos ao dispositivo de mistura da presente invenção e, além disso, o pedido em tela ainda descreve um sistema de retrolavagem. A matéria é dotada de atividade inventiva.

Decisões CGREC TBR3539/17

Química - Atividade Inventiva

TBR3539/17 Pedido refere-se a uma composição que serve como agente para tratamento de óleo e a um método para produção de dita composição. D1 descreve uma composição de um poliéster incluindo um poliéter e um monômero diácido aniônico. D2 explicita que éster sulfocarboxílico pode ser usado como um modificador de tensão superficial. O pedido não revela nenhum efeito técnico especial decorrente do fato da composição do poliéster incluindo um poliéter e um monômero diácido aniônico ter uma composição específica em particular. Diante do exposto e tendo em vista que de D2 é conhecido que um éster sulfocarboxílico pode ser usado como um modificador de tensão superficial, um técnico no assunto seria motivado a usar a composição descrita em D1 para tratar óleo não havendo atividade inventiva. 

Pedido de Patente Provisório: um modelo português analisado sob a realidade brasileira

 

PI em Questão

Pedido de Patente Provisório: um modelo português analisado sob a realidade brasileira

 

Alexandre Dantas/INPI

Projeto de Lei tramita no Senado a ideia é facilitar o depósito para os usuários reduzindo requisitos de entrada sendo composto basicamente de um requerimento com relatório descritivo que descreva a matéria de forma suficiente que possa ser reproduzida, mas o formato de um pedido de patente, sem reivindicações ou resumo. O pedido provisório não pode requisitar prioridade. Ele dispõe de doze meses para compor um pedido completo (com reivindicações e resumo) e assim converter em um pedido de patente normal caso contrário ele será considerado retirado. A ideia é facilitar os depósitos no Brasil. O INPI propôs algumas modificações no projeto de lei e que foram aceitas e aprovadas na Câmara e entendemos que a proposta está ajustada. Teses e artigos poderiam se adequar a este pedido provisório e baseou-se no modelo português e aguardamos que o Senado aprove a proposta. A Câmara dos Deputados aprovou em 29/06/21 o Projeto de Lei 10920/20, dos deputados Júlio Lopes (PP-RJ) e Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG). A proposta será enviada ao Senado. O projeto foi aprovado na forma do substitutivo do relator, deputado Efraim Filho (DEM-PB). Segundo o texto do parlamentar, será criado o registro provisório, procedimento adotado em outros países, como Portugal.

Leopoldo: qual expectativa de aumento de depósitos ?

Alexandre Dantas: a expectativa e que aumente os depósitos entre os nacionais pois passa a aceitar documentos de entrada em formatos distintos, mas não há um estudo que avalie quantitativamente de quanto seria esse aumento.

Leopoldo: o programa de combate ao backlog teve êxito e prossegue, há estudos do impacto na demanda de depósitos ?

Alexandre Dantas: A expectativa é de aumento de depósitos na medida em que INPI tenha uma resposta mais rápida. Oficialmente o plano encerrou no ano passado mas prossegue porque ainda há um passivo no backlog. A patente provisória espera-se que aumente depósitos e ele tem doze meses para adequar seu pedido caso contrário será arquivado.

Alexandre Guimarães: numa tese com tantos detalhamentos há uma preocupação de escopo diferente de uma patente onde se tende a ser mais genérico. Como conciliar esta perspectiva ?

Alexandre Dantas: nesses aspectos práticos ainda estamos muito embrionários, não temos essa experiência do dia a dia. Deve haver um impacto. O ideal é que o depositante já faça a redação de um pedido de patente completo. O pedido de patente provisório viria cobrir casos dentro de uma lacuna, que não atendem as condições de um pedido de patente. O relatório deve garantir que toda a matéria relevante para construir posteriormente um quadro reivindicatório esteja presente. Existe a possibilidade de tais ajustes.

Alexandre Lopes: Hoje temos a prioridade interna. Que diferença teria ?

Alexandre Dantas: a prioridade interna permite alterações em doze meses, mas é um pedido de patente completo com reivindicações e resumo, mas no provisório não precisa disso, o formato é mais livre. Ele terá um prazo de doze meses para escrever seu pedido completo. A opinião preliminar é outro mecanismo, pois apenas emite uma opinião do INPI sobre patenteabilidade mas o pedido continua sendo um pedido completo.

Rockfeller: Os depósitos no INPI tem diminuído por conta de uma sequência de exigências formais feitas pelo INPI. Estamos analisando o que pode ser feito para reduzir tais arquivamentos que chegaram a quase 40% dos depósitos de potenciais patentes que não se converteram em patentes.

Alexandre Dantas: a patente provisório pode ajudar nesse sentido porque o pedido pode ser redigido de forma mais flexível. Os ajustes formais irão ocorrer de qualquer forma. O pedido provisório deve ser convertido em pedido de patente e nesta etapa sofre as mesmas exigências formais.

Rockefeller: nesse caso o provisório ao aumentar o prazo de adequação facilita o inventor.

Walter Everson: qualquer facilidade irá aumentar os depósitos.

Alexandre Dantas: uma vez convertido em pedido de patente ele passa pela mesma etapa de sigilo. Ele se trata de um pedido provisório e que posteriormente passa por toda a etapa administrativa de um pedido de patente. Trata-se de um facilitador.

Celso Lage:  teremos de repensar as capacitações do INPI ?

Alexandre Dantas: Vejo como uma continuidade ao trabalho que já vem sendo feito, não creio que geraria uma demanda nova de capacitação.

Leopoldo: se o pedido for sanado em sete meses ele já pode entrar em algum programa de aceleração de exame ?

Alexandre Dantas: ele não é um pedido de patente admitido segundo a LPI (artigo 19). O pedido não é sanado propriamente, ele tem um prazo de 12 meses para ajustar às formalidades de um pedido de patente completo. Quando um pedido de patente ele pode fazer uso dos programas de aceleração. Ele não é um pedido de patente (a matéria tem que estar baseada no depósito inicial do provisório), é um prazo de ajuste.

Leopoldo: espera-se que alguma área tenha mais impacto ?

Alexandre Dantas: as áreas onde temos mais nacionais por exemplo modelo de utilidade e área mecânica. Não há vedação aos modelos de utilidade

Celso Lage: Para usar PCT e CUP o pedido provisório pode usar como prioridade ?

Alexandre Dantas: seria importante Portugal detalhar essa questão.

Ana Bandeira (Portugal) : depende sempre da outra legislação aceitar a reivindicação da CUP de um PPP (mas um PPP no Brasil não tem reivindicação, como fica no Brasil ? ..... )

Alexandre Guimarães: Uma tese é defendida hoje e amanhã deposita o provisório. Ele teria de usar o período de graça ?

Alexandre Dantas: ela é considera como pedido provisório quando entra no INPI.  

Ana Bandeira (Portugal): por isso é que em Portugal só aceitamos quando não existe esse publicação anterior.

Alexandre Dantas: Isso. (não ficou claro como essa questão seria tratada no Brasil que foi o objeto da pergunta...)

Leopoldo : a taxa será a mesma de um pedido normal ?

Alexandre Dantas: não temos um valor estabelecido ainda. Não tem um estudo sobre isso. Eu acho que seria o mesmo valor, mas é minha opinião pessoal.

Leopoldo: se o nível de exigência é menor cobrar o mesmo valor talvez não fosse justo cobrar o mesmo de outro pedido em que o inventor já gastou dinheiro para tornar o pedido conforme os requisitos mais rígidos.

Celso Lage: nosso valor já é bem barato

Ana Bandeira / Portugal

O INPI é um escritório com apenas 124 colaboradores sendo apenas 13 examinadores com autonomia financeira criado em 1976. O PPP, pedido de patente provisório. Em 2020 tivemos 1124 pedidos de invenção e 919 em 2020. Cerca de 60% são via PPP implementados no código de 2008 para dar uma resposta ao meio acadêmico que efetuada seus depósitos antes de depositar seu pedido que era recusado por falta de novidade (em Portugal NÃO tem período de graça). O PP pode se basear numa tese acadêmica. Antes de 2008 tínhamos um sistema hibrido com período de graça mitigada (reconhecia algumas publicações, mas isso não era válido nos demais países na Europa). O Código de 2018 tivemos duas alterações proibindo a adição de matéria técnica o que era possível na primeira versão de 2008. Isso foi retirado porque gerava insegurança jurídica pois é com base no primeiro pedido que se podia pedir prioridade PCT e por isso proibimos a possibilidade de adição de matéria. O PP é uma forma simples que marca a prioridade. Há um formulário próprio com matéria que descreva a invenção pelo técnico no assunto. Universidades não pagam taxas de pedidos de patente. O pedido PP custa bem barato 10 euros, a taxa de pesquisa 50 euros (opcional, 70% pede pesquisa), a taxa de conversão em pedido de patente 75 euros, o total fica em 140 euros que é o valor de um pedido definitivo se tivesse dado entrada. Não precisa esperar os doze meses, pode converter antes. Ele garante a primeira data como prioridade. Ele pode ser redigida em português ou inglês. Só no ato da conversão terá de apresentar em português. Se houver adição de matéria técnica, no ato de conversão será indeferido. As teses sempre têm informações a mais, logo não costuma ter problema de ser matéria insuficiente. Por apenas 10 euros pode seguir caminho para o resto do mundo e garantir a prioridade via CUP. Não temos opinião escrita nos PPPs apenas relatório de pesquisa. Em média entregamos em três meses o relatório de pesquisa. A qualquer momento nestes 12 meses pode pedir essa pesquisa (70% pede pesquisa). Antes de esgotar os doze meses o requerente pode solicitar a conversão. A taxa de conversão é de 26 %, a mais alta taxa de conseguimos é de 36%. Entendemos que não é uma taxa baixa pois muitos desistem após o relatório de pesquisa que mostra falta de novidade. Quando o inventor tem urgência na divulgação da matéria e não tem tempo para converter sua tese em pedido de patente o PP pode ser uma boa opção. Uma boa oportunidade de avaliar a perspectiva econômica. Se o requerente entender que não esta bem descrito pode pedir para não ser publicado e o PP não fará parte do estado da técnica. Não é preciso converter um PP para fazer um pedido PCT e pedir prioridade. Muito comum usar PP deposita PCT e depois este PP não é convertido. Só se pode pedir PP se a tese NÃO foi divulgada e o artigo NÃO foi publicado. O PP não permite pedir prioridade de pedido anterior, mas serve de prioridade para pedido posterior PCT. Os examinadores não gostam de ler teses em PPP porque são centenas de páginas, o que acaba dificultando o exame e muitas vezes numa leitura difícil, somos um grupo pequeno.  Temos um prazo de oposição de 2 meses. A vida do PP acaba nos doze meses. Os PPP representam 60% dos pedidos de invenção o que mostra o interesse dos requerentes portugueses. De 2008 a 2021 tivemos 6679 pedidos PPP dos quais 1345 (20%) foram convertidos, 525 concedidos (8%) e 547 recusados (8%).  Dos requerentes 42% são inventores independentes. 22% instituições de ensino superior, apenas 1,4% de não residentes. O PPP possibilitou uma taxa de internacionalização de 32% e conduziu a um aumento nos depósitos em Portugal.

Celso Lage: Um PPP não publicado ele pode reapresentar em um segundo momento ?

Ana Bandeira, sim porque não entrou no estado da técnica, isso pode acontecer quando ele percebe que faltou algo importante e como ele não pode fazer emendas, é preferível retirar para depositar depois

Alexandre Dantas: mas e quando converte, ele é publicado ?

Ana Bandeira: sim, claro. A tese propriamente dita nós não publicamos, o que publicamos é o PPP.

Celso Lage: em caso de vários PPP ele pode converte em um pedido de patente ?

Ana Bandeira: não

Alexandre Guimarães: ficou claro a vantagem do PP em relação ao período de graça. Voce tem período de graça ?

Ana Bandeira: não, exceto por divulgações em exposições internacionais reconhecidas, mas é só isso que confere período de graça o que é muito pouco. Por isso o PP tem ganhos em relação ao período de graça (mas no Brasil o período de graça é bem amplo...) que não é reconhecido internacionalmente, pois o PP é aceito como prioridade em pedidos internacionais posteriores.

Alexandre Guimarães: no Brasil é possível defesas em sigilo para resguardar requerente. O que você diz em relação a isso ? O requerente pode estar seguro ao fazer PPP ?

Ana Bandeira: é preferível estar seguro do que tem inventado antes de fazer o PPP.

Rockefeller: você fala de recusas no PPP, há recurso ?

Ana bandeira: há possibilidade de recurso mas apenas para marcas e design, para patente somente no tribunal

Ivan Ahlert: porque o numero de conversões é baixo ?

Ana Bandeira: a taxa nunca foi maior de 30% acho uma taxa positiva porque é um resultado do relatório de pesquisa e não do PP propriamente dito. É preferível alertar logo que o requerente não tem nada novo. Essa taxa de recusa tem muitos inventores independentes em que o pedido de modo geral não é tão bem descrito.

Alexandre Dantas. Num relatório de pesquisa negativo pode ser convertido ?

Ana Bandeira.   Sim, mas não pode acrescentar matéria, depois do PP pode fazer ajustes

Alexandre Guimarães: vocês tem certificado de adição ?

Ana Bandeira: não, pois isso significaria a possibilidade de acrescentar matéria. Não podemos fazer o papel de consultoria e auxiliar o requerente nessa redação.

Leopoldo: a pesquisa tem custo de 50 euros é opcional, e poucos não fazem pesquisa. Acho então que fica no final um custo igual ao de um pedido normal.

Alexandre Dantas: o projeto de lei no Brasil não prevê a pesquisa.

Leopoldo : sua lei prevê um período máximo de um mês ?

Ana Bandeira: sim, mas não conseguimos cumprir, concedemos uma patente de 40 meses desde o depósito.

Viviane: qual o impacto no exame de patente para análise de acréscimo de matéria ?

Alexandre Dantas:  considerando documentos como uma tese isso é realmente um desafio de estabelecer o que é um escopo de proteção em um documento que não é pensado nesse sentido. A análise do quadro reivindicatório será o determinante para a análise de acréscimo de matéria

Ana Bandeira: se atribuímos um direito de forma vaga cabe o examinador fazer a bitola correta do que deve ser protegido.

Liane Lage. O provisório não vem para facilitar a vida do examinador, mas do requerente. A vida do examinador nunca será fácil a Ana Bandeira sabe disso. O objetivo do PPP vai muito além disso. A ideia é captar para o sistema esse usuário.

Fonseca: o período de graça impacta no pedido provisório na qualificação de uma tese ?

Ana Bandeira: a matéria (qualificação ou defesa) não pode ser divulgada antes do depósito do PPP.

Celso Lage: se dois usuários entram com mesmo pedido quem tem prioridade ?

Ana Bandeira: aplica-se a regra da CUP, ganha quem depositar primeiro.

 https://www.youtube.com/watch?v=6jlIOLXUT3I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invenções contra moralidade na EPO

 

A edição de 2022 das Diretrizes de Exame da EPO foi modificada para refletir as decisões das Câmaras de Recurso e da Câmara Alargada de Recurso em relação ao art. 53(a) e Regra 28(1)(d). O primeiro é o G 1/03, onde foi explicado que os exemplos práticos previstos no art. 53(a) surgem do fato de que nem tudo o que pode ser feito aos animais pode ser feito aos seres humanos. Por exemplo, evitar descendentes indesejados com base em certas propriedades como sexo, cor ou saúde é geralmente aceitável para animais domésticos, mas quando aplicado a seres humanos seria contrário à moralidade (para mais detalhes, veja GL G-II, 4.1)  A seção G-II, 5.3 das Diretrizes foi atualizada para refletir a decisão do T 315/03, que estabeleceu critérios para a avaliação da exclusão da patenteabilidade sob a Regra 28(1)(d). Os quatro fatores são: i) o objeto em questão diz respeito a um processo de modificação da identidade genética de animais ou animais resultantes desse processo,ii)  a probabilidade de sofrimento animal, iii) a probabilidade de benefício médico substancial e iv) a necessária correspondência entre sofrimento e benefício médico substancial em termos dos animais reclamados. Todos os quatro fatores devem ser estabelecidos e devem ser aplicados a todo o escopo da reivindicação. A correspondência necessária deve ser estabelecida de acordo com a abordagem de equilíbrio de probabilidades. Para invenções relacionadas a animais não geneticamente modificados, as disposições do Artigo 53(a) devem ser avaliadas considerando a utilidade da invenção para a humanidade contra o sofrimento animal ou possíveis riscos ao meio ambiente.[1]

---

[1] Berggren Oy - Fu-Chia Aspelin, Changes to Biotech Inventions and Morality Issues: Berggren Series on 2022 EPO Guideline Revisions, www.lexology.com 08/04/2022

O escopo de uma reivindicação dependente

 

Em Littelfuse, Inc. v. Mersen (Fed. Cir. 2022), o Circuito Federal analisou US9564281 direcionada a uma tampa de extremidade de fusível que conecta eletricamente um fusível e um condutor elétrico. O tribunal distrital aceitou a construção da reivindicação de Mersen de que a tampa do fusível recitada nas reivindicações independentes é um aparelho de várias peças. O Circuito Federal discordou, achando que também pode ser uma construção de peça única porque as reivindicações dependentes recitam um aparelho de peça única. O Tribunal enfatizou que, por definição, uma reivindicação independente é mais ampla em escopo do que uma reivindicação dependente e, portanto, uma modalidade recitada em uma reivindicação dependente também deve ser coberta pela reivindicação independente correspondente. Caso contrário, a reivindicação dependente não teria escopo e, portanto, não teria sentido. O Tribunal também advertiu que, embora o relatório descritivo apenas faça referência direta a um aparelho de várias peças, uma construção de peça única não é excluída porque a invenção reivindicada não deve ser limitada a modalidades preferidas ou exemplos específicos no relatório descritivo.[1]

---

[1] Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP - Jason Zhang, Ji-Hye (Christina) Yang, Esther H. Lim and Elizabeth D. Ferrill. Federal Circuit Vacates District Court’s Claim Construction Based on Claim Differentiation, www.lexology.com. 07/04/2022

Uso de evidências extrínsecas para definir escopo de uma reivindicação

 

Em Genuine Enabling Tech. v. Nintendo (Fed. Cir., 2022) a Genuine possui uma patente direcionada a um dispositivo de interface de usuário (UID) que, no processo de sincronização e fusão de fluxos de dados em um fluxo de dados combinado, recebe diretamente o sinal de entrada de fala do microfone e transmite a saída de fala por meio de um alto-falante. Durante o processo, o inventor distinguiu os sinais de entrada de resposta fisiológica de “variação lenta” discutidos em uma referência da técnica anterior dos “sinais contendo áudio ou frequências mais altas” em sua invenção, argumentando que o último apresentava um problema de “colisão” de sinal que sua invenção resolveu. Ao distinguir a técnica anterior, o inventor explicou que sua invenção “descreve, em suas modalidades representativas, como combinar os dados de um UID (mouse) e de um sinal de alta frequência, por meio de um framer, que é único e inovador”. Genuine posteriormente entrou com uma ação contra a Nintendo, por infração de patente. Durante a construção da reclamação, as partes pediram ao tribunal distrital que interpretasse o termo “sinal de entrada”. A Genuine propôs a construção do termo de reivindicação contestado como genericamente se referindo a “um sinal com áudio ou frequência mais alta”. A Nintendo argumentou que o inventor “rejeitou sinais de 500 [Hz] ou menos . . . gerado a partir de informações de mudança de posição, informações de seleção do usuário, informações de resposta fisiológica e outras informações de variação lenta”. O tribunal distrital concordou com a Nintendo e interpretou “sinal de entrada” como “sinais acima de 500 Hz e excluindo sinais gerados a partir de informações de mudança de posição, informações de seleção de usuários, informações de resposta fisiológica e outras informações de variação lenta”. Logo não havia  não infração. O Federal Circuit por sua vez enuine argumentou que o tribunal distrital errou ao interpretar “sinal de entrada” ao confiar indevidamente em evidências extrínsecas e ao descobrir indevidamente que o inventor renunciou a certo escopo de reivindicação durante o processo. O Circuito Federal concordou, reiterando que, embora a evidência extrínseca possa ser útil na construção da reivindicação, “o registro intrínseco 'deve ser considerado e quando claro deve ser seguido'”, de modo que “onde os documentos de patente são inequívocos, o testemunho de especialistas sobre o significado de uma reclamação não tem direito a nenhum peso.” O Circuito Federal explicou que, para que uma declaração feita durante o processo seja qualificada como uma negação do escopo da reivindicação, ela deve ser “tão clara que mostre clareza e deliberação razoáveis” e “tão inconfundível a ponto de ser uma evidência inequívoca de isenção de responsabilidade”. O Tribunal considerou que a única recusa clara e inconfundível do escopo da reivindicação no registro foi a recusa do inventor de sinais abaixo do espectro de frequência de áudio. O Tribunal observou que o inventor distinguiu suas invenções com base no fato de que a referência da técnica anterior ensinava “sinais de variação lenta”, enquanto suas invenções envolviam sinais de “áudio ou frequência mais alta”. O Tribunal considerou que a aceitação do examinador dessa distinção e a decisão resultante de permitir as reivindicações sugeriam que o inventor e o examinador chegaram a um entendimento sobre esse ponto. O Tribunal explicou que as outras declarações do inventor (sinais de frequência até 500 Hz) não chegaram ao nível de estabelecer uma recusa “clara e inconfundível”. O Tribunal considerou que o tribunal distrital, portanto, errou ao basear-se em depoimento de especialista (que, por sua vez, baseou-se em outra referência não encontrada na evidência intrínseca) para limitar o escopo da reclamação acima de 500 Hz de uma maneira não contemplada pelo registro intrínseco. O Tribunal concluiu que o tribunal distrital errou na construção de “sinal de entrada” e, em vez disso, interpretou o termo como “um sinal com áudio ou frequência mais alta”.[1]

---

[1] McDermott Will & Emery - Jiaxiao Zhang. Game Reset: Extrinsic Evidence Can’t Limit Claim Scope Beyond Scope Based on Unambiguous Intrinsic Evidence www.lexology.com 07/04/2022

Decisões CGREC TBR3459/17

Química - Atividade Inventiva

TBR3459/17 Pedido refere-se a processo de co-injeção proporcionado para fabricação de recipientes multicamada aperfeiçoados, incluindo, mas não limitados a, tubos de coleta de sangue, tubos de coleta de sangue evacuados, garrafas de cultura, tubos de centrífugas e tambores de seringas. Os primeiro e segundo materiais poliméricos em fusão são direcionados para dentro da cavidade de molde através do canal de injeção frio. Esse canal pode ser separado e removido da cavidade de molde. D1 e D2 também revelam um canal de injeção frio localizado entre a seção do bocal e a cavidade do molde, de modo que os materiais poliméricos passem pelo canal frio antes de escoarem para a cavidade do molde. Além disso, também não se observa nenhum efeito técnico inesperado decorrente do fato do canal frio ser removível ou não, de modo que o pedido não tem atividade inventiva diante de D1 e D2.

Patente para simulador de movimento de pedestres

 T489/14 refere-se a um pedido de patente europeia que diz respeito à simulação do movimento de multidões de pedestres usado para ajudar a projetar ou modificar uma instalação tal como uma casa. De acordo com o requerente, isso proporciona uma simulação mais precisa e realista de multidões de pedestres em situações do mundo real, que não poderiam ser adequadamente modeladas por simuladores convencionais. O Conselho decidiu que o comportamento de uma multidão em movimento em um ambiente não contribui para um efeito técnico, pois o uso potencial desses dados não se limita a fins técnicos, pois pode ser usado em jogos de computador ou apresentado a um humano para obter conhecimento sobre o ambiente modelado. Da mesma forma, o método de projetar uma estrutura de construção também não era técnico, pois dependia inteiramente do projetista humano como revisar o modelo e a etapa de medição de atributos de pedestres de modo que a mesma não pode apoiar independentemente uma etapa inventiva. Mesmo que os recursos adicionados melhorassem a precisão da simulação, isso por si só não poderia estabelecer uma contribuição técnica feita pela simulação pois, se uma simulação contribui para o caráter técnico do objeto reivindicado isso não depende da qualidade do modelo subjacente ou do grau em que a simulação representa a “realidade”.

O método da reivindicação 1 consiste em uma etapa técnica de medição de atributos de pedestres para fornecer perfis de pedestres seguido pelo método de simulação não técnico (implementado por computador, mas de outra forma) da reivindicação 1 da primeira solicitação auxiliar. A questão a ser respondida é se a etapa técnica e o método de simulação não são meramente justapostos, a saída da etapa de medição servindo como entrada para o método de simulação, mas interagem para produzir um efeito técnico combinado . Uma interação pode estar presente, por exemplo, se a combinação equivale a uma medição indireta de uma entidade física específica por meio de medições de outra entidade física (G 1/19). Isso está de acordo com a decisão T 1892/17, que considerou que os recursos de simulação interagiam com os recursos técnicos da reivindicação para contribuir para um efeito técnico específico. O método da reivindicação 1 fornece informações sobre o movimento de pedestres simulados através de uma estrutura de edifício modelada. Uma vez que as informações calculadas não são usadas em uma etapa posterior do método nem especificamente adaptadas para fins de uso técnico pretendido (e apenas relevante), deve ser investigado se as informações representam uma medida de uma entidade física. A estrutura do edifício modelado não corresponde a uma estrutura do edifício que foi medida, seja diretamente ou através da medição de seus efeitos físicos em outras entidades físicas. De fato, a estrutura de construção modelada não precisa corresponder a nenhuma estrutura de construção existente. As informações calculadas sobre o movimento de pedestres simulados também não representam uma medida direta ou indireta de qualquer um dos pedestres reais (ou outras entidades físicas) que foram medidos no processo de geração dos perfis de pedestres. O grupo de pedestres simulados não corresponde necessariamente ao conjunto de entidades medidas, pois seus perfis precisam apenas ser “baseados” em um conjunto de atributos medidos. Por exemplo, o valor para o atributo “velocidade de caminhada preferencial” em cada perfil de pedestre pode ter sido sorteado aleatoriamente de uma distribuição de probabilidade derivada de uma análise estatística de medições reais de um grande número de indivíduos. Neste caso, nenhum dos pedestres modelados corresponde a nenhum dos pedestres envolvidos nas medições. Portanto, no presente caso, nenhuma entidade física (ou processo) pode ser identificada que possa ser potencialmente medida pelo método da reivindicação 1 no sentido de que seu estado físico ou alguma propriedade física é descrita por informações calculadas com base em dados obtidos por uma interação física direta ou indireta com a entidade. Portanto, não precisa ser determinado se a informação calculada pelo método da reivindicação 1 – essencialmente as trajetórias de pedestres simulados se movendo através de um ambiente modelado – é do tipo que poderia descrever tal status técnico ou propriedades de modo que as mesmas não conferem suporte a atividade inventiva.[1]

[1] Bardehle Pagenberg - Preston Richard Pedestrian simulation : non-technical www.lexology.com 12/04/2022

Decisões CGREC TBR3540/17

Química - Atividade Inventiva

TBR3540/17 Reivindicação trata de “sílica precipitada caracterizada pelo fato de que apresenta os seguintes parâmetros físicos químicos: superfície CTAB de 100 a 200 m2/g, razão BET/CTAB de 0.8 a 0.99, índice DBP de 210 a 280 g/ (100g), índice de Sears V2 de 10 a 35 ml/ (5g), umidade de 4 a 8% sendo que a razão do índice de Sears V2 para a superfície BET é de 0,150 a 0,370 ml (5m2 ) e a superfície BET de 80 a 116 m2 /g”. D2 ensina diferentes condições de processo para a obtenção de ácidos silícicos de precipitação com diferentes valores de superfície BET, na faixa de 80 a 180 m2 /g e razão BET/CTAB variando de 1,0 a 1,6. No entanto, D2 não ensina nem sugere as condições de processo que devem ser usadas para a obtenção de ácido silícico de precipitação com superfície BET na faixa de 80 a 116 m2 /g e com razão BET/CTAB de 0,8 a 0,99, conforme pleiteado no pedido em análise que, desta forma, é dotada de atividade inventiva.

Decisões CGREC TBR3526/17

Química - Atividade Inventiva

TBR3526/17 Pedido reivindica “Aparelho de eletrólise operando para produzir alumínio compreendendo: uma pluralidade de anodos (14,14'), cada anodo fixado a uma placa superior por um parafuso de metal (16) se estendendo a partir da placa superior para a pane superior do anodo, cada anodo tendo uma porção inferior imersa em um banho de eletrólito fundido a base de criolita (34) e um material sólido selecionado do grupo que consiste de alumina, criolita e suas misturas, juntamente com aglutinante cimentício, caracterizado pelo fato de que o material sólido contata e possui uma espessura para circunscrever completamente os ditos anodos, onde o material sólido se dissolve no eletrólito fundido durante a eletrólise até que a espessura do material sólido esteja entre 30% e 80% da espessura original do material sólido e ainda assim circunscreva os lados superiores dos anodos, deixando a parte inferior dos anodos livre para contatar o banho”. O revestimento não se dissolve naturalmente dentro do banho e, se ocorre a dissolução, e em que medida, depende da composição específica do revestimento. As misturas de criolite, alumina e um aglutinante cimentício descritas no pedido em exame foram concebidas para dissolver completamente e não adicionar impurezas ao banho. A combinação específica de criolite, alumina e um aglutinante cimentício, que não é divulgada, ensinada ou sugerida em D1 ou D2, permite ao material sólido proteger o anodo do choque térmico antes do anodo ser submerso no banho eletrolítico, enquanto dissolve (e expõe o anodo ao eletrólito) quando submerso, sem adição de impurezas ao banho. O exame evidenciou que o recorrente apresenta razão em suas alegações, porque D1 e D2, juntos ou separados, não revelam nem sugerem um aparelho de eletrólise com os anodos revestidos com um material sólido compreendendo criolita, alumina e material aglutinante cimentício, com essa composição se dissolvendo no eletrólito fundido. Portanto, a matéria pleiteada em fase recursal é dotada de atividade inventiva frente a D1 e D2.

Decisões CGREC - Patentes de sementes

Algumas decisões da CGREC/INPI em segunda instância relacionadas a sementes e em que varias destas invenções acessórias foram concedidas: 

TBR511/18 Reivindicação 16 trata de Óleo, caracterizado pelo fato de ser derivado de uma semente de uma planta transformada tendo uma molécula de ácido nucléico que compreende como componentes operacionalmente ligados: (A) uma região promotora que funciona em uma célula de planta para provocar a produção de uma molécula de mRNA; (B) uma molécula de ácido nucléico exógena codificando uma proteína compreendendo uma sequência de aminoácidos de SEQ ID NO: 2, e (C) uma sequência não-traduzida 3 que funciona na referida célula de planta para provocar o término da transcrição e a adição de ribonucleotídeos poliadenilados a uma extremidade 3 da molécula de mRNA. Esse óleo, como o próprio recorrente salientou, foi isolado a partir da semente de uma planta transgênica. O óleo isolado a partir de uma planta transgênica é considerado invenção patenteável quando não encontrado na natureza.

TBR224/18 Processo de produção de uma planta de algodão resistente a inseto, caracterizado pelo fato de que compreende o cultivo de uma planta de algodão resistente a inseto cuja semente foi depositada no American Type Culture Collection (ATCC) sob número de acesso PTA-2516 ou em que DNA com pelo menos uma sequência de nucleotídeo selecionada do grupo de SEQ ID NO: 14, SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16, SEQ ID NO: 17 e SEQ ID NO: 18, faz parte do genoma da planta, e seleção de progênie por análise de pelo menos uma sequência de nucleotídeo selecionada do grupo de SEQ ID NO: 14, SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16, SEQ ID NO: 17 e SEQ ID NO: 18. O recorrente alega que é necessária a permanência do termo "compreende" porque a sequência pode estar presente em combinação com outras moléculas de DNA e porque a adição de nucleotídeos em uma das extremidades de quaisquer sequências de nucleotídeos não teria efeito qualquer na capacidade de um técnico no assunto em usar tal sequência para diagnostica a presença do evento. Concorda-se com o recorrente. Como as SEQ ID Nos. 14 -18 não são artificiais, o emprego do termo que confere um escopo mais amplo é aceitável de modo a garantir a proteção da invenção.

TBR225/18 Pedido trata de Processo de germinação de palmeiras com dormência fisiológica especialmente acrocomia aculeata. Em análise comparativa realizada entre os processos reivindicados em D1 e no presente pedido, verificou-se que as principais diferenças residem na omissão das etapas de embebição das sementes em solução aquosa e de tratamento das sementes com reguladores de crescimento. Considerando-se que o estado da técnica indicava que tais etapas são benéficas à germinação de sementes de Acrocomia aculeata, não é possível afirmar que um técnico no assunto, objetivando desenvolver um processo melhorado para a germinação de sementes de Acrocomia aculeata, omitiria tais etapas de forma óbvia. Com relação ao rendimento do processo cabe ressaltar que, a princípio, não há razão para duvidar dos resultados apresentados pela recorrente no relatório descritivo do pedido, tendo em vista que tais resultados são factíveis de serem alcançados, não havendo nenhuma impossibilidade biológica gritante que impeça tal rendimento. Ainda, cabe ressaltar que não cabe ao INPI a comprovação experimental dos resultados apresentados, uma vez que o INPI não possui estrutura (laboratórios etc) e nem competência legal para gerar tais provas periciais. Independentemente do rendimento alcançado com o processo ora pleiteado, o mesmo apresenta vantagens evidentes e incontestáveis como redução do tempo até o plantio das sementes em vermiculita em decorrência da omissão da etapa de embebição das sementes, que dura dias a semanas de acordo com o estado da técnica, e redução do custo do processo em decorrência da omissão da etapa de tratamento das sementes com reguladores de crescimento.

TBR714/18 As reivindicações 1 e 2, são referentes ao método de aumentar a germinação em sementes de feijão seco utilizando substâncias conhecidas da técnica como fito-hormônios e seus derivados. Observe-se que as reivindicações 1 e 2 não são caracterizadas pela diminuição e/ou controle de pestes, mas sim pela aplicação de uma solução reguladora de crescimento em sementes de feijão. A própria Requerente reconhece que o documento D6 descreve a aplicação de ácido indol-3-acético e ácido indol butírico em sementes de plantas de feijão fradinho, deixando de mencionar que, de acordo com o resumo deste artigo, este tratamento promove efeitos benéficos na germinação, produção de matéria seca, floração e rendimento. D3 claramente descreve o aumento de crescimento de plantas por meio da aplicação de uma composição altamente similar à utilizada no método reclamado em plantas ou sementes, produzindo uma ampla variedade de respostas para melhorar o crescimento das plantas, onde tal composição é compreendida de giberelinas (mistura de ácidos giberílicos), auxina (ácido indol-3-acético), e uma citocinina. Ou seja, a utilização de fito-hormônios por meio de sua aplicação em plantas ou sementes, com o objetivo de se obter um efeito benéfico no seu crescimento, germinação ou rendimento, já havia sido revelada na técnica à época do depósito do pedido de patente em análise. Sendo assim, como discutido no parecer anterior, resta claro que as reivindicações 1 e 2, referentes ao método de aumentar a germinação em sementes de feijão seco utilizando substâncias conhecidas da técnica como fito-hormônios e seus derivados, não atendem ao requisito de atividade inventiva considerando que um técnico no assunto, utilizando os ensinamentos de D3 e D6, seria levado a utilizar substâncias fito-hormônios para o tratamento de sementes de feijão seco, com o objetivo de aumentar o rendimento de sua germinação, com real expectativa de sucesso.

TBR206/19 O presente pedido reivindica um método de prevenção da transmissão de um transgene de interesse para os gametas masculinos de uma planta. Diz a Lei n° 11.105/05 que: Art. 6° Fica proibido: VII a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso. Nesse mesmo artigo é definido o que é compreendo por tecnologias de restrição de uso Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos. Essa definição pode ser compreendida em duas partes. Na primeira está: qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis enquanto que na segunda metade o legislador incluiu por meio da conjunção "bem como" qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos. Ou seja, não é proibido tão somente a produção de estruturas reprodutivas estéreis, mas também qualquer manipulação genética relacionada à fertilidade das plantas, seja ativando ou desativando genes. Quis o legislador cobrir com essa lei toda a modificação humana no sistema reprodutivo vegetal. Durante o exame de primeira instância, o INPI considerou que o presente pedido se enquadrava no artigo 6° da Lei de Biossegurança por gerar tanto pólen estéril quanto polén viável não podendo ser, em consequência, patenteado. Em sua defesa, o depositante apresentou parecer técnico da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança CTNBio em que a tecnologia do presente pedido foi examinada em relação ao mesmo artigo 6° da Lei de Biossegurança, mas com foco na liberação comercial do referido milho. No entanto, tal parecer é específico para o evento DP32138-1. O presente exame é distinto do exame realizado pelo CTNBio por duas razões: em primeiro lugar, não diz respeito a um produto específico, mas a um processo. Não há como garantir que todos os eventos produzidos pelo processo que é objeto do presente pedido de patente vá ter as mesmas características do produto que foi examinado pelo CTNBio. Em segundo lugar, a CTNBiop examina o Art. 6° sob a ótica da liberação comercial enquanto o INPI o examina sob a ótica do patenteamento. No mais, o referido processo é um processo de engenharia genética em que uma sequência genética é expressa em gametas masculinos do milho, isto é, sementes. Tal processo pode vir a ter como resultado o milho conhecido por Evento DP-32138-1 que foi analisado pelo CTNBio, mas também pode gerar vários outros eventos. O CTNBio avaliou um produto, o presente pedido está avaliando um processo. Um outro ponto é que o Art. 6° proíbe o patenteamento de quaisquer tecnologias de manipulação genética relacionada à fertilidade de plantas. O legislador não quis somente impedir o patenteamento das sementes macho-estéril. A definição legal para os fins da lei de biossegurança vai além da definição típica dos livros de Biologia para incluir a ativação ou desativação de quaisquer genes relacionados à fertilidade. Não resta dúvida de que o presente pedido requer para proteção um processo de manipulação de genes da rota de fertilidade de plantas. Diante do acima exposto, conclui-se que o processo reivindicado no presente pedido tem o seu patenteamento proibido no Brasil.

TBR375/19 O presente pedido se refere a planta de girassol modificada por agentes mutagênicos, ao óleo obtido a partir das sementes de tal planta de girassol e invenções acessórias. Óleos obtidos a partir de seres vivos encontrados na natureza não podem ser objeto de proteção por patentes por não serem considerados invenção nos termos do artigo 10 (IX) da LPI. No entanto, óleos obtidos por seres vivos modificados geneticamente são considerados como invenção patenteável quando não encontrado na natureza conforme decisão técnica de recurso TBR511/18. Isto é, o art. 18 (III), assim como o art. 10 (IX) explicitamente utiliza a expressão “o todo ou parte de seres vivos”, mas, ao contrário deste que vai além para também conter a expressão “ainda que dela isolados”, o art. 18 (III) se limita ao trecho “todo ou parte” não se estendendo para os isolados. Desse modo, não resta dúvida de que isolados biológicos encontrados na natureza ou indistinguíveis dos encontrados na natureza não são sequer considerados invenção perante o art.10. Por outro lado, aqueles isolados biológicos que são diferentes dos encontrados na natureza, isto é, que são isolados a partir de seres vivos modificados mediante transgênese ou mutagênese ou qualquer outra intervenção humana direta em sua composição genética, não se enquadram nem no disposto no art. 10 (IX), referente aos naturais, e nem no art. 18 (III). Isso porque ainda que tal isolado o tenha sido a partir de um ser vivo não enquadrado na exceção prevista no parágrafo único do art. 18, isto é, uma planta ou um animal, que, por si mesmos, em seu todo ou parte, não seriam considerados patenteáveis, os seus isolados não foram considerados pelo legislador quando da redação desse artigo. Em outras palavras, o art. 18 não contém a expressão “ainda que dela isolados” como contém o art. 10 (IX). Caso o legislador quisesse impedir o patenteamento de isolados a partir de transgênicos e de mutantes, o legislador teria acrescido essa expressão nesse artigo assim como o fez para o art. 10 (IX). Dito isto, entende-se que a matéria contida na reivindicação 1, por ter sido isolada a partir de um girassol obtido mediante mutagênese, conforme página 33, linhas 7 a 11 do relatório descritivo, e por ser diferente do óleo encontrado na natureza, não está incluída nas proibições de acordo com o art. 18 (III).

TBR742/19 A reivindicação 4, referente a óleo, o caracteriza somente pelo seu processo de obtenção, isto é, o referido óleo é obtido a partir de sementes transformadas com a molécula da reivindicação 1. Esse tipo de redação, conhecida por “produto pelo processo” é intrinsecamente imprecisa na medida em que processos diferentes podem produzir produtos iguais (ver item 4.17 da Res. 169/16). No caso do presente pedido, apresar do processo em tela partir de sementes transformadas, o óleo obtido ao final é o mesmo que seria obtido caso as sementes fosses selvagens. Todo o processo de transgenia descrito no presente pedido foi desenvolvido não para produzir um óleo modificado com uma composição molecular diferenciada; mas, apenas no sentido de produzir uma planta com uma quantidade maior de óleo. Mas, é o mesmo óleo. Não há diferença em relação ao óleo natural. Nesse sentido, o óleo em questão é indistinguível do óleo naturalmente encontrado na natureza. A semente é diferente, tem maior quantidade de óleo, mas a semente é parte de planta e incide no Art. 18 (III). Concorda-se com o recorrente de que o Art. 18 não se estende a materiais biológicos. No entanto, para que um óleo isolado a partir de uma planta transgênica seja uma invenção patenteável (Art. 18), antes ele precisa ser uma invenção (Art. 10), isto é, ele não pode ser encontrado na natureza, caso em que não é sequer considerado invenção e incide, portanto, no artigo 10 (IX), caso do presente pedido. Não fosse assim, poder-se-ia burlar o artigo 10 fazendo-se uma transgênese aleatória e extraindo desse ser vivo qualquer material biológico sequer vinculado à mudança ocasionada pela transgênese.

TBR394/19 Reivindicação 7 pleiteia Método de produção de feno de alfafa essencialmente isento de ervas daninhas, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de: a) plantio de um campo usando semente de uma planta de alfafa tolerante ao glifosato compreendendo SEQ ID NOs: 3 e 4 ou SEQ ID NOs: 1 e 2; b) aplicação ao campo resultante de plantas de alfafa de uma ou mais doses de suficiente quantidade de glifosato para matar as ervas daninhas, que seja tolerado pelas plantas de alfafa; e c) colheita de uma ou mais safras de feno de alfafa do dito campo. A reivindicação 7 refere-se ao emprego do evento J-101 na produção de feno isento de ervas daninhas. No entanto, como a alfafa transgênica J-101 e suas sementes não podem ser patenteadas perante o Art. 18 (III), a etapa (a) desse processo precisa definir com clareza e precisão a planta empregada. A redação atual não é suficiente para tanto. Faz-se necessário que se mencione a Figura 1 para que fique claro o significado das SEQ ID Nos. 1 a 4. Para definir que a planta da etapa (a) é o evento J-101, é preciso, ainda, incluir na redação dessa reivindicação o número do depósito ATCC, isto é, PTA-4814. Diante do acima exposto, pede-se ao recorrente que defina com clareza e precisão a planta transgênica empregada na etapa (a) do processo reivindicado na atual reivindicação 7 (Art. 25 da LPI).

TBR664/20 O presente pedido foi indeferido por pleitear proteção para método para a obtenção de plantas com frutos estéreis ou sem sementes, que foi enquadrado como tecnologia genética de restrição do uso, proibida de patenteamento por força do disposto no inciso VII do artigo 6º da Lei nº 11105/05 Lei de Biossegurança. Em análise ora realizada, verificou-se que a Lei de Biossegurança (inciso VII do artigo 6º) proíbe o patenteamento de tecnologias genéticas de restrição de uso. O parágrafo único do inciso VII do artigo 6º da referida Lei de Biossegurança determina que: Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos. Inicialmente, cabe destacar que, quando a Lei de Biossegurança refere-se a estruturas reprodutivas estéreis, claramente está se referindo à reprodução sexuada das plantas e não à reprodução clonal ou por estaquia. Isso porque a reprodução clonal ou por estaquia não envolve o uso de estruturas reprodutivas. Assim sendo, entende-se que as estruturas reprodutivas referidas na Lei de Biossegurança englobam aquelas relacionadas à geração de gametas, à sua posterior fusão, com mistura de material genético dos progenitores, e à germinação da semente proveniente da fusão dos gametas, para gerar uma nova planta fértil por intermédio da reprodução sexuada. Considerando-se que a Lei de Biossegurança não se referiu, de forma específica, a uma determinada tecnologia genética de restrição de uso, entende-se que a intenção do legislador foi impedir o patenteamento, assim como a utilização, a comercialização, o registro e o licenciamento, de qualquer tecnologia que venha a gerar plantas estéreis, ou seja, plantas que não são capazes de se reproduzir de forma sexuada. Neste contexto, entende-se que plantas que não produzem sementes ou que produzem sementes imaturas (que não são capazes de gerar novas plantas) são plantas estéreis. No presente pedido, as plantas estéreis (sem sementes) são geradas pelo silenciamento do gene mips, que leva ao abortamento do embrião. Pelos motivos acima explicitados, entende-se que a tecnologia de gerar plantas estéreis pelo silenciamento do gene mips, pleiteada no presente pedido, enquadra-se em tecnologia genética de restrição de uso, não passível de patenteamento por força do disposto no inciso VII do artigo 6º da Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005).

TBR246/20 Reivindicação pleiteia Método para a prevenção de doenças de planta, caracterizado pelo fato de que compreende: aplicar uma composição às sementes, em que a composição compreende, como um ingrediente ativo, um ou mais compostos selecionados do grupo consistindo em: 3-(5-flúor-3,3-dimetil-3,4-di-hidroisoquinolin-1-il)quinolina, [segue uma lista com dezenas de outros compostos...]. A partir do conhecimento da atividade biocida de determinados compostos, tendo em vista o estado da técnica (D1 em combinado com D2 e D3), um técnico no assunto seria motivado a verificar suas propriedades, tais como, atividade sistêmica, eficácia no tratamento e no extermínio de patógenos, etc., considerando sua aplicação no tratamento de sementes, com real expectativa de sucesso. Dessa forma, uma vez que os compostos conhecidamente biocidas de D1 estão presentes no método para a prevenção de doenças de planta, caracterizado pela aplicação de alguns dos compostos de D1 às sementes, entende-se que, para que o método pretendido seja considerado inventivo, deve ser efetivamente demonstrada uma eficácia superior ou um efeito novo e/ou inesperado, inerente ao tratamento de sementes feito por meio dos compostos revelados em D1, presentes no método de prevenção de doenças em plantas pretendido. Analisando os dados apresentados ao longo do relatório descritivo, bem como os apresentados por meio do documento DOC.A, contendo dados biológicos experimentais, verifica-se que o composto 1- 929 testado (ver DOC.A) foi capaz de controlar vários organismos patógenos diferentes, enquanto que, nos dados constantes ao longo do relatório descritivo, alguns dos compostos testados, onde se inclui o composto 1-929, controlaram em 100% a infecção em decorrência da inoculação de esporos da explosão do arroz, Bakanae do arroz, Fusarium do trigo, Murcha Fusarium do pepino, fungos do apodrecimento do pepino (Pythium aphanidermatum, Pythium megalocantham e Rhizoctonia solani). Por mais que fosse esperado por um técnico no assunto, um controle contra agentes patógenos e em doenças decorrentes destes em plantas, quando do tratamento de sementes compreendido dos compostos biocidas revelados em D1, um controle de 100 % não poderia ser previsto a partir dos ensinamentos deste documento, tratando-se, nestes específicos casos, de um efeito inesperado. Por conseguinte, somente se reconhece a atividade inventiva do método de tratamento de sementes pleiteado, quando, no método pleiteado, os compostos testados efetivamente demonstraram um efeito superior inesperado, ou seja, um controle efetivo de 100 % no tratamento de sementes e/ou na semeadura. Assim, na ausência de dados que comprovem inequivocamente um efeito inesperado, os compostos abaixo relacionados deverão ser excluídos da atual reivindicação 1, constante no quadro reivindicatório apresentado por meio da petição de recurso

TBR54/20 Pedido trata de método para proporcionar embriões de monocotiledôneas adequados para a transformação ou cultura de tecidos que compreende (a) o fornecimento de sementes contendo embriões imaturos tendo uma abertura no pericarpo das sementes e (b) a aplicação de força de fluido às sementes suficiente para extrair os embriões imaturos das sementes. D1 e D2 referem-se ao isolamento manual de embriões de milho e, portanto, não foram considerados relevantes para a avaliação da atividade inventiva do presente pedido. D3 ensina sistema automatizado de coleta de embriões somáticos, provenientes de cultura de tecidos, que envolve a separação de embriões aptos a serem coletados por um sistema baseado na ejeção de meio líquido precisamente direcionada por um bico ejetor que conduz embriões somáticos previamente selecionados por imagem para uma câmara de coleta específica. D4 ensina um sistema de triagem de embriões somáticos que promove a separação dos embriões por força de fluido em um sistema integrado de condutos, no qual a força de fluido pode ser interrompida ou redirecionada para conduzir embriões selecionados por condutos específicos, sendo a seleção baseada em características avaliadas por um sistema de imagens. Comparando-se os resultados apresentados no presente pedido, relativos ao isolamento de embriões zigóticos a partir de sementes, com os resultados apresentados no estado da técnica, ora representado por D3 e D4, que referem-se ao isolamento de embriões somáticos a partir de culturas de tecidos vegetais, é possível reconhecer atividade inventiva na matéria do presente pedido. Isso porque não é possível afirmar que o técnico no assunto aplicaria de forma óbvia os ensinamentos de D3 e D4 a um processo para a remoção de embriões de sementes, ainda mais considerando-se que não há endosperma ou revestimento de semente rodeando embriões somáticos, como os de D3 e D4.

Patentes de sementes segundo a LPI

A Nota técnica INPI/CPAPD n° 01/2022 publicada em abril de 2022 pelo Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Patentes – CPAPD tem como objetivo de elucidar questões de patenteabilidade no que se refere aos eventos de elite em plantas. Eventos de elite são aqueles que, dentre os eventos de transformação em plantas, apresentam o melhor desempenho. Os referidos eventos relacionam-se ao processo de transgênese, ou seja, processo de alteração genética em que se introduz no genoma de um ser vivo um fragmento de DNA exógeno, que confere uma característica de interesse a uma planta, como por exemplo, resistência a herbicidas.[1]

Segundo a Nota Técnica [77] entende-se que materiais biológicos isolados do todo ou de parte de seres vivos estão englobados no escopo do art. 10 (IX) da LPI, mas não no escopo de exclusão de patenteabilidade do art. 18 (III) da LPI. Em outras palavras, quando o ser vivo é natural, por força do art. 10 (IX) da LPI, o seu patenteamento não é possível por não ser considerado invenção: (a) em sua integralidade (o todo), (b) em suas partes como, por exemplo, uma semente ou uma folha, e também (c) em seus materiais biológicos intra-celulares, como proteínas e outras moléculas, ainda que isolados do ser vivo.

Para Kelly Lissandra "Dentre os produtos da biotecnologia, salvo: todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natura segundo os artigos 10, IX, posto que considerados descobertas, e o todo ou parte dos seres vivos, considerando-se como tais os aqueles pertencentes aos reinos animalia, plantae e fungi que não entrem na concepção de microorganismos, conforme o art. 18, III da LPI, todos os demais são passíveis de proteção mediante patente de invenção, desde que novos, com aplicação industrial e atividade inventiva, posto que passíveis de serem caracterizados como microrganismos ou outras partes de microorganismos, desde que modificados pela ação humana.  [...] Se uma nova máquina é inventada, a proteção recairá sobre toda ela. Se um novo dispositivo de uma máquina já existente é inventado, a proteção recairá sobre este dispositivo. Se o que se inventou foram uma nova máquina e um novo processo de se fabricar esta máquina, a proteção recairá sobre o processo e a máquina resultante deste. Mas se a máquina já era conhecida e apenas o processo é novo, a proteção deve se restringir ao processo, não podendo alcançar a respectiva máquina já existente  Mas o que fazer com uma maquina protegida que, depois de produzida, pode se autorreplicar? A quem pertence o direito de propriedade industrial sobre as máquinas derivadas? Àquele que criou a máquina original ou àquele que a fez se autorreplicar? Agora, substitua “máquina” por “planta” e questione-se. Para responder a estas questões, pode ser aplicado às plantas a racionalidade utilizada na descrição da abrangência da propriedade industrial de uma máquina. Na aplicação desta racionalidade às plantas, deve-se de início considerar o fato de que a proteção das plantas se dá de duas formas: patentes de invenção e proteção de cultivares e a lógica proposta abrange de forma diferente as duas formas de proteção. Assim, enquanto na patente de invenção a proteção abrange tudo que estiver contido no relatório descritivo, no caso da proteção de cultivar a proteção abrange apenas o material de propagação. Todavia, enquanto no Brasil não há permissão para se patentear uma planta ou partes dela, permite-se que sua proteção integral mediante a proteção de cultivares (BRUCH et al 2015). Há três possibilidades de proteção: a) proteção da planta – abarcada pela proteção de cultivares b) proteção de uma função para um determinado gene, nucleotídeo  plasmídeo, proteína – abarcado pela proteção mediante patente de invenção. c) proteção para o processo de inserção deste gene, nucleotídeo, plasmídeo, proteína - abarcado pela proteção mediante patente de invenção". [2]

Denis Borges Barbosa [3], tendo em vista a adesão brasileira ao sistema UPOV de 1978, se posiciona contrariamente à possibilidade de dupla proteção, patentes e cultivares, incidindo no mesmo objeto planta.  Assim, no modelo adotado pelo Brasil, por meio da UPOV 1978, à luz da doutrina de Barbosa (2013), a concessão de proteção de cultivares exclui a proteção de patentes sobre o mesmo objeto.  Bruch, Dewes e Vieira [2] defendem a possibilidade de coexistência, sobre um mesmo objeto, da proteção de cultivares e patentes da área biotecnológica, afastando a exceção da semente salva no caso de cultivares transgênicas. Denis Barbosa [4] observa a semelhança do critério brasileiro com o europeu:  Diretiva 44/98: Artigo 5º (2). Qualquer elemento isolado do corpo humano ou produzido de outra forma por um processo técnico, incluindo a seqüência ou a seqüência parcial de um gene, pode constituir uma invenção patenteável, mesmo que a estrutura desse elemento seja idêntica à de um elemento natural. 

Para Pedro Barbosa a exclusão dos elementos isolados da natureza, de outro lado, é peculiaridade da norma brasileira. A prática nacional tem tratado tais hipóteses como exclusão incondicional, ainda que o isolamento importe em uma solução de um problema técnico; vale dizer, como se estivesse listado no art. 18. Além disso, uma outra cláusula do art. 10, IX, deve ser reputada como exclusão categórica, e tratada como se estivesse no art. 18: os processos biológicos naturais. Esse caso, ao contrário do isolamento de produtos naturais, é listado no art. 27.3 de TRIPs como passível mesmo de exclusão categórica, e como tal deve ser tratado.  Note-se que não existe amparo, em TRIPs, para uma exclusão categórica de isolamento de elementos encontrados na natureza, quando deste isolamento resultar uma utilidade prática e técnica. Nem se pode, na verdade, apontar razões  de política pública que justificariam este afastamento do padrão internacional. O estado da evolução da biotecnologia brasileira, exatamente em face da biodiversidade, poderia talvez justificar uma proteção que, segundo a prática corrente, é denegada. [5]

A Patente da Monsanto PP1101070  validada judicialmente em diferentes tribunais  tem como algumas de suas reivindicações: Gene quimérico que é expressado em células de planta compreendendo um promotor proveniente de um virus mosaico de couve-flor, o dito promotor selecionado do grupo que consiste do promotor CaMV isolado das sequências de DNA codificadoras da proteína CaMV e um promotor CaMV isolado das sequências de DNA codificadoras da proteina CaMV, e uma sequência estrutural que é heteróloga em relação ao promotor. Célula de planta que compreende um gene quimérico que contém um promotor proveniente do vírus mosaico de couve-flor, o dito promotor selecionado do grupo que consiste do promotor CaMV e um promotor CaMV, em que o dito promotor é isolado das sequências de DNA codificadores da proteína CaMV, e uma sequência estrutural que é heteróloga em relação ao promotor. Construção de DNA compreendendo: (A) promotor CaMV selecionado do grupo que consiste de (1) um promotor CaMV3SS isolado de seqúências de DNA codificadores de proteina CaMV e (2) um promotor CaMVlQS isolado de seqúências de DNA codificadores de proteina CaMV, e (B) seqúência de interesse heteróloga a (A), em que (B) está sob controle regulatório de (A) quando a dita construção é transcrita em uma célula de planta.

Estas patentes da Monsanto (PP1101067-3, PP1101045-2, PP11011070-3, PP1100007-4 e PP1100008-2) foram confirmadas em diferentes julgados:

O laudo pericial produzido no autos confirma a titularidade das apeladas sobre a tecnologia RR (Roundup Ready) patenteada, sendo objeto da perícia a avaliação técnica da tecnologia RR inserida na soja e a constatação de que esta tecnologia está protegida pelas patentes. O uso pelos produtores demandantes de semente desenvolvida e patenteada pelas empresas demandadas junto ao INPI, tendo exclusividade na exploração do produto, justifica o pagamento de indenização ou royalties por aqueles, em retribuição pela utilização da tecnologia desenvolvida por estas. Provado ser a MONSANTO titular do registro e patente das sementes geneticamente modificadas que foram plantadas pelos autores, é devida a indenização pela utilização da tecnologia inerente a tais sementes. Proteção da propriedade industrial, químico-genética e intelectual - Lei nº 9.279/96. (Tribunal de Justiça do RS Apel. Civel 70030660799 Órgão Julgador: Vigésima Câmara Cível Relator: Angela Maria Silveira Data de Julgamento: 23-09-2009)

Em outra decisão do TJRS: "No entanto, para se haver invento e, portanto, passível de proteção por patentes, é necessário existir uma solução técnica para um problema técnico. Significa que, mesmo isolado o material genético de uma cultivar, descrito suficientemente, não será considerado invento passível de exclusiva de patentes, porque não é uma novidade cognoscível, bem como a descrição não é requisito de pantenteabilidade. A essência de um gene é a informação genética – e o fato de se ter ciência de que essa informação existe não permite a reprodução da solução  técnica. Haverá sempre a necessidade da resolução de um problema técnico específico. Assim, todos os elementos elencados no artigo 10 da Lei 9.279/96 estão excluídos da proteção por patentes se, não presente para a devida proteção, uma solução técnica para um problema específico, prático que tenha aplicabilidade industrial. Por outro lado, por razões de política pública, os elementos elencados no artigo 18, III, exceto os microorganismos transgênicos, não abarcarão proteção patentária mesmo se forem considerados invenção, uma novidade passível de atividade inventiva e de descrição suficiente. Finalmente, não só a Lei 9.279/96 prevê exceções a proteção de certas criações (artigos 10, I, IX e 18, III), como a LPC não prescreve disposição específica para auferir legitimidade a proteção por patente convencional as variedades vegetais e suas partes derivantes do processo de transgênese, seja de gene ou células transferidas em seu interior. Consideramos a prática ostensiva da sobreposição de exclusiva entre patentes e cultivares que funcionaliza proteções diversas no mesmo objeto imaterial, ilegal e inconstitucional, porque colide com as funcionalidades específicas dos sistemas normativos que regulamentam a matéria e desequilibram os sistemas civil constitucional.” (TJRS Nº 70049447253 (N° CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000) Tribunal de Justiça do RS, 2012/CÍVEL Monsanto v. Sindicato Rural de Jataí, Relatora: Maria Cláudia Mércio Cachapuz)

AÇÃO ORDINÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA TRANSGÊNICA. COBRANÇA DE ROYALTIES. PATENTE E EXCLUSIVIDADE NA EXPLORAÇÃO DO PRODUTO. Não há falar em ilegalidade da cobrança de `royalties', pois tal valor tem por objetivo a retribuição pela utilização da tecnologia desenvolvida pela empresa ré, única detentora de patente junto ao INPI e que tem exclusividade na exploração do produto (AC 70018074815, 17ª CC, TJRS, Des. Marco Aurélio dos Santos Caminha). NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70017926642, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 13/11/2007);

AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE `ROYALTIES. COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA TRANSGÊNICA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR QUEM DETÉM A PATENTE E EXCLUSIVIDADE NA EXPLORAÇÃO DO PRODUTO. Não há falar em ilegalidade da cobrança de `royalties, pois tal valor tem por objetivo a retribuição pela utilização da tecnologia desenvolvida pela empresa ré, única detentora de patente junto ao INPI e que tem exclusividade na exploração do produto. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70018074815, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado em 06/09/2007).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PAGAMENTO DE ROYALTIES PELO USO DE SEMENTES GENETICAMENTE MODIFICADAS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. Preenchidos os requisitos do art. 514 do CPC, não há falar em ausência de fundamentação da apelação oferecida pelo autor. Diante da comprovação da titularidade da ora apelada, das sementes geneticamente modificadas, mostra-se cabível o pagamento devido àquelas, como indenização pelo uso indevido, visto que as propriedades industrial e intelectual são protegidas pela legislação. Em face da complexidade da matéria, não tem amparo a pretensão de redução dos honorários advocatícios, mantendo-se o valor fixado na sentença. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida (Apelação Cível Nº 70017563442, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 26/06/2008).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA E DOMINAÇÃO DE MERCADO COM PRETENSÃO A PERDAS E DANOS C/C DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE VALORES SOBRE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA. ILEGITIMIDADE DA MONSANTO TECHNOLOGY, LLC não acolhida, considerando que é a titular de eventual direito de crédito. PREVENÇÃO. Não há falar em prevenção em relação ao Relator que apreciou anteriormente agravo de instrumento, Juiz de Direito convocado para atuar neste Tribunal. ILEGITIMIDADE ATIVA. Tem a autora, que busca direito próprio e não em nome de seus associados, legitimidade para pretender afastar pagamento de indenização que tem como não devida em sua atuação como revendedora de produtos agrícolas. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não se há de reconhecer cerceamento de defesa quando os fatos que pretenderiam as apelantes provar não são objeto de discussão para efeito do julgamento. MÉRITO. Prova dos autos que autoriza afirmação de que foi utilizado produto desenvolvido pela empresa americana ré, que tem o regular registro de patente. Reconhecido direito ao pagamento em relação ao trabalho desenvolvido e registrado, determina-se, porque ausente prova no tocante ao justo valor devido, a liquidação por arbitramento em relação ao valor a ser pago por saca de soja, especialmente considerando que se trata de produto altamente vantajoso aos produtores e de propriedade exclusiva da empresa americana, ausente possibilidade do reconhecimento do equilíbrio em eventual negociação. Ação julgada parcialmente procedente. PRELIMINARES AFASTADAS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70017713181, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Ruppenthal Cunha, Julgado em 28/03/2007).

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA GENETICAMENTE MODIFICADA. COBRANÇA DE ROYALTIES. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Preliminares. Ainda que havendo disposição legal expressa no sentido de intervenção do CADE como assistente, até que isso ocorra efetivamente, não há falar em competência da Justiça Federal. Jurisprudência do STJ. Caso concreto em que a urgência na apreciação da medida antecipatória postulada pela agravante impedia o juiz de postergar seu exame para momento posterior à contestação da agravada, pelo que se constitui em verdadeira negativa de prestação jurisdicional e, assim, dando ensejo à interposição de recurso, inocorrente, assim, supressão do primeiro grau de jurisdição. Lições da doutrina. Inviável conhecer da ilegitimidade ativa da agravante argüida na resposta da agravada, questão que, primeiro, deve ser examinada pelo juízo a quo. Argüição, de qualquer sorte, improcedente, considerando que a agravante não defende direito alheio, mas próprio, pois é ela quem comercializa a soja recebida de seus cooperativados. Mérito. O ordenamento jurídico pátrio veda a comercialização de sementes de soja geneticamente modificadas, ainda que o legislador venha, sistematicamente, à vista de circunstâncias fáticas, autorizando a comercialização das safras de soja produzidas com essas sementes, trazidas ilicitamente de países vizinhos, conforme Leis nº 10688 e 10814, de 2003 e 11.092, de 2005. De qualquer sorte, sendo a agravada titular das patentes relativas às sementes utilizadas pelos produtores, plausível sua pretensão, escudada na Lei Maior (art. 5º, caput, inc. XXIX) e Lei de Patentes, de pretender indenização (não royalties) pelo uso de sementes de soja por ela desenvolvidas. Vedação, ademais, ao enriquecimento sem causa. Não incidência do art. 10º da Lei nº 9456/97 (Lei das Cultivares), de cuja aplicação só se poderia cogitar tivesse o agricultor obtido as sementes licitamente e pago royalties à agravada naquela ocasião. Agravo interno interposto contra decisão que não recebeu o regimental manejado frente à concessão do efeito suspensivo ativo prejudicado, em vista do improvimento do agravo de instrumento. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVANTE NÃO CONHECIDA. UNÂNIME. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO EM PARTE O DES. VILLARINHO, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70010827772, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 17/02/2005).

[1] https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/atas-do-cpapd

[2] BRUCH, Kelly Lissandra; DEWES, Homero; VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto. PROTEÇÃO DE CULTIVARES E PATENTES DE INVENÇÃO: UMA COEXISTÊNCIA POSSÍVEL janeiro 2015, p.67-93 DOI:10.16928/2316-8080.V9N2

[3] SILVA, Sibelle de Andrade. PROPRIEDADE INTELECTUAL E SOJA ROUNDUP READY: patente, proteção de cultivares ou dupla proteção? UNICEUB, Centro Universitário de Brasília, 2019 https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13794

[4] BARBOSA, Denis. Uma introdução a propriedade industrial, Rio de janeiro: Lumen, 2a edição.

[5] Barbosa, Pedro Marcos Nunes O código da propriedade industrial conforme os tribunais : comentado com precedentes judiciais : volume 1 : patentes / Pedro Marcos Nunes Barbosa, Denis Borges Barbosa. – Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2017