Um estudo realizado em 2000 sobre 590 exames de patentes em
software feitos pela então DIFELE/INPI revelou que na época não se notava o uso
da expressão “programa de computador” nas reivindicações. Raros eram os casos em
que o pedido incluía esta expressão no quadro reivindicatório de modo que a
regra era solicitar sua exclusão sumária sem demais considerações. Mas porque
esta expressão tem aparecido cada vez mais nos pedidos de patente ?
Uma explicação plausível é a de que
pelo critério europeu não há qualquer veto a uso desta expressão e mesmo
reivindicações do tipo “Computer program characterized by....” podem ser
aceitas. Segundo T1173/97 reconhece como invenção aqueles programas de
computador que demonstrarem a “further technical effect”. Isso
acaba repercutindo em um número maior de pedidos seguindo a prática europeia.
O critério europeu aborda a questão em dois momentos. Em um primeiro
momento decide-se se o pedido atende ao Artigo 52(2)(3), ou seja, se possui a
reivindicação qualquer característica técnica, seja ele inventiva ou não. È o
que se conhece como “any hardware approach”. Caso tenha qualquer técnico
técnico segue-se ao segundo momento da análise, quando se avalia a atividade
inventiva da reivindicação (Art. 56). Neste segundo momento as características
ditas “não técnicas” tais como as etapas de um método financeiro não são
levadas em conta. Segundo (T641/00 COMVIK) Features making no contribution to technical
character (i.e. not contributing to the solution of a technical problem by
providing a technical effect) cannot support the presence of an inventive
step. Assim um método financeiro aplicado a
meios técnicos convencionais será considerado invenção (passando pelo crivo do
Artigo 52) porém não será considerado inventivo (não passando pelo crivo
do Artigo 56).
Não seria então melhor adotar o padrão europeu e jogar tudo na
conta da falta de atividade inventiva ?
Dois problemas teríamos:
1) As partes ditas não técnicas
na grande maioria dos casos se encontram misturadas com as partes técnicas de
modo que não é tão fácil esta separação. O próprio critério europeu estabelece
que as partes não técnicas podem participar da elaboração do problema técnico o
que sugere não estarem totalmente isoladas do processo. Segundo T641/00 where a claim refers to an aim to
be achieved in a nontechnical field, this aim may legitimately appear in the
formulation of the problem as part of the framework of the technical problem
that is to be solved, in particular as a constraint that has to be met
2) No caso de termos partes técnicas
inventivas, a reivindicação como um todo é aprovada, incluindo as partes não
técnicas, portanto
Ou seja, o critério europeu permite uma “simbiose” que permite que a
invenção como um todo seja concedida sempre que ao menos uma parte técnica for
considerada inventiva. Se tivermos um método inventivo de criptografia seria
possível “embutir” um método financeiro no mesmo que a patente seria concedida
Ademais há vários julgados no Brasil que vetam a possibilidade em se
conceder patentes para reivindicações do tipo “Programa de computador
caracterizado por....” por entender que a proteção do programa de computador
é da esfera do direito de autor..
No entendimento do
Judiciário os aspectos literais do código do programa estão sob a proteção do
direito autoral. Assim o STJ em NVL Software e Multimídia v. Reinaldo Machado:
“O programa de computador (software)
possui natureza jurídica de direito autoral (obra intelectual), e não de
propriedade industrial, sendo-lhe aplicável o regime jurídico atinente às obras
literárias”. Esta foi a primeira vez que o STJ analisou um caso do gênero e
o Tribunal posicionou-se favorável à aplicação da multa de 3000 vezes o valor
do software pirateado. A Ministra
Nancy Andrighi conclui
“Não resta outra solução senão a
aceitá-lo enquanto modalidade de direito de propriedade intelectual, pois do
contrário ficaria o seu titular despido de qualquer proteção jurídica a
reprimir os atos de contrafação”. Segundo Denis Barbosa: “na exata compreensão da decisão do STJ
citada, não se concederá patente para o programa de computador em si mesmo, mas
não se negará patente a invenções que atendam as exigências da Lei, ainda que
compreenderem programas de computador”.
O TJMG em Audit
Business Solutions v. Icoms Soluções
afirma “dúvida não se tem de que os
programas de computador são protegidos pelo direito autoral e não pelo direito
industrial, consoante se infere da Lei 9609/98, sendo certo que, naquele, o que
se protege é apenas a forma exterior do objeto, aqui não englobada a idéia que
originou seu desenvolvimento. Neste tempo, nada impede que, no âmbito dos
softwares, seja criado programa de computador com funções assemelhadas às de
outro anterior, bastando para tanto que não seja idêntico em sua constituição,
já que a idéia que culminou em sua criação não é protegida por nosso
ordenamento jurídico [...] Assim, é
de curial saber que a idéia da apelante, no sentido da criação de software de
coleta portátil e gerenciador de informações de pesquisa informatizado, não
está a salvo da utilização em programa de computador diverso, com destinação
assemelhada.”
O TRF3 em Villares S/A
v. União Federal conclui: “No caso dos
autos, a impetrante, ao efetuar remessa de capital ao exterior, a título de
pagamento de licença de comercialização dos softwares adquiridos de
fornecedores estrangeiros, integra relação jurídica de direito autoral, haja
vista que o pagamento decorrente de uso de programa de computador - software -
deve ser entendido como adimplemento de direito autoral e, portanto, amparado
pela legislação aplicável ao direito do autor, não se confundindo com
pagamentos decorrentes de royalties, porquanto o inciso V do artigo 10 da Lei
nº 9.279/96 excluiu o software do patenteamento e do regime jurídico da
propriedade intelectual”.
O TJPR em decisão de
2009 conclui: “Ressalte-se que, no que
tange à natureza jurídica dos programas de computadores, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que se trata de obra
intelectual e não de propriedade industrial. O tema restou amplamente
esclarecido através do voto da lavra da Min. Nancy Andrighi, quando do
julgamento do Resp 443119/RJ , publicado no Diário da Justiça de 30/06/2003.
"O software, ou programa de computador, como disciplinado em leis
específicas (9.609/98 e 9.610/98), possui natureza jurídica de direito autoral
(trata-se de 'obra intelectual', adotado o regime jurídico das obras
literárias), e não de direito de propriedade industrial. Esse entendimento
resulta não apenas da exegese literal dos arts. 7º, inc. XII da Lei nº.
9.610/98 e 2º da Lei nº. 9.609/98 e das expressivas contribuições de diversos
doutrinadores, mas também da interpretação, a contrario 'sensu', do dispositivo
da lei de propriedade industrial (Lei nº. 9.279/96, art. 10, inc. V) que afasta
a possibilidade jurídica de se requerer a patente de programa de computador,
por não o considerar seja invenção, seja modelo de utilidade. Se o direito de
propriedade industrial, como positivado no Brasil, expressamente rechaça
proteção ao software, não resta outra solução senão a de aceitá-lo enquanto
modalidade de direito de propriedade intelectual (autoral), pois do contrário
ficaria o seu titular despido de qualquer proteção jurídica a reprimir atos de
contrafação.”
Segundo o TJSC em
decisão de 2005: “Depreende-se do artigo
8º, inc. I da Lei 9.610/98 que métodos e sistemas não são tutelados pelo
direito autoral, isto porque o direito autoral protege o que está no mundo
físico, devendo as idéias, métodos e sistemas, para serem tuteladas por aquela
espécie de direito, estarem exteriorizadas em um suporte, conforme preceitua o
artigo 7º, caput daquele diploma legal”.
Na
época da reserva de mercado de informática, a Sinclair Research Limited moveu em fevereiro de 1983
ação ordinária
contra Microdigital Eletrônica Ltda alegando que o produto NEZ 80 violava os
direitos autorais da empresa inglesa que desde março de 1980 comercializava os
microcomputadores Sinclair ZX81.
Nesta época, o Código de Propriedade Industrial Lei nº 5772/71 em seu Artigo 9h
não considerava como privilegiáveis os sistemas e programações.
Segundo
a Sinclair tratava-se de cópia integral do aparelho abrangendo a programação, o
circuito eletrônico e o teclado onde cada tecla contém, além da letra ou
algarismo, um símbolo específico objetivando facilitar o operador. Quanto ao software a ré Microdigital alegou que o software básico (ROM) não gozava da
proteção do direito autoral por ser parte integrante do hardware do microcomputador. Sentença de
29 de maio de 1985 do juiz de direito da 25a Vara Civil de São
Paulo, Francisco Antônio Rodrigues Gambardella (Proc. no 101/83)
baseado em laudo de perito conclui que "os aparelhos fabricados pelas rés não são cópias dos fabricados pela
autora" e por isso entendeu "desnecessário
analisar a controvérsia sobre a legislação de proteção ao direito autoral
invocada na inicial e contestado pelas rés".
A 1a
Câmara Cível do TJSP por votação unânime de 27 de maio de 1986 no 68945-1
e decisão do desembargador Luís de Macedo, baseado em autores como Orlando
Gomes, Arnold Wald, José de Oliveira Ascenção e Carlos Augusto da Silveira Lobo conclui que
o software está sob proteção do direito do autor, porém,
como um programa gravado em ROM não permite que seu conteúdo seja alterável,
que se caracteriza de um conversor de código, sendo componente fixo do hardware, este não seria sujeito a
proteção do direito do autor, mas ao então Código de Propriedade Industrial.
Antonio Chaves destaca que esta decisão antecipou-se a Lei no 7646
de dezembro de 1987.
Como
a nova Lei de Software no
9609/98 em seu artigo 1o estabelece que o programa de computador é
protegível sob suporte físico de qualquer natureza, desfaz-se o entendimento de
Sinclair v. Microdigital pois a ROM nada mais é que um suporte para o programa
de computador. Em Apple v. Franklin
de 1983 o Tribunal recusou o entendimento de que programas em ROMs são apenas
partes de máquinas, considerando que a incorporação do programa em ROM é apenas
uma forma de fixação e, portanto, passível de proteção por direito autoral.
O caso Sinclair v. Microdigital
comenta a decisão norte americana Apple
v. Franklin, mas apesar disso conclui em sentido contrário ao Tribunal
norte americano.
Das
ações identificadas na seção anterior na pesquisa realizada na Revista de
Propriedade Industrial do INPI apenas em muito poucos casos a ação discutiu
especificamente a questão da patenteabilidade de invenções implementadas por
computador. Nos autos da ação
movida por Britânia Eletrodomésticos S/A e Outros, a questão da
patenteabilidade de invenções implementadas por software foi questionada. As Autoras Britânia, CCE e Gradiente
foram inicialmente acionadas judicialmente pela primeira Ré Philips que afirma
ser detentora do “padrão DVD” por
estarem infringindo suas patentes de invenção PI9506773 “Processo de transmitir e receber dados codificados, transmissor,
receptor e sinal de imagem” e PI9506787 “Métodos de converter palavras de informação em um sinal modulado e de
prover um suporte de gravação”. A empresa Videolar, por sua vez firmou contratos
de licenças de patentes com a Philips tendo por objeto algumas das patentes de
titularidade da empresa holandesa, dentre os quais a PI9506773. Contudo,
passados alguns anos do início da relação comercial estabelecida, a VIDEOLAR
concluiu que a referida patente possuiria uma série de irregularidades
suficientes para declaração de sua nulidade.
As
autoras alegam ausência de invenção tendo em vista que os objetos das patentes
em tela, ora podem ser considerados um mero método matemático, ora um programa de
computador, ambos excluídos de
proteção legal, nos termos do artigo 10, I e V da LPI: “a suposta invenção que se pretende manter em vigor no Brasil PI9506773
está muito mais relacionada a um método matemático do que a uma criação que
viria a exigir um mínimo de atividade criativa ou especulativa ou mesmo a
resolução de um problema técnico. Tal método matemático seria decorrente da
construção de um conjunto de números, que nada tem de inventivo, mas mera
abstração”. As autoras além adicionalmente a ausência de novidade,
atividade inventiva e suficiência descritiva: “o texto da PI9506773 manteve suprimidas informações necessárias e
indispensáveis concretização do objeto da patente, havendo a necessidade de se
utilizarem os subsídios, não revelados no corpo do título, constantes dentre
outros em documento denominado <Especificações de Vídeo do DVD>”.
As
autoras citam depoimento do prof. Dr. João Antonio Zuffo, que afirma que “a matéria protegida nas patentes em questão
constitui um método matemático, também chamado de algoritmo, consistente na
seqüência de operações numéricas; estas contêm a reivindicação de uma série de
operações matemáticas pré-fixadas ou pré-determinadas, decorrente da construção
de um conjunto de números, que nada tem de inventivo, mas mera abstração; os
métodos empregados são métodos que empregam lógica ou algoritmos matemáticos e
nesse caso, pode-se empregar tanto hardware como software específicos”.
Em
seu parecer o INPI responde: "De
fato, nos termos do artigo 10-I, métodos matemáticos não são considerados invenções nem modelo de
utilidade. No exame consideramos estar incluído neste artigo objetos que se
resumam a apenas um método matemático, que solucionam um problema puramente
matemático, como por exemplo, um método de soluções de equações. Ao examinarmos
um objeto baseado em métodos matemáticos que possua uma aplicação prática e que
como um todo traga a solução de um problema técnico, isto é, a solução de um problema não
restrito ao campo da matemática, consideramos que este pode ser passível de
patenteabilidade, desde que também preencha os demais requisitos de
patenteabilidade. Portanto, consideramos uma invenção a aplicação de um modelo
matemático, no caso em questão um algoritmo, que solucione um problema de ordem
prática, fora do universo da matemática pura. A patente principal PI9506787
essencialmente requer como passo inventivo um novo método de conversão para
codificar dados em um disco ótico, usualmente chamado como um “código de canal
(channel code)” e mais especificamente a um método de codificação de canal no
qual palavras de entrada binárias com comprimento fixo de oito (m) bits em um
sinal modulado são codificadas em palavras-código de canal com comprimento fixo
de dezesseis (n) bits (n>m). O quadro reivindicatório da dita patente
pleiteia nas reivindicações de 1 a 10 o método de conversão, na reivindicação
11 o método de prover um suporte de gravação, nas reivindicações de 12 a 22 o
dispositivo codificador, na reivindicação 23 o dispositivo para gravar
informações, nas reivindicações 24 a 31 o sinal de informações, na
reivindicação 32 o suporte de gravação, nas de 33 a 37 o dispositivo
decodificador e na reivindicação 38 o dispositivo de leitura. À página 3,
linhas 26 a 29, do relatório descritivo é citado que “a ausência de componentes
de baixa freqüência no sinal é altamente vantajoso quando o sinal é lido de um
suporte de gravação sobre o qual o sinal é gravado na trilha [...]” ou seja, o
objeto do presente pedido propõe uma solução para um problema técnico
existente, a saber, a eliminação de componentes indesejáveis de baixa
freqüência no sinal. Consequentemente, constata-se que o objeto da patente em
questão não se enquadra no Art.10-I, pois transcende, ou melhor, não se
configura, como um problema puramente matemático”.
Afirma
ainda o prof. Zuffo "Além de um
método matemático, os objetos protegidos nas patentes em tela constituem um
programa de computador (ou software). Os relatórios descritivos exibem
seqüências de comandos em linguagem de computador, definindo programações
necessárias para o seu funcionamento. Ou seja, não passam de pura programação,
não havendo qualquer invenção passível de proteção. Todos os processos são
operados por algoritmos específicos, realizados num programa de computador. As
invenções das patentes são, portanto, programas de computador, operados pela
lógica de um algoritmo específico".
Em
sua resposta o INPI contesta a aplicação deste argumento às patentes em
questão: "Nos termos do Art.10-V da
LPI, programas de computador em si não são considerados invenções nem modelo de
utilidade, ou seja, objetos inventivos envolvendo software, desde que não se constituam
programas de computador em si podem ser considerados invenções. Porém, o que
significa “em si”? No exame de um pedido envolvendo software adotamos que: “Uma
criação industrial relativa a programa de computador é considerada invenção
desde que a criação como um todo apresente um efeito técnico, isto é, venha a
resolver um problema encontrado na técnica, que não diga respeito unicamente à
forma como este programa de computador é escrito, isto é, ao programa de
computador em si”. Tal procedimento foi baseado na lógica de que “se
considerarmos que a solução de um problema técnico gera uma invenção e de que a
implementação de uma solução ser realizada por software ou por hardware é
apenas uma decisão de projeto, então não se deveria diferenciar a implementação
por software ou por hardware, ou seja, a solução de um problema técnico gera
uma invenção, seja por meios mecânicos, elétricos ou software.
Tal procedimento de exame tem sido
adotado há tempo, como pode ser constatado no Manual de Diretrizes de Análise
de Patentes, elaborado em agosto/94, que cita: “A concessão de patentes de
invenção que incluem programas de computador para realização de processos ou
que integram equipamentos diversos, tem sido admitida pelo INPI há longos anos.
Isto porque não pode uma invenção ser excluída de proteção legal (desde que
atendidos os requisitos convencionais de patenteabilidade), pelo fato de, para
sua implementação, serem usados meios técnicos modernos, no caso um programa de
computador”. Convém ressaltar também que tal metodologia de exame é também
adotada nos demais escritórios de patentes inclusive o europeu e o americano.
Consideramos então que invenções relativas a programas de computador que
resolvam um problema de natureza técnica e que não estejam restritas a uma
solução de código fonte, constituem invenções patenteáveis, desde que dotadas
de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A patente ora
questionada se constitui em um exemplo típico de patente relacionada a programa
de computador que, contudo, não caracteriza um programa de computador em si,
pois é dito que seu objeto resolve um problema técnico encontrado no estado da
técnica (elimina os componentes indesejáveis de baixa freqüência), que este
resulta em aplicação prática (DVD) e que gera efeito técnico novo
(capacidade superior de armazenagem muito superior, em parte, devido à maior
eficiência do esquema de codificação de canal da presente invenção)".
Em
sua decisão de junho de 2010 a juíza Flavia Heine Peixoto comunga do entendimento
do INPI e do perito em juízo declarando-se favorável a manutenção da patente
por não violar o Artigo 10 da LPI e por possuir atividade inventiva diante das
anterioridades apresentadas: “Comungando
do mesmo entendimento esposado pelo INPI, afirma o douto expert que a matéria
presente no Relatório descritivo da Carta Patente PI9506773 não representa um
método matemático (algoritmo) nem tampouco um programa de computador em si
[...] Portanto, sou levada a concluir que a presente patente apresenta suficiência
descritiva, atendendo perfeitamente ao disposto no art. 24 da LPI 9.279/96,
pois, da leitura da mesma, é possível alcançar a sua realização; não
incorrendo, ainda, nas proibições estatuídas no art. 10, inciso I e V, do mesmo
diploma legal”.
APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0702.04.147723-4/002 - COMARCA DE UBERLÂNDIA -
APELANTE(S): AUDIT BUSINESS SOLUTIONS LTDA - APELADO(A)(S): ICOMS SOLUCOES
COMUNICACAO INTERCONEXAO LTDA - RELATOR: EXMO. SR. DES. DÍDIMO INOCÊNCIO DE
PAULA Data do Julgamento: 31/08/2006 Data da Publicação: 11/10/2006
