Decisões CGREC TBR2949/17

 Estado da técnica mais próximo 

 Três etapas são empregadas para determinar se uma invenção reivindicada é óbvia quando em comparação com o estado da técnica: (i) determinar o estado da técnica mais próximo, (ii) determinar as características distintivas da invenção e/ou o problema técnico de fato solucionado pela invenção, e (iii) determinar se, diante do problema técnico considerado, e partindo-se do estado da técnica mais próximo, a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto.(Res. 169/16 § 5.9) 

TBR2949/17 É importante inicialmente esclarecer que qualquer demonstração de um efeito técnico não óbvio frente ao estado da técnica, visando comprovar a atividade inventiva, deve ser feita em relação ao estado da técnica mais próximo ao presente pedido. Os efeitos técnicos elencados foram obtidos em testes comparativos com matéria que não representa o estado da técnica mais próximo à matéria pleiteada no presente pedido e, portanto, não são comprobatórios da atividade inventiva da matéria ora pleiteada.

A ação de nulidade de patente

 

O PL 824/91 propunha no Artigo 59 o instituto da nulidade administrativa. O deputado José Santana Vasconcelos propôs a exclusão da nulidade administrativa retirando assim do INPI a competência para apreciação dos procedimentos de nulidade transferindo para o Judiciário a questão. O relator Ney Lopes em seu substitutivo (PL 824-A) rejeitou a emenda por entender que “a nulidade administrativa é a oportunidade que se concede á administração para rever seus próprios atos eivados de vício. Se se estabelece um procedimento célere e se concede prazo determinado ao término do qual o processo será extinto e a nulidade só poderá vir a ser questionada judicialmente, conforme remansosa jurisprudência dos nossos tribunais, a nulidade administrativa torna-se um mecanismo eficaz e benéfico para as partes envolvidas no pedido de patente, sendo desaconselhável, pois o acolhimento da emenda”.

Segundo a Súmula 473 do STF: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. No mesmo entendimento a Súmula 346 : “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”. E ainda: “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. [Tese definida no RE 594.296, rel. min. Dias Toffoli, P, j. 21-9-2011, DJE 30 de 13-2-2012,Tema 138.]. Segundo José dos Santos Carvalho Filho: “Inquinado o ato de vício de legalidade, pode ele ser invalidado pelo Judiciário ou pela própria Administração. [...] A Administração pode invalidar seus próprios atos. Dotada do poder de autotutela, não somente pode, mas também deve fazê-lo, expungindo ato que, embora proveniente da manifestação de vontade de algumde seus agentes, contenha vício de legalidade. O fundamento dessa iniciativa reside no princípio da legalidade (artigo 37 caput CF) [...] É regra geral aquela segundo a qual, em face de ato contaminado por vício de legalidade, o administrador deve realmente anulá-lo. A Administração atua sob a direção do princípio da legalidade (art. 37 CF) de modo que, se o ato é ilegal, cumpre proceder à sua anulação para o fim de restaurar a legalidade malferida. Não é possível, em princípio, conciliar a exigência de legalidade dos atos com a complacência do administrador público em deixa-lo no mundo jurídico produzindo normalmente seus efeitos; tal omissão ofende literalmente o princípio da legalidade”.[1]

Embora a prática do INPI é se estabelecer um colegiado de ao menos dois examinadores para o exame de uma nulidade administrativa, isto não está estabelecido de forma explícita na legislação. O Artigo 62 do PL 824-A estabelecia que para o julgamento de cada processo de nulidade que o Presidente do INPI designasse uma comissão composta de três membros integrantes do quadro da autarquia com conhecimento específico em exame de patente. Jorge Tadeu Mudalem, Sandra Cavalcanti e Roberto Campos apresentaram emenda propondo que a nulidade fosse instaurada apenas por quem tivesse legítimo interesse e a supressão do parágrafo único deste artigo que cria órgão colegiado para o julgamento em primeira instância dos casos de nulidade. O relator Ney Lopes rejeitou a emenda pelas dificuldades que seriam criadas para o INPI em determinar o legítimo interesse da parte, porém retirou a referência ao colegiado. Com relação aos recursos o PL 824 propunha igualmente em seu Artigo 200 a formação de um colegiado, que igualmente foi suprimido no substitutivo (PL 824-A) no relator Ney Lopes.

Quando ao exame de primeira instância este em geral é analisado por um único examinador. O Projeto de Lei 2236/11, em análise na Câmara, estabelece que o exame de patentes de invenção e de modelo de utilidade será realizado por, no mínimo, um trio de examinadores. O objetivo da proposta, do deputado Audifax (PSB-ES), é acelerar a análise de pedidos de patentes. Nas discussões do PL 824/91 o deputado Liberato Caboclo (PDT-SP) propôs a criação de comissões para analisar os pedidos de patente. O relator Ney Lopes rejeitou a proposta por entender tratar-se de uma proposta burocratizante.

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[1] FILHO, José dos Santos Carvalho, Manual de Direito Administrativo, São Paulo: Atlas, 2012, p.156

T2842/18 alinhando critérios de novidade e de emendas ao pedido Artigo 123(2)

 

Em T2842/18 a Câmara de Recursos examinou a base para um efeito terapêutico em uma reivindicação de segundo uso médico. De acordo com o Artigo 123 (2) EPC, um pedido de patente europeia ou de patente europeia não pode ser alterado de tal forma que contenha uma matéria que se estenda além do conteúdo do pedido conforme depositado. A jurisprudência estabelecida estabelece o "padrão ouro" para avaliar o assunto adicionado de acordo com o Artigo 123 (2) EPC: o assunto reivindicado deve ser direta e inequivocamente derivado do pedido depositado. Em T2842/18, a alegação em questão foi alterada para incluir o uso médico “para prevenir ou retardar a progressão de danos estruturais nas articulações e erosão causada pela artrite reumatóide”. A Divisão de Oposição entendeu que esse efeito poderia ser direta e inequivocamente derivado do pedido depositado. No entanto, o Conselho adotou uma abordagem mais rigorosa e considerou se a pessoa qualificada poderia direta e inequivocamente determinar que o efeito de "prevenir ou desacelerar a progressão em danos estruturais e erosão" seria alcançado ao realizar o tratamento reivindicado. Tendo em vista a linguagem especulativa do pedido que se referia “ao que se espera”, o Conselho entendeu que o pedido tratava de mera especulação nesse sentido, pois o técnico no assunto derivaria apenas da afirmação de que “o efeito pode ou não ser alcançado. O técnico no assunto não concluiria que o efeito foi definitivamente alcançado ”. No caso de ensaios clínicos para um tratamento candidato em andamento, mas os resultados ainda não foram relatados, tais divulgações são consideradas como não antecipando uma reivindicação de uso médico dirigida ao candidato a tratamento porque o especialista não é capaz de discernir a partir da técnica anterior se o efeito terapêutico pode realmente ser alcançado. Por exemplo, em T715/03, a Diretoria declarou: “O fato de os estudos de fase II estarem em andamento também significa que os estudos de fase I estão concluídos. No entanto, a partir desta informação, o técnico no assunto só pode concluir que os resultados de segurança e tolerabilidade em humanos, bem como os estudos de farmacocinética, foram positivos. No entanto, não há informações sobre um possível efeito benéfico em pacientes com ST. ” T1859/08 confirmou que “uma mera declaração de que uma [...] terapia está sendo explorada não equivale a uma revelação destruidora de novidade” de uma alegação de uso médico. Assim, mesmo quando um tratamento candidato é considerado tão promissor que se revela que está passando por avaliação clínica, isso por si só não revela o uso médico da substância relevante no tratamento de pacientes relevantes. Faltam informações vitais - ou seja, se o tratamento é realmente eficaz ou não. Em T1437/07, o Conselho explicou que o ensino na técnica anterior "foi considerado especulativo ou hipotético porque não era clara e inequivocamente derivável", no entanto, o Conselho considerou em T1437/07 que uma incorporação hipotética poderia fornecer a base para uma emenda. Não era relevante para o Artigo 123 (2) EPC se a divulgação tinha de fato sido realizada, mas sim se era possível derivar, direta e inequivocamente, o efeito da divulgação escrita como um todo. Havia portanto um desalinhamento entre os critérios de novidade e emendas ao pedido pelo artigo 123(2). Portanto, o julgamento do Conselho em T2842/18 alinhou os padrões de divulgação para matéria adicional e novidade de reivindicações de uso médico. O T2842/18 destaca que a linguagem hipotética ou condicional, refletindo uma abordagem mais cautelosa comumente usada na literatura científica, pode reduzir a divulgação de um efeito terapêutico a uma mera sugestão, e como mera especulação tal emenda é considerada acréscimo de matéria. Se tal linguagem estiver presente nos exemplos, parece necessário incluir declarações mais concretas na descrição ou reivindicações no depósito para garantir que uma base adequada para o efeito terapêutico seja fornecida.[1]

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[1] Mathys & Squire LLP - David Miller and Angela Stephen , Added matter in medical use claims - EPO applies greater scrutiny in T 2842/18, www.lexology.com 27/10/2021

Decisões CGREC TBR586/17

Relação com suficiência descritiva 

TBR586/17 Uma vez que a matéria não apresenta suficiência descritiva (Art. 24 da LPI), não há o que se discutir sobre atividade inventiva (Art. 13 da LPI)

Decisões CGREC TBR3572/17

  Atividade inventiva 

É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (LPI artigo 8°). A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. (LPI artigo 13) Para avaliação da atividade inventiva, o examinador deve considerar não apenas a solução técnica em si, mas também o campo técnico ao qual a invenção pertence, o problema técnico solucionado e os efeitos técnicos produzidos pela invenção.(Res. 169/16 § 5.5) 

TBR3572/17 As modificações na composição da liga e do pó do quadro reivindicatório possibilitaram visualizar a inventividade das referidas composições frente a D1, não sendo óbvio para um técnico no assunto descrever as reivindicações independentes da presente invenção a partir das faixas das composições dos elementos Cr, Mo e Ni do estado da técnica citado devido as referidas faixas não terem sido descritas ou sugeridas em D1. Desse modo, o presente pedido apresenta o requisito de patenteabilidade referente à atividade inventiva.  

Decisões CGREC TBR3541/17

  Atividade inventiva 

É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (LPI artigo 8°). A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. (LPI artigo 13) Para avaliação da atividade inventiva, o examinador deve considerar não apenas a solução técnica em si, mas também o campo técnico ao qual a invenção pertence, o problema técnico solucionado e os efeitos técnicos produzidos pela invenção.(Res. 169/16 § 5.5) 

TBR3541/17 O novo quadro reivindicatório restringiu a composição dos elementos Mn e C e a quantidade do elemento N na composição da liga (antes eram de 0.050% a 1,0% Mn, 0,010% a 0,1% C e N menor que 0,010%, modificado para 0.3% a 0,5% Mn, 0,020% a 0,060% C e N menor que 0,010%), bem como restringiu a quantidade da fração volumétrica das fases presentes obtidas através do processo para 1% a 8% da fase martensita (antes era de 1 a 15% de martensita) e o restante fase ferrita. O efeito técnico alcançado com as modificações apresentadas possibilitaram um embutimento profundo e preservando as características mecânicas e de anisotropia da tira. Desse modo, todos os requisitos necessários para o deferimento do presente pedido de patente de invenção foram cumpridos. 

Decisões CGREC TBR3016/17

  Atividade inventiva 

É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (LPI artigo 8°). A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. (LPI artigo 13) Para avaliação da atividade inventiva, o examinador deve considerar não apenas a solução técnica em si, mas também o campo técnico ao qual a invenção pertence, o problema técnico solucionado e os efeitos técnicos produzidos pela invenção.(Res. 169/16 § 5.5) 

TBR3016/17 Pedido trata de um material de arame de aço com alto teor de carbono que é feito de aço com alto teor de carbono como uma matéria-prima de produtos de arame como cordas de aço, arames de talão, arames de aço PC e arames de mola, que permite que esses produtos de arame sejam fabricados de forma eficaz com elevado índice de estiramento do arame e que apresenta excelente capacidade ao estiramento do arame e um processo de fabricação do mesmo. D1 ensina um método para produzir arame de aço com alto carbono onde a etapa do segundo resfriamento não pode ser inferior a temperatura de 620°C devido ao aumento excessivo da resistência e do desgaste do molde. Desse modo, esse ensinamento é contrário ao descrito no tratamento térmico do presente processo em que a etapa de resfriamento acontece de 500°C a 630°C. A temperatura superior do primeiro resfriamento (630°C) deve ser corrigida para abaixo de 620°C de modo a evitar sobreposição com a anterioridade. O efeito técnico alcançado com o processo descrito na reivindicação independente 9 do presente pedido possibilita a diminuição da resistência de um material de arame de aço, de modo a melhorar a produtividade do referido processo devido ao aumento do coeficiente de estiramento do arame e uma redução no número de passos para o estiramento do arame. Como resultado ocorre um prolongamento da vida útil da matriz utilizada. Desse modo, essa diferença foi considerada suficiente para proporcionar inventividade ao processo descrito na reivindicação independente 9, bem como a característica micro estrutural do material do arame de aço obtido utilizando esse processo descrito na reivindicação independente 1.

Decisões CGREC TBR604/17

 Atividade inventiva 

É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (LPI artigo 8°). A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. (LPI artigo 13) Para avaliação da atividade inventiva, o examinador deve considerar não apenas a solução técnica em si, mas também o campo técnico ao qual a invenção pertence, o problema técnico solucionado e os efeitos técnicos produzidos pela invenção.(Res. 169/16 § 5.5) 

TBR604/17 O pedido trata de um produto óleo em água com uma fase aquosa separada, que compreende uma fase biopolímero e uma fase proteica e a fração do volume da fase oleosa sobre a fração de volume da fase proteica é de pelo menos 0,2 o fato de sua composição apresentar uma razão entre a fração de fase oleosa e a fase proteica maior que 0,2, diferente da faixa escolhida no estado da técnica (no documento D1 é menor que 0,2) permite que o produto obtido tenha uma boa firmeza como demostram os exemplos expostos no relatório descritivo. Um técnico no assunto, de posse dos conhecimentos revelados pelas anterioridades, não chegaria a conclusão que aumentando a relação entre as fases obteria uma composição que saneasse o problema da firmeza e do gosto residual, melhorando as propriedades organolépticas do produto anterior, e, portanto, dotado de atividade inventiva.

Decisões CGREC TBR3332/17

Regra do documento único 

A novidade de um Modelo de Utilidade conceitualmente é a mesma de uma Invenção e deve ser verificada pelo princípio do documento único. O principio do documento único se refere ao fato de ser necessário a qualquer anterioridade impeditiva que esta apresente integralmente todos os elementos da solução técnica para qual é pretendida a novidade.(Res. 85/13 § 4.3.2) A matéria em exame não será nova quando todas as características de uma dada reivindicação (por exemplo, elementos de um produto ou etapas de um processo), inclusive as características apresentadas no preâmbulo, estiverem reveladas em uma única anterioridade. Tais características podem ser encontradas na anterioridade quando são claramente apresentadas e/ou quando não há qualquer dúvida de que a informação está inerente ao que foi literalmente revelado (Res. 169/16 § 4.7). 

 

TBR3332/17 Não basta, portanto, que o objeto do estado da técnica seja funcionalmente equivalente ao objeto reivindicado, será importante encontrar cada elemento reivindicado especificamente no documento único do estado da técnica em sua integralidade. Se a reivindicação especifica uso de rebites, o fato do estado da técnica usar outro meio de fixação, já é suficiente para dotar a reivindicação de novidade, ainda que ambos tenham mesma funcionalidade.

Decisões CGREC TBR3299/17

 Produto caracterizado pelo processo 

Reivindicações para produto definidas em termos de um processo de fabricação são permitidas somente se os produtos cumprirem os requisitos para patenteabilidade, ou seja, nomeadamente, que eles sejam novos e inventivos, desde que o produto não possa ser descrito de outra forma. Para este tipo de reivindicação, o examinador deve considerar se a característica de processo de fabricação resulta em uma estrutura e/ou composição particular do produto. Se o técnico no assunto puder concluir que o processo irá necessariamente resultar em um produto apresentando uma estrutura e/ou composição diferente daquela do produto no documento de anterioridade, a reivindicação apresenta novidade. Por outro lado, se o produto reivindicado, quando comparado com o produto no documento de anterioridade, apresenta a mesma estrutura e composição apesar do processo de fabricação diferente, a reivindicação de produto não apresenta novidade (Res. 169/16 § 4.17) 

 

TBR3299/17 Pedido dividido reivindica “conjugado de insulina-peg caracterizado pelo fato de que compreende PEG ligada à insulina no terminal de amina PheB1 através de uma amina secundária” e “uso do conjugado de insulina PEG como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 5 ou da formulação de liberação de droga como definida em qualquer uma das reivindicações 7 a 9 caracterizado pelo fato de que é para a preparação de um medicamento para o tratamento de diabetes mellitus dependente de insulina”. No pedido original, que foi deferido, restou o método de preparação dos conjugados. No presente pedido dividido, ficaram as reivindicações de produto e uso. Dentre as reivindicações de produto está o produto principal, conjugados de insulina-peg e as invenções acessórias que contêm o produto principal: microsfera, formulação e composição. O estado da técnica revela um derivado de insulina formado por meio de uma ligação amida e não por meio de uma amina secundária de tal maneira que os conjugados requeridos são novos perante o estado da técnica, não havendo o que falar em produto pelo processo. Inclusive, o conjugado está de fato caracterizado por meio dessa ligação de amina secundária em PheB1 de modo que o produto é novo.

Apostilamento em carta patente

 25ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Processo N°: 0026770-41.2012.4.02.5101 Relator: Eduardo André Brandão de Brito Fernandes Data: 11/07/2013 Sansuy S/A Ind. de Plásticos v. Marcus Macedo Cazarre e INPI. Contrapondo a alegação da Autora de que houve incorporação de matéria nova entre a data do depósito da patente e a data em que ela foi concedida, contrariando o art. 32 da LPI, o Perito, considerando o item 15.2.1.2.2, letra h do Ato Normativo 127/97 do INPI, o qual determina que as reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo e desenhos, atestou que: não houve incorporação de matéria nova, pois já havia no pedido inicial um desenho, que mostrava de maneira clara que o biodigestor tinha um formato de tronco de pirâmide com fundo levemente inclinado. Ou seja, na opinião deste Perito, não houve incorporação de matéria nova, e sim uma reestruturação das reivindicações e da formulação do pedido de patente em geral, visando adequar os elementos existentes no pedido de patente as exigências feitas nos pareceres técnicos elaborados pelo INPI [...] Saliente-se que a sugestão de nova redação para o quadro reivindicatório, ora proposta pelo INPI, pode ocorrer tanto na fase administrativa quanto posteriormente em ação judicial proposta por algum legitimado para pleitear a nulidade da patente. O apostilamento sugerido pelo INPI consiste em adequar o quadro reivindicatório, o relatório descritivo, os desenhos e resumo da patente anulanda às disposições dos artigos 24 e 25 da LPI, bem como do Ato Normativo 127/97, principalmente no que concerne à clareza e precisão. Ademais, no que se refere à possibilidade de determinação de apostilamento do quadro reivindicatório de uma patente pelo Poder Judiciário, após a concessão do privilégio observem-se as jurisprudências do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, abaixo transcritas: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. OBJETO QUE SE ENCONTRAVA PARCIALMENTE NO ESTADO DA TÉCNICA. ALTERAÇÕES NA REDAÇÃO DAS REIVINDICAÇÕES DA PATENTE. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. I – Constatado que o modelo de utilidade apresenta elementos que atendem aos requisitos da novidade e ato inventivo e outros que já se encontravam no estado da técnica, deve o INPI proceder às alterações na redação da patente para que sejam mantidas na parte caracterizante apenas os elementos providos de ato inventivo.AC 200551511225722 – RJ 2005.51.51.122572-2, Juiz Federal convocado MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO - Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Data: 15/09/2009 Constatando-se, inclusive pelo perito judicial, a má redação do quadro reivindicatório de patentes, a causar confusões e incertezas no mercado, é de ser determinada a devida correção, a ser promovida em sede de execução de título judicial. AC 200251015142249, Desembargadora Federal MÁRCIA HELENA NUNES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data: 25/09/2009 Sendo assim, ao meu sentir a patente de Modelo de Utilidade MU 8300298-7 deve ser mantida, fazendo-se, contudo, um acertamento de sua redação, com vistas a emprestar melhor entendimento do seu escopo de proteção, para que se evitem eventuais desgastes comerciais e insegurança quanto à proteção patentária. Portanto, diante de tudo que foi exposto, bem como da ausência de comprovação de que a patente em comento deva ser anulada por falta de novidade e ato inventivo, ou, ainda, por ter havido inclusão de matéria nova, conclui-se que a mesma deve ser mantida, porém com o apostilamento proposto pelo INPI, na forma disposta no item VII do parecer da Diretoria de Patentes do Instituto, a fim de adequar o quadro reivindicatório concedido, o relatório descritivo, os desenhos e o resumo às disposições da Lei nº. 9.279/96 e do Ato Normativo 127/97.

Decisões CGREC TBR3465/17

 Patentes de uso 

Reivindicações de produto caracterizado pelo uso, em que o produto já é conhecido do estado da técnica, não são aceitas por falta de novidade. No caso em que um produto não seja conhecido do estado da técnica, tal formulação de reivindicação não é aceita por falta de clareza, de acordo com o artigo 25 da LPI, uma vez que o produto deve ser definido em termos de suas características técnicas.(Res. 169/16 § 4.16) 

 TBR3465/17 Pedido reivindica composição semi sólida para o tratamento de disfunção erétil em um paciente e uso de uma composição de prostaglandina para a preparação de uma composição farmacêutica para o tratamento de disfunção erétil pelo que a composição farmacêutica é aplicada na fossa navicularis do pênis. Com relação à alegação da recorrente referente ao fato do documento citado como anterioridade não revelar a aplicação da referida composição farmacêutica na fossa navicularis do pênis, inequivocamente o presente pedido trata-se de uma forma diferente de administração de uma composição semi-sólida de prostaglandina conhecida para o tratamento de disfunção erétil. Entende-se que o que confere novidade e atividade inventiva as reivindicações deste tipo fórmula suíça é o novo uso terapêutico dado a um medicamento ou princípio ativo, ou seja, é o ineditismo deste uso que deve ser analisado quando da determinação da novidade e atividade inventiva de reivindicações do tipo suíço; consideramos que o que configura um segundo uso médico é o fato de um determinado produto farmaceuticamente ativo conhecido no tratamento (ou prevenção) de um determinado estado patológico ser utilizado no tratamento (ou prevenção) de um outro estado patológico, onde a novidade e a atividade inventiva são determinadas em função da diferença entre estes dois estados patológicos. Uma vez que o desenvolvimento se deu quanto à forma de administrar o ativo farmacêutico para o propósito para o qual já era conhecido, não há como se falar em segundo uso médico. O uso de uma composição semi-sólida de prostaglandina E1 conforme definida na reivindicação 1 do presente pedido para o tratamento de disfunção erétil já era conhecido a partir dos ensinamentos revelados no documento D1. Quaisquer informações (ou características) quanto a forma de administração por serem inconsistentes com a matéria a ser protegida, bem como a forma de dosagem, administração em combinação e dose utilizada, não são características de uso para preparação de um medicamento, mas sim de método terapêutico. Deste modo, reitera-se a alegação do parecer técnico de indeferimento de que a matéria definida nas reivindicações 14 - 22 não é dotada de novidade frente ao documento D1 citado como estado da técnica, uma vez que o uso proposto já é conhecido, e a forma de administração do medicamento obtido não torna tal uso diferente.

Novidade de hibridomas na EPO

Na EPO a decisão T32/17 refere-se a uma reivindicação dirigida a anticorpos monoclonais em que a característica do processo ser produzido a partir de hibridomas foi a única característica que supostamente confere novidade. A questão principal era se a referência aos hibridomas depositados dá origem à sequência de aminoácidos específica e à composição química dos anticorpos reivindicados. Segundo o Conselho, as informações do depósito não veiculam nenhuma informação técnica. Assim, na ausência desses ensinamentos na patente, o Conselho concluiu que a referida característica do processo não confere nenhuma característica técnica identificável sobre a matéria reivindicada. A reivindicação pleiteia: "Anticorpo monoclonal capaz de reconhecer 25-hidroxivitamina D2 e ​​25-hidroxivitamina D3, caracterizado por ser produzido a partir de um hibridoma selecionado do grupo que consiste nos hibridomas depositados no BCCM / LMBP sob os números de depósito LMBP 7011 CB, LMBP 7012CB, LMBP 7013CB , LMBP 7204CB e LMBP 7205CB" . Assim, basicamente, a referida reivindicação refere-se a anticorpos monoclonais que são: i) capazes de reconhecer 25-hidroxivitamina D2 e ​​25-hidroxivitamina D3, e ii) produzidos a partir de um hibridoma selecionado do grupo que consiste nos hibridomas depositados no BCCM / LMBP.

A Divisão de Oposição considerou que, como consequência da característica do processo (ii), os anticorpos reivindicados foram caracterizados por uma sequência de aminoácidos única porque os números de depósito permitem identificar hibridomas específicos e cada anticorpo produzido por um hibridoma terá uma sequência diferente (pesada e leve cadeias) que torna o anticorpo único. O Conselho, por sua vez, considerou que uma característica do processo em uma reclamação de produto por processo apenas contribui para a novidade de uma reivindicação de produto na medida em que dá origem a uma característica distinta e identificável do produto (T 179/03). O técnico no assunto deve estar ciente dessa característica e ser capaz de reconhecê-la no produto reivindicado (T 412/93 e T 1120/00). Além disso, com referência ao G2/12, o Conselho afirmou que, para que uma reivindicação de produto por processo seja permitida, é necessário estabelecer que (a) é impossível definir o produto reivindicado a não ser em termos de um processo de fabricação e (b) o próprio produto reivindicado atende aos requisitos de patenteabilidade do art. 52 (1) EPC. Assim, as questões relevantes neste caso foram se a característica do processo "produzida a partir de um hibridoma selecionado do grupo que consiste nos hibridomas depositados (...)" dá origem à sequência de aminoácidos específica e à composição química dos anticorpos reivindicados e se o técnico no assunto está ciente dessas características estruturais dos anticorpos pelos ensinamentos da patente".

De acordo com o Conselho, o técnico no assunto que lê a patente recebe as informações do depósito em relação aos hibridomas. No entanto, essas informações de depósito não fornecem informações técnicas sobre a composição química ou estrutura molecular dos anticorpos produzidos por esses hibridomas. A patente também não fornece nenhuma informação a esse respeito (por exemplo, na forma de listagem de sequência). Por essas razões, o Conselho concluiu que as informações técnicas sobre os anticorpos não podem ser inferidas pelo especialista a partir do ensino da patente. Com referência à T179/03, a Diretoria afirmou que, onde uma característica de processo é a única característica que supostamente confere novidade a um produto, o ônus da prova para mostrar o fato de que a característica de processo resulta em uma característica distinta e A característica identificável do produto (aqui: anticorpos com uma determinada sequência ou composição química) é do titular da patente e não do (s) oponente (s). Em vista do exposto e considerando que o titular da patente não se eximiu do ônus da prova, o Conselho concluiu que a característica do processo (ii) não confere nenhuma característica técnica identificável na matéria reivindicada. Com relação ao recurso funcional (i), o Conselho concordou com a divisão de oposição que os anticorpos capazes de se ligar à 25-hidroxivitamina D2 e ​​25-hidroxivitamina D3 estavam disponíveis ao público antes da data de prioridade da patente e portanto não havia novidade. [1]

[1] Liselot Arkesteijn, Aleksandra Zwolinska, Brigit den Adel, Letícia Rodrigues Neibecker, Marta Alvarez Guede and Vincent Verhoeven. Contributions of a process feature in a product-by-process claim, NLO www.lexology.com 18/10/2021

Decisões CGREC TBR3489/17

 Patentes de uso 

Reivindicações de produto caracterizado pelo uso, em que o produto já é conhecido do estado da técnica, não são aceitas por falta de novidade. No caso em que um produto não seja conhecido do estado da técnica, tal formulação de reivindicação não é aceita por falta de clareza, de acordo com o artigo 25 da LPI, uma vez que o produto deve ser definido em termos de suas características técnicas.(Res. 169/16 § 4.16) 

TBR3489/17 Pedido reivindica processo para conferir um efeito de aumento de volume dos cílios. Um novo uso para uma composição é considerado dotado de atividade inventiva quando este novo uso não está relacionado com o uso anterior. O documento D1, apesar de ser voltado para cabelos, ensina o uso de tensoativos que produzem um efeito de espuma e usa uma quantidade específica (0,01 a 5%) de compostos de alquilglicosídeo com a função de aplicar uma tensão de cisalhamento, destruindo a espuma. O uso da composição reivindicado no documento do estado da técnica seria para alinhamento, alongamento e aumento da curvatura dos cílios. O alongamento é um aumento de comprimento e, consequentemente, também aumenta o volume do cílio de forma longitudinal ao deixar uma película. Assim, não é possível separar um efeito de outro. Não existem indícios de que a forma de ação da composição empregada no processo sub examen seja diversa da forma de obtenção do efeito da composição da anterioridade, logo o pedido não tem atividade inventiva diante de D1.

Patente do ibuprofeno na China

 

O Tribunal de Pi de Beijing em julho de 2020 analilsou patente sobre “pró-fármacos de ibuprofeno solúveis em água carregados positivamente com taxa de penetração na pele muito rápida”. O ibuprofeno é amplamente utilizado como fármaco não esteroidal com propriedades analgésicas, antipiréticas e antiinflamatórias. Geralmente é administrado por via oral e pode causar vários efeitos colaterais, como indigestão, sangramento estomacal e duodenal, úlceras gástricas e gastrite. A patente em questão se refere à administração transdérmica de ibuprofeno, que evita efetivamente esses efeitos colaterais e é superior à administração oral em termos de eficácia. A invenção está em fase de pesquisa clínica na China. Na prática, uma invenção de uma preparação farmacêutica é geralmente considerada menos criativa do que a criação de um composto. Os patentes de invenções de preparações farmacêuticas podem se encontrar em desvantagem quando se trata de defender a validade de suas invenções. A reivindicação 1 da patente em questão busca proteção para um sistema de aplicação terapêutica transdérmica contendo pró-fármacos de ibuprofeno (ver Estrutura 1), que são administrados na forma de uma solução ou spray. Abaixo está a fórmula estrutural dos pró-fármacos de ibuprofeno, consistindo de resíduo de ibuprofeno (na caixa vermelha) e um grupo de modificação (restante da fórmula). A descrição da patente registra explicitamente as vantagens de administrar o medicamento por via transdérmica por via oral. Comparado com o ibuprofeno, o pró-fármaco melhorou consideravelmente a solubilidade em água e a taxa de difusão na pele, o que permite que ele penetre as barreiras da pele de forma rápida e eficaz. Além de evitar os efeitos colaterais usuais, é notavelmente superior ao ibuprofeno administrado por via oral em termos de efeitos terapêuticos.

D2 divulga uma solução isotônica de fármaco contendo o composto BF-DEAE (um composto que se enquadra na fórmula estrutural 1 conforme definido na reivindicação 1), cujo efeito anestésico foi testado por gotejamento na superfície da córnea de porquinhos-da-índia. Quanto à novidade da Reivindicação 1 em relação à D2, o tribunal afirmou que: no que diz respeito à classificação dos produtos farmacêuticos, a preparação transdérmica e o colírio são dosagens diferentes; e o objetivo da invenção é melhorar a taxa de penetração do ibuprofeno na biomembrana e a barreira da pele de modo que possa ser administrado por via transdérmica, evitando assim efeitos colaterais. No entanto, o colírio em D2 é aplicado à córnea, que consiste em tecido conjuntivo em vez de pele e é desprovida de uma barreira de cutícula. Portanto, o "sistema de aplicação terapêutica transdérmica" da Reivindicação 1 não inclui colírios, desta forma possui novidade.

D7 divulga pró-fármacos de ibuprofeno na forma de éster (por exemplo, Compostos 36 e 37), que demonstram atividade antiinflamatória tópica superior ao ibuprofeno. Assim, a diferença entre a Reivindicação 1 e a D7 é que o composto na Evidência 7 falha em formar sal, enquanto que o composto na Reivindicação 1 está na forma de sal. D3 divulga um pró-fármaco de testosterona com a mesma estrutura modificadora da reivindicação 1, com uma taxa transdérmica 60 vezes mais rápida do que a testosterona per se. D7 fornece os derivados esterificados do ibuprofeno para atingir o efeito técnico de redução da toxicidade e melhoria da potência antiinflamatória na aplicação tópica, em vez de fornecer pró-fármaco para melhorar a solubilidade, segurança e penetração na pele. Portanto, o problema técnico realmente resolvido pela Reivindicação 1 é fornecer uma preparação de pró-fármaco de ibuprofeno segura e de alta penetração na pele. D7 testa a toxicidade aguda e a atividade farmacológica (incluindo a atividade anti-inflamatória e analgésica) dos compostos. Os resultados indicam que os compostos 36 e 37 mostram efeitos antiinflamatórios semelhantes ao ibuprofeno quando administrado por via oral, e efeitos antiinflamatórios ligeiramente superiores (uma a duas vezes mais elevados) ao ibuprofeno quando administrado topicamente. No entanto, o Composto 36 é inferior ao ibuprofeno na eficácia analgésica e toxicidade aguda e o Composto 37 é ligeiramente superior ao ibuprofeno na eficácia analgésica, mas inferior ao ibuprofeno na toxicidade aguda na administração oral. O pró-fármaco de testosterona divulgado em D3, por sua vez, é substancialmente diferente do ibuprofeno nesta patente. Propranolol, escopolamina, benzocaína e lidocaína mencionados na Evidência 3, todos contêm partes lipopílicas e grupo amino em suas próprias estruturas e não precisam de modificação do pró-fármaco. Além disso, D3 simplesmente menciona que "usar um grupo terc-amino semelhante" para modificar a indometacina e a desoxicorticosterona resulta em um aumento de seis a 20 vezes no fluxo transdérmico in vitro, mas falha em especificar como modificá-los. D3 revela que a taxa de penetração na pele humana in vitro do pró-fármaco de testosterona é cerca de 60 vezes mais rápida do que a da testosterona, sua taxa de penetração in vivo é sete vezes maior que a da testosterona e o fluxo transdérmico in vitro de derivados derivados de indometacina modificada e deoxicorticosterona aumenta de seis a 20 vezes. No entanto, o pró-fármaco carregado ibuprofeno nesta patente tem uma diferença de 250 vezes nas taxas de penetração na pele in vitro e uma diferença de 60 vezes in vivo quando comparado com o ibuprofeno, excedendo significativamente o escopo que poderia ser razoavelmente esperado por um especialista na técnica com base no conteúdo de D3. A reivindicação 1 não é óbvia em relação à combinação a D7 e D3 e alcançou um efeito técnico inesperado e, portanto, envolve uma etapa inventiva de acordo com o Artigo 22.3 da Lei de Patentes.[1]

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[1] XIAOPING, Wu. CNIPA’s assessment of novelty and inventiveness for transdermally administered ibuprofen could pave way for future similar decisions, IAM www.lexology.com 13/10/2021

Decisões CGREC TBR3571/17

Patentes de uso 

Reivindicações de produto caracterizado pelo uso, em que o produto já é conhecido do estado da técnica, não são aceitas por falta de novidade. No caso em que um produto não seja conhecido do estado da técnica, tal formulação de reivindicação não é aceita por falta de clareza, de acordo com o artigo 25 da LPI, uma vez que o produto deve ser definido em termos de suas características técnicas.(Res. 169/16 § 4.16) 

TBR3571/17 Para fins de análise de novidade de composições, a finalidade da composição não confere uma característica diferencial se as substâncias que a compõe são as mesmas. Ou seja, a composição em si é a mesma independente de sua função. 

Decisões CGREC TBR2947/17

 

  Patentes de uso 

 Reivindicações de produto caracterizado pelo uso, em que o produto já é conhecido do estado da técnica, não são aceitas por falta de novidade. No caso em que um produto não seja conhecido do estado da técnica, tal formulação de reivindicação não é aceita por falta de clareza, de acordo com o artigo 25 da LPI, uma vez que o produto deve ser definido em termos de suas características técnicas.(Res. 169/16 § 4.16) Uma reivindicação para o uso não médico de um composto conhecido apresenta novidade, desde que este novo uso não tenha sido previamente colocado à disposição do público. Exemplo: Considere o estado da técnica que revela o uso de uma liga X para fabricar determinada peça A. Um pedido que trata de uso de uma liga X para fabricar determinada peça B apresenta novidade. Em reivindicações do tipo fórmula suíça (Uso de um composto de fórmula X, caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar a doença Y), a novidade é avaliada em função da doença a ser tratada. Por outro lado, reivindicações do tipo Uso do composto X caracterizado para tratamento da doença Y, correspondem a reivindicações de método terapêutico e, portanto, não são consideradas invenção de acordo com o inciso VIII do artigo 10 da LPI..(Res. 169/16 § 4.18) 

TBR2947/17 Características que apenas detalham uma atividade terapêutica, como exemplo para tratamento e melhoria da qualidade restauradora do sono e para aliviar um sono não restaurador em um paciente acometido por insônia primária não são capazes de conferir a novidade a um medicamento já conhecido da técnica, isto porque, tais expressões per se apenas descrevem uma propriedade intrínseca do referido medicamento, não sendo consideradas características distintivas capazes de distinguir fisicamente um medicamento de outro já revelado no estado da técnica.  

 

Automação de método de marketing na EPO

 

Em T1141/17 trata de uma seleção automática de um roteiro de marketing. A Câmara de Recursos, aplicando a mesma abordagem em COMVIK, observou que as considerações eram todas conceitos de negócios não técnicos. Portanto, embora os computadores fossem técnicos, a implementação dos requisitos não técnicos teria sido óbvia para o especialista na arte de telecomunicações e sistemas de computador. Identificar um cliente em contato com uma empresa, selecionar um script de marketing de uma pluralidade de segmentos de valor do cliente com base na "pontuação de modelagem" do cliente e apresentar o script selecionado ao comerciante são todos conceitos de negócios não técnicos. A implementação técnica dos requisitos não técnicos, incluindo a identificação do cliente (chamador) e a empresa contatada (chamado), uso do computador para pesquisar informações em um banco de dados, calcular a pontuação de modelagem e selecionar e exibir um script relevante, são óbvios para o técnico no assunto de telecomunicações e sistemas de computador. O pedido de patente europeia refere-se a um método e aparelho para fornecer inteligência de marketing sobre clientes em potencial a representantes de vendas que utilizam equipamentos de telecomunicações. Quando um cliente potencial liga para um número em um tele-anúncio, a ligação geralmente é recebida por um representante de vendas que representa muitas empresas. O representante de vendas precisa encontrar o script de marketing associado ao produto ou serviço sobre o qual o cliente está ligando. Além disso, é vantajoso usar um script direcionado ao cliente potencial, por exemplo, um cliente de alto valor pode receber ofertas diferentes de uma compra de baixo valor. A invenção identifica o número discado (DNIS) associado ao produto ou serviço no anúncio e usa o ID do chamador (ANI) para identificar o cliente que está ligando. Essas informações são usadas para calcular uma "pontuação de modelagem" do valor dos clientes, e o vendedor é apresentado com o script dependendo da pontuação e do tempo da chamada (dependendo de quando o anúncio está na rede a cabo local de uma região) . A Câmara de Recursos considerou que a invenção na reivindicação 1 inclui uma mistura de características técnicas e não técnicas. O Conselho concorda com o recorrente que o sistema de computador reivindicado e seus componentes têm caráter técnico. No entanto, a invenção também envolve aspectos não técnicos relacionados ao marketing. A abordagem estabelecida para avaliar essas invenções de tipo misto é a “abordagem Comvik” (T641/00). De acordo com a abordagem Comvik, apenas as características técnicas que contribuem para a solução de um problema técnico, proporcionando um efeito técnico, são tidas em consideração para efeitos da avaliação da atividade inventiva ao abrigo do artigo 56 da EPC. As características não técnicas que não trazem nenhuma contribuição técnica podem legitimamente fazer parte do problema técnico a ser resolvido como um conjunto de requisitos a serem cumpridos. Partindo de um sistema de comunicação convencional combinando um sistema de telefone e um sistema de computador, como o divulgado em D1, a invenção na reivindicação 1 se distingue pelo uso do ANI para localizar informações do cliente em um banco de dados, o cálculo de uma pontuação de modelagem com base nas informações do cliente e no DNIS, a seleção de um script armazenado com base na pontuação de modelagem simultaneamente com um momento em que o dispositivo de comunicação do cliente fornece o ANI e a exibição do script para o comerciante. Em linha com a abordagem da Comvik, o Conselho considera que o problema a ser resolvido pelos diferenciais é como automatizar o método de seleção de um script personalizado. Na opinião do Conselho, a implementação técnica dos requisitos não técnicos, incluindo o uso de ANI e DNIS para identificar o cliente (chamador) e a empresa contatada (chamado), respectivamente, e o uso do computador para consultar informações simultaneamente em um banco de dados, calcular a pontuação de modelagem e selecionar e exibir um script relevante, teria sido óbvio para o especialista na arte de telecomunicações e sistemas de computador. ANI e DNIS eram bem conhecidos e projetados para fornecer ao destinatário da chamada telefônica informações sobre o chamador e o número discado. O especialista teria fornecido meios adequados para armazenar e recuperar dados, incluindo o uso do ANI como um identificador para armazenar e recuperar informações do cliente em um banco de dados. [1]

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[1] PRESTON, Richard. Automatic selection of a marketing script : non-technical, Bardehle Pagenberg, www.lexology.com 21/09/2021

Decisões CGREC TBR3017/17

  Patentes de uso 

 Reivindicações de produto caracterizado pelo uso, em que o produto já é conhecido do estado da técnica, não são aceitas por falta de novidade. No caso em que um produto não seja conhecido do estado da técnica, tal formulação de reivindicação não é aceita por falta de clareza, de acordo com o artigo 25 da LPI, uma vez que o produto deve ser definido em termos de suas características técnicas.(Res. 169/16 § 4.16) Uma reivindicação para o uso não médico de um composto conhecido apresenta novidade, desde que este novo uso não tenha sido previamente colocado à disposição do público. Exemplo: Considere o estado da técnica que revela o uso de uma liga X para fabricar determinada peça A. Um pedido que trata de uso de uma liga X para fabricar determinada peça B apresenta novidade. Em reivindicações do tipo fórmula suíça (Uso de um composto de fórmula X, caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar a doença Y), a novidade é avaliada em função da doença a ser tratada. Por outro lado, reivindicações do tipo Uso do composto X caracterizado para tratamento da doença Y, correspondem a reivindicações de método terapêutico e, portanto, não são consideradas invenção de acordo com o inciso VIII do artigo 10 da LPI..(Res. 169/16 § 4.18) 

 

TBR3017/17 Pedido trata de produto para alimentação de mamíferos visando aumentar o teor e/ou produção de proteína no leite. Ainda que a requerente argumente que seu produto é um ácido linoleico específico combinado, no caso o CLA, este produto já havia sido revelado claramente em D1, até pelos documentos usados como referências bibliográficas e é largamente utilizado para diversos fins. O fato da composição ser destinada a alimentação de mamíferos não agrega diferenciais em relação a composições já existentes apenas pelo fato de ter um uso diferente. Mesmo que efeitos novos sejam observados pelo uso de um produto já conhecido no estado da técnica, estes novos efeitos não tornam o produto novo. A adição de óleos vegetais, alimentos ou suplementos não também conferem um efeito diferenciado ao produto, já que não há um efeito que não fosse previsível para um técnico no assunto visando tornar mais atrativo um alimento. 

Suficiência descritiva na Inglaterra: segundo uso médico

 

Na Inglaterra em American Cyanamid Company v. Berk Pharmaceuticals RPC 1976 “O relatório deve ser uma descrição completa que permita a qualquer um, depois que a patente expirar, de levar a invenção à prática. Patentes são monopólios, concedidos para incentivar que as pessoas criem invenções, e também divulgar o conteúdo dessas invenções, e a menos que seja fornecida uma descrição completa e adequada da patente, esta não será tida como válida”. Em Liardet v. Johnson, de 1778 “O propósito do relatório descritivo é que outros possam aprender a fazer a coisa para a qual a patente foi concedida, e se a especificação [for] falsa, a patente é nula, pois o propósito do relatório descritivo é que, após o prazo [da patente], o público possa ter o benefício da descoberta”. Em 2021 o Tribunal de Recurso analisou a suficiência descritiva de patentes relacionadas a inibidores de H1F-PH para o tratamento de (respectivamente) anemia CKD (anemia associada a doença renal crônica) e ACD (anemia de doença crônica). As patentes em questão incluem reivindicações de segundo uso médico (tanto no estilo suíço quanto no estilo EPC2000, embora nada tenha mudado as diferenças entre eles).  As limitações estruturais cobrem uma ampla classe de compostos, mas ambas as famílias de patentes também incluem reivindicações para o mesmo composto específico. Na primeira instância, o juiz concluiu que todas as reivindicações em questão eram insuficientes por falta de plausibilidade, pois a patente (implicitamente) promete que substancialmente todos os compostos com a estrutura reivindicada teriam a eficácia terapêutica, o que não era plausível dado o número extremamente grande de compostos cobertos pela estrutura. O juiz entendeu que o técnico no assunto deve ser capaz de identificar substancialmente todos os compostos cobertos pela reivindicação sem ônus indevido, e que não seria capaz de fazê-lo. Na fase recursal a Corte por sua vez identificou três etapas para determinar se o requisito de plausibilidade (ou "previsão razoável”) é atendido: 1. Identifique o que se enquadra no escopo da classe reivindicada, 2. Determine o que significa dizer que a invenção funciona, 3. Responda à pergunta se é possível fazer uma previsão razoável de que a invenção funcionará substancialmente com tudo que está dentro do escopo da reivindicação. A Corte formulou a questão relevante como "é plausível que compostos que satisfaçam as características estruturais A e B, e as características de função C e E, sejam úteis para tratar a DRC?" ao que sua resposta clara foi que é realmente plausível. A Corte também discordou da posição de que a patente implicitamente promete que substancialmente todos os compostos que satisfazem as definições estruturais terão a eficácia terapêutica reivindicada. Ele considerou isso incorreto e um erro de construção da especificação da patente. Em sua opinião, a promessa é que os compostos que satisfazem as definições estruturais e as características funcionais relacionadas ao mecanismo de ação são aqueles que terão a atividade terapêutica reivindicada. A característica funcional relacionada ao mecanismo seria desnecessária na reivindicação se fosse pretendida uma implicação de que todos os compostos com a estrutura reivindicada teriam a eficácia terapêutica. Sobre o suposto esforço indevido, a Corte decidiu que não é necessário estabelecer que o técnico no assunto pode identificar todos (ou substancialmente todos) os compostos que satisfazem o teste. Dos compostos além daqueles reivindicados ou identificados de outra forma na patente (caso contrário, a reivindicação é muito ampla e não é suportado pela divulgação) e deve ser possível para a pessoa qualificada trabalhar substancialmente em qualquer lugar dentro de toda a reivindicação. Deve ser possível para o técnico no assunto, dado qualquer composto sensível dentro da classe estrutural, aplicar os testes sem sobrecarga indevida e descobrir se é um composto reivindicado. Desta forma a Corte conclui que a patente tem suficiência descritiva.[1]

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[1] Williams Powell - Katherine Ellis. Patent Sufficiency reconsidered by UK Court of Appeal, www.lexology.com 27/09/2021

Teses de doutorado como estado da técnica na EPO

 

Na EPO uma decisão de 2014 (T1266/11 OJ 2014) analisou a patente EP1375506 depositada em agosto de 1995 que tratava de compostos organometálicos usados como catalisadores, tendo como um dos inventores Robert Grubbs, Prêmio Nobel de química de 2005. A patente foi considerada antecipada por uma tese de um dos inventores indexada em maio de 1995, o que deixava implícito que a anterioridade necessariamente teria sido publicada antes desta data, conforme informações concedidas pela própria biblioteca que mantinha a tese em seus acervos. Em 2020 na Espanha em Laboratorios Normon v Research Corporation Technologis v. UCB Biopharma o Tribunal Mercantil de Barcelona analisou patente relacionada à lacosamida, medicamento amplamente utilizado no tratamento da epilepsia. A suposta falta de novidade decorreu do estado da técnica na forma de uma tese de doutorado que seria, supostamente, acessível ao público. O tribunal considerou que o conceito de acessibilidade pública, em particular no que se refere a trabalhos acadêmicos, deveria ser avaliado de acordo com as decisões e diretrizes do EPO. Nesse caso, a tese de doutorado foi publicada apenas em sigilo no meio acadêmico. A tese foi enviada a bibliotecas acadêmicas e outros centros de conhecimento, mas não incluída no catálogo público. Foram apresentadas evidências de que o autor da tese afirmou tácita e expressamente que nenhuma divulgação de seu conteúdo fora do “círculo de confidencialidade” deveria ser feita antes da emissão da patente. Esta tese foi, portanto, desconsiderada como estado da técnica e a patente foi, portanto, considerada nova.[1]

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[1] LOBATO, Manuel. Year in review: notable 2020 Patent Cases in Spain Bird & Bird LLP www.lexology.com 05/10/2021

Referência numéricas na reivindicação: a situação na Índia

 

Na Índia, a Regra 13 (4) das Regras de Patentes da Índia de 2003 prescreve que "sinais de referência", que denotam características da invenção a partir dos desenhos anexos, devem ser inseridos nas reivindicações para aumentar a inteligibilidade do objeto reivindicado. O Escritório de Patentes da Índia (IPO) geralmente levanta objeções em relação aos sinais de referência em “Clareza e concisão”. No entanto, as Regras não esclarecem se a inserção de sinais de referência nas reivindicações limitaria o seu âmbito de alguma forma. O Manual de Práticas e Procedimentos do Escritório de Patentes é similarmente omisso sobre esse aspecto. Ao mesmo tempo, o IPO também é uma Autoridade responsável pelo exame preliminar internacional e opera também como uma autoridade responsável pela pesquisa internacional. Ambas as funções exigem que o IPO cumpra as Diretrizes de Pesquisa e Exame Preliminar Internacional do PCT, que fornecem orientações claras sobre o uso de sinais de referência. No entanto, não há clareza sobre se as diretrizes do PCT em torno do uso de sinais de referência afetam o processo de pedidos de patentes indianas. Geralmente, é aconselhável que se o Examinador ou Controlador no IPO levantar uma objeção em relação à inserção de sinais de referência, o requerente deve cumpri-la adequadamente. Como, a questão de limitar o escopo das reivindicações devido à introdução de sinais de referência ainda não foi realmente testada no processo de patentes indianas ainda, ao cumprir o requisito de inserção de números de referência, é aconselhável fazer uma declaração na resposta a o Relatório do Primeiro Exame de que os números de referência estão sendo adicionados apenas por conveniência e não devem ser interpretados como uma limitação de forma alguma.[1]

Segundo o manual de exame do PCT 5.11 “Se houver desenhos e as características técnicas das reivindicações forem tornadas mais inteligíveis relacionando essas características às características correspondentes dos desenhos, isso deve ser feito preferencialmente colocando os sinais de referência apropriados entre parênteses após as características nas reivindicações. Isso deve ser feito em ambas as partes das reivindicações tendo a forma preferida especificada na Regra 6.3 (b). Esses sinais de referência não devem, no entanto, ser interpretados como limitando o escopo de uma reivindicação, mas apenas como um auxílio para uma compreensão mais fácil do objeto definido .”

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[1] Obhan & Associates - Karishma Mehndiratta and Yogesh Khullar, Do reference signs clarify or limit the scope of patent claims in India? www.lexology.com 11/10/2021

Método de negócios na EPO: método para guiar um cliente num shoppping

 

T589/17 analisa um pedido de patente para um terminal de loja e um servidor de processamento de informações para guiar o usuário até uma loja. A Câmara conclui que quaisquer efeitos em comparação com um método de negócio hipotético e alternativo implementado por computador não podem ser levados em consideração para o propósito de avaliar a atividade inventiva de acordo com a abordagem do problema e da solução. A invenção diz respeito a um sistema de envio de clientes (usuários) entre lojas de um grupo de franquia. O sistema compreende um servidor (2) e uma pluralidade de terminais de loja (8), um em cada loja (81). A ideia básica é a seguinte: quando o usuário compra algo com seu telefone celular em uma primeira loja (por exemplo, Yamada Set Meals na Figura 1), ele é "guiado" para uma segunda loja (por exemplo, Cacao Coffee Shop). Se o usuário comprar algo na segunda loja, ele receberá um bônus em sua conta de pagamento móvel. O requerente em sua defesa alegou que D1 apenas descreveu o uso do chip IC para fazer um pagamento eletrônico, não usando o chip IC como um meio para rastrear o progresso do usuário de uma primeira loja para uma segunda loja. A invenção proposta, por sua vez, segundo o requerente, ao usar o chip IC para rastrear o usuário, em vez de exigir que o usuário apresente um cupom recebido da primeira loja, evitou-se qualquer necessidade do usuário ou do lojista na segunda loja realizar qualquer ação específica. Consequentemente, o tempo de processamento da transação na segunda loja foi reduzido. O Conselho contudo não considera esta argumentação do requerente válida e voltou a adotar a conhecida abordagem COMVIK para decidir este caso (ou seja, levando em consideração apenas as características técnicas na avaliação da atividade inventiva. As características não técnicas que não trazem nenhuma contribuição técnica são, em vez disso, consideradas como parte da formulação do problema técnico a ser resolvido no âmbito da abordagem de problema e solução.). O Conselho considerou que enviar um cliente de uma primeira loja para uma segunda loja e dar ao cliente um bônus na compra de algo na segunda loja era uma ideia de negócio. Na opinião do Conselho, essa ideia já implicava alguma forma de verificar se o cliente havia feito a compra na segunda loja, bem como pagar o bônus diretamente ao cliente em forma monetária, em vez de fornecer um desconto na segunda loja. O problema a ser resolvido foi então considerado como implementar a ideia de negócio no sistema de D1. O critério relevante para avaliar a tecnicidade é se a característica ou características em questão fornecem um efeito técnico sobre a técnica anterior escolhida como ponto de partida. Quaisquer efeitos em comparação com um método de negócio hipotético e alternativo implementado por computador não podem ser levados em consideração para o propósito de avaliar a atividade inventiva de acordo com a abordagem do problema e da solução. Embora o empresário não possa exigir o uso de um servidor, o que é um recurso técnico, ele pode especificar que uma determinada tarefa seja executada por uma entidade administrativa central. No caso em apreço, a utilização de uma entidade central para gerir o esquema de bónus é uma questão organizacional relacionada com o modelo de negócio da franquia. Isso está em contraste com o servidor em T 1463/11, que centralizou o gerenciamento de plug-ins, ou seja, componentes de software. Partindo da divulgação de D1 e dada a tarefa de implementar a ideia de negócio definida acima, o Conselho entende que o especialista teria utilizado o servidor ou servidores em D1 para comparar as informações recebidas do PDV de origem e do PDV de destino em a fim de verificar se a orientação foi concluída. Embora D1 não divulgue pagamentos usando um telefone móvel, isso era conhecido na data de prioridade e não é apresentado no presente pedido como uma contribuição inventiva. Além disso, o especialista teria considerado usar o mesmo sistema de pagamento móvel para pagar o bônus, e dada a necessidade de usar uma entidade central para pagar o bônus diretamente ao usuário, o especialista teria usado o servidor para transmitir "dinheiro valor mudando informações ”para o telefone do usuário. Mesmo que o pagamento do bônus por uma entidade central diretamente na conta do usuário não fizesse parte dos requisitos de negócios, o Conselho considera que isso é pelo menos uma alternativa óbvia ao uso do segundo terminal de loja para recarregar a conta de pagamento móvel. Portanto, a reivindicação 1 foi considerada como não envolvendo uma etapa inventiva [1]

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[1] HUANG, Maggie. Guiding the user to a shop: non-technical, Bardehle Pagenberg www.lexology.com 04/10/2021

Decisões CGREC TBR593/17

 Patentes de uso 

 Reivindicações de produto caracterizado pelo uso, em que o produto já é conhecido do estado da técnica, não são aceitas por falta de novidade. No caso em que um produto não seja conhecido do estado da técnica, tal formulação de reivindicação não é aceita por falta de clareza, de acordo com o artigo 25 da LPI, uma vez que o produto deve ser definido em termos de suas características técnicas.(Res. 169/16 § 4.16) Uma reivindicação para o uso não médico de um composto conhecido apresenta novidade, desde que este novo uso não tenha sido previamente colocado à disposição do público. Exemplo: Considere o estado da técnica que revela o uso de uma liga X para fabricar determinada peça A. Um pedido que trata de uso de uma liga X para fabricar determinada peça B apresenta novidade. Em reivindicações do tipo fórmula suíça (Uso de um composto de fórmula X, caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar a doença Y), a novidade é avaliada em função da doença a ser tratada. Por outro lado, reivindicações do tipo Uso do composto X caracterizado para tratamento da doença Y, correspondem a reivindicações de método terapêutico e, portanto, não são consideradas invenção de acordo com o inciso VIII do artigo 10 da LPI..(Res. 169/16 § 4.18) 

TBR593/17 Pedido trata de “uso de substância conhecida para fabricar medicamentos para o tratamento de doenças mediadas pelo Vírus da Hepatite C (HCV)”. Caso a invenção pleiteada fosse apenas “uso da substância X para fabricar medicamento”, esta matéria não seria nova frente ao estado da técnica que descreve os compostos elencados no pedido em tela para uso como medicamento antiviral. Logo, a característica técnica que restaura a novidade da matéria pleiteada é o uso específico para fabricar medicamento para tratar doenças mediadas pelo HCV.

Patente de método de diagnóstico no Canadá

 

Os métodos de diagnóstico in vitro são geralmente caracterizados por uma etapa física de detecção ou quantificação de um ou mais analitos e uma etapa de correlação com uma patologia ou predisposição. O Canadian Intellectual Property Office (CIPO) não considerava tais matérias patenteáveis sendo consideradas ideias abstratas até a decisão de 2020 pelo Tribunal Federal no caso Choueifaty (Choueifaty v Procurador-Geral do Canadá, 2020 FC 837), que removeu certos obstáculos à patenteabilidade de invenções implementadas por um computador. Em consequência desta decisão o CIPO publicou novas Diretrizes para Examinadores em em que a patenteabilidade dos métodos de diagnóstico in vitro foram flexibilizadas. De acordo com essas diretrizes recentes, cada elemento de uma reivindicação é presumido como um elemento essencial e qualquer elemento essencial é avaliado para determinar se o elemento coopera com os outros elementos da invenção reivindicada (conceito de “invenção real”). Por exemplo, o manual considera como patenteável a reivindicação de Método para diagnosticar se um sujeito humano está em risco de desenvolver câncer, caracterizado pelo fato de que compreende: medir o nível de X em uma amostra biológica do sujeito; e comparar o referido nível com o nível de uma amostra de referência não cancerosa, em que um aumento no nível de X em relação à referida referência indica que o sujeito está em risco de câncer. Portanto, as reivindicações de método compreendendo uma etapa de medição e aquisição de dados in vitro e uma etapa de análise de tais dados que cooperam para levar a um resultado (predisposição / patologia, previsão de resposta e provavelmente também prognóstico) são agora consideradas patenteáveis.[1]

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[1] LEONARD, Armelle. Patentability of in vitro diagnostic methods in Canada: a favorable Evolution!

REGIMBEAU, www.lexology.com 06/10/2021

Decisões CGREC TBR2910/17

  Faixas numéricas 

 Se a invenção reivindicada contém uma característica técnica definida por valores numéricos ou uma faixa numérica contínua, tal como dimensões de um componente, temperatura, pressão, ou o teor de componentes em uma composição, sendo que todas as outras características técnicas são idênticas às de um documento de anterioridade, então a determinação da novidade deve ser conduzida de acordo com as regras a seguir: (i) Quando os valores numéricos ou faixas numéricas descritas no documento de anterioridade recaem inteiramente na faixa reivindicada da característica técnica, o documento de anterioridade afeta a novidade da matéria reivindicada

TBR2910/17 Pedido reivindica “Produto tubular para campos de petróleo de aço inoxidável martensítico, em que uma região vazia de Cr não é produzida no lado interno do que uma região com 100 µm de profundidade a partir da superfície do tubo de aço inoxidável martensítico, mas uma região vazia de Cr é gerada em uma região a partir da superfície até uma profundidade de 100 µm, caracterizado pelo fato de que compreende, em massa, 0,005% a O, 1% de C, 0,05% a 1% de Si, 1,7% a 5% de Mn, no máximo 0,05% de P, no máximo 0,01% de S, 9% a 13% de Cr, no máximo 0,5% de Ni, no máximo 2% de Mo, no máximo 2% de Cu, 0,001% a O, 1% de AI, e 0,001% a O, 1% de N, com o saldo sendo Fe e impurezas”. D1 apresenta na composição do produto de aço inoxidável o elemento Mn com teor entre 0,05 a 1,5% em peso. Logo, não existe qualquer motivação para a faixa reivindicada acima de 1,5% em peso de Mn. Os documentos citados no indeferimento, não descrevem que o elemento Mn melhora a resistência à SCC da liga; o efeito técnico alcançado com a composição química reivindicada no presente pedido não foi revelado em nenhum dos documentos citados no indeferimento, sozinhos ou em combinação, a saber, obter uma melhora na resistência à SCC devido a região entre a superfície e uma profundidade de 100 µm apresentar uma menor quantidade do elemento Cr; os ensinamentos descritos nos documentos citados no indeferimento, sozinhos ou em combinação, não revelam a presente invenção como ora reivindicada, tampouco conduzem um técnico no assunto a prevê-la. Portanto, o requisito de atividade inventiva é claramente atendido.

Patente de sistema de autenticação não é ideia abstrata no USPTO

Em CosmoKey Solutions v. Duo Security (Fed. Cir. 2021) trata de um método de baixa complexidade e alta segurança de autenticação de uma transação do usuário. A ideia básica aqui é a autenticação de dois fatores que usa um segundo canal de comunicação (telefone celular) para autenticar uma transação. Essa ideia geral já estava na técnica anterior, mas as reivindicações adicionam alguns recursos adicionais: i) A função de autenticação normalmente está inativa no dispositivo móvel, mas é ativada pelo usuário para a transação; e quando a transação é concluída, a função de autenticação é automaticamente desativada. Essa função liga / desliga foi projetada para economizar energia no dispositivo e também ajudar a prevenir hackers, ii) Como parte da autenticação, verifica-se quanto tempo o usuário leva para responder (se existe uma relação de tempo predeterminada entre a transmissão da identificação do usuário e uma resposta do segundo canal de comunicação). O tribunal distrital considerou as reivindicações direcionadas à "ideia abstrata de autenticação - isto é, a verificação de identidade para permitir o acesso a transações" (Alice Etapa 1) e que as reivindicações referem funcionalidades genéricas de computador que foram todas bem compreendidas, como atividades convencionais no momento da invenção (Alice Etapa 2). No recurso, o Circuito Federal reverteu - sustentando que a patente “revela uma solução técnica para um problema de segurança em redes e computadores” cujo objetivo da invenção era "reduzir significativamente" "a complexidade da função de autenticação". [1]

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[1] CROUCH, Dennis. Eligibility: Turning Application On-and-Off for Authentication Patent Eligible, 06/10/2021 https://patentlyo.com/patent/2021/10/eligibility-application-authentication.html

Decisões CGREC TBR2918/17

 Faixas numéricas 

 Se a invenção reivindicada contém uma característica técnica definida por valores numéricos ou uma faixa numérica contínua, tal como dimensões de um componente, temperatura, pressão, ou o teor de componentes em uma composição, sendo que todas as outras características técnicas são idênticas às de um documento de anterioridade, então a determinação da novidade deve ser conduzida de acordo com as regras a seguir: (i) Quando os valores numéricos ou faixas numéricas descritas no documento de anterioridade recaem inteiramente na faixa reivindicada da característica técnica, o documento de anterioridade afeta a novidade da matéria reivindicada

TBR2918/17 Pedido trata de processo para lixiviação de um metal valioso de um material de minério contendo titânio compreendendo a etapa de lixiviar o material de minério a pressão atmosférica com um lixiviante compreendendo um cloreto e ácido clorídrico. Em D1 a temperatura indicada para a lixiviação encontra-se numa temperatura superior a faixa de temperatura reivindicada no presente pedido, a saber, 103°C (exemplo 6). A faixa de temperatura do processo de lixiviação reivindicado no presente pedido deve ser entre 60°C e 85°C, sendo considerado como um importante parâmetro do processo. Desse modo, o valor informado em D1 é completamente diferente do descrito no presente processo. Ademais, o presente pedido informa que a utilização de temperaturas superiores a 85°C não deve ser utilizada devido a precipitação do dióxido de titânio [...] Os documentos citados no indeferimento não descrevem a faixa de temperatura utilizada no processo de lixiviação descrito, bem como o efeito técnico alcançado no presente pedido, sozinhos ou combinados. Portanto, a faixa de temperatura da etapa de lixiviação e os materiais utilizados como lixiviante são essenciais para alcançar o efeito técnico do processo reivindicado, a saber, permanência do titânio na solução. 

Decisões CGREC TBR3515/17

  Termo específico e termo genérico 

Uma divulgação em termos genéricos não afeta a novidade de uma invenção definida em termos específicos (Res. 169/16 § 4.13) 

TBR3515/17 Embora uma formulação de ivermectina e levamisol num solvente de pirrolidona seja previsto de forma genérica em D4, este documento não revela especificamente tal composição, de forma que a mesma é dotada do requisito de novidade 

Acréscimo de matéria na EPO

 

Na EPO em T1791/16 a reivindicação da patente era ambígua e várias interpretações tecnicamente razoáveis ​​eram possíveis, uma das quais estendia o objeto da patente além do pedido apresentado. Para a Câmara, a segurança jurídica deve prevalecer: se uma reclamação é ambígua ou obscura, todas as interpretações tecnicamente razoáveis ​​devem ser levadas em consideração. Basta que um deles contenha um objeto que vai além do pedido apresentado para deduzir daí a presença de acréscimo de matéria, e, portanto contrário ao artigo 123(2) da EPC. A patente era para um sistema de imagem biométrica usando a iluminação de locais da pele com vários comprimentos de onda para fins de identificação. O pedido apresentado desde que o sistema incluísse uma unidade informática com instruções destinadas a comparar imagens multiespectrais com uma base de dados, de forma a identificar o indivíduo. A patente foi alterada para esclarecer que as instruções se destinavam a comparar múltiplas características da pele extraídas de uma pluralidade de imagens multiespectrais com múltiplas características da pele definidas pelo banco de dados. Para a Câmara, existe uma ambigüidade quanto ao termo "características da pele" que, de acordo com as passagens, pode ser entendido como o objeto processado ou como a imagem obtida. Tendo em vista que a reivindicação também menciona que as imagens multiespectrais correspondem a informações das diversas características da pele, uma interpretação possível é que o termo se refere a características biológicas, por exemplo, impressões digitais, veias ou poros de suor e que um processamento específico para essas características biológicas são realizadas para extrair as imagens correspondentes adequadas para a identificação. No entanto, este objeto resultado do processamento não decorre direta e inequivocamente do pedido apresentado, e, portanto, contraria o artigo 123(2) da EPC.[1]

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[1] T1791/16: prise en compte de toutes les interprétation sensées pour l'article 123(2) CBE, 07/10/2021 https://europeanpatentcaselaw.blogspot.com/2021/10/t179116-prise-en-compte-de-toutes-les.html

Decisões CGREC TBR3003/17

 Termo específico e termo genérico 

Uma divulgação em termos genéricos não afeta a novidade de uma invenção definida em termos específicos (Res. 169/16 § 4.13) 

TBR3003/17 D1 e D2 revelam especificamente apenas comprimidos com menos de 50% de imatinibe. Embora tais documentos mencionem faixas de concentração amplas para os compostos ali revelados, dentre estes o imatinibe, estas faixas não se referem de forma direta e não ambígua à comprimidos de imatinibe. Sendo assim, é possível afirmar que a matéria pleiteada, qual seja, um comprimido compreendendo um monomesilato de imatinibe na forma cristalina alfa, sendo que o imatinibe está em uma quantidade de aproximadamente 50% a 80% em peso da porção ativa, com base no peso total do comprimido, é nova

Atividade inventiva do Tadalafil na Alemanha

 

Na Alemanha em 2021 o Supremo Tribunal Federal considerou caso de obviedade de patente que trata da dosagem do medicamento Tadalafil. O Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre a atividade inventiva das dosagens na disputa. A patente em disputa dizia respeito a uma composição de tadalafil adequada para administração oral até uma dose total máxima de 5 mg por dia. A técnica anterior descreveu o tadalafil como sendo adequado para o tratamento da disfunção erétil e uma ampla gama de possíveis dosagens máximas diárias de 0,5 a 800 mg. Além disso, sabia-se que um composto semelhante, o sildenafil, já era eficaz na dosagem diária de 5mg. Ambos os compostos mostraram valores de IC50 semelhantes in vitro (tadalafil ainda tinha um IC50 33% menor). Isso foi considerado motivação suficiente para um especialista estudar a relação dose-resposta dentro da faixa de dosagem relevante. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, se na data de prioridade um especialista teve em algum momento (também em um momento posterior) a motivação para conduzir estudos completos sobre a relação dose-resposta, então uma dosagem resulta ser vantajoso com base em tal estudo é óbvio em vista da técnica anterior. A patente foi revogada. O resultado, portanto, está alinhado com a decisão de 2019 da Suprema Corte do Reino Unido sobre a patente do regime de dosagem de tadalafil.[1]

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[1] ROEDIGER, Felix. Year in review: notable 2020 Patent Cases in Germany Bird & Bird LLP, www.lexology.com 05/10/2021

Uso público anterior na Alemanha

 

Em 2021 na Alemanha o Supremo Tribunal Federal em Konditionierverfahren considerou que patente era válida por não ter sido antecipada em uso prévio. A patente subjacente refere-se a um método de condicionamento de wafers semicondutores e / ou híbridos, bem como a um sistema para o referido condicionamento. A patente foi revogada em primeira instância em virtude de um uso prévio público de um cliente com o qual não havia um acordo de confidencialidade explícito ou implícito e nenhum interesse comercial em manter o sigilo do sistema. Uma pessoa qualificada tinha, assim, a possibilidade de adquirir conhecimento do sistema. No entanto, o Supremo Tribunal Federal considerou que a entrega, instalação e implementação de um sistema no local de um cliente não justificava automaticamente uma probabilidade suficiente de que terceiros pudessem investigar o sistema e, assim, adquirir o conhecimento de uma invenção. O tribunal concluiu que era improvável que os funcionários do cliente tentassem descobrir detalhes sobre o funcionamento do elemento crucial do sistema ou deixassem que outros concorrentes inspecionassem o sistema. Além disso, a instalação, as verificações de rotina e os reparos do sistema foram fornecidos exclusivamente pelo titular da patente. A patente foi assim mantida como concedida.[1]

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[1] ROEDIGER, Felix. Year in review: notable 2020 Patent Cases in Germany Bird & Bird LLP www.lexology.com 05/10/2021

Decisões CGREC TBR2943/17

 Termo específico e termo genérico 

Uma divulgação em termos genéricos não afeta a novidade de uma invenção definida em termos específicos (Res. 169/16 § 4.13) 

TBR2943/17 Embora o estado da técnica trate da transmissão de dados do veículo por radiofrequência para uma estação remota, nenhum dos documentos especifica tratar-se de faixa UHF, o que por si só, garante a novidade da reivindicação, no entanto, tal detalhamento não confere atividade inventiva à mesma reivindicação.