Decisões CGREC TBR586/17

  Suficiência descritiva

O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (LPI artigo 24). 

TBR586/17 Pedido trata de composição clareadora tópica para clarear a pele, cabelo, lábios e/ou unhas possuindo um agente clareador selecionado do grupo consistindo de água de coco, água de palma, leite de noz de palma, leite de noz-peçã, leite de semente de amendoeira, leite de castanha-de-caju, leite de noz de nogueira, concentrados dos citados acima, e quaisquer suas combinações, juntamente com um veiculo. A única menção a tal extrato é que se trata de um concentrado de água de coco seco por congelamento. Desta forma, esta Autarquia não pode concordar que a matéria pleiteada esteja suficientemente descrita no relatório descritivo, visto que inúmeros parâmetros podem alterar profundamente qualitativa e quantitativamente o dito extrato de água de coco usado na matéria pleiteada. Sendo assim a matéria pleiteada não atende ao disposto no Art. 24 da LPI. 

Algoritmo matemático que chega ao mesmo resultado técnico, é patenteável ?

 

Em T1294/16 discutiu-se a patenteabilidade de método matemático de processamento de imagens. Segundo T641/00 apenas as características que contribuem para a solução de um problema técnico, proporcionando um efeito técnico, podem contribuir para a constatação da atividade inventiva. Nesse sentido as diferenças matemáticas de um método só podem levar à conclusão de atividade inventiva se contribuírem para a definição de uma solução técnica num domínio da tecnologia não excluído nos termos dos artigos 52(2) e 52(3), da EPC. O pedido se refere a à detecção de padrões em produtos manufaturados. Partindo da técnica conhecida de uso de correlação cruzada normalizada (NCC) para detectar padrões conhecidos em imagens em tons de cinza, o pedido visa fornecer um método NCC robusto para imagens coloridas. Para isso, a imagem tricolor é transformada em uma matriz 2D ou 1D, reorganizando os valores de acordo com regras pré-determinadas. O NCC calculado nesta matriz difere da solicitação do estado da técnica D1 porque define duas regras alternativas para organizar os valores das cores em uma única matriz de dados.  Essa organização, contudo, não altera o resultado da cor NCC, que permanece idêntica à de D1, pois a ordem dos elementos é irrelevante para o resultado do cálculo. Portanto, não há efeito técnico em termos dos resultados do procedimento de detecção. A Cãmara observa que também não se pode invocar como vantagem a facilidade na escrita do código de programa de computador. Em relação ao argumento quanto à conveniência para o programador, ou seja, facilitar o esforço de programação, isso, em princípio, não pode ser considerado como uma definição de invenção (T 1539/09). Assim, os meios de transformação de dados reivindicados não resolvem nenhum problema técnico e, portanto, não podem contribuir para a conclusão da atividade inventiva. Como no caso do pedido principal, a reivindicação 1 deste pedido carece de atividade inventiva a partir de D1 em vista do conhecimento comum na técnica ou de D2 em vista de D1 e o conhecimento comum na técnica. A fórmula matemática em si é diferente daquela em D1, mas isso é irrelevante para a avaliação da etapa inventiva no presente contexto. As diferenças matemáticas só podem levar à conclusão de atividade inventiva se contribuírem para a definição de uma solução técnica num domínio da tecnologia não excluído nos termos dos artigos 52(2) e 52(3) da EPC. Este não é o caso aqui, a fórmula proposta é apenas um equivalente matemático daquela em D1 não causando nenhum efeito técnico determinável.[1]

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[1] Image data arrangement: non-technical, Bardehle Pagenberg, www.lexology.com 22/06/2021

Dupla proteção não pode, mas e sobreposição de patentes pode ?

 

Na EPO a decisão G 4/19 OJ 2021 tratou da questão da dupla proteção na qual considerou que um pedido de patente europeia pode ser recusado se reivindicar o mesmo objeto que uma patente europeia (ou seja, não apenas um pedido copendente) que foi concedido ao mesmo requerente e tem a mesma data efetiva. O pedido pode ser recusado, independentemente de (a) ter sido apresentado na mesma data que, ou (b) ser um pedido pai ou um pedido divisionário de, ou (c) reivindicar a mesma prioridade que a patente europeia já concedida. Portanto, se um requerente já obteve a concessão de uma patente EP em um determinado assunto, a Divisão de Exame negará a concessão de reivindicações sobre o "mesmo" assunto em procedimentos de exame posteriores relativos a um pedido tendo o mesma data efetiva como a patente concedida. Isso se aplica mesmo  se a patente concedida anteriormente for prioridade para pedido examinado posteriormente. A Câmara de Recurso alargada baseou-se fortemente nos Travaux Preparatoires for Art. 125 EPC para chegar a esta conclusão. O Artigo 125 da EPC estipula que, na ausência de disposições processuais nesta Convenção, a EPO deverá levar em consideração os princípios do direito processual geralmente reconhecidos nos Estados Contratantes. A Câmara de Recurso Ampliada considerou que o termo "disposições processuais" no Artigo 125 EPC se estende a disposições que exigem um exame substantivo (outro exemplo sendo o Art. 123 (2) EPC, matéria adicional), e que a proibição de duplo patenteamento constitui um princípio do direito processual geralmente reconhecido nos Estados Contratantes. Duas peças do quebra-cabeça, no entanto, não foram deliberadamente examinadas pela Câmara de Recurso Alargada. A conclusão do caso estabelece uma distinção entre "dupla proteção" (reivindicações com escopo sobreposto) e "duplo patenteamento" no entanto não está claro se proibição de duplo patenteamento aplica-se um sentido estreito, limitado a reivindicações sobre exatamente a “mesma” invenção, ou se no caso de superposição o mesmo será tolerado. [1]

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[1] EPO: Double Patenting; G 4/19 Maiwald Patentanwalts- und Rechtsanwalts-GmbH www.lexology.com 25/06/2021

Decisões CGREC TBR3371/17

 Suficiência descritiva

O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (LPI artigo 24). 

TBR3371/17 Pedido reivindica composição de elementos químicos para emissão de raios infra vermelhos longo destinados ao tratamento terapêutico composta por 8% a 38.25% de Alumínio (01), 0.01% a 0.1% de Platina (02), 31% a 61% de Titânio (03), 0.1% a 27% de Ferro (04), 59.29% a 79.29%% de Silício (05), 1 % a 13% de Magnésio (06), 1 % a 20% de Potássio (07), 1 % a 20% de Carbonato de Sódio (08) e 1 % a 20% de Carbonato de Cálcio (09). Este colegiado não observa em todo o relatório descritivo como efetivamente a composição pleiteada pode ser obtida por um técnico no assunto. A recorrente se limita a descrever quais as faixas de concentração dos elementos químicos devem constar na composição, mas em nenhum momento descreve como obter tal composição, isto é: Quais sais dos elementos químicos podem ser utilizados, se estes seriam de fato sais ou se seriam as próprias formas metálicas destes elementos, quais sais seriam compatíveis para obter a composição pretendida de forma a obter o efeito técnico proposto, dentre diversas outras questões que o técnico no assunto se defrontaria. Em relação à objeção relativa ao Art. 24 da LPI, em que foi apontado à recorrente que o pedido em tela não possuía informações relevantes para que um técnico no assunto obtenha a composição pleiteada, a recorrente se manifesta alegando que os compostos Al, Pt, Ti, Fe, Si, Mg e K seriam utilizados na forma metálica. Este colegiado entende que essa informação não estava disponível no relatório descritivo. O acréscimo de tal informação no relatório descritivo nesta etapa claramente infringe o Art. 32 da LPI. Desta forma, mantém-se a objeção relativa ao Art. 24 da LPI. 

Decisões CGREC TBR2952/17

 Suficiência descritiva

O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (LPI artigo 24). 

TBR2952/17 Com relação à objeção de falta de suficiência descritiva, a recorrente afirma que os dados in vitro do aripiprazol podem ser extrapolados para efeitos in vivo, uma vez que este fármaco possui uma farmacocinética adequada para uso como produto farmacêutico. Entretanto, este colegiado de segunda instância discorda desta alegação e mantem o entendimento de que a garantia de realização do uso de um fármaco em uma determinada doença só pode ser alcançada através da apresentação de testes in vivo. O fato de muitas vezes resultados de testes in vitro não se confirmarem in vivo não se deve unicamente a aspectos farmacocinéticos. Isso se deve ao fato de sistemas vivos, como os seres humanos e animais, serem sistemas extremamente complexos, onde todas as suas partes encontram-se interdependentes uma das outras. Logo, não se define estes sistemas apenas pelas suas partes (proteínas, genes, receptores, células, tecidos, órgse ãos, etc.), mas também e principalmente pela interação entre estas, de forma que estudos de ligação a receptores, que isolam partes do sistema de seu todo, embora úteis em alguns casos, não reproduzem toda a complexidade destes sistemas, podendo levar a não apreciação de interações e mecanismos homeostáticos importantes que podem afetar significativamente a ação de um fármaco no corpo humano ou animal. Sendo assim, uma vez que não há como reproduzir toda complexidade de um sistema vivo a partir de ensaios de ligação in vitro, estes estudos não são suficientes para comprovar o uso de um fármaco em uma determinada doença. Ademais, é de conhecimento de um técnico no assunto que doenças como esquizofrenia resistente a tratamento, esquizofrenia inveterada ou esquizofrenia crônica são doenças muitos complexas com etiologia multifatorial, na qual fatores biológicos e psicossociais interagem em diversos níveis para compor o quadro clínico da patologia. É extremamente simplista afirmar que um fármaco, só por possuir ação em um determinado receptor, é eficaz no tratamento destas doenças. A partir do exposto acima, conclui-se que a mera comprovação de que o aripiprazol é um agonista parcial do receptor 5- HT1A é insuficiente para garantir a realização do uso deste fármaco no tratamento das doenças elencadas na reivindicação 1 e dependentes (2 a 8). Sendo assim, o presente pedido não cumpre com o disposto no artigo 24 da LPI. Consequentemente, as reivindicações 1 a 8 não se encontram fundamentadas no relatório descritivo, não estando de acordo com o artigo 25 da LPI 

Decisões CGREC TBR2867/17

 Suficiência descritiva

O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (LPI artigo 24). 

TBR2867/17 O presente pedido refere-se ao uso de um agonista de receptor de adenosina A3, caracterizado pelo fato de ser na preparação de uma composição farmacêutica para tratar uma infecção viral selecionada a partir do grupo consistindo em infecção por HIV-1, infecção por HBV e infecção por HCV, em que o tratamento compreende a inibição da replicação do vírus e o dito agonista de receptor de adenosina A3 é selecionado a partir de IB-MECA e C1-IBMECA. A Recorrente alega que quando se trata de algumas infecções virais, é comumente aceito que dados in vitro são suficientes para estabelecer a potência de um medicamento. Cita, por exemplo, o guia do FDA para a Indústria para desenvolvimento de produto antiviral que para alguns vírus humanos (por exemplo, vírus da hepatite B e hepatite C), não existe cultura de célula ou modelo animal satisfatório e, nesses casos, a inibição de uma atividade ou função viral essencial contra vírus relacionados pode ser usada para indicar atividade potencial. Contudo, a garantia de realização do uso de um fármaco em uma determinada doença só pode ser alcançada através da apresentação de testes in vivo. Como é de conhecimento comum, a patogenia das infecções virais é determinada pela combinação entre os efeitos diretos e indiretos da replicação viral e as respostas do hospedeiro à infecção. Estudos in vitro, tais como os apresentados pela recorrente no relatório descritivo, não reproduzem toda a complexidade envolvida na patogênese destas infecções. Embora tais estudos sejam úteis em alguns casos, os mesmos podem levar a não apreciação de interações e outros mecanismos que podem significativamente afetar a ação antiviral no corpo humano ou animal. Ressalta-se ainda que outros fatores podem influenciar na ação farmacológica de um fármaco, tais como fatores farmacocinéticos, aspectos metabólicos dentre outros relacionados ao comportamento do fármaco dentro do organismo. Pelos motivos expostos acima, como não foram apresentados testes in vivo comprovando efetivamente a aplicação dos IB-MECA e Cl-IB-MECA numa situação terapêutica real, mantêm-se o entendimento de que o presente pedido não cumpre com o disposto no artigo 24 da LPI.

Decisões CGREC TBR3468/17

 Suficiência descritiva

O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (LPI artigo 24). 

TBR3468/17 Pedido inclui reivindicação de uso das composições pleiteadas caracterizado pelo fato de ser para o dessecamento e/ou desfoliação de plantas. Embora este seja um dos objetivos iniciais apontado no pedido de patente em análise, não há ao longo de todo o relatório descritivo qualquer concretização que demonstre a efetividade das composições pleiteadas como dessecantes ou esfoliantes, impossibilitando a sua reprodução por um técnico no assunto, não atendendo, portanto, ao Art. 24 da LPI. Por conseguinte, a referida reivindicação não está fundamentada no relatório descritivo, não atendendo ao disposto no Art. 25 da LPI

Decisões CGREC TBR3516/17

 Suficiência descritiva (Polimorfismo)

O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (LPI artigo 24). 

TBR3516/17 A presente invenção refere-se a modificação cristalina II da 2-[2(1-clorociclopropil)-3-(2-cloro-fenil)-2-hidróxi-propil]-2,4-dihidro-3 H-1,2,4triazol-3-tiona da fórmula (A), um processo para a sua preparação e seu emprego para combate de micro-organismos indesejados. Nos exemplos 1 a 3 não há qualquer estimativa de tempo de agitação em temperatura alta para que os cristais de modificação I passem a cristais de modificação II. Tendo em vista o tempo de agitação de 2 semanas do exemplo 4 (um tempo relativamente longo quando o solvente é água), um técnico no assunto, teria que testar vários intervalos de tempo, sem uma estimativa inicial mais precisa, quando da utilização de um solvente diferente de água, como o acetato de etila, até garantir que todo material de partida (cristais de modificação I) passassem à modificação II, considerando que no relatório descritivo é apenas mencionado, muito longe do exemplo em questão, que o parâmetro principal para que a modificação polimórfica ocorra é a agitação em alta temperatura em um espaço de tempo de 7 a 14 dias, sem nenhuma especificação quanto ao torque de agitação em nenhum dos exemplos. Ao contrário do que afirma a Recorrente, para um técnico no assunto, em se tratando de uma matéria complexa como é a do polimorfismo, está bem estabelecido na técnica que a obtenção de uma determinada forma modicada passa por um processo de cristalização, o qual requer uma pormenorizada descrição, uma vez que é de conhecimento geral que mesmo uma pequena variação de qualquer um dos parâmetros inter-relacionados (taxa de resfriamento, velocidade específica de agitação (torque), adição ou não de sementes, concentração do soluto, etc.), pode acarretar na síntese de uma forma cristalina não desejada ou até em um fracasso no processo de cristalização, tamanha a dependência em relação aos mesmos. Na descrição da matéria no relatório descritivo originalmente depositado não há qualquer especificação sobre agitação (torque), temperaturas das etapas de filtração e secagem dos cristais, tempo de agitação em temperaturas altas (exemplos onde solventes diferentes de água foram utilizados), taxas de resfriamento. Embora a Recorrente afirme não existir qualquer técnica de resfriamento e não serem necessárias tais especificações, pois a conversão à forma cristalina II se dá durante a agitação, à 80ºC, este esclarecimento teria que estar claramente descrito no relatório descritivo para que a matéria pretendida estivesse de acordo com o disposto no Artigo 24 da LPI, ou seja, de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto. 

As limitações do depósito de material biológico

 

Em T32/17 o pedido trata de um anticorpo definido por duas características - a capacidade de reconhecer uma vitamina específica (ou seja, uma característica funcional) e que o anticorpo em questão foi produzido por um de uma lista específica de hibridomas depositados (ou seja, um produto por processo). A Câmara de Recursos conclui que a característica de que os anticorpos foram produzidos por um hibridoma particular, sendo este objeto de um depósito de material genético, não poderia por si só distinguir os anticorpos como tais dos anticorpos da técnica anterior com a mesma propriedade funcional de reconhecimento da vitamina específica. A reivindicação de produto pelo processo limitada unicamente pela característica funcional carecia de novidade em relação aos anticorpos da técnica anterior contra a vitamina. De modo análogo uma reivindicação de porto definido pelo processo que trate de uma bebida ou produto alimentar produzido a partir da fermentação de uma levedura depositada específica pode não ser nova em relação a um produto produzido por uma fonte de fermentação alternativa, a menos que haja características químicas ou funcionais específicas do produto resultante que está incluído no pedido conforme apresentado. Para Rachel Bell o caso permite concluir que  “confiar em depósitos biológicos para definir uma invenção pode ser uma escolha ruim se a invenção puder ser definida de qualquer outra forma. Isso porque a lei determina que um depósito biológico pode ser inspecionado por qualquer interessado após a publicação da patente, e pode ser acessado gratuitamente para qualquer finalidade após o vencimento da patente. Portanto, em vez de dar aos concorrentes acesso a um depósito biológico que pode levar diretamente ao produto final comercial (por exemplo, a divulgação de uma linha de células transgênicas que expressa uma enzima mutante com uma propriedade comercial útil), é provável que seja mais benéfico tentar maneiras mais amplas de descrever uma invenção. Por exemplo, caracterizar e reivindicar uma mutação específica em uma linha de células transgênicas e reivindicar a linha de células com referência a esta mutação, em vez de depender de um depósito da referida linha de células; ou mesmo tentando caracterizar o produto final”.[1]

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[1]To disclose, or not to disclose? That is the question. Marks & Clerk www.lexology.com 16/06/2021

Decisões CGREC TBR2950/17

 Suficiência descritiva (Polimorfismo)

O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (LPI artigo 24). 

 TBR2950/17 A perfeita caracterização de uma nova forma cristalina não reside apenas nos dados de difração de raios-x pelo método do pó e sim, pela complementação desta técnica com mais dois outros métodos de análise, tais como: Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de Carbono no Estado Sólido (RMN-13C); Espectrometria na Região do Infravermelho; Espectroscopia Raman; Microscopia Eletrônica (hot stage); Termogravimetria (ATG) e Análise Térmica Diferencial (ATD). Como no presente pedido a forma cristalina reivindicada foi caracterizada pela difração de raios-x e DSC, conclui-se que a mesma não está perfeitamente caracterizada, ou seja, somente por meio destas análises não é possível afirmar com precisão que o polimorfo reivindicado corresponde de fato ao polimorfo I do sal de ácido málico de N-[2-(dietilamino)etil]-5-[(5-flúor-1,2-diidro-2-oxo-3H-indol-3-ilideno)metil]-2,4- dimetil-1H-pirrol-3-ca rboxamida. No tocante ao processo de obtenção do polimorfo reivindicado, destaca-se que parâmetros tais como: temperatura de aquecimento da mistura reacional, taxa de evaporação do solvente durante a noite para a obtenção dos cristais, torque e taxa de resfriamento do meio reacional não estão definidos no presente pedido de forma a possibilitar a realização por um técnico no assunto. Em função do supracitado, tendo em vista que no caso de uma nova forma cristalina de uma substância química, a descrição clara e suficiente do objeto necessariamente está em sua caracterização físico-química, assim como no seu processo de preparação (caso contrário, não é possível a identificação exata do objeto que está sendo reivindicado), infere-se que o relatório descritivo do presente pedido não descreve de forma clara e suficiente a forma cristalina reivindicada de maneira a possibilitar a sua realização por um técnico no assunto, e, portanto, não atende ao estabelecido pelo artigo 24 da LPI. Logo, como as reivindicações devem ser fundamentadas no relatório descritivo e devem definir de forma clara e precisa a matéria objeto de proteção, conclui-se que as reivindicações 1-7 estão em desacordo com o artigo 25 da LPI.

Decisões CGREC TBR573/17

 Suficiência descritiva 

O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (LPI artigo 24). 

TBR573/17 A presente invenção fornece um silicato de metal de transição funcional (FTMS) como um descontaminante, um desinfetante, um desintoxicador, um protetor, um germicida ou uma combinação deles, compreendendo uma razão de metal de transição para sílica no silicato de metal de transição em uma faixa predeterminada. Os silicatos de metal de transição obtidos em condições de pH menor do que 2 não se encontram descritos suficientemente com relação ao seu processo de preparação, no que concerne às quantidades de reagentes empregados para alcançar as referidas razões de silício para metal de transição, contrariando o disposto no Art. 24 da LPI. Falta de suficiência descritiva é também verificada na preparação do silicato de cobre, cuja razão de silício para cobre é 1:5,15, já que não é definido qual o pH do meio reacional, tendo em vista que a faixa ácida abrange qualquer pH menor do que 7. 

Decisões CGREC TBR4373/17

 Suficiência descritiva 

O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (LPI artigo 24). 

TBR4373/17 Método para oxidação catalítica em fase vapor que envolve o uso de um reator tipo trocador de calor multitubular de leito fixo que possui uma pluralidade de tubos de reação. O método pode proporcionar um método para oxidação catalítica em fase vapor que é quase isento de variações nos estados de reação nos respectivos tubos de reação. Nenhum dos exemplos constantes do relatório descritivo utilizou a metodologia de determinação dos estados de reação no interior dos tubos de reação estimando-se os estados térmicos no interior dos tubos pela condução de uma análise de fluido do meio de aquecimento e uma análise de calor de reação dentro dos tubos de reação através de uma análise por simulação com o uso de um computador. No relatório descritivo, há apenas a citação de uso de tais métodos, bem como dos softwares empregados. Não há detalhamentos da técnica empregada que é muito ampla. Entende-se que um técnico no assunto para reproduzir a invenção deveria realizar experimentação adicional a fim de obter os resultados citados no relatório descritivo. Isto porque não há detalhamentos sobre a metodologia computacional empregada. Reitera-se que não há informações no relatório descritivo a respeito dos parâmetros de controle que deveriam ser empregados e não há exemplos de concretização da invenção empregando-se a simulação computacional, de forma a possibilitar sua realização por um técnico no assunto, contrariando o Art. 24 da LPI vigente. 

Decisões CGREC TBR3476/17

 Suficiência descritiva 

O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (LPI artigo 24). 

TBR3476/17 Pedido trata de processo para a epoxidação de uma olefina, cujo processo compreende reagir um alimento compreendendo olefina, oxigênio, e um modificador de reação na presença de um catalisador com base em prata altamente seletivo em uma temperatura de reação T, e com o modificador de temperatura estando presente em uma quantidade relativa Q que é a razão de uma quantidade molar eficaz da espécie ativa do modificador de reação presente no alimento por uma quantidade molar eficaz de hidrocarbonetos presentes no alimento. Quanto à objeção em relação à falta de suficiência descritiva, é necessário salientar que para a reprodutibilidade da matéria ora pleiteada, um técnico no assunto, em uma primeira fase operacional, precisa determinar as razões de uma quantidade molar efetiva de espécies ativas do modificador de reação presente na alimentação por uma quantidade molar efetiva dos hidrocarbonetos presentes na alimentação, Q 1 e Q 2, utilizando diferentes temperaturas correspondentes T 1 e T 2 , a fim de determinar a constante B da equação de condição operacional em segunda fase: Q 2 = Q 1 + B (T 2 - T 1 ), conforme reivindicação 1. No entanto, ao longo do relatório descritivo originalmente depositado, há falhas na descrição exata da matéria, por exemplo, na ausência de uma precisa descrição de um fator relacionado a capacidade dos hidrocarbonetos presentes na alimentação de remover/separar o modificador de reação da superfície do catalisador e a extensão à qual eles têm essa capacidade pode diferir dos vários hidrocarbonetos. A Recorrente coloca em seu relatório descritivo que tais fatores podem ser determinados e verificados por experiências rotineiras, (...) acreditando-se que o fator seja mais elevado quando o hidrocarboneto em questão tem uma capacidade maior de formar radicais. Deste modo, uma vez que a determinação de parâmetros essências à reprodutibilidade da matéria objeto de proteção, como Q e os fatores de hidrocarbonetos na alimentação, é dependente de experiências rotineiras, as quais envolvem um esforço adicional de um técnico no assunto nesta determinação, considera-se que o relatório descritivo do presente pedido de patente em análise não descreve clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto, não atendendo, portanto, ao Art. 24 da LPI

Possibilidade de correção de Reivindicações amplas EPO

 

Em T1399/17 OJ 2021 a reivindicação pleiteia gordura dietética à base de triglicerídeos, em que a gordura dietética é uma mistura de gorduras naturais. O termo "gordura natural" na reivindicação aparece excessivamente amplo ao não excluir as moléculas de triglicerídeos modificados, ademais pelo relatório descritivo não está claro se as ditas gorduras naturais são um elemento essencial ou opcional da invenção o que  denota falta de clareza da reivindicação por falta de suporte no relatório descritivo segundo o artigo 84 da EPC. A titular durante a oposição apresentou emenda em que suprimiu a parte da reivindicação em questão que se refere a mistura de gorduras naturais. A Câmara de Recursos considerou que o titular tinha a opção de na fase de oposição fazer o ajuste na reivindicação de modo a torna-la coerente com o relatório descritivo pois em G1/99 "O Enlarged Boards of Appeal considerou injusto que o titular da patente não receba uma oportunidade justa de mitigar as consequências dos erros de julgamento apontados pela Divisão de Oposição. O titular da patente deve, portanto, ter permissão para emendar seu pedido a fim de superar essa deficiência, da seguinte forma: em primeiro lugar, para uma emenda introduzindo uma ou mais características originalmente divulgadas que limitem o escopo da patente conforme alterada; se tal limitação não for possível, se permitir emenda introduzindo uma ou mais características originalmente divulgadas que estendam o escopo da patente mas dentro dos limites do art. 123 (3) EPC 1973. Finalmente, se tais emendas não forem possíveis, resta a possibilidade de supressão da emenda inadmissível [o trecho em disputa], mas de modo que ainda dentro dos limites do art. 123 (3) EPC 1973, mesmo que, como resultado, a situação do oponente tenha piorado’”. A simples retirada da referência a mistura de gorduras naturais na emenda da reivindicação leva a ampliação da reivindicação, ou seja, a situação da oponente fica ainda pior, pois na tentativa de corrigir/anular a patente o resultado acaba sendo uma patente ainda mais ampla, o que fere o princípio do reformatio in pejus, ou seja, na se pode impor ao oponente uma pena superior (uma patente ainda mais ampla) àquela que havia sido imposta na sentença inicial (a concessão da patente inicial) anteriormente proferida no mesmo processo. Como o titular não justificou o que o levaria acreditar que seu caso pudesse ser uma exceção à regra geral, caso enquadrado nas condições de G1/99, a patente foi anulada.  [1]

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[1] Claims not supported by amended description, NLO, www.lexology.com 15/06/2021

Proteção de invenções implementadas por software em Taiwan

 

As atuais Diretrizes de Exame para Invenções Relacionadas a Software de Computador anteriores a 1º de julho de 2021) estipulam, em conformidade com o critério europeu, que "onde houver efeito técnico adicional que vai além das interações físicas normais entre o programa e o computador na execução de um programa, os meios técnicos como um todo têm caráter técnico. ” A análise portanto se concentrava em se a invenção produz um efeito técnico em todo o sistema. No entanto, as mesmas diretrizes também incorporaram critérios do USPTO ao levar em consideração o conceito de “ideia abstrata”, numa mistura de conceitos da EPO e USPT que levava a inconsistências entre os julgamentos. As Novas Diretrizes em vigor a parti de julho de 2021 introduzem os regulamentos japoneses, incluindo diversos exemplos dos mesmos, e substituindo os conceitos de "efeitos técnicos adicionais" (europeu) e "uso simples de computador" (norte americano)e, em vez disso, determina a elegibilidade com duas etapas: 1) Decidir se a definição de uma invenção é atendida, incluindo: i: aqueles que realizam concretamente o controle de um aparelho ou processamento em relação ao controle; ii. aqueles que realizam concretamente o processamento de informações com base nas propriedades técnicas de um objeto. 2) determinar se "o processamento de informações por meio de software de computador é realizado por meio da utilização de recursos de hardware":  Para invenções que não podem ser determinadas por meio da etapa (1), o software de computador na invenção deve ser examinado para verificar se ele cumpre o requisito (2). Além disso, mesmo que parte das reivindicações utilize as leis da natureza, se a invenção como um todo não utiliza as leis da natureza, a invenção deve ser considerada como não utilizando as leis da natureza. A característica técnica deve ser levada em consideração para determinar sob quais circunstâncias a invenção pode ser vista como utilizando as leis da natureza como um todo.

Com relação a avaliação de atividade inventiva se o conteúdo técnico das citações múltiplas do estado da técnica contiver operações ou funções substancialmente idênticas com diferentes meios técnicos dentro do campo da tecnologia de software de computador, a semelhança nas operações ou funções ainda permanece, embora sejam aplicadas em campos técnicos diferentes. As Diretrizes de 2021, listam claramente o que uma "mudança simples" pode incluir: i) Sistematização de métodos de operação humana, ii) Software alcançando os efeitos da tecnologia de hardware anterior, iii) recriação do conhecimento comum dentro de um espaço virtual gerado por um computador, iv) aplicação ou modificação no design com base no conhecimento comum no momento do depósito, v) aperfeiçoamentos que não contribuem para os efeitos técnicos. Também é destacado nas Diretrizes de 2021 que se a invenção relacionada à inteligência artificial for aplicada no campo médico, as reivindicações do método devem evitar direcionar para métodos diagnósticos e terapêuticos de seres humanos e animais para que o pedido seja elegível.[1]

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[1] How to patent computer software in Taiwan? New Taiwan Patent Examination Guidelines for Computer Software-Related Inventions explained Wisdom International Patent & Law Office www.lexology.com 14/06/2021

Decisões CGREC TBR3465/17

 Fórmula suíça 

 No que tange à modificação de reivindicações de método terapêutico para reivindicações do tipo “fórmula Suíça”, entende-se que o escopo de uma reivindicação de método terapêutico é bastante distinto do escopo de uma reivindicação de “uso de um composto X para preparar um medicamento para tratar uma enfermidade”, visto que a primeira fornece um método de tratamento ao indivíduo, enquanto a segunda se refere à aplicação de uma substância ativa na preparação de um medicamento para tratar uma doença específica. Portanto, à luz do disposto no artigo 32 da LPI não será admitida, após a data do pedido de exame, a alteração de reivindicações de método terapêutico para reivindicações redigidas nos moldes de “uso de um composto X para preparar um medicamento para tratar uma enfermidade” (fórmula Suíça), pois tal alteração, nitidamente, altera o objeto constante no QR válido. (Res. 93/13 § 2.4) 

TBR3465/17 O referido novo quadro reivindicatório inclui em seu escopo de proteção reivindicações de um Aplicador (reivindicações 1 a 13 e 23 - 26) assim como o uso do referido Aplicador para preparar um medicamento (reivindicações 14 - 22), as quais não estavam inicialmente reivindicados no quadro reivindicatório válido quando da solicitação de exame do pedido em tela que pleiteava apenas composição semi sólida para o tratamento de disfunção erétil em um paciente e uso de uma composição de prostaglandina para a preparação de uma composição farmacêutica para o tratamento de disfunção erétil, o que configura violação do artigo 32 da LPI.  

Decisões CGREC TBR3496/17

Fórmula suíça 

 No que tange à modificação de reivindicações de método terapêutico para reivindicações do tipo “fórmula Suíça”, entende-se que o escopo de uma reivindicação de método terapêutico é bastante distinto do escopo de uma reivindicação de “uso de um composto X para preparar um medicamento para tratar uma enfermidade”, visto que a primeira fornece um método de tratamento ao indivíduo, enquanto a segunda se refere à aplicação de uma substância ativa na preparação de um medicamento para tratar uma doença específica. Portanto, à luz do disposto no artigo 32 da LPI não será admitida, após a data do pedido de exame, a alteração de reivindicações de método terapêutico para reivindicações redigidas nos moldes de “uso de um composto X para preparar um medicamento para tratar uma enfermidade” (fórmula Suíça), pois tal alteração, nitidamente, altera o objeto constante no QR válido. (Res. 93/13 § 2.4) 

TBR3496/17 Pedido inicial reivindica método de administração de uma quantidade efetiva de um antibiótico para tratar ou prevenir uma infecção bacteriana em um animal que dele necessite caracterizado por compreender a etapa de injetar um antibiótico de forma subcutânea na junção da aurícula com o crânio de um animal. A matéria pleiteada não é considerada invenção de acordo com o artigo 10 (VIII) da LPI, pois se trata de método terapêutico para aplicação no corpo de um animal. Um novo quadro reivindicatório pleiteia “uso de uma quantidade eficaz de um antibiótico caracterizado pelo fato de ser para a preparação de um medicamento para tratar ou prevenir uma infecção bacteriana em um animal em que o medicamento é injetado de forma subcutânea na junção de uma aurícula com o crânio de um animal”. Entretanto, o mesmo não pode ser aceito por tratar-se de mudança de categoria de reivindicação de método terapêutico para fórmula Suíça, o que é vedado pelo artigo 32 da LPI. 

Patente para método de planejamento de uma viagem

No caso de In re Bongiorno (Fed. Cir. 2021), o requerente da patente James Bongiorno apelou contras decisão do Conselho de Apelação (PTAB), concluindo que dois dos seus pedidos de patente foram direcionados ao assunto inelegível para patente sob a Seção 101. Os pedidos referem-se a planejar e executar um itinerário de férias ou viagem e, mais particularmente, a software e uma unidade eletrônica portátil, que pode ser dedicada a tal planejamento e assistência em viagens no destino. A invenção reivindicada combinou todas as funcionalidades dos livros e dispositivos eletrônicos utilizadas comumente no planejamento de férias no exterior em um único dispositivo de planejamento / turismo prático, com recursos poderosos para aprimorar a experiência de férias de todos. O Circuito Federal concordou com o PTAB quando determinou que as reivindicações eram direcionadas a planejar e executar um itinerário de férias ou viagem, que era efetivamente um método de organizar a atividade humana – uma ideia abstrata. As limitações da reivindicação não citavam “programação inventiva”, mas meramente resultados desejados. Na etapa dois do teste Alice, o Circuito Federal concordou novamente com o PTAB e concluiu que os elementos recitados (por exemplo, um banco de dados, uma tela de visualização) não representavam significativamente mais do que a própria ideia abstrata: "Os elementos consistiam simplesmente na aplicação do resumo ideia de usar componentes de computador genéricos executando funções de computador de rotina". Consequentemente, o Circuito Federal considerou que os pedidos de patente eram inelegíveis de acordo com a Seção 101.[1]

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[1] A Bad Day for this Patent Applicant: Travel Itinerary Applications Ineligible Under Section 101 Blog Section 101, Holland & Knight LLP, www.lexology.com 10/06/2021

Ideia abstrata e novidade no USPTO

 

Em Yu v. Apple (Fed. Cir. 2021) a reivindicação pleiteia uma câmera digital melhorada composta de um primeiro e um segundo sensor de imagem posicionados de perto em relação a um plano comum, dito segundo sensor de imagem sensível a uma região completa de espectro de cores visíveis; duas lentes, cada uma sendo montada na frente de um dos dois sensores de imagem; dito primeiro sensor de imagem produzindo uma primeira imagem e que o segundo sensor de imagem produz uma segunda imagem; um circuito de conversão analógico-digital acoplado ao dito primeiro e segundo sensor de imagem para digitalização das imagens de segunda intensidade para produzir correspondentemente uma primeira imagem digital e uma segunda imagem digital; uma memória de imagem, juntamente com o referido circuito de conversão analógico-digital, para armazenar a referida primeira imagem digital e dita segunda imagem digital; e um processador de imagem digital, juntamente com a referida memória de imagem e recebendo a referida primeira imagem digital produzindo uma imagem digital resultante da referida primeira imagem digital aprimorada com a referida segunda imagem digital. A Corte considerou que a reivindicação é direcionada a um resultado ou efeito que em si é a ideia abstrata e apenas invoca processos genéricos e máquinas em vez de um meio ou método específico que melhore a tecnologia relevante. A reivindicação é direcionada à ideia abstrata de tirar duas fotos e usar essas fotos para melhorar umas às outras de alguma forma, sem contudo, especificar que forma é esta, de modo que havia uma completa ausência de quaisquer fatos que mostrasse que os elementos alegados não eram bem conhecidos, rotineiros e convencionais. A juíza Newman, em voto discordante, considerou equivocada a conclusão de ideia abstrata: "Repito: a reivindicação 1 é para uma câmera digital com uma estrutura e mecanismo designados que executam funções especificadas; reivindicação 1 não é para a ideia geral de melhorar imagens de câmera. A câmera da patente pode ou não satisfazer todos os requisitos substantivos de patenteabilidade, pois este é um campo ativo de tecnologia. No entanto, isso não converte um dispositivo mecânico/eletrônico em uma ideia abstrata". Para a juíza Pauline Newman há uma clara confusão da Corte quanto as seções 101 (patenteabilidade) e 102 (não obviedade) uma vez que a história legislativa da lei de Patentes de 1952 deixa bem claro que há uma distinção explícita entre esses dois artigos que devem ser interpretados de forma independente um do outro, o que não é o caso da decisão da Corte neste caso utiliza elementos de novidade da seção 102 em sua análise da seção 101, o que é impróprio: "a inelegibilidade 101 não surge simplesmente porque um dispositivo incorpora diferenças menores e previsíveis em relação à arte anterior, como a maioria concluiu". [1]

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[1] https://www.patentdocs.org/2021/06/yu-v-apple-fed-cir-2021.html

Decisões CGREC TBR3050/17

 Fórmula suíça 

 No que tange à modificação de reivindicações de método terapêutico para reivindicações do tipo “fórmula Suíça”, entende-se que o escopo de uma reivindicação de método terapêutico é bastante distinto do escopo de uma reivindicação de “uso de um composto X para preparar um medicamento para tratar uma enfermidade”, visto que a primeira fornece um método de tratamento ao indivíduo, enquanto a segunda se refere à aplicação de uma substância ativa na preparação de um medicamento para tratar uma doença específica. Portanto, à luz do disposto no artigo 32 da LPI não será admitida, após a data do pedido de exame, a alteração de reivindicações de método terapêutico para reivindicações redigidas nos moldes de “uso de um composto X para preparar um medicamento para tratar uma enfermidade” (fórmula Suíça), pois tal alteração, nitidamente, altera o objeto constante no QR válido. (Res. 93/13 § 2.4) 

TBR3050/17 O pedido original que deu origem ao presente pedido dividido, pleiteava proteção para método de tratamento. O presente pedido dividido pleiteava proteção para uso de um polipeptídeo (...) ou de um anticorpo (...) para a preparação de uma composição farmacêutica para tratar (...). A alteração de matéria, originalmente pleiteada como método de tratamento (pedido original) e posteriormente pleiteada como uso para preparar (presente pedido dividido), não pode ser aceita em face do disposto no artigo 32 da LPI. 

Decisões CGREC TBR2908/17

  Fórmula suíça 

 No que tange à modificação de reivindicações de método terapêutico para reivindicações do tipo “fórmula Suíça”, entende-se que o escopo de uma reivindicação de método terapêutico é bastante distinto do escopo de uma reivindicação de “uso de um composto X para preparar um medicamento para tratar uma enfermidade”, visto que a primeira fornece um método de tratamento ao indivíduo, enquanto a segunda se refere à aplicação de uma substância ativa na preparação de um medicamento para tratar uma doença específica. Portanto, à luz do disposto no artigo 32 da LPI não será admitida, após a data do pedido de exame, a alteração de reivindicações de método terapêutico para reivindicações redigidas nos moldes de “uso de um composto X para preparar um medicamento para tratar uma enfermidade” (fórmula Suíça), pois tal alteração, nitidamente, altera o objeto constante no QR válido. (Res. 93/13 § 2.4) 

 

TBR2908/17 o quadro reivindicatório inicial do pedido original continha somente reivindicações da categoria processo, todas referentes a método de tratamento no corpo humano ou animal. Essas reivindicações foram emendadas para a redação de uso (Fórmula suíça) antes do pedido do exame do pedido, de modo que essa alteração é considerada válida nos termos do artigo 32 da LPI. Entretanto, o quadro de uso foi considerado imprivilegiável, essencialmente, por ausência de novidade perante D1 ou D2 que já anteciparam o uso da mesma proteína, aqui denominada como BAFF, como parte de uma composição farmacêutica para tratamento das mesmas patologias aqui identificadas. Como resposta, o então depositante apresentou, ainda no pedido original, um novo quadro contendo reivindicações da categoria produto, em que reivindicava o próprio anticorpo. Este quadro, por sua vez, foi considerado imprivilegiável perante o artigo 32 da LPI. 

Decisões CGREC TBR576/17

 Fórmula suíça 

 No que tange à modificação de reivindicações de método terapêutico para reivindicações do tipo “fórmula Suíça”, entende-se que o escopo de uma reivindicação de método terapêutico é bastante distinto do escopo de uma reivindicação de “uso de um composto X para preparar um medicamento para tratar uma enfermidade”, visto que a primeira fornece um método de tratamento ao indivíduo, enquanto a segunda se refere à aplicação de uma substância ativa na preparação de um medicamento para tratar uma doença específica. Portanto, à luz do disposto no artigo 32 da LPI não será admitida, após a data do pedido de exame, a alteração de reivindicações de método terapêutico para reivindicações redigidas nos moldes de “uso de um composto X para preparar um medicamento para tratar uma enfermidade” (fórmula Suíça), pois tal alteração, nitidamente, altera o objeto constante no QR válido. (Res. 93/13 § 2.4) 

 

TBR576/17 Foi removido do quadro reivindicatório as reivindicações referentes a uso da composição para preparar um medicamento, objetadas por estarem em desacordo com o disposto no artigo 32 da LPI, tendo em vista que tais reivindicações não estavam contidas no quadro reivindicatório para o qual foi solicitado o exame do pedido que pleiteava composição farmacêutica

Decisões CGREC TBR2962/17

 Pedidos divididos 

 No caso da análise dos pedidos de patente resultantes da divisão de um Pedido Original (pedidos divididos), esta será feita com base no QR válido apresentado pelo Requerente até a data de pedido do exame do pedido de Patente Original (ou o QR apresentado junto a esta petição, se houver). Entenda-se que o Pedido Original refere-se ao pedido de patente que originou o primeiro Pedido Dividido. Se após a data da solicitação do exame do pedido de Patente Original o Requerente entrar com um pedido de divisão, tem-se que será válido, para fins de verificação do disposto no artigo 32 da LPI do QR do Pedido Dividido, o QR apresentado pelo Requerente até a data da solicitação do exame do Pedido Original (ou o QR apresentado junto a esta petição, se houver).(Res. n.93/13 § 2.2.6) 

TBR2962/17 A recorrente na tentativa de contornar as objeções levantadas ao pedido dividido em tela, tanto em primeira instância (Art. 32 da LPI) quanto em segunda instância (Art. 6º da LPI), retorna ao quadro original anterior ao pedido de exame do pedido original redividindo a matéria inicialmente revelada (e que não foi objeto do pedido original), já que esta não constava no quadro do pedido dividido (que foi rejeitado justamente por incidir no Art. 32 da LPI). Uma vez que o quadro proposto não pode ser aceito, as argumentações trazidas pela recorrente perdem o objeto do recurso. Uma vez encerrada a 1ª Instância do pedido dividido em lide, este colegiado, baseado no entendimento dado pelo parecer INPI/PROC/CJCONS Nº 10/07 de 13/09/2007 não pode aceitar que a recorrente traga matéria que foi abandonada no momento da divisão que deu origem ao pedido em tela, pois isto configura uma redivisão e rediscussão de matéria do pedido original.

Suficiência descritiva em fármaco na EPO

 

Em T391/18 OJ 2021 foi analisada patente que reivindica Uma combinação que compreende TMC278, ou uma forma estereoisomérica do mesmo e (ii) um inibidor da transcriptase reversa de nucleosídeo e/ou um inibidor da transcriptase reversa de nucleotídeo; em que TMC278 e o nucleotídeo reverso inibidor da transcriptase e o nucleosídeo inibidores da transcriptase reversa são inibidores de HIV terapeuticamente eficazes em um dose que pode ser administrada uma vez ao dia. Segundo a Câmara de Recursos o exame da suficiência descritiva se resume a avaliar se, na data de depósito da patente, a pessoa qualificada poderia ter encontrado o seguinte sem carga indevida: (a) a dose uma vez ao dia em que TMC278 reduz ou mantém a carga de HIV do paciente em um nível baixo de NRTIs específicos, (b) NRTIs específicos e suas doses que reduzem ou manter a carga de HIV do paciente em um nível baixo quando administrado uma vez ao dia, (c) combinações de TMC278 com pelo menos um destes NRTIs, e suas doses correspondentes, adequados para reduzir ou manter a carga de HIV do paciente em um nível baixo quando administrado uma vez ao dia. Com relação ao item (a) a patente indica que TMC278 é um dos NNRTIs divulgados em D1. Ele também contém evidências in vitro sobre o Perfil virológico do isômero E de TMC278 contra HIV tipo selvagem e mutante e sobre sua capacidade de prevenir Infecção por HIV via contato íntimo entre parceiros. E-TMC278 parecia ser consideravelmente mais eficaz do que os NNRTIs disponíveis comercialmente nevirapina e efavirenz. Além disso, embora menos eficaz do que o isômero E, o isômero Z de TMC278 foi ainda mais eficaz do que nevirapina e efavirenz. Assim, na data do depósito, o pedido de patente tornou crível que E-TMC278 era adequado para o tratamento Infecção por HIV por administração uma vez ao dia e forneceu uma faixa de dosagem viável. Com relação ao ponto (b), na data do depósito, vários NRTIs já haviam sido aprovados para uma vez ao dia administração, e alguns outros estavam em desenvolvimento. Em conseqüência, o técnio no assunto não teria nenhum fardo indevido para encontrar NRTIs que foram inibidores de HIV eficazes em uma dose que pode ser administrado uma vez ao dia. Em relação ao ponto (c), a patente não contém nenhuma evidência sobre combinações de TMC278 com NRTIs, contudo era uma prática comum usar combinações duplas e triplas de medicamentos anti-retrovirais para tratar a infecção pelo HIV. Coquetéis de drogas convencionais para prevenir o surgimento de cepas de HIV resistentes a medicamentos foram combinações de um NNRTI com dois NRTIs. Este conhecimento geral comum apareceb, por exemplo, em D8 e D9. Em vista deste conhecimento geral comum, teria é plausível que a combinação de TMC278 com um ou mais NRTIs conhecidos por serem terapeuticamente eficazes para o HIV inibidores quando administrados uma vez ao dia podem ser eficaz para tratar a infecção por HIV uma vez ao dia administração. No entanto, esta plausibilidade inicial não pode ser equiparada com o cumprimento do requisito de suficiência descritiva do Artigo 83 EPC. A Cãmara contudo observa que este é um conhecimento básico na área farmacêutica combinações de que, na ausência de dados experimentais (ou conhecimento anterior relacionado), a interação entre ingredientes ativos individuais em fisiológicos os níveis são imprevisíveis; a compatibilidade do ingredientes e a adequação de suas combinações para o tratamento previsto em determinadas doses deve ser avaliados in vivo. Quanto maior o número de combinados ingredientes ativos, mais complexo se torna o situação e quanto maior a probabilidade de indesejáveis interações. Sabe-se, portanto, que a interação entre princípios ativos é imprevisível e que a compatibilidade e eficácia dos princípios devem ser testadas in vivo. O caso das associações anti-retrovirais e sua administração uma vez ao dia não é um exceção. D26 prova que a pessoa qualificada poderia ter realizado o tratamento da reivindicação 1 na medida em que concernente à combinação de E-TMC278 com emtricitabina e tenofovir disoproxil fumarato. No entanto, isso parece insuficiente para tornar credível que todas as combinações possíveis de TMC278 com NRTIs que são terapeuticamente eficazes uma vez ao dia a administração seria adequada para o tratamento de HIV em um regime de dosagem uma vez ao dia. Para encontrar combinações adequadas e suas doses correspondentes entre todos as possibilidades cobertas pela reivindicação 1, o especialista teria que realizar uma quantidade indevida de pesquisa. Conforme explicado acima, as interações medicamentosas precisam ser avaliados para cada combinação de drogas para encontrar se e em qual dose a combinação é terapeuticamente eficaz. Tal avaliação envolve estudos clínicos que não podem ser considerados de rotina testes. Mesmo que, como argumentado pelo entrevistado, o número de NRTIs adequados para administração uma vez ao dia foram não particularmente alto, a pesquisa exigido iria muito além do que pode ser visto como testes de rotina. Portanto, existem sérias dúvidas fundamentadas por fatos verificáveis que a pessoa qualificada poderia ter realizou o tratamento da reivindicação 1 em todo o seu largura sem carga indevida, de modo que o pedido principal não cumpre o requisito do Artigo 83 EPC sobre suficiência descritiva.[1]

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[1] https://europeanpatentcaselaw.blogspot.com/2021/06/t39118-plausibilite-nest-pas-suffisance.html

Os efeitos de uma decisão da Justiça Estadual sobre a nulidade de uma patente

Segundo o artigo 57 da LPI "A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal." Para a nulidade da patente, portanto, o querelado deve interpor a competente ação ordinária perante a Justiça Federal. O Art. 205 da LPI estabelece que "Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente". Segundo Dannemann ao comentar sobre o artigo 205 da LPI: "Embora o presente artigo se refira, especificamente, à ação penal, cabe remeter aos termos mais abrangentes do artigo 56 parágrafo primeiro que permite a arguição da nulidade da patente em qualquer tempo, como matéria de defesa, inferindo-se daí que a regra se aplica igualmente às ações na esfera civil (somente no caso das patentes)".[1]

Segundo decisão de 2021 da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça um Tribunal estadual não pode anular registro de marca reconhecido pela Justiça Federal. No caso o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reverteu a decisão do INPI e devolveu à Bristol Administração o registro da marca. Segundo o STJ reconhecido o registro de marca pela Justiça Federal, não cabe à Justiça Estadual concluir, ainda que de forma incidental, pela nulidade do mesmo. “O Tribunal de origem, ao reconhecer o caráter genérico — logo, não registrável — da marca em questão, acabou por desconsiderar o registro já restaurado e vigente, cuja nulidade a Justiça Estadual não é competente para reconhecer nem mesmo de forma incidental, apenas podendo ser declarada pela Justiça Federal” (STF RESp 1.826.832)[2]

Há que considerar também que o objeto de uma ação na esfera Estadual não busca averiguar os critérios de patenteabilidade da patente, mas a verificação de equivalência entre o objeto da patente e o produto comercializado acusado de contrafação. De qualquer forma, tal ação judicial ocorrida na Justiça Estadual de forma alguma pode vincular a decisão do INPI. Neste entendimento em cumprimento a decisão do TJ/PR (Recurso Especial nº 1132.449/PR) de autoria da ministra Nancy Andrighi: “A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da Lei, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal com a participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito”. De acordo com esse entendimento, a nulidade da patente só poderia ser arguida como matéria de defesa na ação de violação de patente, caso o reu também ajuizasse uma ação própria, de nulidade dessa patente, perante a Justiça Federal.

[1] DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos, Rio de Janeiro: Renopvar, 2001, p. 420

[2] https://www.conjur.com.br/2021-jun-07/stj-reconhece-exclusividade-nome-bristol-rede-hoteis

Decisões CGREC TBR3420/17

 Invenções implementadas por programa de computador 

 Para invenções implementadas por programas de computador, o enquadramento do objeto da patente nas exceções dispostas no artigo 10 da LPI independe da categoria de reivindicação, seja um processo ou um produto para realização do processo, sendo este produto caracterizado pelas etapas do referido processo. Desta forma, emendas no QR válido poderão ser aceitas mesmo que impliquem mudança da categoria originalmente pleiteada, haja vista que, em qualquer um dos casos, prevalece a não patenteabilidade em virtude da incidência no disposto no artigo 10 da LPI. Por exemplo, no caso de um pedido de patente que trate de uma invenção implementada por programa de computador que tenha uma reivindicação de método financeiro, essa não constitui invenção segundo o disposto no artigo 10 - inciso III da LPI. Uma emenda no QR que pleiteie suporte físico (CDROM, ROM, etc.) caracterizado por este método financeiro, da mesma forma não constitui invenção pelo artigo 10 - inciso III da LPI, pois a contribuição ao estado da técnica continuaria residindo na matéria enquadrada no artigo 10. No caso em que um método seja considerado invenção, a mudança ou o acréscimo de categoria para “suporte físico caracterizado pelo método” não é considerado violação de artigo 32 da LPI.(Res. n.93/2013 § 2.2.4)

TBR3420/17 O pedido dividido descreve um método de exibir, em uma tela on-line, informações pertinentes a cotações de produtos em comercialização em mercados e/ou bolsas eletrônicas. A disposição proposta para as informações facilita o acompanhamento da movimentação do mercado ao longo do pregão eletrônico e agiliza a colocação das ordens de compra e venda dos produtos pelos negociadores, aprimorando o ambiente de comercialização. No referido Quadro Reivindicatório do pedido original constam 6 reivindicações independentes, a saber: a reivindicação 1 pleiteia um “Método de exibição, em um dispositivo de exibição eletrônico, da profundidade de mercado de uma mercadoria negociada em um mercado”; a reivindicação 8 pleiteia “Meio que pode ser lido em computador que tem um código de programa registrado nele, para execução em um computador, para a exibição da profundidade de mercado de uma mercadoria negociada em um mercado”; a reivindicação 15 pleiteia “Interface gráfica de usuário para a exibição da profundidade de mercado de uma mercadoria negociada em um mercado”; a reivindicação 22 pleiteia “Método de feitura de uma ordem de negociação para uma mercadoria em um câmbio eletrônico, que usa uma interface gráfica de usuário e um dispositivo de entrada de usuário, e que tem parâmetros pré regulados para as ordens de negociação”; a reivindicação 29 pleiteia “Meio que pode ser lido em computador que tem um código de programa registrado nele, para execução em um computador, que tem uma interface gráfica de usuário e um dispositivo de entrada de usuário e tendo parâmetros pré-regulados para ordens de negociação”; e a reivindicação 35 pleiteia “Sistema de cliente, para a feitura de uma ordem de negociação para uma mercadoria em um câmbio eletrônico”. Portanto, nenhuma das reivindicações independentes do referido Quadro Reivindicatório do pedido original pleiteia “Dispositivo de cliente para o recebimento de comandos relativos a uma mercadoria sendo negociada em uma bolsa eletrônica” constante na reivindicação independente de produto 1 do pedido dividido ou o “Método de operação de um dispositivo de cliente para o recebimento de comandos relativos a uma mercadoria sendo negociada em uma bolsa eletrônica” constante na reivindicação independente de processo 29 do pedido dividido. A inclusão do objeto da reivindicação 1 e do processo da reivindicação 29 no pedido dividido tipificam aumento do escopo da proteção inicialmente reivindicada no pedido original do qual o presente pedido dividido é oriundo e viola o estabelecido no Artigo 32 da LPI

Decisões CGREC TBR3443/17

 Emendas no quadro reivindicatório 

 Após a solicitação do exame do pedido de patente serão, ainda, aceitas as modificações no QR, voluntárias ou resultantes de exame técnico (despachos 6.1 ou 7.1), desde que estas sirvam, exclusivamente para restringir a matéria reivindicada e não alterem o objeto pleiteado. (Res n.93/13 § 2.2)

 

TBR3443/17 A comparação do escopo de proteção do Quadro Reivindicatório submetido a exame em Recurso com aquele para o qual foi solicitado o exame do pedido determina que a reivindicação 7 promove ampliação da proteção inicialmente almejada, violando o Artigo 32 da LPI por pleitear um sistema caracterizado por compreender um dispositivo de reprodução conforme definido na reivindicação 1. Não há no Quadro Reivindicatório para o qual foi solicitado exame técnico (quadro inicialmente depositado) nenhuma reivindicação que pleiteie o dito sistema. 

O termo "compreendendo" é sempre uma forma aberta ?

 

Em Merck Sharp & Dohme Corp and Merck Canada v Wyeth (2021 FC 317) as patentes referem-se a uma vacina pneumocócica polissacarídica conjugada com proteína 13-valente comercializada sob o nome PREVNAR13 dirigida a Streptocococcus pneumoniae (S. pneumoniae), uma bactéria que causa muitas infecções pneumocócicas, como meningite, pneumonia e bacteriemia, bem como outras infecções mais leves. A reivindicação central em questão era a reivindicação 1 refere-se a uma composição imunogênica multivalente com conjugados de polissacarídeo-proteína. A Merck argumentou que a reivindicação foi limitada a exatamente 13 sorotipos, enquanto a Wyeth sustentou que a reivindicação cobriu 13 ou mais sorotipos. Cada sorotipo é direcionado a uma espécie distinta de S. pneumoniae. A Reivindicação 1 da patente pleiteia Uma composição imunogênica multivalente, compreendendo 13 conjugados de polissacarídeo-proteína distintos, juntamente com um veículo fisiologicamente aceitável, em que cada um dos conjugados compreende um polissacarídeo capsular de um sorotipo diferente de Streptococcus pneumonia conjugado a uma proteína transportadora, e os polissacarídeos capsulares são preparados a partir de serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F e 23F, em que a proteína transportadora é CRM197. O juiz concordou com a construção do termo "compreendendo" pela Merck, descobrindo que a reivindicação foi direcionada a exatamente 13 sorotipos. O juiz Gagné rejeitou o argumento de Wyeth de que a reivindicação 1 divulgava uma "plataforma" para fazer uma vacina com maior cobertura. Baseando-se na decisão do Tribunal Federal de Apelação em Purdue Pharma v Canadá (Procurador-Geral) 1, o Juiz sustentou que mesmo se a palavra "compreendendo" quando usada na linguagem da reivindicação pudesse ser considerada como indefinida, a inclusão de outros elementos requer alguma justificativa a ser encontrada na patente. Além disso, o resumo da invenção descreve a invenção como fornecendo uma composição de conjugado pneumocócico 13-valente compreendendo os sete serotipos contidos em PREVNAR 7 além de seis serotipos adicionais. A descrição detalhada fornece uma justificativa para a inclusão dos sete sorotipos originais, bem como dos seis sorotipos adicionais. Além disso, todos os dezesseis exemplos fornecidos referem-se apenas aos 13 serotipos específicos citados nas reivindicações. Tendo determinado que a patente 363 estava limitada a apenas 13 sorotipos, O juiz considerou a validade da patente pois o especialista na arte não teria chegado à invenção sem uma experimentação prolongada e árdua diante da complexidade dos fatores relacionados ao desenvolvimento do processo de conjugado, como a estrutura do polissacarídeo, o comprimento da cadeia polissacarídica, o uso do ligante, a proteína transportadora, a proporção da proteína polissacarídica, como o polissacarídeo é ativado e conjugado ao proteína carreadora e as condições de conjugação (pH, temperatura, tempo, reagentes, etc.) Esta decisão serve para lembrar aos requerentes de patentes que o uso do termo “compreendendo” em reivindicações não será interpretado de forma aberta em todos os casos. Deve haver justificativa na patente para se chegar a uma construção aberta. Quando um número exato é fornecido em uma reivindicação, os redatores devem ter cuidado para não restringir desnecessariamente o objeto reivindicado pretendido. Na situação atual, se o titular da patente quisesse proteger uma plataforma para vacinas, a reivindicação deveria ter incluído uma linguagem como "pelo menos 13 sorotipos" para deixar claro que mais sorotipos eram possíveis, mas que pelo menos esses 13 eram obrigados a ser presente.[1]

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[1] “Comprising” in Claim Construction & Application of the “Obvious to Try” Test: Key Takeaways from the Federal Court’s decision in Merck et al. v Wyeth LLC Bereskin & Parr LLP, www.lexology.com 01/06/2021

Decisões CGREC TBR562/17

 Emendas no quadro reivindicatório 

 Após a solicitação do exame do pedido de patente serão, ainda, aceitas as modificações no QR, voluntárias ou resultantes de exame técnico (despachos 6.1 ou 7.1), desde que estas sirvam, exclusivamente para restringir a matéria reivindicada e não alterem o objeto pleiteado. (Res n.93/13 § 2.2)

TBR562/17 As matérias referentes a célula vegetal transformada e planta transformada, contidas no quadro válido do pedido original são reivindicações de produto e encontram-se 61 caracterizadas por características de produto (no presente caso, por compreender um vetor de expressão que codifica uma enzima sacarose isomerase) enquanto as reivindicações ora em análise consistem em reivindicações de processo (método para produzir célula vegetal transformada e método para produzir planta transgênica diferenciada) e encontram-se caracterizadas por características de processo (no presente caso, por compreender introduzir no genoma da célula vegetal ou planta um vetor de expressão que codifica uma enzima sacarose isomerase). Pelas razões acima explicitadas, é mantido o fato de que as reivindicações ora em análise não estavam contidas no quadro válido do pedido original para o qual foi solicitado o exame e não consistem em restrição daquela matéria. Portanto, tais reivindicações não estão de acordo com o disposto no artigo 32 da LPI.  

Decisões CGREC TBR3337/17

  Emendas no quadro reivindicatório 

 Após a solicitação do exame do pedido de patente serão, ainda, aceitas as modificações no QR, voluntárias ou resultantes de exame técnico (despachos 6.1 ou 7.1), desde que estas sirvam, exclusivamente para restringir a matéria reivindicada e não alterem o objeto pleiteado. (Res n.93/13 § 2.2)

TBR3337/17 Pedido descreve um dispositivo eletrônico, analógico-digital, que operacionaliza a lógica paraconsistente sobre sinais de entrada. Em particular, o dispositivo é empregado para executar ou auxiliar o controle adaptativo de processos em uma planta ou a guiagem de veículos autônomos. O trecho “... de um sub-circuito (2) analógico detector dos estados extremos ...” foi suprimido da redação da reivindicação, mais especificamente de sua parte caracterizante: “Controlador lógico paraconsistente consubstanciado por um circuito eletrônico destinado a ser utilizado em sistemas especialistas de inteligência artificial, em sistemas de controle de robótica e em sistemas de automação industrial caracterizado pelo fato de se conjugar a um circuito (1) para-analisador analógico/digital que se constitui de um sub-circuito (6) lógico, detector dos estados não extremos e outro circuito (8) de maximização (OR) e minimização (AND)”. Nessas condições, o escopo de proteção almejado foi ampliado em relação ao inicialmente reivindicado desrespeitando o definido no Artigo 32 da LPI.  

Patente de método de distribuição de recompensas

 

Em T2314/16 o pedido se refere à distribuição de recompensas aos participantes de um esquema de marketing de afiliados em que os usuários recebem uma parte de um banner de anúncio em um site e, quando um visitante do site clica no banner, o usuário que atribuiu essa parte recebe uma recompensa. As áreas parciais são alocadas aos usuários com base em sua contribuição para a publicidade. O estadi da técnica mostra um mapa de imagem do lado do servidor, que permite a um navegador da web enviar informações coordenadas indicando onde um usuário clica em uma área de uma imagem para, por exemplo, retornar informações correspondentes a essa área. A diferença da invenção é que nesta a imagem é um anúncio; e o servidor na invenção especifica quem receberá uma recompensa com base nas coordenadas selecionadas. A Cãmara de Recursos considerou  etapas de negócios implementadas em uma estrutura de página da web conhecida e, portanto, não teriam um efeito técnico e não envolveriam uma etapa inventiva. O recorrente argumentou que a invenção produziu o efeito técnico de “redução da carga de processamento para cálculo das taxas de recompensa” mas a Câmara não entende desta forma uma vez o efeito não pode ser derivado a partir do estado da técnica, já que a redução da carga de processamento para calcular as taxas de recompensa é baseada em uma comparação com outros sistemas de recompensa. A Cãmara de Recursos por outro lado concordou com o recorrente de que a forma de determinar a relação de distribuição da recompensa eu consiste em dividir a área de exibição do anúncio em áreas parciais e alocar cada área parcial a um usuário de forma que, quando a área parcial for clicada, o usuário receba uma recompensa, foram baseadas em considerações técnicas do sistema de página da web. Tal método não foi motivado por quaisquer considerações comerciais sendo considerado inventivo e patenteável. Começando com o mapa de imagem do lado do servidor HTML e dado o problema de implementação do requisito de negócios de distribuição de recompensas a vários usuários de acordo com certas taxas de distribuição de recompensa, o Conselho julga que não teria sido óbvio atribuir usuários a áreas parciais de uma imagem como na reivindicação 1. Embora os meios para implementar isso estivessem disponíveis em HTML, não havia motivação para a pessoa qualificada fazê-lo.[1]

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[1] Inventive implementation of a business-related scheme, NLO, www.lexology.com 31/05/2021

Catálogo e notas fiscais

Segundo a Resolução nº 169/2016 item 3.23 “A certeza quanto à data e suficiência descritiva do documento de anterioridade pode ser comprovada, por exemplo, através de uma nota fiscal devidamente datada e que especifica o produto de forma incontestável. Catálogos e desenhos de fábrica poderão ser usados com as notas fiscais com a finalidade de permitir a caracterização do documento quanto à sua suficiência descritiva, de modo que o conjunto da prova - nota fiscal e catálogo/desenho - não deixe dúvidas de que o objeto corresponde efetivamente aquele que se pretende impugnar”. 

Nesse sentido a CGREC tem se manifestado no sentido de que os catálogos venham sempre acompanhados de nota fiscal.

TBR4315/17 O catálogo de lançamentos de 2005 mostra um brinquedo do tipo cachorro bassê com código 07.4588, ao passo que todas as notas fiscais emitidas referem-se a brinquedo do tipo cachorro código 07.4456-0 de modo que não há uma identificação inequívoca que se trata do mesmo objeto uma vez que os códigos são diferentes. Desta forma, o catálogo não está vinculado às notas fiscais citadas e não constitui estado da técnica.

TBR2943/17 O catálogo do estado da técnica descreve as funcionalidades alcançadas e características do sistema no mesmo nível de aprofundamento em que o presente pedido descreve seu sistema em blocos genéricos. Entende-se que nos dois casos o técnico no assunto, tendo em vista o conhecimento na implementação de outros computadores de bordo para monitoração de veículos teria condições de implementação de modo que o conteúdo revelado nos catálogos é pertinente ao exame. D2 e D3 se referem claramente ao computador de bordo CBA930 associado à nota fiscal de mesmo equipamento da mesma empresa Auteq com data de emissão de 24/08/1998, portanto, configurando uma prova válida de que o equipamento descrito no catálogo foi de fato comercializado.

No judiciário há decisões que corroboram esse entendimento ao fazer uso de catálogos sempre acompanhados das respectivas notas fiscais: 

PI9800748 (DICIV) TRF2 Apel. Cível e Remessa Necessária 2006.51.01.511974-9 "No presente caso, o experto do Juízo, de forma acertada a meu sentir, considerou que a patente francesa FR 2728003 e os desenhos técnicos constantes do chamado “Catálogo Panorama”, juntamente com correspondentes notas fiscais, consubstanciam anterioridades impeditivas para a concessão da patente anulanda, concluindo, ao final, que a mesma deve ser cancelada por falta de atividade inventiva".  

MU7802779 (DIPAE) TRF2 Apel. Cível 2010.51.01.805042-9: "Existência de documentos suficientes de que a patente MU7802799 do apelante não preencheu os requisitos legais. Apresentação de nota fiscal de venda de uma desnatadeira modelo 29 AE, que conjuntamente com o catálogo Libro de Instrucciones comprovava a sua existência anteriormente ao depósito do pedido de patente MU7802799"

No entanto em outras decisões a Corte prescindiu da apresentação da nota fiscal, aproveitando a data impressa no próprio catálogo.

MU8101036(DIFEL)  TRF2 Apel. Cível 2008.51.01.523558-8 "A inovação técnica trazida pela MU8101036 é antecipada integralmente por qualquer um dos dois catálogos Flexprov Sociedade Paulista de Tubos Flexíveis (SPTF)"

MU7802233 (DINEC) Apel. Cível 492159 2006.51.01.518372-5 UF:RJ "Consoante os termos do Relatório de Nulidade Administrativa, o INPI concluiu que o objeto da patente modelo de utilidade MU7802233 colide plenamente com o objeto produzido pela máquina HM 19 constante do catálogo datado de 1996, da empresa Healthy Machinery [...] No que tange ao argumento do apelante no sentido de que o catálogo da máquina HM-19, não é documento hábil a comprovar a falta de novidade da patente modelo de utilidade MU 7802233-9, é certo que tal questão técnica não foi objeto de perícia por culpa da inércia do próprio apelante. Já no que tange a questão de que o catálogo da máquina HM-19, poderia ter sido confeccionado em qualquer tempo, em qualquer gráfica e com data retroativa, destaque-se que a dúvida quanto a autenticidade do referido documento deveria ter sido suscitada através do respectivo incidente de falsidade nos termos do art. 372 do CPC, conforme afirmado pelo Juízo sentenciante, motivo pelo qual, presume-se verdadeiro todo o seu conteúdo"

PI9203685 (DIMEC) TRF2 Remessa Ex Officio (AC) 1997.51.01.013956-1 "Segunda anterioridade impeditiva: Catálogo de Anéis de Centralização para Rodas, da empresa italiana A. Benzoni, em abril/1992, comprovando que a aplicação da roda a veículos com diferentes diâmetros de eixo já era no domínio público. Inovação na Patente da Ré reduzida a reunir os dois conceitos, já compreendidos no estado da técnica. Ausência de novidade e atividade inventiva"

Decisões CGREC TBR4382/17

 Emendas no quadro reivindicatório 

 Após a solicitação do exame do pedido de patente serão, ainda, aceitas as modificações no QR, voluntárias ou resultantes de exame técnico (despachos 6.1 ou 7.1), desde que estas sirvam, exclusivamente para restringir a matéria reivindicada e não alterem o objeto pleiteado. (Res n.93/13 § 2.2)

TBR4382/17 Pedido trata de sistema de guia de programas de televisão interativa. O quadro reivindicatório válido pleiteia entre outras características “gerar uma solicitação de recuperação em resposta ao usuário indicando um desejo de reproduzir um programa sob demanda com o servidor de mídia remoto (24)”. Esta mesma reivindicação foi emendada após o pedido de exame para: “gerar uma solicitação de recuperação em resposta ao usuário indicando um desejo de armazenar o programa em um equipamento de televisão de usuário (22) para subsequente reprodução do programa gravado sob demanda com o servidor de mídia remoto (24); em que a solicitação de recuperação faz com que o programa seja armazenado no equipamento de televisão do usuário para reprodução subsequente ao programa sendo gravado no equipamento de televisão do usuário”. Esta emenda atende ao artigo 32 da LPI, pois limita o escopo por incluir características técnicas, presentes no Relatório Descritivo, que restringem o objeto reivindicado no presente recurso.