A ineficácia do Alvará de 1809

Maria Ciparrone mostra que D. João VI tentou fomentar a industrialização de tecidos de algodão no Brasil valendo-se da disponibilidade de matéria prima na colônia. A partir de 1813 São Paulo buscou atrair investidores privados financiando a criação de fábricas submetidas à Junta de Comércio que se encarregava do pagamento e fiscalização das atividades operacionais dos mestres tecelões entre os quais podemos citar o português Thomaz Roiz Toxa, o catarinense João Marcos Vieira e o mestre lisboeta João Moreira. Em 1815 D. João VI mandou vir de Lisboa máquinas para tecelagem. Em 1819 uma fábrica foi instalada junto a lagoa Rodrigo de Freitas. [1] A falta de fios restringia o aumento de produção tornando indispensável a aquisição de máquinas filatórias que substituíam o trabalho das fiandeiras.Um modelo inglês similar a Jenny de Hargreaves foi trazida de Lisboa em 1825 por João Moreira com capacidade de quarenta fusos enquanto as máquinas inglesas da época já trabalhavam com 100 fusos. A máquina patenteada na Inglaterra, não tinha patente pelo Alvará de 1809 o que mostra um exemplo de como o Alvará não era tido como um instrumento eficaz na proteção de inventos ingleses no Brasil.[2] Em 1808 o ex inconfidente padre Manoel Rodrigues da Costa trouxe de Portugal para Minas Gerais máquinas de tecer linho[3]. A abertura dos portos em 1808 e os privilégios concedidos aos ingleses em 1810 renovados em 1826 invalidaram tais medidas protecionistas do Estado em prol da industrialização do algodão tornando-se mecanismo de proteção da propriedade industrial inglesa muito mais efetivo, com isso as exportações de tecidos paulistas declinaram após 1826 enquanto que as importações atingiram sem auge em 1830. [4]

 

Reprodução retirada da obra de Pearse (1922). Imagem de mulher fiando no interior do Brasil, na primeira década do século XX

 

 

 

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[1] BARBOSA, Elmer. Sistema FIRJAN: 180 anos da indústria brasileira de 1827 ao século XXI, 2007, p.15; MELLO, Maria Regina Ciparrone. A industrialização do algodão em São Paulo. São Paulo: Perspectiva, 1983, p.31

[2] MELLO, Maria Regina Ciparrone. A industrialização do algodão em São Paulo. São Paulo: Perspectiva, 1983, p.83

[3] MELLO, Maria Regina Ciparrone. A industrialização do algodão em São Paulo. São Paulo: Perspectiva, 1983, p.79

[4] MELLO, Maria Regina Ciparrone. A industrialização do algodão em São Paulo. São Paulo: Perspectiva, 1983, p.149

Unidade de Invenção no Canadá

No Canadá a seção 36 do Patent Act estabelece que “uma patente deve ser concedida para uma invenção apenas contudo em uma ação ou outro procedimento uma patente não deve ser considerada inválida apenas pela razão de que foi concedida para mais do que uma invenção”. Segundo o guia de exame de 2015 (item 14.02) o critério de unidade de invenção é “essencialmente uma questão de procedimento” de modo que este critério em si mesmo não tem o condão de invalidar uma patente. As Cortes tem entendido que um mesmo pedido que tenha reivinidcações de diferentes categorias representam aspectos de uma uma única invenção em conformidade com a seção 36 do Patent Act, que não emprega o termo “conceito inventivo”. Desta forma a referência a “uma invenção apenas” na seção 36 remete a uma invenção ou a um grupo de invenções ligados de tal modo a formar um único conceito inventivo em harmoni com a regra 13.1 do PCT. Um conjunto de reivindicações compartulham um conceito inventivo geral se um conjunto de elementos novos e não óbvios form comuns para cada reivindicação do conjunto, uma vez que tais elementos  sejam necessários para a operação adequada da invenção em seus aspectos amplos. O conceito inventiv se refere a como o resultado é alcançado e não simplesmente a uma ideia de coo obter o resultado per se, pois trtaa-se na verdade de “unidade de invenção” e não “unidade de resultado”. Meios mutuamente não óbvios, ou seja, soluções alternativas não óbvias entre si, em que um meio não é considerado óbvio diante do outro, para se alcançar a um mesmo resultado, geralmente não compartilham o mesmo conceito inventivo. Esta referência a elementos novo e não óbvios em comum com as diferentes reivindicações como elo que caracteriza a unidade de invenção o guia de exame (item 14.05) remete ao conceito de “características técnicas especiais” da regra 13.2 do PCT.

O guia de exame do Canadá apresenta um exemplo com quatro reivindicações: 1) tinta compreendendo substância anti corrosiva X, 2) aparelho para carregamento eletrostático de partículas atomizadas compreendendo eletrodos A, 3) aparelho para carregamento eletrostático de partículas atomizadas compreendendo eletrodos A onde o dito aparelho é usado para aplicar a tinta da reivindicação 1 (o aparelho pode aplicar outros tipos de tintas), 4) processo de pintura de um artigo que compreende as etapas de atomizar a tinta da reivindicação 1 usando ar comprimido,  fazer o carregamento eletrostático de partículas atomizadas usando eletrodos A, direcionar a tinta para o artigo. A priori a tinta X em 1 e o aparelho com eletrodos A em 2 são inventivos. A substância X e os eletrodos A não cooperam entre si, logo 1 e 2 não tem unidade. A reivindicação 4 inclui elementos de 1 e 2. Logo 1 e 4 tem unidade por conta da substância X. As reivindicações 2, 3 e 4 tem os eletrodos A em comum logo tem unidade. Como 4 tem unidade com 1 ou com 2, não pode haver um pedido com 1, 2 e 4 por falta de unidade, por outro lado um pedido dividido com 2 e 4 enquanto o principal retem 1 e 4 implicaria em dupla proteção por estar a mesma reivindicação 4 sendo reivindicada em dois pedidos. Quanto a reivindicação 3 esta se refere a 1 e 2 porme deve-se determinar se a referencia a tinta da reivindicação implica uma limitação práticana estrutura do aparelho. Se o aparelho em 2 é adequado para a tinta em 1, então 3 define o mesmo aparelho que em 2 e desta forma não haveria unidade entre 3 e 1 da mesma forma que não há unidade entre 1 e 2.

O guia de exame do Canadá (item 14.06) mostra um segundo exemplo com as seguintes reivindicações: 1) monitor de computador compreendendo os elementos A e B, 2) monitor de computador conforme reivindicação 1 comprendendo adicionalmente o elemento C, 3) monitor de computador conforme reivindicação 1 comprendendo adicionalmente o elemento D. A priori as três reivindicações compartilham A e B e tem unidade. As buscas contudo revelam que a reivindicação 1 não é inventiva. A posteriori 2 e 3 não tem unidade, porém se as buscas revelam que 2 e 3 não são inventivos, então não cabe o examinador questionar a falta de unidade de invenção entre 2 e 3.

 

 

Backlog 2015

Fonte: RPI. O tempo médio entre a concessão da patente e a data de depósito para as patentes concedidas em 2015 no INPI foi de 11,12 anos, um valor acima dos 10,72 anos observados em 2014. De 3779 carta patentes concedidas (decisões de 16.1) para patentes de invenção e modelos de utilidade publicadas em 2015, 2935 incidem no parágrafo único do artigo 40, o que corresponde a 78% do total, tendo direito a um mínimo de dez anos contados da concessão (para o caso de patentes de invenção) ou de sete anos contados da concessão (para o caso de modelos de utilidade) o que significa uma vigência total superior a 20 anos (no caso de patente de invenção) ou 15 anos (no caso de modelo de utilidade).

 

Atividade inventiva na Índia

Segundo o guia de exame de 2015 a seção 2(1)(ja) da lei de patentes a atividade inventiva significa uma característica da invenção que envolve um avanço técnico quando comparada com o conhecimento existente ou tendo significado econômico ou ambos e que torna a invenção não óbvia para um técnico no assunto. Este passo inventivo deve ser uma caractrerística que não é excluída de patentes em si mesma.[1] Segundo decisão da Suprema Corte de Nova Delhi[2] de 1978 a análise de atividade inventiva deve suscitar a seguinte questão: “tivesse este documento do estado da técnico estado nas mãos de um artífice comptenete (ou engenheiro como distinto de um mero artesão) dotado de conhecimentos gerais comuns na data de prioridade e diante do mesmo problema resolvido pelo titular da patente em analise mas sem conhecer a invenção patenteada, ele teria dito: isto me leva ao que eu quero ? ou posto de outra forma: ear este documento para propósitos práticos óbvio para um trabalhador especializado, no campo relativo, diante do conhecimento existente na data da patente  encontrado na literatura e disponível para ele, que ele faria ou deveria fazer a invenção reivindicada ? “.

O guia de exame de 2015 estabelece quatro etapas para análise de atividade inventiva: 1) identifique o conceito inventivo da reivindicação em exame, 2) identique o técnico no assunto, isto é o artesão competente ou engenheiro como distinto de um mero artesão, 3) identique o conhecimento geral comum deste técnico na data de prioridade, 4) identifique quais, se é que existem, as diferenças entre a matéria citada como pertencente ao estado da técnica e o conceito inventivo da reivindicação ou da reivindicação tal como interpretada. Analisando-se sem ter o conhecimento da invenção alegada tal como reivindicada, avalie se estas diferenças constituem etapas que seriam óbvias para o técnico no assunto ou se elas exigem qualquer grau de engenhosidade inventiva (require any degree of inventive ingenuity).  Por exemplo segundo a seção 3(e) da lei de patentes não são considerados inventivos a seleção de uma faixa particular de ingredientes a partir de faixas já conhecidas. Uma patente Patent No. 173953 (223/BOM/1991), referente a processo de fabricação de composição de sabão que contém glicerol. A patente foi considerada inventiva pois o estado da técnica não revelava o balanço adequado de sal e glicerol nas proporções adequadas de modo a evitar que o sabão se tornasse muito duro ou muito mole.

A legislação de 1970 referia-se apenas ao conceito de novidade. O conceito de atividade inventiva surge na legislação de 2002 como “uma característica que torna a invenção não óbvia a um técnico no assunto”. Em 2005 a legislação amplia este mesmo conceito para “uma característica da invenção que envolve um avanço técnico quando comparado com o conhecimento existente ou tendo significado econômico ou ambos e que torna a invenção não óbvia para o técnico no assunto”.[3] Cristopher Ohly[4] observa que a lei de patentes na seção 3d não considerado como invenção a mera descoberta de qualquer propriedade nova ou novo uso para uma substância conhecida ou o mero uso de um processo, máquina ou aparelho conhecidos slav se tal processo conhecido resulte em um novo porduto ou empregue pelo meno um novo reagente. Para os propósitos desta cláusula, sias, ésteres, éteres, polimorfos, metabólitos, forma puras, tamenhos de partículas, isômeros, misturas de isômeros, complexos, combinações e outros derivados de uma substância conhecida devem ser considerados como sendo a mesma substância, salvo se eles difiram significativamente em termos de suas propriedades com relação à eficácia. Embora a seção 3d não se refira diretamente a produtos farmacêuticos este é seu principal alvo. Cristopher Ohly argumenta que tendo em vista a flexibilidade no ajuste de atividade inventiva permitida em TRIPs, não se observa qualquer incompatibilidade com a seção 3d da lei indiana de patentes.

 

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[1] http://www.ipindia.nic.in/iponew/guidelines_DraftSearchExamination_04March2015.pdf

[2] Biswanath Prasad Radhey Shyam vs Hindustan Metal Industries Ltd (AIR 1982 SC 1444)

[3] http://www.invntree.com/blogs/determination-obviousnessinventive-step-indian-approach

[4] OKLY, Christopher. What’s new ? Isn’t if obvious ? Journal of Intellectual Property Rights, v.13, september, 2008, p.498-508

Doutrina da matéria impressa nos Estados Unidos

No caso In re Lowry[1] de 1994 haviam sido admitidas reivindicações dirigidas à memória de computadores que continham uma determinada estrutura de dados previamente programada[2] ainda que a estrutura de dados para armazenar informações propriamente dita não seja patenteável. Esta esta estrutura de dados não poderia ser entendida como “printed matter” porque a estrutura de dados necessariamente reorganizada os elementos eletrônicos da memória do computador de um modo não inteligível a humanos, mas apenas á máquina propriamente dita. A doutrina de matéria impressa (printed matter doctrine) foi estabelecida em 1931 em In Russell[3] analisou um pedido que tratava da indexação de nomes em diretórios e dicionários. O CCPA entendeu que “uma mera disposição de matéria impressa numa folha de papel, livro ou outra forma não constitui uma arte nova e útil”. O PTAB na decisão considerou como não patenteável por ser matéria impressa um método de projeto pelo usuário em uma interface gráfica tendo uma primeira e uma segunda regiões de exibição capazes de mostrar uma pluralidade de elementos, um documento eletrônico compreendendo elementos autenticados por um usuário externo, em que o primeiro elemento é mostrado na segunda região de exibição conforme as modificações feitas pelo usuário. O Federal Circuit [4] não considerou esta característica como matéria impressa. Depois de listar outros exemplos de matéria impressa a Corte conclui: “o elo comum entre todos estes casos é que a matéria impressa deve ser reivindicada pelo que ela comunica”[5]. Na patente em questão , ao contrário, está claro que os elementos selecionados comunicam alguma informação entre as janelas porém o conteúdo da informação propriamente dito não é reivindicado e portanto configura matéria patenteável não podendo ser invocada neste caso a dourrina de matéria impressa.

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[1] In re Lowry, 32 F.3d 1579 (Fed. Cir. 1994)

[2] 32  F.3d 1579 (Fed.Cir.1994) cf. MUELLER, Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p.281; cf. MERGES, Robert; MENELL, Peter; LEMLEY, Mark. Intellectual property in the new technological age. Aspen Publishers, 2006. p.142

[3] In re Russell, 48 F.2d 668, 669 (CCPA 1931)

[4] In re DiStefano, 562 F. App’x 984, 984 (Fed. Cir. 2014).

[5] CROUCH, Dennis. Two-Step Printed Matter Doctrine: (1) Is it Printed Matter?; (2) Do we give it patentable weight? 17/12/2015 http://patentlyo.com/patent/2015/12/printed-doctrine-patentable.html

Utility no Canadá

No Canadá desde a decisão da Suprema Corte em Consolboard v. MacMillam Bloedel tem havido um entendimento de que a evidência em suporte ao critério de utilidade não necessita ser revelada no pedido de patente: “Não haverá utilidade quando a invenção não funciona, seja no sentido que não funciona de qualquer forma, ou em sentido mais amplo, quando não realiza aquilo que o relatório descritivo se compromete que irá realizar” (Guia de exame de 2015 item 12.08.01). Sempre que os resultados são alcançados ao acaso, e não através de uma reprodução confiável, haverá fundamento para se questionar a utilidade da invenção. A Suprema Corte do Canadá em Apotex v. Wellcome Foundation entendeu que a utilidade deva ser determinada na época do depósito da patente e não com base em evidências ocorridas após esta data. Para tanto será necessário demonstrar implementações previstas de modo razoável, em uma doutrina conhecida como “doctrine of sound prediction”, evitando-se desta forma especulações no momento do depósito só confirmadas em data posterior, constituindo assim a patente uma recompensa sobre o que na verdade constitui uma aposta do depositante. Em seguida a decisão da Suprema Corte em Apotex o CIPO emendou o manual de exame para incorporar a doutrina de sound prediction na prática de exame: “embora nenhum inventor seja exigido de entender o porque sua invenção funciona, isto não evita a exigência de previsão razoável (sound prediction). Se um inventor não pode articular uma linha de raciocínio razoável para conectar seu suporte factual (através de exemplos) ao restante da matéria reivindicada, ele não tem o direito para um escopo amplo de suas reivindicações”. Contudo na decisão Lilly/Raloxifene o Federal Court of Appeal entendeu que em alguns casos esta evidência deve estar presente no relatório descritivo da patente. Norman Siebrasse questiona este entendimento, pois a lei canadense não estabelece qualquer discriminação.[1] Jay Erstling argumenta que este critério mais rigoroso coloca os pedidos estarngeiros em condições desfavoráveis de atenderem o critério de utilidade no Canadá uma vez que os pedidos de origem não atendem a este requisito de sound prediction. Segundo o guia de exame de 2015 (item 12.08.04) de modo a que uma previsão de utilidade seja considerada segura (sound prediction) esta deve atender três critérios: i) se basear em fatos (ou em princípios científicos bem estabelecidos ou em informação que pertença ao conhecimento geral comum) e não em conjecturas, ii) ser articulada segundo uma linha de raciocício segura, muito embora o inventor não tem a obrigação de saber o por que sua invenção funciona iii) ser descrita de forma adequada.

 

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[1] SIEBRASSE, Norman. Must the Factual Basis for Sound Prediction Be Disclosed in the Patent? 2012, Canadian Intellectual Property Review, v.18, n.1, p.39-80 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2018899

Métodos de diagnóstico nos Estados Unidos: Sequenom

Em Ariosa Diagnostics, Inc.v. Sequenom, Inc., No. 14-1139 (Fed. Cir. 2015) o Federal Circuit [1] conclui que um teste de diagnóstico pré natal não invasivo (US6258540) não foi considerado patenteável por ser um mero fenômeno natural embora reconheça  que o método proposto seja “uma contribuição positiva e valiosa para a ciência”. O teste se baseia na detecção de DNA de células fetais (cffDNA cel free fetal DNA) de características do DNA do pai no plasma obtido do sangue da mãe, sendo capaz de detectar inclusive características fetais como o sexo do bebê. A Corte entendeu que se tratava da detecção de um fenômeno natural, a presença de cffDNA nos plasma sanguíneo da mãe, em combinação com técnicas de análise conhecidas e convencionais, muito embora não exista qualquer documento do estado da técnica que descreva a detecção de DNA tal como PCR em plasma materno. Segundo Barbara Rogby “se esta decisão for seguida em outros casos , é difícil ver como invenções na área de diagnóstico médico poderão ser patenteadas nos Estados Unidos exceto se envolverem alguma técnica de detecção não convencional, tal como, por exemplo, através de um novo anticorpo”. O Federal Circuit[2] negou-se a rever o caso em 2015 alegando que a patente não atendia a análise de patenteabilidade prescrita pela Suprema Corte em Mayo v. Prometheus uma vez que a atividade pós solução neste caso foi considerada puramente convencional ou óbvia.  O juiz Lourie em voto concordante com a decisão alega que a reivindicação não envolve apenas a descrição de uma lei natural mas envolve obter amostras de plasma, separar, ampliar o material genético para detectar o cffDNA e executar testes para identificar certos genes: estas são etapas todas físicas e não insignificantes, etapas que exigem a presença humana, porém tais etapas são conhecidas e não adicionam nada de novo ao processo propriamente dito. O juiz Dyk em voto concordante com a decisão observa que o problema da reivindicação da patente em análise é o fato de ser excessivamente ampla a ponto de seu escopo incluir a proteção de todo fenômeno natural do cffDNA ao invés de uma aplicação em particular. O juiz Newman em voto discordante alega que a patente protege um método de diagnóstico que usa informação genética encontra nas células sanguíneas maternas e que portanto não se trata de  uma lei natural. [3]

 

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[1] RIGBY, Barbara. Breakthrough diagnostic invention deemed unpatentable - where is US patent law heading?, 14/10/2015, www.lexology.com

[2] http://www.bloomberglaw.com/public/desktop/document/Ariosa_Diagnostics_Inc_v_Sequenom_Inc_Docket_No_1401139_Fed_Cir_D/7?1449071887

[3] HAAG, Fanelli. Patent Eligibility of Diagnostic Methods Still Uncertain in Wake of Federal Circuit’s Denial of En Banc Review of Ariosa v. Sequenom, 14/12/2015, www.lexology.com

A subjetividade do examinador

Como o examinador de patentes trabalha na fronteira tecnológica, é fundamental que não tenha preconceito às inovações, e realize uma analise sempre do ponto de vista técnico, apresentando sempre anterioridades que justifiquem a não atividade inventiva quando de um indeferimento. É exatamente o fato de estar lidando com a fronteira tecnológica que torna seu trabalho mais interessante.

Albert Einstein trabalhou de 1902 a 1909 no escritório de patentes suíço como examinador de patentes. Em 1905 publicou os três artigos na revista Annalen der Physik que revolucionariam a física: sobre o efeito fotoelétrico aplicando a teoria dos quanta de Plank (pelo qual receberia o Prêmio Nobel, nos anos 1920); sobre o movimento browniano que comprovaria a existência dos átomos e sobre a relatividade especial que redefiniria os conceitos de espaço e tempo e estabeleceria a relação entre massa e energia. Einstein, ao contrário do que se poderia imaginar não considerava seu trabalho como examinador de patentes maçante: “gosto de meu trabalho no escritório, pois é inesperadamente diversificado” [1]. O período que Einstein trabalhou no escritório suíço foi particularmente marcado por forte pressão dos EUA, Inglaterra, Alemanha e Áustria-Hungria para que a Suíça emendasse sua lei de patentes para que estendesse a proteção patentária aos processos químicos [2]. O questionamento das descrições dos inventores nos pedidos de patente reforçou traços em sua personalidade que favoreceram seu sucesso como cientista. Infelizmente, como regra, todos os pareceres dos examinadores eram destruídos após dezoito anos, e assim, mesmo já um famoso cientista, seus pareceres no escritório de patentes foram destruídos nos anos 1920.

Nos Estados Unidos críticos apontam que o sistema de pontuação da produção dos examinadores ao conferir o mesmo peso para deferimentos ou indeferimentos tem uma tendência em estimular os deferimentos que exigem menos tempo de exame e menos etapas de exame.[3] As Autoridades de Busca e Exame do PCT mantém informes regulares sobre as medidas tomadas em cada escritório para monitorar e aumentar a qualidade do exame de suas buscas e exames. [4] A dificuldade dos examinadores em se manterem tecnologicamente atualizados é um fator que pode impactar nas decisões. Ao avaliar a ação dos juízes a Suprema Corte nos Estados Unidos, Keith Kirkptrick observa que a média de idade de 70 anos dos juízes que julgam casos em tecnologias complexas como telecomunicações tem dado evidências da falta de familiaridade com o uso destas tecnologias faz com que as decisões sejam pouco ambiciosas em estabelecer regras de longo alcance. Segundo Mary Rose Papendrea “estas opiniões revelam que a Suprema Corte é muitas vezes cautelosa diante de desenvolvimentos tecológicos, não somente porque os juízes não entendem de tais assuntos mas porque eles não se chama confintes que possam prever o futuro  da tecnologia e o desenvolvimento de normas sócias que cercam este desenvolvimento”.[5]

No Brasil uma pesquisa realizada pelo IBOPE em 2009 e divulgada pela Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil) mostra que 55% dos entrevistados são de opinião que o INPI não atende de maneira satisfatória as funções para as quais foi criado com relação ao setor de patentes, o pior desempenho dentre os campos de atuação desta instituição. A pesquisa Amcham/Ibope indica que a concessão de patentes ainda é demorada no País com média de 7,8 anos.  Na pesquisa de 2010 a pesquisa mostrou que, os critérios de análise entre um técnico e outro variaram mais do que no ano anterior, uma situação que acontece frequentemente ou sempre para 72% dos usuários, contra 61% registrados em 2009. Houve retrocesso também quanto à clareza e à objetividade dos critérios e parâmetros de decisão. Enquanto, em 2009, 64% consideravam as tomadas de decisão frequentemente ou sempre precisas, em 2010, esse índice passou para 57% [6]. No ano de 2011, a pesquisa continuou a revelar que a percepção de que os critérios de exame entre um examinador e outro variam muito, apesar de ter ocorrido uma queda em termos numéricos. Somando-se os critérios “sempre” e “frequentemente”, o índice, que contava com 72% das respostas em 2010, caiu para 57%, devendo-se considerar, no entanto, que o número de respostas NS/NR subiu de 10% para 25%. Conclui-se, portanto, que não houve melhoras significativas. Outro resultado em que a insatisfação dos usuários se manteve presente, é “Com que frequência a coerência das exigências variam de técnico para técnico?” Nesse critério também houve melhora, pois as respostas “sempre”, caíram de 13% para 11%, e as respostas “frequentemente” diminuíram de 57% para 41%. Da mesma maneira que no critério anterior, deve-se considerar que o número de respostas NS/NR subiu de 12% para 27%, de modo que, no cômputo geral, pode-se concluir que não houve melhoras significativas. Quanto aos critérios e parâmetros das decisões serem claros e objetivos o índice apontando como resposta “sempre” e “frequentemente” tem caído de 2009, 2010 e 2011 para respectivamente 64%, 57% e 51%.[7]

Um estudo realizado por Iain M. Cockburn, Samuel Kortum e Scott Stern com examinadores do UPSTO com base em pareceres publicados entre 1997 e 2000, mostra que não há evidências de que o tempo de experiência do examinador tenha alguma relação com o fato do CAFC declarar a patente inválida após a concessão. Examinadores mais “generosos” que concedem patentes mais amplas, tem uma maior tendência em ter as suas patentes rejeitadas na Corte de Recursos do Federal Circuit (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) [8]. Lichtman encontra variações significativas entre examinadores em termos de frequência com que são solicitadas emendas no quadro reivindicatório. [9] Ana Célia Castro [10] analisa os exames do INPI no Brasil, Brazilian INPI, INDECOPI no Peru e IMPI no México e conclui que os procedimentos de exame adotados dependem muito da cultura institucional do escritório de patentes bem como de sua orientação política. Para autora os cursos realizados por examinadores do INPI em política e economia em conjunto com o Instituto de Economia da UFRJ teriam tido um efeito positivo na qualidade de exame destes examinadores, porém não é apresentado nenhuma evidência empírica para esta afirmação. Ana Célia Castro destaca as observações de Peter Drahos: “os escritórios de patentes possuem um tremendo poder de fato sobre a interpretação de padrões de exame em patentes ao tentar estabelecer rotinas práticas para aplicação de tais padrões no dia a dia”.[11] Carolyn Deere[12] destaca que nos países em desenvolvimento a grande parte da expertise em PI se concentra nos escritórios de patentes, que por outro lado tem pouca prática em questões de políticas públicas mais amplas, tendendo a adotar um discurso que reforça o papel da PI como uma questão técnica.

Shine Tu[13] mostra que os examinadores do USPTO que concedem mais patentes não apresentam taxas de litígio maiores que as dos demais examinadores. O estudo analisa cerca de 1,7 milhões de patentes concedidas entre 2001 e 2012 e cerca de 12 mil patentes com litígio encerrado entre 2010 e 2011 não somente do Federal Circuit mas de Cortes Distritais, portanto muitos casos não possuem decisão final após recurso. O número médido de patentes concedida spor ano para cada examinador é calculado dividindo-se o total de patentes concedidas por cada examinador por ano dividido pelo tempo em anos como examinador no USPTO. Examinadores com três a cinco anos de experiência e com uma produtividade de 45 a 60 patentes concedidas por ano, possuem uma taxa de litígio maior do que a esperada. Examinadores com mais patentes concedidas por ano (com mais de 80 patentes concedidas por ano), com menos tempo portanto gasto em cada exame, apresentam proporcionalmente uma quantidade menor de patentes em litígio.

Este equilíbrio e harmonização entre os examinadores e as diferentes instâncias de exame é fundamental para a qualidade do exame. Paul Burke e Markus Reitzig analisaram os exames da EPO em biotecnologia entre 1978 e 1987, na época do surgimento desta tecnologia, e observaram diferenças nos critérios de avaliação entre o primeiro exame e a fase de nulidade. Segundo os autores os dados mostram uma divergência de rigor entre os examinadores e as divisões de oposição que julgam casos de nulidade, ou seja, estas duas instâncias julgariam informações idênticas de forma diferenciada, o que é indesejável [14]. Um aspecto que deve ser levado em conta nesta comparação, é que, em geral o examinador dispõe de menos tempo em um primeiro exame do que na fase de nulidade.

Einstein em sua lectern de trabalho no

escritório de patentes em Berna na Suíça [15]

 

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[1] ISAACSON, Walter. Einstein, sua vida, seu universo, São Paulo: Cia. Das Letras, 2007. p. 96

[2] TRAINER, Matthew. Albert Einstein’s patents. World Patent Information, v.28, p. 164, 2006

[3] MERGES, Robert. As Many as Six Impossible Patents Before Breakfast: Property Rights For Business Concepts and Patent System Reform, 14 BERKELEY TECH. L.J. 577 (1999). LEMLEY, Mark. Rational Ignorance at the Patent Office, 2000 THE BERKELEY LAW & ECONOMICS WORKING PAPERS 2, Article 5, at n.3 (2001).; KESAN, Jay. Carrots and sticks to create a better patent system,v.17 Berkeley Tech Law Jornal, 2001, p.765-766

[4] http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html

[5] KIRKPATRICK, Keith. Technology confounds the courts. Communications of the ACM, maio 2014, v.57, n.5, p.27-29; PAPANDREA, Mary-Rose. Moving beyond câmeras in the courtroom: technology, the media and the Supreme Court, 2012, BYU Law Review, 1901 (2012) http://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2697&context=lawreview

[6] Pesquisa Amcham/Ibope: em 2010, cresce percepção positiva do empresariado sobre INPI http: //www.amcham.com.br/regionais/amcham-sao-paulo/noticias/2010/pesquisa-amcham-ibope-em-2010-cresce-percepcao-positiva-do-empresariado-sobre-inpi/?searchterm=Amcham/Ibope.

 

[7] Relatório do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI 2011

[8]  COCKBURN, Iain; KORTUM, Samuel; STERN, Scott. Are All Patent Examiners Equal? The Impact of Examiner Characteristics. NBER Working Paper No. 8980 jun.2002. http: //www.nber.org/papers/w8980.

 

[9] LICHTMAN, Douglas. Rethinking prosecution history estoppel. University of Chicago Law Review, 2004, v.71, n.1, p.151-182.

[10] CASTRO, Ana Célia; PACÓN, Ana maria; DESIDERIO, Mônica. Varieties of Latin-American Patent Offices: Comparative Study of Practices and Procedures, In, BURLAMAQUI, Leonardo; CASTRO, Ana Célia; KATTEL, Rainer. Knowledge Governance: Anthem Politics and International Relations, outubro 2012, cap. 7, http://cors.edubit.com.br/files/30.pdf

[11] DRAHOS, Peter. The global governance of knowledge: patent offices and their clients. Cambridge University Press:United Kingdom, 2010, p.51

[12] DEERE, Carolyn. The politics of intelllectual property reform in developing coountries: the relevance of the WIPO. In: In; NETANEL, Neil Weinstock. The development agenda: global intellectual property and developing countries. Oxford University Press, 2009,p.115

[13] TU, Shine. Patent Examination and Litigation Outcomes, Stanford Technology Law Review, v.17, 2014, p.507-548 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2458140

[14] BURKE, Paul; REITZIG, Paul. Measuring patent assessment quality – analysing the degree and kind of (in)consistency in patent offices’ decision making. Research Policy, 2007, v.36, p. 1425.

[15] https://www.pinterest.com/pin/428545720767197329/

 

EPO: problem solution approach

Considere uma mesa tendo quatro pernas sendo que uma destas ajustável para o usuário poder ajustar seu comprimento evitando assim qualquer eventual evento desequilíbrio da mesa em superfícies não totalmente planas. O estado da técnica mais próximo é uma mesa comum de quatro pernas fixas e de mesmo comprimento. A diferença da invenção em relação ao closest prior art é a presença desta perna extensível. O efeito técnico desta diferença é a possibilidade de dispor a mesa em uma superfície não totalmente plana. O problema técnico é o de como modificar uma mesa comum do estado da técnica de modo que ela não balance em superfícies não totalmente planas. Na elaboração do problema técnico objetivo é importante que não haja a menor sugestão da solução. Uma busca é realizada e encontrado um segundo documento referente a um tamborete com três pernas usado por ordenhadores em galpões para extrair o leite de vacas ou no campo, normalmente em superfícies não planas. Partindo-se do closest prior art (mesa comum) e combinando-se com este segundo documento do estado da técnica (mês de três pernas fixas usadas em ordenhadeiras) não há nenhuma indicação para a solução proposta na invenção (uso de uma das pernas como extensível), ainda que este segundo documento se refira ao mesmo problema técnico de estabilidade. O técnico no assunto, diante destes dois documentos, seria levado a construir uma mesa de três pernas e não a solução proposta, portanto, a invenção é considerada inventiva.[1]

Considere por outro lado uma mesa tendo três pernas fixas que permite sua colocação em superfícies não totalmente planas. O estado da técnica mais próximo é uma mesa comum de quatro pernas fixas e de mesmo comprimento embora este documento não mencione o problema técnico da oscilação da mesa em superfícies irregulares. A diferença da invenção em relação ao closest prior art é a presença de três pernas. O efeito técnico desta diferença é a possibilidade de dispor a mesa em uma superfície não totalmente plana. O problema técnico é o de como modificar uma mesa comum do estado da técnica de modo que ela não balance em superfícies não totalmente planas. Uma busca é realizada e encontrado um segundo documento referente a um tamborete com três pernas usado por ordenhadores em galpões para extrair o leite de vacas ou no campo, normalmente em superfícies não planas. Partindo-se do closest prior art (mesa comum) e combinando-se com este segundo documento do estado da técnica (mês de três pernas fixas usadas em ordenhadeiras) há neste caso uma indicação para a solução proposta na invenção (uso de mesa de três pernas), uma vez que este segundo documento se refire ao mesmo problema técnico de estabilidade. O técnico no assunto perceberia que o problema da oscilação mostrado no banco de ordenhadeiras é o memso de uma mesa de quatro mesas ou de qualquer outro móvel, portanto, diante seria levado a combinar estes dois documentos e assim fazendo chegaria a uma mesa de três pernas, uma vez que o problema de oscilação pe resolvido pelo banco de ordenhadeiroa exatamente da mesma forma, ou seja, dispondo o móvel com apenas três pernas. Desta forma, a invenção não é considerada inventiva.[2]

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[1] https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=277#section-4

[2] http://www.invntree.com/blogs/determination-obviousnessinventive-step-european-patent-office