O TRF2 em Sansuy Ind.
PLásticos v. INPI[1] analisou a patente MU8300298
em que o INPI durante a fase judicial da ação aponta que alguns elementos do
relatório descritivo do depósito inicial referiam-se à lagoa anaeróbia, porém na
patente concedida passaram a se referir ao biodigestor e conclui que “o relatório descritivo está em desacordo com
o Artigo 24 da lei 9.279/96, quanto à clareza”. A mesma argumentação de
falta de clareza foi usada pelo INPI para apontar problemas de violação do
artigo 25 nas reivindicações, além da necessidade de deslocamento da expressão
caracterizante. O juiz André Fontes conclui pela necessidade de proceder as
correções no pedido apontadas pelo INPI: “a
constatação da falta de clareza e precisão no relatório descritivo apenas pode
ser suprida, sem prejuízo da validade do registro, no iter do procedimento
administrativo, como tem sido a prática adotada por aquele órgão de patentes em
várias causas que são submetidas à apreciação desta Corte Regional. Uma vez
deferido o privilégio sobre a invenção ou sobre o aperfeiçoamento funcional e
constatada a posteriori a ausência de suficiência descritiva da patente, em
franca violação ao artigo 24 e 25 da Lei nº 9.279-96, a consequência jurídica
desse fato apenas pode ser a invalidação parcial do registro de modo a
contemplar a proteção apenas sobre os elementos que não representem
inobservância aos referidos comandos legais, com a eventual readequação do
quadro reivindicatório”. Para o relator André Fontes os problemas de
clareza no relatório descritivo e reivindicações comprometem a capacidade do
técnico no assunto em implementar a invenção e portanto configuram violação do
artigo 24 e artigo 25 da LPI.
Em voto divergente
Messod Azulay Neto entendeu que não caberia tais emendas pois o pedido possui
suficiência descritiva “No caso, vê-se
que o INPI, em seu laudo, ao fazer referência a supostas
"inadequações" no documento, em momento algum afirma que o que está
nele descrito não é suficiente para que um técnico no assunto reproduza o
objeto da patente. Única causa cabível para incidência da norma e que não se
confirma em nenhuma das considerações feitas pela Autarquia”. Para Simone Schreiber “Apenas a falta de clareza e precisão do relatório descritivo não
ensejam a sua nulidade, como bem consignado pelo Desembargador Federal Messod
Azulay. E no caso em tela, o perito do juízo entendeu que o relatório possuía
suficiência descritiva”. Portanto o parecer do INPI não parece claro aos
juízes quanto á suficiência descritiva. Enquanto para André Fontes o INPI
conclui que não haveria suficiência descritiva, os juízes Messod Azulay e Simone
Schreiber entenderam que o INPI em nenhum momento afirmou pela insuficiência descritiva
do pedido. Apesar do voto divergente de Simone Schreiber e Messod Azulay que
entendem que o pedido possui suficiência descritiva e que portanto não cabe
alegar violação de artigo 24 ou 25 da LPI não havendo o que ser corrigido nesse
sentido, o relator André Fontes tomando o voto de todos oss juízes conclui pela
necessidade de emendas no pedido de modo a “invalidar
parcialmente o registro da patente de modelo de utilidade MU8300298, a fim de
excluir da proteção legal as características construtivas reivindicadas que
pertencem ao estado da técnica, determinando-se também a alteração do quadro
reivindicatório de modo a observar os artigos 24 e 25 da Lei nº 9279-96”.
De qualquer forma, do mérito de se no caso concreto o pedido tem ou não
suficiência descritica, o que todos os juízes concordam é que uma objeção de
falta de clareza por artigo 24 da LPI tem necessariamente que estar vinculada à
insuficiência descritiva, ou seja, um tercho sem clareza que não comprometa a implementação
da invenção reivindicada pelo técnico no assunto não fundamenta uma objeção por
artigo 24 da LPI.
[1] TRF2
AC 2012.51.01.026770-0 Sansuy Ind. PLásticos v. INPI, Relator Andre Fontes,
Decisão: 18/02/2016
