Em Amdocs (Israel) Limited v. Openet Telecom, Inc. (Fed. Cir. 2016) foi
analisada a patente US7631065 referente a sistema e método para processamento
de registros de utilização de uso de rede de computadores por parte de
múltiplos dispositivos conectados a tal rede, o que permite a cobrança por
tráfego de IP, o que permite uma vantagem em relação ao estado da técnica que
manipula grandes bancos de dados para manter este controle. Embora envolvendo noções
potencialmente abstratas de organização de informação, reconhecimento de dados
e classificação de informação a reivindicação tem um alcance além destes
conceitos. A reivindicação se refere a "aperfeiçoar o registro de
contabilidade da rede" de modo que os registros de uso da rede sejam
processados junto às suas fontes antes de serem transmitidos para um gerente
central. Tal característica permite a redução do volume de dados a serem
processados pelo sistema: "esta
reivindicação envolve uma solução tecnológica não convencional (aperfeiçoamento
dos dados coletados em um modo distribuído) a um problema tecnológico (fluxos
de dados massivos que previamente exigiam o uso de enormes bancos de dados)"
Desta forma, a reivindicação foi entendida como atendendo aos critérios de
patenteabilidade definidos pela Suprema Corte em Alice.[1]
segunda-feira, 28 de novembro de 2016
sábado, 26 de novembro de 2016
Unidade de Invenção no USPTO
Os Estados Unidos não
adota o mesmo conceito de unidade de invenção que o PCT ou EPO. Segundo o 35
USC 121 se duas ou mais invenções distintas e independentes são reivindicadas
em um mesmo pedido o USPTO pode exigir que o pedido se restrinja a uma das
invenções. Segundo o MPEP 802.01[1] ao
comentar sobre a seção 121 observa que duas invenções são consideradas
independentes se desconectadas em projeto, operação e efeito. Por outro lado
duas invenções são relacionadas e portanto não independentes se são conectadas pelo
menos em termos de projeto (poor exe estrutura ou métodod e fabricação) ,
operação (pr exe funcionamento ou método de uso) ou efeito[2]. Desta
forma, um pedido que pleiteie um processo e aparelho para realização do mesmo
processo, embora possa ter unidade de invenção pelo critério da EPO ou PCT pode
ser dividido no USPTO, da mesma forma um mesmo pedido que pleiteie produto e o
processo para fabricação do mesmo produto; aparelho e produto feito pelo dito
aparelho ou produto e o processo de utilização do mesmo produto. Nestas
situações se o USPTO adotasse o mesmo critério do PCT isso poderia significar
mais invenções por pedido e portanto aumentando
tempo de pendencia no USPTO. Neste sentido, em tese, o exame no USPTO,
nestes casos, exigiria menos tempo que na EPO, reduzindo o backlog uma vez que a análise de unidade de invenção pode implicar
na avaliação de invenções de campos de diferentes áreas tecnológicas o que pode
dificultar o trabalho do examinador, em geral especializado em áreas não
multidisciplinares. O USPTO pode restringir um pedido a uma invenção nos casos
em que o pedido revele múltiplas invenções independentes e distintas ou quando
existe uma sobrecarga indevida para se examinar mais de uma invenlão em um
único pedido.[3] A Suprema Corte em
Steinmetz v. Allen (192 US 543, 1904) conclui que diversas invenções distintas
que sejam dependentes uma das outras e contribuam mutuamente para produzir um
resultado único podem ser reivindicadas em um único pedido. Albert Walker
observa que por outro lado duas ou mais patentes relacionadas podem ser
concedidas para diferentes partes de uma
máquina. Nesse casos é conveniente que o
relatório descritivo das duas patentes seja igual ao descrever a máquina
completa, somente diferindo quanto aos quadros reivindicatórios. Uma
pluralidade de patentes contudo não pode ser concedida para diferentes usos da mesma invenção. [4]
Harry Toulmin observa que “a regra geral
é que se o método revelado é o único método pelo qual o produto pode ser
produzido, o porduto e o método juntosconstituem uma única invenção e a
reivindicação dos dois pode ser apropriadamente feitas em um único pedido. Por
outro lado, se o porduto é suscetível de ser produzido por mais de um método, o
produto é uma inveção independente e separada de qualquer dos métodos pelo qual
é produzido”.[5] Em Harnisch 631 F.2d 721 a Corte observa que a
expressão “unity of invention” é
conceito mais inteligível internacionalmente.[6]
[3] Request for
comments on the study of the changes needed to implement a unity of invention
standard in the United States. Federal Register Vol.68 No.97 May 20, 2003
Notices, p. 27538
http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/68fr27536.pdf
[4] WALKER, Albert. Walker
on patents: a treatise on the law of patents for inventions. New York:Baker,
Voorhis and Co., 1929, p.303
Unidade de invenção no PCT
O PCT adota o critério de unidade de invenção
europeu.[1] Se
um grupo de invenções é reivindicada em um único depósito internacional, o
requisito de unidade de invenção ao qual se refere a Regra 13.1 PCT deve ser
atendida somente quando existe uma relação técnica entre estas invenções
envolvendo uma ou mais características técnicas especiais, conforme Regra 13.2
PCT. A determinação se um grupo de invenções estão vinculadas por um único
conceito inventivo geral deve ser feita independentemente do fato das invenções
serem reivindicadas através de reividicações independentes ou reivindicações
dependentes de uma reivindicação independentes, conforme Regra 13.3 PCT. A
Regra 13.2 do PCT estabelece que a unidade de invenção será determinada com
base na identificação de características técnicas especiais comuns ou
correspondentes entre as reivindicações, ou seja, aquelas que definem a
contribuição da invenção reivindicada em relação ao estado da técnica.[2] A
Regra 13.2 do PCT não especifica se este critério deve ser realizado antes ou
após a busca. O manual de exame do PCT no item 10.02 especifica que a
determinação do que constitui contribuição ao estado da técnica e que portanto constitui característica
técnica especial irá depender das buscas de modo que se uma reivindicação
independente for considerado destituída de novidade ou atividade inventiva,
suas dependentes, após a realização desta busca portanto, poderão se mostrar
sem unidade de invenção. O item 10.03 especifica que uma anáise a posteriori
pode destituir duas reivindicações de unidade de invenção caso aquela característica
A que inicialmente era vista como sendo contribuição ao estado da técnica se
revelar já conhecida do estado da técnica. O item 10.04 contudo recomenda que
não seja adotado um critério rígido, literal e estreita. Este item do PCT é
cópia integral do parágrafo Part F - Chapter V-6, item 8 da EPO, exceto pela frase
que afirma que não se deve invocar falta de unidade de invenção “This is particularly so where the possible
lack of unity does not necessitate a further search” que foi suprimida do
texto do guia de exame PCT, ou seja, enquanto na EPO nos casos em que o esforço
de busca adicional para o exame de todas as invenções é reduzido, não se deve
alegar falta de unidade de invenção, o guia PCT é claro em dizer que o critério
de unidade de invenção independe do esforço de busca. Segundo o item 10.76 nos
casos em que identificada uma falta de unidade de invenção mas que o esforço de
exame adicional em examinar o pedido completo for pequeno, o examinador poderá
suprimir a necessidade de pagamento de taxas extras, no entanto, deverá apontar
a falta de unidade de invenção. O gia de exame PCT no item 10.64 indica que
caso as demais invenções presentes no mesmo pedido e destituídas de unidade de
invenção tenham o mesmo campo de classificação, o examinador, por economia
processual poderá proceder também as buscas destas invenções. Tais buscas serão
complementadas quando do exame do pedido dividido[3]. Se
a Autoridade de exame PCT não detecta característica especial nas
reivindicações e indica divisão mas faz o exame completo mesmo sem pagamento de
taxas adicionais, pelo critério do INPI este pedido possui unidade de invenção
e basta o depositante dar entrada em um único pedido. Caso venha a entrar com
dois pedidos como indicado no relatório do PCT os pedidos não serão fundidos no
INPI, eles segue cada qual seu exame. Não há portanto qualquer
incompatibilidade entre a diretriz atual do INPI e a fase internacional que
seguem procedimentos independentes conforme estabelece o parágrafo 1.12 do guia
de exame PCT.
[1] Case Law of
the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p.
292 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
[2] Where a group of inventions is claimed in
one and the same international application, the requirement of unity of
invention referred to in Rule 13.1 shall be fulfilled only when there is a
technical relationship among those inventions involving one or more of the same
or corresponding special technical features. The expression "special
technical features" shall mean those technical features that define a
contribution which each of the claimed inventions, considered as a whole, makes
over the prior art. http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13.htm#_13_1
[3] If little or no additional search effort is
required, reasons of economy may make it advisable for the examiner, while
making the search for the main invention, to search at the same time, despite
the nonpayment of additional fees, one or more additional nventions in the
classification units consulted for the main invention. The international search
for such additional inventions will then have to be completed in any further
classification units which may be relevant, when the additional search fees
have been paid. This situation may occur when the lack of unity of invention is
found either a priori or a posteriori. item 10.64 de PCT
International Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette,
Special Issue, WIPO, 25 março 2004, S-02/2004
sexta-feira, 25 de novembro de 2016
Unidade de invenção a posteriori no Canadá
No Canadá a seção 36 do
Patent Act estabelece que “uma patente
deve ser concedida para uma invenção apenas contudo em uma ação ou outro
procedimento uma patente não deve ser considerada inválida apenas pela razão de
que foi concedida para mais do que uma invenção”. Segundo o guia de exame
de 2015 (item 14.02) o critério de unidade de invenção é “essencialmente uma questão de procedimento” de modo que este
critério em si mesmo não tem o condão de invalidar uma patente. O guia de exame
do Canadá (item 14.06) mostra um segundo exemplo com as seguintes reivindicações:
1) monitor de computador compreendendo os elementos A e B, 2) monitor de
computador conforme reivindicação 1 compreendendo adicionalmente o elemento C,
3) monitor de computador conforme reivindicação 1 compreendendo adicionalmente o
elemento D. A priori as três reivindicações compartilham A e B e tem unidade.
As buscas contudo revelam que a reivindicação 1 não é inventiva. A posteriori 2
e 3 não tem unidade, porém se as buscas revelam que 2 e 3 não são inventivos,
então não cabe o examinador questionar a falta de unidade de invenção entre 2 e
3. O guia de exame (item 14.07.03) indica que nos casos de falta de unidade a
posteriori se os documentos do estado da técnica revelem que as duas invenções
são óbvias, neste caso é preferível que o examinador não aponte a falta de
unidade de invenção como um defeito formal indicando apenas as objeções de
falta de atividade inventiva. A resposta do depositante poderá permitir ao
examinador ter uma melhor compreensão da objeção de falta de unidade de
invenção. Se foram feitas emendas no quadro reivindicatório que resolvam a
objeção de falta de atividade inventiva diante do estado da técnica mas que a
persista a objeção de falta de unidade de invenção, então neste caso esta deva
ser questionada pelo examinador neste parecer subsequente.
Em um outro exemplo (item
14.08.02) uma reivindicação trata de método de preparo do composto X que
consiste na combinação de um composto de fórmula A com outro de fórmula B, a
segunda reivindicação pleiteia o uso do composto de fórmula X como inseticida.
Neste caso, a priori, não há unidade de invenção pois o composto X propriamente
dito presume-se que não seja novo pois ele não é reivindicado, uma vez que não
há uma reivindicação para o composto X. Se na resposta o depositante mostrar
que de fato o composto X é novo então conseguirá a posteriori mostrar a unidade
de invenção entre as duas reivindicações. Em um outro exemplo uma classe de
compostos conhecidos de fórmula X são usados no tratamento de enxaqueca e
depressão. A utilidade de receptores antagonistas 5HT no tratamento de
enxaqueca e depressão é conhecida mas a atividade antagonista do 5HT em
compostos de fórmula X não é antecipada pelo estado da técnica. Uma primeira
reivindicação pleiteia o uso do composto de fórmula X no tratamento de
enxaqueca, enquanto que uma segunda reivindicação pleiteia o uso do composto X
como antidepressivo. O guia de exame aponta neste caso que há unidade de
invenção entre as duas reivindicações pois o conceito inventivo entre as duas
reivindicações é o de que compostos de fórmula X agem como antagonistas
receptores 5HT . Embora esta característica não apareça nas reivindicações ela
é depreendida do conteúdo do relatório descritivo, o que mostra que a unidade
de invenção pode ser justificada com suporte ao relatório descritivo. Considere
o caso de uma reivindicação que pleiteia uma fórmula genérica X de um
medicamente usado no tratamento de asma. Um composto específico A também usado
no tratamento de asma mas sem efeito colaterais indesejados terá unidade de
invenção com esta reivindicação mais genérica. Porém um composto específico A
de aplicação totalmente distinta como descongestionante, por exemplo, e que não
seja útil para tratar asma não terá unidade de invenção com esta reivindicação
de fórmula mais genérica.
Precisão é o mesmo que clareza das reivindicações ?
O artigo 25
define que as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo,
caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e
preciso, a matéria objeto da proteção. Não há na LPI referência direta a falta
de concisão do quadro reivindicatório. O artigo 84 da EPC se refere a clareza e
concisão das reivindicações (The claims shall define the matter for which
protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the
description) ao passo que a o artigo 25 da LPI se refere a clareza e precisão
(As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo,
caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e
preciso, a matéria objeto da proteção). O guia de exame europeu se refere a
concisão como relativo ao número de reivindicações de modo que não seja
excessivamente oneroso a terceiros determinar o escopo de proteção de uma
patente diante de tantas reivindicações.
Na EPO
T91/91 analisa pedido com pelo menos dez reivindicações independentes de escopo
diferente. A Corte manifestou opinião de que esta forma de apresentação torna
difícil, senão impossível, determinar a matéria que se deseja proteger, e
oferece um ônus indevido em terceiros interessados em conhecer os exatos limites
da patente sendo concedida[1]. Em T246/91 o pedido
originalmente com 191 reivindicações foi reduzido durante o processamento na
EPO para 157 reivindicações. A Corte observou que o número de reivindicações
deve ser razoável, em função da natureza da invenção sendo reivindicada. O
número de 157 reivindicações foi entendido como não razoável, por oferecer um
ônus indevido a terceiros, podendo inibir a atividade econômica nesta
tecnologia indevidamente, o que contraria o critério de clareza e concisão do
Artigo 84 da EPC e a Regra 29(5). [2]
No Japão o Artigo 36(6)(iii) do Patent Act
prevê que cada reivindicação deve ser concisa, de modo que não há restrições de
uma reivindicação por categoria ou por conceito inventivo, por questões de
concisão. O guia de exame esclarece que a exigência de concisão do artigo
36(6)(iii) do Patent Act se aplica a a cada reivindicação individualmente e não
ao conjunto de todo o quadro reivindicatório. [3]
As Diretrizes do PCT reconhece que há divergência entre os países
membros sobre o significado do termo “concisão” e destacam que as Autoridades
de Exame e Busca podem adotar um dos dois critérios neste aspecto: 1) uma
objeção pode ser apresentada nos casos em que as reivindicações são
indevidamente multiplicadas em um número “não
razoável de reivindicações” ou são duplicadas: “as reivindicações não devem ser indevidamente multiplicadas de modo a
obscurecer a definição da matéria reivindicada em uma intrincada confusão.
Contudo de as reivindicações diferem uma das outras e não há dificuldade em
entender o escopo de proteção de cada uma, uma objeção nesse sentido não deve
ser aplicada”, 2) deve se fazer objeção nos casos de uso repetitivo de
palavras ou a multiplicidade de reivindicações de natureza trivial que torne
trabalhoso determinar a matéria protegida pela patente. O que significa um
número razoável de reivindicações deve ser analisado caso a caso. As duas
opções parecem igualmente flexíveis. A Regra 6 do PCT estabelece que o número
de reivindicações deve ser considerado razoável[4]. Neste
sentido um quadro reivindicatório com um número excessivo de reivindicações
independentes de mesma categoria e de escopo similar, em geral, deve ser
restringido no intuito de garantir maior concisão ao objeto de proteção[5]. Nas
duas opções a preocupação parece residir na construção de quadros
reivindicatórios intrincados com muitas reivindicações. De fato no pedido equivalente
WO03050625 ao EP1454202 citado anteriormente que era relativo a apenas três
reivindicações cada qual razoavelmente clara em seu escopo, a Autoridade de
Busca e Exame (a mesma EPO) não entendeu que houvesse qualquer problema de
concisão ou clareza no quadro reivindicatório segundo as regras do PCT, o que
mostra que as regras da EPC são mais rígidas que as aplicadas pelo PCT. O Curso
de redação de patentes da OMPI DL320 observa que muitas legislações de patentes
estabelecem que o pedido de patente não pode conter mais de uma reivindicação
independente por categoria. Um número excessivo de reivindicações
independentes de mesma categoria pode dar margem a falta de clareza. Em geral
aceita-se tal situação quando cada reivindicação independente apresenta
diferentes usos de um mesmo produto, soluções alternativas ou reivindicações
inter-relacionadas pelo mesmo conceito inventivo, por exemplo reivindicações de
plugue e soquete, transmissor e receptor, produtos químicos finais e intermediários,
anticorpo e hibridoma, gene e vetor. Segundo o diretor da OMPI Árpád Bogsch em
1991 durante as discussões sobre o PLT: “o
mero fato de um pedido ter um grande número de reivindicações não é uma razão
suficiente para indeferir este pedido, se houver falta de clareza, como
resultado deste elevado número de reivindicações, ou de concisão, então haverá
razão para o indeferimento”. [6]
Nos Estados Unidos não há objeções quanto ao
número de reivindicações independentes desde que uma reivindicações difira da outra
e não haja dificuldade de entendimento do seu escopo de proteção com base no
35USC 112 e 37 CFR 1.75.[7] Segundo
Jan Vojacek os Estados Unidos tendem a ser mais prolixos em termos de número de
reivindicações uma vez que o depositante tende a depositar um quadro
reivindicatório com as possíveis
combinações e variantes de sua invenção em reivindicações específicas
para cada implementação.[8] A Corte
Federal em Carlton v. Bokke em 1873 conclui que a multiplicação desnecessária
de reivindicações nebulosas, feitas para enganar o público, são nulas por esta
razão, se por nenhuma outra razão. No
entanto Tompkins v. Gage em 1861 observa que nenhuma patente pode ser anulada
por ter uma pluralidade de reivindicações, cada qual cobrindo a mesma matéria,
quando não houver evidências de que esta pluralidade de reivindicações foi
feita com intuito de enganar o público. Na ausência desta evidência o excesso de
reivindicações não poderá ser rejeitado por meramente por ser redundante.[9] Um
estudo estatístico realizado por Dennis Crouch mostra que em média para um
total de 20 reivindicações, 3 serão independentes, ao passo que para cada 50
reivindicações, um total de 5 serão independentes[10].
As Diretrizes do PCT reconhece que há divergência entre os países
membros sobre o significado do termo “concisão” e destacam que as Autoridades
de Exame e Busca podem adotar um dos dois critérios neste aspecto: 1) uma
objeção pode ser apresentada nos casos em que as reivindicações são
indevidamente multiplicadas em um número “não
razoável de reivindicações” ou são duplicadas: “as reivindicações não devem ser indevidamente multiplicadas de modo a
obscurecer a definição da matéria reivindicada em uma intrincada confusão.
Contudo de as reivindicações diferem uma das outras e não há dificuldade em
entender o escopo de proteção de cada uma, uma objeção nesse sentido não deve
ser aplicada”, 2) deve se fazer objeção nos casos de uso repetitivo de
palavras ou a multiplicidade de reivindicações de natureza trivial que torne
trabalhoso determinar a matéria protegida pela patente. O que significa um
número razoável de reivindicações deve ser analisado caso a caso. As duas
opções parecem igualmente flexíveis. A Regra 6 do PCT estabelece que o número
de reivindicações deve ser considerado razoável[11]. Neste
sentido um quadro reivindicatório com um número excessivo de reivindicações
independentes de mesma categoria e de escopo similar, em geral, deve ser
restringido no intuito de garantir maior concisão ao objeto de proteção[12]. Nas
duas opções a preocupação parece residir na construção de quadros
reivindicatórios intrincados com muitas reivindicações. De fato no pedido equivalente
WO03050625 ao EP1454202 citado anteriormente que era relativo a apenas três
reivindicações cada qual razoavelmente clara em seu escopo, a Autoridade de
Busca e Exame (a mesma EPO) não entendeu que houvesse qualquer problema de
concisão ou clareza no quadro reivindicatório segundo as regras do PCT, o que
mostra que as regras da EPC são mais rígidas que as aplicadas pelo PCT. O Curso
de redação de patentes da OMPI DL320 observa que muitas legislações de patentes
estabelecem que o pedido de patente não pode conter mais de uma reivindicação
independente por categoria. Um número excessivo de reivindicações
independentes de mesma categoria pode dar margem a falta de clareza. Em geral
aceita-se tal situação quando cada reivindicação independente apresenta
diferentes usos de um mesmo produto, soluções alternativas ou reivindicações
inter-relacionadas pelo mesmo conceito inventivo, por exemplo reivindicações de
plugue e soquete, transmissor e receptor, produtos químicos finais e intermediários,
anticorpo e hibridoma, gene e vetor. Segundo o diretor da OMPI Árpád Bogsch em
1991 durante as discussões sobre o PLT: “o
mero fato de um pedido ter um grande número de reivindicações não é uma razão
suficiente para indeferir este pedido, se houver falta de clareza, como
resultado deste elevado número de reivindicações, ou de concisão, então haverá
razão para o indeferimento”. [13]
Nos Estados Unidos não há objeções quanto ao
número de reivindicações independentes desde que uma reivindicações difira da outra
e não haja dificuldade de entendimento do seu escopo de proteção com base no
35USC 112 e 37 CFR 1.75.[14] Segundo
Jan Vojacek os Estados Unidos tendem a ser mais prolixos em termos de número de
reivindicações uma vez que o depositante tende a depositar um quadro
reivindicatório com as possíveis
combinações e variantes de sua invenção em reivindicações específicas
para cada implementação.[15] A Corte
Federal em Carlton v. Bokke em 1873 conclui que a multiplicação desnecessária
de reivindicações nebulosas, feitas para enganar o público, são nulas por esta
razão, se por nenhuma outra razão. No
entanto Tompkins v. Gage em 1861 observa que nenhuma patente pode ser anulada
por ter uma pluralidade de reivindicações, cada qual cobrindo a mesma matéria,
quando não houver evidências de que esta pluralidade de reivindicações foi
feita com intuito de enganar o público. Na ausência desta evidência o excesso de
reivindicações não poderá ser rejeitado por meramente por ser redundante.[16] Um
estudo estatístico realizado por Dennis Crouch mostra que em média para um
total de 20 reivindicações, 3 serão independentes, ao passo que para cada 50
reivindicações, um total de 5 serão independentes[17].
Nos Estados
Unidos John Robb observa que embora o depositante possa elaborar um quadro
reivindicatório com reivindicações amplas e restritas para melhor se proteger isso
não confere o direito de ter concedida uma patente com diversas reivindicações
que pleiteiam o mesmo objeto, e cita como exemplo US1160071 com 797
reivindicações ou US1043882 com seis páginas de relatório descritivo e trinta e
nove páginas de reivindicações[18]. O pedido WO2005049105
(PI0510477) possui 17 mil reivindicações. John Robb cita casos em que as Cortes
condenam quadro reivindicatórios prolixos que tem como objetivo “constranger o inventor e induzir ao erro o
público”. A Suprema Corte em Carlton v. Bokee conclui: “quando o relatório descritivo por
ambiguidade e um desnecessário multiplicação de reivindicações nebulosas é
feita com intuito de enganar o público, a patente é nula”. A Corte Federal
em Benjamin v. Dale condenou o número excessivo de reivindicações que tem como
objetivo “simplesmente tornar trabalhosa
a interpretação das reivindicações”. As Cortes inglesas seguindo a doutrina
em Carlton v. Bokee em Linotype and Machinery Ltd v. Hopkins conclui: “o réu depositou um relatório descritivo que
mais parece um tratado por sua extensão, que contém nada menos do que 60
reivindicações, onde há uma infinita redundância e repetição e referência
constante aos desenhos que não são simples de acompanhar. Em seu conjunto
trata-se de um documento que necessita
um estudo penetrante e prolongado de modo que alguém possa entender o
problema a que se propõe resolver a invenção nesta classe de indústria que ela
se encontra de modo que possam estar livres do risco de infração [...] Em
outras ocasiões eu já observei uma tendência de se elaborar descrições e
reivindicações que são verdadeiros quebra cabeças a desafiar um estudante e a
amedrontar homens de negócios com medo de terem uma interpretação errônea e
assim possam se encontrar acusados de infração. Isto é um abuso da lei e que
deve ser verificado, se a ocasião assim ocorrer, pelo simples processo de se
declarar a patente inválida”.[19]
[1] Catalogue of
remaining differences 2012 update of the CDP 2011, IP5 Offices, p. 18
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/jitsumu_catalog/en.pdf
[2] Case Law of
the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p.
270 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
[3] Catalogue of
remaining differences 2012 update of the CDP 2011, IP5 Offices, p. 19
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/jitsumu_catalog/en.pdf
[4] item 9.25
PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette,
Special Issue, WIPO, 25 março 2004, S-02/2004
[5] item
A5.42[1] The claims should not be unduly multiplied so as to obscure the
definition of the claimed invention in a maze of confusion. PCT International
Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette, Special Issue,
WIPO, 25 março 2004, S-02/2004
[6] Records of
the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty Supplementing the
Paris Convention as far as patents are concerned, v.1, WIPO, 1991, p.259
[7] Catalogue of
remaining differences. First Draft supplemented with KIPO and SIPO
contributions (mid 2011 version), p.15
http://www.trilateral.net/catalogue/catalogue.pdf
[8] VOJÁCEK,
Jan. A survey of the principal national patent systems. New York:Prentice Hall,
1936, p.36
[9] WALKER,
Albert. Walker on patents: a treatise on the law of patents for inventions. New
York:Baker, Voorhis and Co., 1929, p.299
[10] Dennis Crouch, “Patent Prosecution: Sensitivity to Claim Fee
Variation,” Patently-O (Sept. 21, 2006), available at
http://www.patentlyo.com/patent/2006/09/evidence_based_.html
[11] item 9.25
PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette,
Special Issue, WIPO, 25 março 2004, S-02/2004
[12] item
A5.42[1] The claims should not be unduly multiplied so as to obscure the
definition of the claimed invention in a maze of confusion. PCT International
Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette, Special Issue,
WIPO, 25 março 2004, S-02/2004
[13] Records of
the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty Supplementing the
Paris Convention as far as patents are concerned, v.1, WIPO, 1991, p.259
[14] Catalogue of
remaining differences. First Draft supplemented with KIPO and SIPO
contributions (mid 2011 version), p.15
http://www.trilateral.net/catalogue/catalogue.pdf
[15] VOJÁCEK,
Jan. A survey of the principal national patent systems. New York:Prentice Hall,
1936, p.36
[16] WALKER,
Albert. Walker on patents: a treatise on the law of patents for inventions. New
York:Baker, Voorhis and Co., 1929, p.299
[17] Dennis Crouch, “Patent Prosecution: Sensitivity to Claim Fee
Variation,” Patently-O (Sept. 21, 2006), available at
http://www.patentlyo.com/patent/2006/09/evidence_based_.html
[18] ROBB, John.
Patent essentials for the executive, engineer, lawyer and inventor, New York:
Funk & Wagnalls Co., 1928, p.190
[19] ROBB, John.
Patent essentials for the executive, engineer, lawyer and inventor, New York:
Funk & Wagnalls Co., 1928, p.203
quinta-feira, 17 de novembro de 2016
Mulheres inventoras
Com relação ao gênero, estudos
mostram que a invenção é um universo predominantemente masculino. Waverly Ding
da Universidade da Califórnia, Fiona Muray do MIT e Tony Stuart da Harvard
Business School realizaram estudo com uma amostra de cerca de 400 cientistas
nos Estados Unidos no período de 30 anos. [1] O estudo mostrou que 6 por
cento das 903 mulheres no grupo produziram apenas 92 patentes. No entanto, 13
por cento dos 3324 homens na amostra depositaram 1286 patentes, ou seja, os
homens depositaram 14 vezes mais patentes que suas colegas cientistas. Marta
González Garcia argumenta que no passado, a legislação de patentes em muitos
casos restringia o direito de propriedade das patentes às mulheres, o que
levava a que fossem apresentados os nomes do pai ou marido como responsável
pelas invenções feitas pelas mulheres, tornando difícil o registro estatístico
das invenções realizadas [2]. No
estudo sobre o uso do sistema de patentes na Inglaterra dos séculos XVII e
XVIII Christine MacLeod observa que menos de um por cento dos inventores
detentores de patentes são mulheres.[3]
Julia Hall irmão mais velha de Charles Hall inventor do processo eletrolítico
na produção do alumínio e fundador da Alcoa teve um papel importante na
invenção, mas seu papel foi diminuído pelos contemporâneos e historiadores.[4]Um
estudo da OMPI mostra que em 2015 cerca de 29% dos pedidos PCT apresentam ao
menos uma inventora enquanto que em 1995 este índice era de 19%. Esta
participação varia bastante em função do país, com a Coreia (50%) e China (49%)
tendo a maior participação feminina seguida de Polônia (40%), spanha (35%) e
Cingapura (34%). A maior participação feminina se observa em biotecnologia
(58%), farmacêuticos (55%), química fina orgânica (54%), química de alimentos
(51%) enquanto que mecânica (11%), transporte (13%) e motores (15%) são as
menos procuradas pelas mulheres. [5]
David J. Munroe (Columbia
University), Jennifer Hunt (Rutger University), Hannah Herman e Jean-Philippe
Garant (McGill University), mostraram que menos de 13% das patentes tem uma
mulher entre os inventores nos países desenvolvidos (12,3% na Espanha; 10,3%
nos EUA; 10,2% na França; e 4,7% na Alemanha, segundo dados de outros
pesquisadores).[6]
Segundo os autores, se essas diferenças fossem resolvidas, isso significaria um
aumento imediato no PIB per capita americano de 2,7%. Dan Burk mostra que dos
países europeus a Espanha é o que
apresenta maiores índices de inventoras entrre as patentes concedidas com 7.5%
do total em 1991 e 14.2% em 2005. O setor tecnológico com mais patentes de
mulheres é o farmacêutico, enquanto que engenharia mecânica e elétrica são os
que detém os menos índices de inventoras mulheres entre as patentes concedidas.
[7]
[1] MACLAY,
Kathleen. Study addresses gender, patents in academia. http:
//www.universityofcalifornia.edu/news/article/8384.
[2] GARCIA, Marta González; SEDEÑO, Eulalia
Pérez. Ciência, tecnologia e gênero. In: SANTOS, Lucy Woellner dos;
ICHIKAWA, Elisa; CARGANO, Doralice. Ciência, tecnologia e gênero.
Londrina: IAPAR, 2006, p. 39.
[3] GRIFFITHS, D. The
exclusion of women from technology In: FAULKNER, Wendy; ARNOLD, Erik. Smothered by invention: technology in
women’s lives, London, 1985. Cf. MacLEOD, Christine. Inventing the industrial
revolution: the english patent system, 1660-1800, Cambridge:Cambridge
University Press, 1988 p.225; McGaw. Judith. Inventors and other great women:
toward feminist history o technological luminaries, T&C 38 (1977),
p.214-231; STANLEY, Auntumn, Once and uture power: women as inventors. Women’s
studies International forum, v.15 (1992), p.193-202; McDaniel,, Susan. Mothers
of invention ? meshing the roles of inventor, mother and worker, Women’s
studies International forum, v.11 (1988), p.1-12 cf. MacLEOD, Christine. Heroes
of invention. technology, liberalism and british identity 1750-1914, Cambridge
University Press, 2007, p.26
[4]
MOKYR, Joel. The lever of riches: technological creativity and economic
progress, New York:Oxford University Press, 1990, p.175
[6] Jennifer Hunt,
Jean-Philippe Garant, Hannah Herman, David J. Munroe, Why Don't Women Patent?,
NBER, 2012 http://www.nber.org/papers/w17888
[7] Dan L. Burk, Do
Patents Have Gender?, 19 American University Journal of Gender, Social Policy
& the Law 881-919 (2011) available at http://digitalcommons.wcl.american.edu/jgspl/vol19/iss3/6/
cf. IP-WATCHDOG, 05/12/2014
http://www.ip-watch.org/2014/12/05/wipo-seminar-discusses-intellectual-property-and-gender/
terça-feira, 15 de novembro de 2016
Sinergia como critério para unidade de invenção ?
O fato de uma
reivindicação possuir atividade inventiva em relação a outra reivindicação do
mesmo pedido não significa que este pedido não tem unidade de invenção. Ter
unidade de invenção é o mesmo que ter o mesmo conceito inventivo. Segundo a
Resolução n° 124/2013 item 3.99 “Por
conceito inventivo único, ou unidade de invenção, entende-se que as diversas
invenções reivindicadas apresentam uma relação técnica entre si representada
por uma ou mais características técnicas especiais que são as mesmas ou
correspondentes para todas as invenções reivindicadas”. Entende-se que cada
reivindicação independente deva descrever uma invenção em seu conceito
integral, logo pelo artigo 22 da LPI isto é o mesmo que dizer que tenham o
mesmo conceito inventivo: “O pedido de
patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de
invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito
inventivo”. Conceito inventivo e atividade inventiva, porém, possuem
significados distintos. Por exemplo, um aparelho e método possuem o mesmo
conceito inventivo. É possível que o método seja inventivo e o aparelho não. Um
pedido pode ter várias invenções A, B e C (artigo 22 da LPI) descritas cada
qual em uma reivindicação independente, desde que compreendam um único conceito
inventivo. Em tese pode existir uma anterioridade para reivindicação A e
nenhuma para B, C. Ou seja, mesmo tendo A, B, C unidade de invenção, a anterioridade servirá apenas para invalidar a
reivindicação A. Não se deve confundir unidade de invenção com atividade
inventiva. No exemplo citado A, B e C tem unidade de invenção, mas apenas B e C
tem atividade inventiva, diante do estado da técnica. A Instrução Normativa n° 17/2013
item 15.1.3.2.1 estabelece que as reivindicações independentes “São aquelas que, mantida a unidade de
invenção, visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas
da invenção em seu conceito integral, cabendo a cada categoria de reivindicação
pelo menos uma reivindicação independente”. Na Instrução Normativa n°
30/2013 este trecho sofreu uma pequena modificação: “as reivindicações
independentes visam a proteção de características técnicas essenciais e
específicas da invenção em seu conceito integral, cabendo a cada categoria de
reivindicação pelo menos uma reivindicação independente”, ou seja, foi retirado
o trecho que fazia referência à unidade de invenção. Não há contudo uma razão
aparente para tal omissão, uma vez que a Resolução n° 124/2013 confirma que as
reivindicações independentes devem manter a unidade de invenção. Segundo o item
3.127 “A verificação se um grupo de invenções está interligado de modo a
formar um único conceito inventivo geral deve ser feita independentemente se as
invenções são reivindicadas em reivindicações separadas ou na forma de
alternativas contidas em uma única reivindicação”.
Outra situação ocorre no
caso de invenções complementares: uma reivindicação independente descreve um
plugue especialmente adaptado a um soquete que é descrito em outra
reivindicação do mesmo pedido. Plugue e soquete neste caso são complementares e
estão dentro do mesmo conceito inventivo, no entanto tanto o plugue como o
soquete devem possuir atividade inventiva diante do estado da técnica, ou seja,
o plugue não serviria de anterioridade para o soquete. O que traz unidade ao
plugue e soquete não é o fato de concorrerem a um objetivo comum ou pelo fato
de sua combinação apresentar uma sinergia (que de fato existe no exemplo), mas o
fato de possuírem características técnicas especiais comuns complementares.
Nos casos em que a
reivindicação faz referência a diferentes elementos do estado da técnica que
combinados possuem um efeito de sinergia, em que o conjunto descrito
proporciona efeitos técnicos não alcançados pelas partes individuais temos a
indicação de unidade de invenção destes elementos por cooperarem para atingir a
solução de um problema técnico comum. [1]
Por exemplo o cobre e o estanho, quando fundidos juntos, formam uma liga que é
mais resistente do que cada um deles isoladamente. [2] Na
doutrina francesa nas invenções de combinação é fundamental a produção de um efeito
técnico distinto da somas dos efeitos técnicos de sesu componentes.[3] Por
outro lado, no caso em que esta sinergia não se verificar, tendo a reivindicação
meramente listado elementos em justaposição (como por exemplo um complexo
vitamínico), sem qualquer sinergia, constituindo mera agregação de elementos
conhecidos da técnica, cabe ao examinador questionar a falta de atividade
inventiva desta reivindicação, mas não a falta de unidade de invenção, uma vez
que a contribuição alegada pelo inventor está na agregação destes elementos e
não em suas parets isoladas. Considere um complexo vitamínico que reúne as
vitaminas B1 e C numa única cápsula sem qualquer sinergia. Não tem sentido o
examinador formular um questionamento para divisão do pedido quando o próprio
reconhece que as vitaminas B1 e C isoladamente não são inventivas, ou seja, não
há nestes elementos isolados em si qualquer contribuição ao estado da técnica.O
resultado óbvi desta fragmentação em diversos pedidos seria indeferir todos por
falta de novidade, pois cada elemento isoladamente já é conhecido do estado da
técnica como reconhecido pelo próprio depositante.
NA EPO o arigo 82 da EPC
(The European patent application shall
relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a
single general inventive concept) e Regra 44(1) (Where a group of inventions is claimed in a European patent application,
the requirement of unity of invention under Article 82 shall be fulfilled only
when there is a technical relationship among those inventions involving one or
more of the same or corresponding special technical features. The expression
"special technical features" shall mean those features which define a
contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes
over the prior art.) bem como o Artigo 3(4)(iii) (The international application shall: [...] (iii) comply with the prescribed requirement of
unity of invention) e a regra 13 do PCT (The international application shall relate to one invention only or to
a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept
("requirement of unity of invention")) se refere ao pedido de patente
como contendo um único conceito inventivo. Em W17/03 a Corte observa que
enquanto a análise de atividade inventiva envolve o exame do problema técnico e
efeitos alcançados por uma reivindicação, a análise de unidade de invenção deve observar os problemas
e efeitos de diferentes reivindicações em seu conjunto e não a partir de uma
análise isolada de cada um, o que torna este exame diferenciado do observado
para atividade inventiva. A avaliação de atividade inventiva busca u exame mais
restritivo que foque a atenção nas diferenças com o estado da técnica, enquanto
que na unidade de invenção esta análise é mais abrangente buscando um conceito
inventivo comum. Em W48/90 e W50/90 a Câmara e Recursos observou que no caso de
compostos químicos a unidade de invenção não é uma mera questão de comparação
das características estruturas destes compostos, há que se levar em conta o problema
técnico sendo resolvido e se os compostos respectivos contribuem para a solução
encontrada. O guia de exame na Parte F,
capítulo V.6 expressamente afirma: “uma
objeção de falta de unidade de invenção não deve surgir porque uma
reivindicação contendo um número de características individuais, em que tais
características não apresentem uma interligação técnica, ou seja, uma
combinação, mas meramente uma agregação”.[4]
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