Catch 22: USPTO evitando o exame de obviedade

Em G1/93 o Enlarged Boards of Appeal discute uma situação conhecida como “Catch 22” situação descrita no livro de mesmo nome de Joseph Heler em que tripulações de aviões da Segunda Guerra que desejavam se livrar de missões consideradas perigosas alegavam desejar realizar testes psicológicos para demonstrar sua insanidade. No entanto, a própria solicitação do exame era considerada uma comprovação de sua sanidade, ou seja, consciência de seus atos. De forma similar se um requerente deseja emendar sua patente durante um procedimento de oposição de modo a contornar uma objeção de acréscimo de matéria (contrariando o Artigo 100(b) da EPC), esta eliminação de matéria, por exemplo, de algum detalhe da invenção, pode representar o aumento de escopo da matéria reivindicada. Portanto, se por um lado, os problemas com o Artigo 100(b) da EPC são contornados, o aumento de escopo da matéria reivindicada, causada com esta correção, levam a patente a ser anulada por violação do Artigo 123(3) da EPC.[1] Nos Estados Unidos uma situação similar de catch 22 ocorrre no exame de patenteabilidade (seção 101) e de novidade (seção 102) que algumas vezes se superpõe: alguém pode usar uma anterioridade para alegar que um elemento é convencional e atacar a validade de uma patente pela seção 101, mas o titular não pode se defender alegando a ausência de tal anterioridade para se defender, pois ainda assim ele pode ser questionado de violação da seção 101. Aos que desejam atacar uma patente, portanto alegar violação da seção 101 tornou-se mais atrativo do que invocar a vilação das seções 102 (novidade ) e 103 (não obviedade) por serem estas mais difíceis de defender. Em Prism Technologies v. T-Mobile USA (Fed. Cir. 2017) trata de método de controle de acesso a recursos de um computador usando um servidor de autenticação. Considerando tratar-se de técnica de autenticação usal, a Corte conclui tratar-se de ideia abstrata e portanto inválida pela seção 101. A ironia neste caso é que haveria ampla documentação para mostrar que a reivindicação é óbvia e não atende a seção 103. Para Michael Borella uma decisão por obviedade seria menos problemática e chegaria ao memso resultado de não se conceder a patente.[2]

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[1] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.207; LUNDBERG, Steven; DURANT, Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and software patents. The Bureau of National Affairs, 2005, p.10-14

[2] http://www.patentdocs.org/2017/06/prism-technologies-llc-v-t-mobile-usa-inc-fed-cir-2017.html

Emendas nos desenhos

Em T1840/14 a Câmara de Recursos observa que os desenhos do pedido apresentado no depósito possui certas características, por exemplo em relação aos elementos 518, 32 ou 520 desenhados como uma zona escura. Emendas posteriores que apresenatavam o detalhamento de tais zonas não configuram informação que se caracterize como acréscimo de matéria pois as informações expostas nos novos desenhos podem ser extraídos do texto do pedido original e outros desenhos apresentados. [1]

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[1] http://europeanpatentcaselaw.blogspot.com.br/2017/06/t148014-remplacement-de-dessins.html

Legítimo interesse em ação de nulidade de patente

TRF2 AC 2008.51.01.804700-0
Órgão julgador: 1ª TURMA ESPECIALIZADA
Data de decisão: 24/04/2017
Relator: ANTONIO IVAN ATHIÉ

Ementa: I - O artigo 56 da Lei nº 9.279/96, que regulamenta a Propriedade Industrial, autoriza que a ação de nulidade de patente seja intentada pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Da leitura do texto legal, verifica-se que não é qualquer pessoa que possui legitimidade para propor a aludida ação de nulidade, mas apenas aquela que tem legítimo interesse, sendo evidente que o interesse aqui tratado é de direito material, de natureza econômica, devendo por isso mesmo ser objetivamente comprovado; II - A despeito de ter sua legitimidade expressamente questionada na contestação, a autora, na réplica, não comprovou materialmente qual seria sua relação comercial com as empresas notificadas e qual produto que fabrica ou comercializa poderia ser considerado contrafação ao objeto da patente anulanda, ou seja, a recorrente deixou passar in albis a oportunidade de demonstrar qual seria o suposto prejuízo efetivo que por ventura estaria sofrendo com a manutenção da higidez do aludido privilégio patentário; III - Como a comprovação objetiva da legitimidade para a propositura da ação de nulidade de patente decorre de expresso comando legal (art. 56 da LPI), não há qualquer violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da livre concorrência, aos dispositivos da Lei da Propriedade Industrial e do Código de Processo Civil, que resulte do decreto judicial recorrido; VI - Apelação desprovida.

 

Trata-se de ação de nulidade de apelação cível interposta por Neofiber Ind. Com. de Máquinas Ltda contra a patente PI9607800 cujo titular Les Traitements des Eaux Poseidon Inc. (CA) Na petição inicial, a autora Neofiber afirma que tomou conhecimento que um de seus clientes, mais especificamente a empresa Prideli Ind. E Com. De papéis Ltda (Prideli), recebeu notificação extrajudicial em língua inglesa, por meio da qual a primeira Ré  Les Traitements des Eaux Poseidon Inc. (CA) alega ter patente para um produto chamado Saturn Clarifier. Segundo o juiz : "não consta dos autos nenhum comunicado oficial das empresas notificadas solicitando informações ou outros documentos tais como: contrato de venda do produto da apelante ("CLARIFICADOR") celebrado com as empresas notificadas, notas fiscais, folder, anúncios, etc., não sendo, portanto, possível verificar a existência da alegada relação comercial da apelante com as respectivas empresas notificadas. Outra questão relevante é que não há nos autos documentos que venham a comprovar a real existência do produto da apelante, limitando-se a mesma a juntar um parecer técnico, constam dois desenhos com especificações que não são passíveis de visualização nem mesmo através de uma lupa, não se podendo aferir se realmente correspondem ao mencionado produto da apelante".

 

 

Des. Ivan Athie

 

Atividade Inventiva no Canadá

A exigência de atividade inventiva é aplicada inicialmente em Waterous v. Bishop (1870). Em Ball v. Crompton (1887) a Corte conclui: “não há como escapar da conclusão de que o uso de um fio em forma espiral era somente um equivalente mecânico da mola feita de borracha na patente, que não possui consequentemente qualquer elemento de uma invenção”.[1] Em Crosley Radio v. CGE (1936) a Corte declinou em empregar o termo “obvious” preferindo se referir a “grau de engenhosidade” "a degree of ingenuity”. Em Lighting Fasteer v. Colonial Fastener (1932) a Corte conclui: “cada aperfeiçoamento trivial não é uma invenção e o interesse público não deve ser embaraçado por patentes a cada pequeno aperfeiçoamento. Muitas vezes é dito que é importante encorajar invenções devido a sua influência no comércio e manufatura, porém é igualmente importante que fabricantes ou comerciantes, ou o público em geral, não sejam impedidos de agir pela concessão de patentes onde não existe o exercício de qualquer faculdade inventiva”.[2] Em Beloit Canada v. Valmet em 1986 a Corte canadense interpreta o técnico no assunto como “especializado na técnica, mas não tendo nenhuma centelha de inventividade ou imaginação; um protótipo de dedução e destreza, totalmente destituído de intuição; um triunfo do hemisfério esquerdo sobre o direito[3] [...] a questão a ser respondida é se esta criatura mística [o técnico no assunto] à luz do estado da técnica e do conhecimento geral comum na data da invenção chegaria de forma direta e sem dificuldade à solução ensinada na patente. É um teste bastante difícil de ser satisfeito”[4].

Segundo o guia de exame do Canadá de setembro de 2015 (página 15-2) “o teste de obviedade (seção 28.3 do Patent Act) é essencialmente se um técnico no assunto não imaginativo seria levado, à luz do conhecimento do estado da técnica e do conhecimento geral comum, diretamente e sem dificuldade à invenção reivindicada [...] As Cortes tem considerado como óbvios: meramente substituir um material superior por outro inferior na fabricação de uma ou mais partes de uma máquina ou manufatura, (ii) meramente mudar o tamanho e dimensões de um objeto, (iii) omitir uma ou mais partes de uma máquina ou manufatura com a correspondente omissão da função, exceto se tal omissão causa um novo modo de operação das partes residuais, (iv) mudar o processo, máquina, manufatura ou composição da matéria pela substituição por um equivalente para qualquer uma de suas partes, exceto se esta nova parte não somente executa a função da parte substituída mas também executa outra função, por outro modo de operação ou desenvolve novos usos e propriedades de um artigo formado, (v) meramente usar um processo antigo, máquina ou manufatura para um propósito novo, mas análogo, (vi) mudar a forma ou proporções de uma máquina ou manufatura, a menos que resulte um novo modo de operação ou função, (vii) produzir um artigo que difere de um artigo antigo somente por casa da excelência e habilidade de seu artesão, (viii) duplicar uma ou mais partes de uma máquina ou manufatura exceto se esta duplicação provoca um novo modo de operação ou produz um novo resultado unitário, (ix) combinar dispositivos antigos em uma nova máquina ou manufatura, sem produzir um novo modo de operação”.

Em Apotex Inc v Sanofi-Synthelabo Canada Inc (2008 SCC 61) a Suprema Corte estabeleceu um teste em quatro etapas para a determinação de não obviedade. Em primeiro lugar a noção de pessoa técnica no assunto e o conhecimento geral comum relevante devem ser identificados. Em segundo lugar o conceito inventivo da reivindicação deve ser determinado ou construído. Em terceiro lugar as diferenças, se existirem, entre o estado da técnica e o conceito inventivo da reivindicação tal como interpretada deve ser identificado. Em quarto lugar a Corte deve considerar se, visto de um modo que não considere o conhecimento da alegada invenção tal como reivindicada, se estas diferenças constituem etapas que seriam consideradas óbvias pelo técnico no assunto ou se isto exigiria algum grau de inventividade. É nesta última etapa que o conceito de “óbvio de se tentar” surge, ou seja, quando há evidências para convencer o juiz que no balanço das probabilidades seria mais ou menos evidente tentar para se chegar na solução reivindicada. A mera possibilidade de se chegar na solução não é suficiente. [5] Este entendimento foi confirmado em Eli Lilly Canada v. Mylan Pharmaceuticals 2015 FCA 286.[6]

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[1] BOCHNOVIC, John. The inventive step: its evolution in Canada, the United Kingdom and the United States, IIC Studies, Basel:Verlag Chemie, 1982, p.29

[2] BOCHNOVIC, op.cit, p. 31

[3] BARTON, John. Non-obviousness (draft), agosto 2001, p. 6 http://eml.berkeley.edu/~bhhall/ipconf/Barton901.pdf

[4] MONOTTI, Ann. Divergent approaches in defining the appropriate level of inventiveness in patent law, 2012, p.23 http://ssrn.com/abstract=2052695

[5] http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2575/index.do

[6] http://decisions.fct-cf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/127120/index.do

O Ato Normativo n° 152/99

No passado o Ato Normativo 152/99, item 1.2 estabelecia que “A patente do país de prioridade, a que se referem os itens anteriores, poderá ser substituída pela equivalente concedida em país onde tenha sido submetido à exame técnico” e ainda no item 2 “O requerente deverá apresentar novo quadro reivindicatório, de igual teor ao do documento de que trata o subitem 1.1.1 deste Ato, adaptado às disposições dos subitens 15.1.3.2, 15.1.3.2.1 e 15.1.3.2.2 e suas alíneas, do Ato Normativo n. 127/97. Assim, o Ato Normativo nº 152/99 em nada inovou ao facultar ao depositante o oferecimento de auxílio voluntário ao exame técnico, a que se refere o artigo 31 da LPI. O mecanismo gerava a falsa expectativa de que a apresentação de subsídios pelo depositante, com base no AN 152/99, resultaria em algum tipo de priorização de exame, o que, de modo algum, ocorreu [1]. Na maioria dos casos o examinador do INPI realizava o mesmo procedimento de busca e exame, tendo os resultados do exame realizado no escritório estrangeiro apenas como subsídio, mas não a ele vinculado. Sem alcançar efeitos práticos o AN152/99 foi revogado pela Resolução da Presidência 118/05 de 15/06/2005 publicada na RPI 1800 de 05/07/2005. Procedimentos acelerados de exame, baseados no aproveitamento de exames realizados por outros escritórios, segundo a mesma filosofia do extinto AN152/99, tem sido adotados por outros escritórios de patentes. O Patent Prosecution Highway PPH permite que um pedido de patente cuja reivindicações foram consideradas patenteáveis em um Escritório de patentes em que foi realizado o primeiro depósito do pedido – Office of First Filing (OFF) pode solicitar um exame acelerado em um segundo escritório Office of Second Filing (OSF) [2].

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[1] PAZOS, Carlos. Patentes: Questões Atuais. XXV Seminário Nacional da Propriedade Industrial. São Paulo ago. 2005.

[2] USPTO. Patent Prosecution Highway (PPH) – Fast Track Examination of Applications .

        http: //www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp.

Evolução do tempo de concessão de uma patente

O gráfico mostra o tempo médio entre concessão e depósito das patentes publicadas na RPI a cada ano (16.1). Até os anos 2000 a média era de um atraso de 6 anos, quando então, com a saída dos examinadores terceirizados e a não renovação do quadro de servidores inicia-se um gradual e constante aumento no tempo de concessão chegando a dez anos quando então a curva começa a reduzir o ritmo de crescimento a partir de 2013 com a chegada das novas contratações de servidores e aumento do número de examinadores para os atuais 320 examinadores em exame, sendo que uma turma de 50 novos examinadores está em treinamento devendo entrar no exame em breve reforçando o quadro para aproximadamente 370 examinadores.

 

Os dados de 2017 mostram uma melhora no índice possivelmente por conta do aumento de decisões diante das recentes contratações. Em 2017 foram concedidas até junho 3011 carta patentes. A expectativa portanto é de 6000 até o fim do ano, em 2016 foram 4767 patentes concedidas e em 2015 um total de 3892.

 

O gráfico sugere que em 2017 começamos a reverter a tendência de aumento no tempo de concessão.  Computando as decisões técnicas de 9.1 + 9.2 + 11.2 em 2017 foram um total de 5390 decisões, em 2016 foram 8366 decisões. Dos 19139 pedidos depositados em 1997 apenas 10542 chegaram a exame técnico, ou seja, 50%, o que é um índice de desistência bem alto. Considerando que os atuais 31 mil depósitos de pedidos depositados em 2010 tenham a mesma taxa de desistência de 50% seriam algo como 15 mil  exames para serem feitos. Ou seja, considerando que a expectativa é de chegar ao fim do ano de 2017 com cerca de 10 mil decisões técnicas (9.1, 9.2 ou 11.2), podemos chegar a conclusão que o ponto de equilíbrio entre exames realizados e entrada de novos pedidos a cada ano a serem examinados ainda não se estabilizou com os atuais 370 examinadores em exame (320 atuais somados a nova turma de 50 examinadores ainda em treinamento), considerando que a taxa de desistências continue alta (50%).

 

O gráfico de tempo de concessão, portanto deve ter uma pequena melhora este ano de 2017 mas sua tendência de crescimento deve persistir, pois a atual produtividade dos examinadores não consegue dar conta da quantidade de exames que chegam a cada ano para serem feitos.

 

 

 

 detalhe dos últimos anos:

 

 

O custo do backlog

Um estudo da London Economics, denominado Economic Study on Patent Backlogs and a System of Mutual Recognition[1] sob pedido do escritório britânico de patentes, divulgado em março de 2010, estima em US$7.6 bilhões os custos anuais na economia global em função do atraso no processamento de patentes. Segundo David Kappos: “Cada pedido de patente de qualidade que aguarda numa prateleira para ser examinado representa empregos que não estão sendo criados. Por esta razão, o USPTO tem feito da redução do backlog sua mais alta prioridade” [2].

 

O atraso acima de dez anos faz com que muitos medicamentos recebam uma extensão de vigência além de 20 anos. O que significa um ônus para o consumidor que poderia ter medicamentos genéricos a um custo menor. [3] Por exemplo o Janúvia da MSD, que tem o Fosfato de Sitagliptinia com princípio ativo, tem a patente válida até 2022. Depositada em julho de 2002, só teve sua analise concluída em abril de 2014 e deverá perder proteção patentária em abril de 2024, tendo no mínimo 21 meses de prazo de extensão. Utilizado no tratamento do diabetes, o produto pode chegar a custar R$ 185,78. Se houvesse genérico, porém, custaria no mínimo R$120,75, sem contar os descontos praticados pelo mercado que podem reduzir os preços, em média, 60%, beneficiando ainda mais o consumidor.O produto movimentou 688,1 mil unidades em 2013, gerando vendas no valor de R$ 75,7 milhões.

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[1] Patent Backlogs and Mutual Recognition An economic study by London Economics, 2010 http://www.ipo.gov.uk/p-backlog-report.pdf

[2] UK and US announce action plan to reduce global patent backlogs http: //www.ipo.gov.uk/about/press/press-release/press-release-2010/press-release-20100310.htm

[3] http://fgmarcas.com.br/novos-genericos-podem-levar-mais-de-20-anos-para-chegarem-ao-mercado/

 

Nacionais e estrangeiros: vies para os nacionais ?

Uma argumentação usada é que o escritório de patente tende a conceder mais patentes de seus nacionais. Será que isso acontece no Brasil  ?

 

A tabela abaixo mostra os 9.1 na primeira coluna e 9.2 na segunda coluna e percentual de deferimentos por país de origem, segundo dados publicados na RPI do ano de 2016 (OT são outros países). A identificação do país é pela informação que consta do campo depositante quando da publicação 1.3 ou 3.1 do pedido.

 

Os resultados mostram os pedidos com origem no Brasil com taxa de concessão de 54% enquanto que Áustria lidera com 86.7%, ou seja, aqui a tendência é invertida, os nacionais tendem a receber menos patentes que os estrangeiros. Uma explicação é que os pedidos estrangeiros que chegam ao Brasil são pedidos mais qualificados, ao passo que os pedidos nacionais em geral tem poucas páginas e mostram conteúdo tecnológico reduzido, com menos chances de aprovação.

 

Atividade inventiva na Inglaterra

O estatuto de Veneza de 1474 se refere aos conceitos de utilidade, novidade e engenhosidade (nuovo et ingegnoso artificio)[1] para concessão de uma patente. Para Giulio Mandich esta passagem deve ser interpretada como uma referência ao mérito inventivo no sentido de que a invenção não deve ser trivial. [2] Karl Beier, contudo, discorda deste entendimento, e interpreta a referência ao mérito inventivo como um elemento adicional ao que já atenderia as condições de patenteabilidade, uma vez que observando-se as patentes concedidas em Veneza nos séculos XV a XVII somente em raros casos de faz referência à originalidade da invenção, ao passo que os conceitos de novidade e utilidade são enfatizados. Tais conceitos, exceto pelo de atividade inventiva, serão incorporados no Estatuto dos Monopólios da Inglaterra em 1624. Para John Duffy a não incorporação do conceito de atividade inventiva foi o resultado de décadas de abuso do sistema de patentes inglês. O objetivo primordial do Estatuto dos Monopólios foi o de suprimir tais abusos, de modo que a exigência de um mínimo de inventividade deixou de ser o foco neste momento.[3] O Estatuto dos Monopólios de 1624 exigia novidade das invenções para concessão de uma patente, porém, não incluía o critério de atividade inventiva, que só foi formalmente incorporado na legislação três séculos depois. A lei de patentes de 1932[4] seguindo recomendações do Sargant Committee[5] estabelecia a falta de atividade inventiva como fundamento para anulação de uma patente.

John Bochnovic aponta uma imprecisão terminológica uma vez que a seção VI do Estatuto dos Monopólios se refere ao primeiro inventor[6] de modo que nas decisões que se seguiram o termo invention ora era usado para significar a atividade inventiva ora para significar o próprio objeto de proteção[7]. As dificuldades burocráticas e o custo para aquisição de uma patente já constituíam impedimentos por si só suficientes tornando desnecessária a existência de um critério substantivo de concessão adicional ao de novidade.[8] Nesse período, as Cortes inglesas, contudo, já vinham adotando a exigência de atividade inventiva alargando o conceito de novidade. Edward Coke em comentário ao Estatuto dos Monopólios em 1641 menciona uma decisão dos tribunais publicada em 1600 sobre o indeferimento de uma patente de tratamento de minérios concedidas a Bircot em que se observa que um aperfeiçoamento em tecnologia conhecida de modo a torná-la mais vantajosa não constitui matéria que possa ser patenteada. Tal adição seria como “acrescentar um botão novo a um casaco velho. É muito mais fácil acrescentar do que inventar (invent)”. Frank Prager chama a atenção para o uso do termo “invent” em seu sentido moderno, ou seja, incorporando o conceito de algo novo e inventivo.[9]

Também na Alemanha um julgamento de uma patente em Ausgburg em 1601 rejeitou a possibilidade de patente para um órgão inventado pelo músico Hans Hassler por ser um aperfeiçoamento de um instrumento já existente: “sempre será muito fácil acrescentar alguma coisa a um objeto previamente inventado e desta forma aperfeiçoá-lo ao invés de inventar algo novo pela primeira vez”.[10] Em 1711 em Mitchell v. Reynolds a Corte inglesa observa que uma patente não deve ser concedida para nada além do que uma “recompensa razoável para genialidade e indústria incomum”.[11] Esta abordagem de e rejeitar patentes para aperfeiçoamentos começou a ser desfeita apenas com Morris v. Bransom (1776)[12]. Segundo Lord Mansfield: “se a objeção à uma patente pelo fato desta ser meramente uma adição a uma máquina antiga fosse prevalecer, tal objeção significaria repelir quase todas as patentes já concedidas”.

Thomas Webster em livro escrito em 1841 conclui: “qualquer mudança, embora pequena, se conduzir a um resultado benéfico nas artes e manufaturas, é suficiente para suportar uma patente”.[13] Em Crane v. Price de 1842 o juiz Tindal se refere a necessidade de um critério adicional ao de novidade ao exigir da patente uma “quality or degree of invention”. Segundo a Corte: “se o resultado produzido pela combinação de coisas conhecidas for um novo artigo, ou um artigo melhor, ou um artigo mais barato ao público, do que aquele produzido pelo método antigo, tal combinação é uma invenção [...] e pode ser patenteada”. Segundo o juiz: “para a invenção ser considerada nova e útil ao público não é relevante se ele seja o resultado de longos experimentos e profunda pesquisa ou se resultado de um súbito e sortudo pensamento, ou mera descoberta acidental”[14]. Em Harwood v. Great Northern Ry (1864) a patente foi negada por falta de novidade ainda que houvesse uma diferença não substantiva com o estado da técnica. Em White v. Toms (1868) a patente igualmente foi negada por falta de atividade inventiva. Em American Braided Wire v. Thompson (1889) a questão sobre obviedade também foi discutida, em que Lord Herschell pela primeira vez utiliza o termo “obvious” ao discutir o conceito de atividade inventiva[15]. Em Blakey v. Latham (1889) a Corte conclui que uma invenção não é dita nova simplesmente porque nunca foi vista antes: “para ser nova no sentido conferido em patentes, é necessário que a novidade deve mostrar alguma invenção”. Em Willians v. Nye (1890) a Corte considerou como não sendo inventiva a combinação de uma máquina conhecida de moer carne com uma máquina conhecida de enchimento de salsichas unidas numa única máquina[16]. Em Vickers Sons & Co. v. Siddell (1890) a Corte novamente utiliza-se do termo “obvious”[17] ao discorrer sobre uma invenção considerada simples, porém inventiva: “a experiência tem mostrado que não poucas invenções, algumas das quais revolucionaram a indústria neste país, foram de um caráter tão simples que uma vez que tenham sido conhecidas era difícil de acreditar como tal ideia demorou tanto tempo para ser apresentada, ou não acreditar que tal ideia deveria ter sido óbvia para qualquer um”. [18] Em Elias v. Grovesend (1890) Lord Justice Lindley conclui que “eu penso que a tendência agora é evitar que sejam concedidas patentes para coisas triviais que não mereçam a recompensa de um monopólio, e que não possuem importância suficiente para justificar uma terrível restrição sobre o público em geral de não utilizar-se tal método óbvio”[19].

Em Sharp & Dohme v. Boots Pure Drug (1928) Lord Diplock confirmou entendimento de que aquilo que pode ser realizado pelo perito na técnica dentro de sua rotina de trabalho não pode ser objeto de patente, o que ficou conhecido como “Cripps question”[20], diante da pergunta colocada por Stafford Cripps um dos advogados do réu: “seria óbvio para todos os propósitos práticos para um químico especialista no conhecimento de química na data da patente, que consiste na literatura disponível e no conhecimento geral de química que chegaria na invenção ?”. [21] Em British Celanese v. Courtalds [1935] 52 RPC 171 a Corte concluiu que a mera disposição de dois elementos lado a lado de modo que cada qual desempenhe sua função de forma independente não constituía uma invenção patenteável, por outro lado quando, há uma inter-relação entre tais elementos que produza um resultado aperfeiçoado ou novo haverá uma invenção patenteável.[22] O Patents Act de 1949 não possui qualquer referência direta a atividade inventiva.[23] O Patents Act de 1977 estabelece no artigo 3° o critério de atividade inventiva como aquilo que não é óbvio para o técnico no assunto (person skilled in the art).[24]

Em Windsurfing Int. v. Tabur Marine [1985] RPC 59 (CA) a Corte de Apelações identificou quatro etapas na avaliação de obviedade: 1) identificar a essência da invenção embutida na patente (deve-se buscar a essência da reivindicação – core, kernel or essence of the invention), 2) fornecer como informação de partida a um destinatário habilitado porém não imaginativo (normally skilled but unimaginative addressee) sobre o conhecimento comum do estado da técnica na data de prioridade do pedido, 3) identificar as diferenças, se houver, entre a matéria conhecida e a alegada invenção, 4) decidir se estas diferenças, vistas sem o conhecimento da alegada invenção, constituem etapas que teriam sido óbvias ao técnico no assunto ou se estas exigiriam qualquer grau de invenção.[25] Para Lisa Almgren o valor do teste não é propriamente alterar a subjetividade da questão decisiva sobre inventividade, mas o de ser uma abordagem estruturada para decisão.[26]

O teste em Windsurfing, contudo, foi alvo de críticas. Em Biogen v. Medeva[1997] RPC 1 (HL) Lord Hoffmann conclui: “uma afirmação adequada do conceito inventivo [etapa 1 do teste] necessita incluir alguma referência expressa ou implícita ao problema a qual a invenção busca superar”. Em Pozzoli SPA v BDMO SA [2007] EWCA Civ 588, o teste foi reformulado procurando dar menos ênfase a determinação do “conceito inventivo”, ao invés disso, concentrando o foco na invenção reivindicada[27]. As etapas do teste em Pozzoli compreendem: (1)(a) identificar a noção de técnico no assunto, (1)(b) identificar o conhecimento geral comum relevante (common general knowledge) desta pessoa; (2) identificar a essência da invenção da reivindicação, ou, caso não seja possível de forma direta, elabore uma; (3) identificar as diferenças, se houver, entre a matéria citada e a alegada invenção; (4) decidir se estas diferenças, vistas sem o conhecimento da alegada invenção, constituem etapas que teriam sido óbvias ao técnico no assunto ou se estas exigiriam qualquer grau de invenção[28].

Em KCI Licensing Inc & Ors v Smith & Nephew Plc & Ors [2010] EWHC 1487 a Corte identificou uma situação em que uma informação que não é revelada por um documento do estado da técnica e nem faz parte do common general knowledge pode ser usada para análise de atividade inventiva se provado que o técnico no assunto diante de tal problema seria levado a buscar tal aspecto na literatura como um procedimento de rotina: “por exemplo, se o problema é o de como formular uma substância farmacêutica para administração ao paciente pode-se assumir que o formulador experiente iria, por questões de rotina, iniciar em avaliar as propriedades químicas e físicas da substância com base na literatura ou por meios de testes de rotina. Desta forma, é legítimo usar esta informação para avaliar a atividade inventiva, uma vez que é óbvio que o técnico no assunto obteria esta informação e não porque esta informação faça parte do conhecimento geral comum”.[29] Em Brugger v Medic-Aid Ltd [1996] RPC 635 o juiz conclui que uma rota óbvia de ser tentada não é considerada inventiva ainda que existam várias rotas a serem testadas.[30] Em Johns-Manville Corporations Patent, [1967] RPC 479 uma patente referente ao uso de agentes de floculação na fabricação de amianto foi considerada não inventiva uma vez que o mesmo agente era encontrado em processos de filtragem similares na indústria de papel e de mineração, sendo considerado óbvio de se tentar o mesmo agente na indústria de amianto com razoável expectativa de sucesso. Em Cingapura o guia de exame de 2016, baseado na decisão inglesa em Datacard Corp. v Eagle Technologies Ltd [2011] RPC 17 destaca (item 4.29) que o conceito inventivo usado na análise atividade inventiva pode ser mais amplo que o reivindicado. Se o depositante reivindica sua invenção de forma ampla, o conceito inventivo usado na análise de atividade inventiva deve ser ao menos equivalente a esta mesma amplitude.

O teste em Windsurfing/Pozzoli não destaca o problema técnico sendo resolvido. Em Lalvani et al’s Patent BLO/220/13 o escritório inglês de patentes considerou que embora o problem solution approach da EPO seja persuasivo, a abordagem a ser usada na avaliação da atividade inventiva é a prevista em Windsurfing/Pozzoli. Paul Cole observa que o Patent Act de 1977 não faz qualquer referência ao problema técnico o que revela uma resistência das Cortes inglesas em adotar a abordagem problema solução da EPO. Em Symbian v. Comptroller [2008] EWCA (Civ) 1066 reconhece como válidas os critérios propostos em Windsurfing e atualizados em Pozzoli, contudo, estas “embora úteis, não devem necessariamente ser seguidos cegamente pelas Cortes”.[31] Lisa Almgren argumenta que as Cortes inglesas tendem a analisar a atividade inventiva como uma questão de fato enquanto a EPO tende a fazer uma avaliação tendo em vista aspectos legais ao defender o critério PSA demonstrando relutância em aceitar critérios circunstanciais como sucesso comercial e necessidade de longa data não atendida. Para Lisa Almgren a adoção do PSA pela Inglaterra traria maior segurança jurídica às decisões em relação ao critério adotados pelas cortes inglesas. Em Biogen v. Medeva [1997] RPC 1 a Corte se aproxima da adoção do critério PSA[32]. Uma consulta pública realizada em 2006 conclui que não havia necessidade em um futuro imediato de se promover qualquer mudança na lei no que diz respeito à análise de atividade inventiva, muito embora a pesquisa tenha detectado problemas na consistência da aplicação do critério entre diferentes áreas tecnológicas.[33]

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[1] BEIER, Karl. The inventive step in its historical development, 1986, IIC, v.17, n.3, p.302

[2] MANDICH, Giulio. Le privative industriali Veneziane, Rivista di Diritto Comerciale, 1936, 1450-1550, p.511-518 cf. STENGER, Jean Pierre. La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain. Collection Hermes, Ed. Cujas: Paris, 1965, p.8; PIERCE, Scott. Common Sense: Treating Statutory Non-Obviousness as a Novelty Issue, Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, v. 25, p. 551, 2009

[3] DUFFY, John. Inventing Invention: A Case Study of Legal Innovation. Texas Law Review, v.1, n.4, 2007, p.17, 21

[4] BEIER, Karl. The inventive step in its historical development, 1986, IIC, v.17, n.3, p.301-323; GRATWICK, S. Having regard to what was known and used, 1972, v.88, LQR, 341; BOCHNOVIC, J. The inventive step: its evolution in Canada, the United Kingdom and the United States, Munich, Max Plank, 1982; WILKINSON, M. Patents: nventive step, collocation, validity and infringment, 2005, v.27 EIPR, p.47-50; COLE, Paul. KSR and standards of inventive step: a european view, the John Marshall Review of Intellectual Property Law, 2008, http://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1173&context=ripl

[5] MONOTTI, Ann. Divergent approaches in defining the appropriate level of inventiveness in patent law, 2012, p.4, http://ssrn.com/abstract=2052695

[6] shall not extend to any letters patents (b) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c) to the true and first inventor (d) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e), so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (f): the same fourteen years to be acccounted from the date of the first letters patents or grant of such privilege hereafter to be made, but that the same shall be of such force as they should be if this act had never been made, and of none other (g). https://en.wikipedia.org/wiki/Statute_of_Monopolies

[7] BOCHNOVIC, John. The inventive step: its evolution in Canada, the United Kingdom and the United States, IIC Studies, Basel:Verlag Chemie, 1982, p.13, 18, 27, 30

[8] DUFFY, John, Invention invention: a case study of legal innovation, Texas Law Review, v.86, n.1, 2007, p. 24 https://www.utexas.edu/law/conferences/ip/DuffyPaper.pdf cf. Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes: Vigésima segunda sesión, Genebra, 2015 Study on inventive, p.3 step http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=35591

[9] CARVALHO, Nuno. A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas: passado, presente e futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 306; PRAGER, Frank. Standards of Patentable Invention from 1474 to 1952, The University of Chicago Law Review, v. 20, n. 1 (Autumn, 1952), p.72

[10] BEIER, Karl. The inventive step in its historical development, 1986, IIC, v.17, n.3, p.303

[11] BEIER,op.cit.p.310

[12] PRAGER, Frank. Standards of patentable invention from 1474 to 1952. University of Chicago Law Review, v.20, n.1, 1952, p.72

[13] DUFFY, John. Inventing Invention: A Case Study of Legal Innovation. Texas Law Review, v.1, n.4, 2007, p. 37

[14] BEIER, Karl. The inventive step in its historical development, 1986, IIC, v.17, n.3, p.311

[15] BOCHNOVIC, John. op.cit., p.16; DUFFY, John. Inventing Invention: A Case Study of Legal Innovation. Texas Law Review, v.1, n.4, 2007, p. 26; THOMAS, John, et al. Panel 1: KSR V. TELEFLEX: The Nonobviousness Requirement of Patentability, Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 2007, p.880

[16] ALMGREN, Lisa. Inventive step. Master thesis in comparative law, Faculty of Law, University of Lund, London, 2000, p.34; BOCHNOVIC, John. The inventive step: its evolution in Canada, the United Kingdom and the United States, IIC Studies, Basel:Verlag Chemie, 1982, p.76

[17] ALMGREN, Lisa. Inventive step. Master thesis in comparative law, Faculty of Law, University of Lund, London, 2000, p.18

[18] BEIER, Karl. The inventive step in its historical development, 1986, IIC, v.17, n.3, p.311

[19] BOCHNOVIC, John. op.cit, p.17

[20] BOCHNOVIC, John. op.cit. p. 21, 60

[21] https://en.wikipedia.org/wiki/Cripps_question

[22] ALMGREN, Lisa. Inventive step. Master thesis in comparative law, Faculty of Law, University of Lund, London, 2000, p.35; COLE, Paul. KSR and standards of inventive step: a european view, the John Marshall Review of Intellectual Property Law, 2008, p. 31

[23] http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1949/87/pdfs/ukpga_19490087_en.pdf

[24] http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/contents

[25] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.63; Manual of Patent Practice (MoPP), 2015, p. 80 https://www.gov.uk/government/publications/patents-manual-of-patent-practice

[26] ALMGREN, Lisa. Inventive step. Master thesis in comparative law, Faculty of Law, University of Lund, London, 2000, p.23

[27] MONOTTI, Ann. Divergent approaches in defining the appropriate level of inventiveness in patent law, 2012, p.10 http://ssrn.com/abstract=2052695

[28] https://en.wikipedia.org/wiki/Inventive_step_and_non-obviousness

[29] Manual of Patent Practice (MoPP), 2015, p. 87

[30] Manual of Patent Practice (MoPP), 2015, p. 101

[31] COLE, Paul. KSR and standards of inventive step: a european view, the John Marshall Review of Intellectual Property Law, 2008, p.24 http://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1173&context=ripl

[32] ALMGREN, Lisa. Inventive step. Master thesis in comparative law, Faculty of Law, University of Lund, London, 2000, p.68

[33] MONOTTI, Ann. Divergent approaches in defining the appropriate level of inventiveness in patent law, 2012, p.25 http://ssrn.com/abstract=2052695 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140603093549/http://www.ipo.gov.uk/response-inventive.pdf