Apresentação de informações na EPO

 

T2849/18 diz respeito a um terminal de self-service utilizável em lojas que comercializam tintas de diversas cores. A EPO recusou-se a conceder uma patente, uma vez que a reivindicação 1 se referia apenas à apresentação de informações. As características relacionadas à apresentação de informações não são técnicas e, portanto, não podem contribuir para a atividade inventiva. Nesse terminal, o cliente pode iniciar uma sessão usando um cartão de amostra de tinta de uma tela de cartão de pintura. O cartão de pintura representa uma pintura/cor específica e fornece ao terminal informações para criar uma sessão. A sessão simula a pintura de um ambiente escolhido (por exemplo, uma sala de jantar) com a tinta/cor escolhida. O alegado objetivo da invenção é apresentar, anunciar e promover tintas e outros produtos de revestimento em um ambiente de varejo e fornecer informações sobre o produto aos consumidores e outros. Isto é, por exemplo alcançado na medida em que o programa de aplicação de cores sugere uma cor adicional coordenada com a cor selecionada. A localização do cartão de pintura (correspondente à cor adicional) em uma exibição de cartão de pintura é ilustrada (“identificada”) em uma imagem da matriz de exibição de cartão de pintura. D1 um cartão de pintura de cor de amostra codificada é descrito como um "tecido ou chip de tinta". D1 divulga ainda um leitor de cartão de cores, onde a cor é inserida através do cartão de "chip de pintura" e o código de cor correspondente é recuperado por meio de um banco de dados de cores. A D1 não divulga explicitamente que os chips de tinta são armazenados em um dispositivo “card display”, onde os cartões são expostos e disponibilizados aos clientes. Tal exibição é mostrada em D7. D1 não divulga (a) um dispositivo de exibição de cartões de amostra de tinta para exibir uma matriz de cartões de amostra de tinta codificados (partes dos Recursos (B), (C) e (D)) e (b) uma localização exata na imagem de um cartão de amostra de tinta com uma cor selecionada da pluralidade de cores adicionais (Característica (H)). O recurso (a) tem o efeito técnico de armazenar e exibir os cartões de amostra de tinta. O efeito de distinção do Recurso (b) é que o cliente pode facilmente e intuitivamente recuperar um cartão de amostra de tinta no painel de exibição por indicação do lugar do cartão em um esquema que representa todo o conjunto de cartões de amostra de tinta. O Recorrente argumentou que o recurso (b) fornece um efeito técnico porque a matriz de exibição usada seria uma entidade técnica. O Conselho, no entanto, é de opinião que a exibição da informação, onde o cartão de pintura está localizado, refere-se à apresentação da informação (ver artigo 52), do EPC, ou seja, as características relacionadas com a apresentação de informações, são permitidas no contexto de outras características técnicas, mas não podem contribuir para a atividade inventiva. O problema, portanto, pode ser definido como fornecer um dispositivo de armazenamento facilmente utilizável para os cartões de pintura e implementar uma imagem da matriz de cartões de amostra de tinta identificando a localização na imagem de um cartão de amostra de tinta. Fornecer uma matriz de exibição para cartões de pintura conforme ensinado por D7 (Fig. 1) é a maneira mais óbvia de apresentar cartões de amostra de tinta para torná-los facilmente acessíveis e visíveis. A solução da segunda parte do problema resulta diretamente da própria formulação do problema. Nenhuma dificuldade técnica seria encontrada pela pessoa qualificada com habilidades em desenvolvimento de software. Assim, a implementação de uma imagem do conjunto de cartões de amostra de tinta identificando a localização na imagem de um cartão de amostra de tinta não requer nenhuma habilidade inventiva e seria óbvio para o especialista.[1]

[1] Bardehle Pagenberg - Patrick Heckeler Present, advertise and promote paint and other coating products: non-technical, www.lexology.com 24/05/2022

Decisões CGREC TBR3433/17

 Eletrônica - Atividade Inventiva

TBR3433/17 Pedido pleiteia um sistema que possibilita um equipamento de computação, quando operando em um modo de economia de energia, receber uma solicitação externa para executar uma ação (ex.: recuperar ou gravar um arquivo de dados) sem que o equipamento de computação tenha todos os seus componentes (CPUs, dispositivos de armazenamento, interfaces de vídeo, teclado, portas de comunicação, etc.) retirados do estado de economia de energia. D2 revela um método de ativar uma estação de trabalho remota, que encontra-se no 152 modo de economia de energia, através de um comando enviado por uma rede de dados. Uma reivindicação não deverá ser considerada óbvia para um técnico no assunto com base em adaptações genéricas que podem ser feitas, com base nos ensinamentos de D2

Decisões CGREC TBR3442/17

Eletrônica - Atividade Inventiva

TBR3442/17 O método descreve um sistema integrado de informações médicas constituído por diversos atores / administradoras de planos/seguros saúde, hospitais/clínicas, médicos, farmácias e prestadores de serviços (laboratórios, fornecedores, etc.) que compartilham os dados dos pacientes. Os pacientes têm seus dados de prontuário médico e informações administrativas/contratuais relativas ao seu plano/seguro saúde registrados em um meio de armazenamento portátil (exs: smart card, cartão magnético, etc.); através dele, o paciente é prontamente identificado por qualquer um dos agentes. A simples menção da integração pelo ERP não confere atividade inventiva ao pedido diante de D1, dado que não há nenhuma indicação do problema técnico envolvido nessa integração e, mais importante, nenhum detalhamento de quais foram os artifícios técnicos empregados para sua solução; nas condições descritas e pleiteadas no presente pedido a integração de um ERP ao sistema é óbvia para qualquer técnico no assunto à época

A razoável expectativa de sucesso de testes clínicos

 

Em T963/19 OJ 2022 considerou que se um documento da técnica anterior divulga um protocolo de ensaio clínico sem resultados mas que há uma expectativa razoável de que o tratamento sob investigação seja seguro e eficaz. A patente em questão reivindicava uma terapia combinada para o tratamento do câncer pancreático. O regime de dosagem reivindicado envolve a administração de quantidades definidas de irinotecano lipossomal, 5-fluorouracil e leucovorina. A patente foi contestada por falta de atividade inventiva (entre outros). A Divisão de Oposição considerou que o assunto reivindicado era óbvio à luz de um protocolo de ensaio clínico publicado descrevendo um estudo randomizado e aberto de Fase III de irinotecano lipossomal em combinação com 5-fluoruracil e leucovorina para o tratamento de pacientes com câncer de pâncreas metastático. O regime de dosagem combinado divulgado no protocolo de ensaio clínico publicado diferia do regime de dosagem reivindicado na medida em que a ordem de administração não foi especificada e a dose de leucovorina foi diferente. Além disso, o ensaio clínico publicado não divulgou nenhum resultado. Durante os procedimentos de apelação, a questão da obviedade basicamente se referia a se o especialista teria uma expectativa razoável de que o protocolo de ensaio clínico publicado seria seguro e eficaz, dada a falta de resultados. De acordo com a jurisprudência estabelecida das Câmaras de Recurso, um curso de ação (por exemplo, a realização de um ensaio clínico de acordo com um determinado protocolo) pode ser considerado óbvio se os resultados forem claramente previsíveis ou quando houver uma expectativa razoável de sucesso (T149/93). A ideia do que constitui uma “expectativa razoável de sucesso” assume um significado específico quando se fala em divulgações de ensaios clínicos, como protocolos publicados. Isso ocorre porque um protocolo de ensaio clínico publicado geralmente levará a uma “expectativa de sucesso”. Os estudos clínicos são, obviamente, construídos em extensos estudos pré-clínicos in vitro e in vivo. Além disso, os ensaios clínicos devem passar por um processo de aprovação que normalmente envolve revisão por pares e aprovação ética. Durante o processo de aprovação, serão considerados os prováveis ​​benefícios do tratamento e quaisquer riscos potenciais. Portanto, um protocolo de ensaio clínico publicado geralmente levaria a uma "expectativa de sucesso”. De fato, conforme relatado em T96/20, o Conselho considerou que a divulgação de um protocolo de ensaio clínico de Fase II fornece, por si só, ao especialista uma expectativa razoável de que o tratamento seria um sucesso, a menos que houvesse evidências contrário no estado da arte. Essas decisões parecem estabelecer um alto padrão para estabelecer atividade inventiva sobre a divulgação prévia de um protocolo de ensaio clínico. Quando se alega que uma reivindicação carece de atividade inventiva com base na divulgação prévia de um protocolo de ensaio clínico, a inventividade pode ser estabelecida pela demonstração de que um preconceito conhecido, por exemplo, uma opinião amplamente difundida, mas incorreta sobre um fato técnico, precisa ser superada (T1212/01). Por exemplo, em T715/03 a divulgação de que um composto está passando por um ensaio clínico de Fase II só foi considerado indicativo de um efeito terapêutico se os resultados também fossem fornecidos. Aqui, o Conselho considerou que um estudo de Fase II requer a demonstração de um perfil de segurança aceitável em um estudo de Fase I, mas não a eficácia terapêutica. Em contraste, uma vez que os ensaios de Fase II se destinam a investigar tanto a eficácia quanto a segurança, um documento que divulgue um ensaio clínico de Fase III pode ser considerado uma divulgação implícita da eficácia terapêutica. No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou que o mero facto de um documento do estado da técnica ter relatado o teste do regime de dosagem num ensaio clínico de Fase III não fornece automaticamente ao especialista uma expectativa razoável de que o tratamento sob investigação ser seguro e eficaz. racil e leucovorina em um cenário de Fase I. À luz dessas divulgações, o Conselho considerou que um resultado positivo do ensaio clínico divulgado poderia ser razoavelmente esperado. Além disso, o Conselho observou que os próprios titulares de patentes confiaram na divulgação prévia de tratamento bem-sucedido usando a combinação tripla de irinotecano não lipossômico, 5-fluorouracil e leucovorina em seus argumentos de suficiência e plausibilidade. Dado que a patente havia proposto que o regime de dosagem reivindicado fosse seguro e eficaz com base nessas divulgações anteriores, o Conselho afirmou que as mesmas considerações deveriam ser aplicadas ao determinar se um resultado positivo poderia ser razoavelmente esperado do documento de ensaio clínico publicado. Como tal, o objeto da patente foi considerado óbvio.[1]

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[1] Mathys & Squire LLP - Sarah Linnett and Anna Gregson. EPO decision T 2963/19: A reasonable expectation of success, www.lexology.com 25/05/2022

Decisões CGREC TBR3444/17

 Eletrônica - Atividade Inventiva

TBR3444/17 O sistema descrito emprega a técnica de controle de modo deslizante, tendo a estabilidade da resposta de modo deslizante aumentada quando o controle margeia a instabilidade. D3 descreve um sistema de controle para uma planta que utiliza técnicas de controle adaptativo. D3 não utiliza um controlador de modo deslizante e sequer sugere o uso desta técnica de controle; portanto não há como D3 antecipar as peculiaridades técnicas reivindicadas e as de controle aplicadas às plantas são distintas

Concepções abstratas segundo o PTAB

 

Ex parte Gillam (PTAB, 2022) Método para avaliar uma função racional generalizada em uma calculadora gráfica portátil, caracterizado pelo fato de que compreende: determinar, por um processador da calculadora gráfica portátil, se a função racional generalizada tem ou não pelo menos uma assíntota; e exibir, pelo processador, a pelo menos uma assíntota em uma tela de exibição quando a função racional generalizada tem a pelo menos uma assíntota, a exibição inclui uma representação textual de pelo menos uma assíntota. A matéria foi considerada pelo PTAB direcionada a um conceito matemático não patenteável. 

Ex Parte Allaway (PTAB, 2022) Método de triagem de um alimento, caracterizado pelo fato de que compreende: (a) preparar um alimento compreendendo i) um ou mais dentre ácido aspártico, serina, ácido glutâmico, glicina, alanina e pralina, e ii) um ou mais dentre ácido mirístico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido palmitoleico, ácido oleico e linolênico ácido, o alimento compreendendo ainda uma proporção de proteína para gordura de 1:0,27 a 1:0,63 em grama:grama como alimento ou com base na matéria seca; (b) alimentar um gato com o alimento, e (c) medir o nível de ácido margárico em uma amostra de sangue do gato antes e depois de alimentar o alimento, em que um aumento nos níveis de ácido margárico endógeno pós-prandial é indicativo de um alimento eficaz para prevenir ou reduzir o risco de doença cardíaca coronária, diabetes tipo 2 e/ou inflamação no gato. O Conselho constatou que a cláusula final em que foi direcionada a um potencial processo mental e, portanto, uma ideia abstrata além disso, a correlação entre ácido margárico e doença é uma lei da natureza semelhante à observada em Mayo. 

Ex Parte Mallet (PTAB, 2022) Método para detectar pelo menos dois transcritos de RNA, caracterizado pelo fato de que compreende: obter uma amostra biológica que é coletada de um paciente humano suspeito de ter câncer de próstata; e detectar, na amostra biológica, a presença ou ausência de pelo menos dois transcritos de RNA compreendendo um primeiro transcrito de RNA expresso por uma primeira sequência de ácido nucleico com pelo menos 99% de identidade com a SEQ ID NO: 1 e um segundo transcrito de RNA expresso por um segunda sequência de ácido nucleico com pelo menos 99% de identidade com a SEQ ID NO: 3. A reivindicação não foi rejeitada sob a Seção 101, mas o PTAB incluiu uma nota de rodapé interessante sugerindo que a reivindicação pode não ser elegível sob Mayo/Alice, mas está OK sob as Diretrizes de Exame USPTO de 2019. 

https://patentlyo.com/patent/2022/05/eligibility-recent-decisions.html

Decisões CGREC TBR3569/17

 Eletrônica - Atividade Inventiva

TBR3569/17 Pedido reivindica um dispositivo de ejeção de tinta para uma impressora, e seu respectivo processo operacional, dotado de células que armazenam bits de informação relativos à sua configuração funcional. D1 descreve um método e um dispositivo para agregar dados de paridade às informações contidas em uma memória incorporada a uma cabeça de impressão. D2 revela à implementação de células de ejeção de tinta em matrizes de impressão. Em D1 e D2 não há qualquer descrição do uso de células de identificação adicionais impregnadas nos cartuchos de impressão. D1 e D2 tratam de dados de impressão que são variáveis enquanto que no presente pedido usa dados estáticos do cartucho. D1 revela uma cabeça de impressão para impressoras jato de tinta dotada de circuitos de memória integrados a ela e destinados a armazenar suas informações operacionais. D2 descreve implementações exemplares de cabeças de impressão constituídas de matrizes bidimensionais de células de ejeção de tinta. Seus esquemas de operação são descritos detalhadamente. D1 antecipa a mesma topologia de circuito empregada no presente pedido para executar a função de leitura/registro de um bit de informação. A única e essencial discrepância existente entre o presente pedido e D2 é a finalidade precípua para a qual o circuito está sendo usado: no presente pedido é empregado para ler/escrever um bit no elemento de memória e em D2 para aquecer uma resistência. Portanto, a reivindicação independente de produto 1 é destituída de atividade inventiva frente a combinação de D1 e D2.

Patente para sistema de entregas no EPO

 

Em T1909/19 a invenção diz respeito à entrega de encomendas aos destinatários quando uma tentativa de entrega inicial não é bem sucedida. O pedido divulga um sistema para facilitar a entrega de encomendas por meio de uma transportadora (por exemplo, empresa de logística, correio, agente autorizado) para locais de entrega alternativos em resposta a uma tentativa de entrega malsucedida para um endereço de entrega principal (por exemplo, a residência do destinatário da encomenda). Um local de entrega alternativo pode ser um banco de armários compreendendo uma pluralidade de armários seguros em qualquer local adequado, como em uma instalação autônoma ou em outra instalação, como, por exemplo, uma loja de varejo, um posto de gasolina ou uma farmácia. Quando o motorista que representa uma transportadora chega a um banco de armários para entregar um pacote ao banco de armários: (1) o motorista indica, por meio de um sistema acessado diretamente no armário localização e/ou através de um dispositivo de computação portátil, que o pacote deve ser entregue; (2) um escaninho apropriado é selecionado pelo sistema ou pelo motorista, por exemplo, com base no tamanho do pacote, hora do dia, tipo de pacote ou instruções especiais de manuseio do pacote; (3) o motorista coloca a encomenda no local escolhido; (4) o sistema informático associado ao locker bank envia uma notificação eletrônica ao expedidor, destinatário, transportador e/ou terceiro da encomenda de que a encomenda se encontra no locker bank; e (5) o banco de esaninhos retém o pacote até que seja retirado do cacifo, ou até que passe um período de tempo predeterminado.

Segue-se do exposto que o objeto da reivindicação 1 difere do método do documento D1 na medida em que inclui recursos (b) e o seguinte recurso: (a”) no servidor de logística, recebendo de um dispositivo de computação móvel uma primeira indicação de que a entrega de uma ou mais encomendas não é possível em um local de entrega primário. O recorrente argumentou que as características (a), (b) e (c) tinham o efeito técnico de fornecer um método de entrega de um pacote a um destinatário para recuperação automática. O conselho, no entanto, é de opinião que as características distintivas (a”) e (b) dizem respeito ao requisito não técnico de dar preferência à entrega de uma ou mais encomendas em um local de entrega primário antes da entrega em um dos bancos de armários e de selecionar um local de depósito bancário adequado com base, pelo menos em parte, no local de entrega primário. O conselho observa que a escolha de um local de entrega pode ser baseada em considerações comerciais não técnicas e restrições ou preferências do destinatário (como preferência por um local específico para pegar o pacote, por exemplo, um armário próximo à residência do destinatário ou ambiente de trabalho). O Conselho deixou em aberto se a confirmação da identidade conforme definida pelo recurso (i) é técnica. No entanto, tal implementação teria sido óbvia para o versado na técnica uma vez que é questionável se o conceito de confirmar a identidade do indivíduo com base na localização do indivíduo é técnico. Sua implementação utilizando um dispositivo de computação nas formas descritas no pedido teria sido óbvia para o técnico na data de prioridade do presente pedido, pois o uso de dispositivos móveis com tecnologia de localização avançada já havia se tornado onipresente, e serviços baseados em localização foram amplamente utilizados.[1]

[1] Bardehle Pagenberg - Patrick Heckeler Finding an alternative to placing packages in a mail room if no lockers were available: non-technical, www.lexology.com 10/05/2022

Decisões CGREC TBR3372/17

 Eletrônica - Atividade Inventiva

TBR3372/17 Pedido pleiteia um equipamento e seu respectivo método para diagnosticar falhas e/ou defeitos em diversas instalações de ar condicionado. D1 descreve um sistema, e seu respectivo método, para diagnosticar falhas e ou defeitos em máquinas/equipamentos Embora D1 descreva um sistema que inclui um banco de dados de informações da máquina, um banco de dados de entrada sensorial, D1 não revela um computador principal que armazena uma pluralidade de conjuntos de dados contendo parâmetros normais de funcionamento para uma pluralidade de sistemas ou um computador em comunicação com um computador principal que adquire um da pluralidade de conjuntos de dados a partir do computador principal. D1, contudo, revela sistema de diagnóstico capaz de se comunicar com servidores de dados remotos e, portanto, receber atualizações ou novas informações em seus bancos de dados. D2 descreve um equipamento de diagnóstico para instalações de ar condicionado Embora o aparelho (20) de D2 inclua uma memória que armazena informação indicativa de padrões e limites de dados de temperatura para sistemas de refrigeração operando adequadamente de uma série de modelos e fabricantes, a informação armazenada pela memória é armazenada localmente pelo aparelho (20). D3 descreve um equipamento microprocessado dedicado para o monitoramento e diagnóstico de instalações de ar condicionado. D3 é completamente silente no que diz respeito ao computador estar em comunicação com qualquer sistema externo. A combinação de D1, D2 e D3 efetivamente destitui a atividade inventiva do presente pedido.

Patentes de brasileiros no USPTO

Artigo de Roberto Nicolsky "Inovação industrial e crescimento" na Revista Interesse nacional, número 39 de janeiro 2018. No artigo ele apresenta um gráfico de patentes concedidas a brasileiros no USPTO que mostra uma ascensão a partir de 2011 chegando a cerca de 320 em 2015, segundo o autor um reflexo da colocação em prática dos mecanismos de financiamento para inovação previstos na lei do Bem  (nº 11196/2005) nas empresas a partir de 2006 com apenas 130 empresas chegando a 1206 empresas em 2014. Apesar desses investimentos terem somado apenas 0,0025% do PIB em 2014 os resultados já começam a se fazer sentir. Eu refiz o gráfico para dados mais atualizados e  que se observa é o gráfico abaixo onde se nota a mesma ascensão a partir de 2011 chegando a um patamar contudo inferior de 220 (como ele não colocou a metodologia usada não tem como comparar), mas de qualquer forma o que se nota é que nos últimos dois anos os sinais são de uma regressão numa tendência que vinha sendo de ascensão, ou seja padecemos do mesmo problema: continuidade das políticas públicas.  Interessante que o PPH com os Estados Unidos assinado em 2019 foi anunciado como sendo capaz de aumentar essas concessões no USPTO por parte dos depositantes brasileiros, mas o que se nota é que na prática foi muito pouco usado e seu efeito foi muito reduzido.

https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm

Interpretação dos termos de uma reivindicação em contrafação

 

O Tribunal de Apelações do Circuito Federal dos EUA anulou a decisão de não infração de um tribunal distrital que se baseava em uma construção negativa de reivindicação em Sound View Innovations, v. Hulu, (Fed. Cir., 2022). A Sound View possui uma patente já expirada direcionada ao streaming de informações multimídia em redes públicas. A reivindicação declarada recita o download de conteúdo de streaming de um buffer em um servidor auxiliar para um usuário final enquanto recupera simultaneamente mais conteúdo de streaming de um servidor de conteúdo. Durante a construção da reivindicação, o tribunal distrital interpretou a limitação de download/recuperação para exigir o uso do mesmo buffer, em oposição a dois buffers diferentes. Em resposta, a Sound View argumentou que uma os “caches” nos servidores de borda atendiam à limitação de simultaneidade e poderiam ser entendidos como buffers. O tribunal distrital considerou, no entanto, que um “cache” não pode ser um “buffer” e, com base nisso, concedeu um julgamento sumário de não infração. O Circuito Federal revisou primeiro a construção da limitação de download/recuperação, que foi revisada de novo, uma vez que o tribunal distrital se baseou apenas na evidência intrínseca. O Tribunal primeiro analisou a reivindicação, observando que sua redação “sugere razoavelmente a alocação de um único buffer” e não sugeriu buffers adicionais. Ao revisar o relatório descritivo, o Tribunal constatou que não era inconsistente com a leitura das reivindicações exigindo que o mesmo buffer fosse usado tanto para download quanto para recuperação e observou que ele divulgou uma modalidade com apenas um buffer. O Tribunal também revisou o histórico da acusação, observando que os requerentes adicionaram a limitação em questão para distinguir o estado da técnica. Assim, o Tribunal confirmou a construção do tribunal distrital da limitação de download/recebimento. O Circuito Federal contudo rejeitou a conclusão do tribunal distrital de que um “cache” não era um buffer, ou seja, era um componente físico diferente e distinto quando comparado a um “buffer”. Em particular, o Tribunal discordou dessa interpretação porque era uma interpretação negativa. A Corte também considerou que a evidência intrínseca não suportava a determinação de que “buffers” e “caches” eram mutuamente exclusivos.[1]

[1] McDermott Will & Emery - Art Dykhuis. Use of Negative Claim Construction is Unsound, www.lexology.com 19/05/2022

Divergência entre diferentes decisões da Câmara de Recurso da EPO

 

Em T1444/20, a divisão examinadora havia indeferido o pedido porque o requerente havia se recusado a excluir as páginas 20 a 28 do relatório descritivo contendo "cláusulas" numeradas como reivindicações. A Câmara por sua vez considera que esta parte intitulada "realizações particulares da invenção" não pode afetar a clareza das reivindicações. Ela observa que as Diretrizes F-IV 4.4 (versão de novembro de 2019) são inconsistentes, pois exigem a remoção dessas “cláusulas” enquanto simplesmente afirmam que elas “podem” levar à falta de clareza. A Câmara também considera que não há obrigatoriedade de remoção de “redundâncias”. Na ausência de objeção de falta de unidade, a Regra 42(1)(c) EPC não exige a exclusão das passagens do relatório descritivo que descrevem modalidades que não são reivindicadas. As cláusulas das páginas 20 a 28 não interferem no entendimento do problema técnico e sua solução. Finalmente, a Norma 48 (1) (c) EPC estabelece que elementos "obviamente estranhos ao assunto ou elementos supérfluos" não pode justificar a rejeição (T1989/18, 9-10). Em T2766/17 concorda com a decisão T1989/18 sobre o fato de que as reivindicações devem ser claras em si mesmas, mas para ela isso não implica que a clareza das reivindicações não possa ser afetada pela presença de elementos relatório descritivo que contradizem a redação das reivindicações. Em alguns casos, o autor do pedido de patente pode dar um significado específico a um termo, de modo que o relatório descritivo se torne seu "dicionário próprio". Elementos que contradizem a redação das reivindicações podem, portanto, colocar em dúvida o significado pretendido e nestes casos uma objeção com base no artigo 84 da EPC deve ser apresentado: “Esta Câmara está ciente da decisão T1989/18 na qual os juízes competentes consideraram que a EPC não exige a adaptação do relatório descritivo à matéria reivindicada, contudo em outras decisões recentes (T1024/18 e T121/20) os juízes competentes chegaram a uma conclusão diferente […] O relatório descritivo de uma patente deve ser considerado como um todo para o entendimento da reivindicação como uma solução de um problema técnico”. [1]

[1] https://europeanpatentcaselaw-blogspot-com.translate.goog/2022/05/adaptation-de-la-description-le-debat.html

Patente para sistema de medição de glicose na EPO

 

T2681/16 OJ 2022 O pedido refere-se a um sistema para medir a variabilidade da glicose no sangue, adquirindo uma pluralidade de pontos de dados de glicose no sangue durante um período de tempo predeterminado. Segundo a Câmara de Recurso: “Conforme reconhecido pelo recorrente, as características (a)-(c) referem-se apenas ao algoritmo usado no sistema reivindicado para processar os pontos de dados de glicose no sangue adquiridos. Esses recursos, quando tomados isoladamente, não são técnicos. Como tal, só podem fundamentar a presença de atividade inventiva se contribuírem de forma credível para a produção de um efeito técnico com uma finalidade técnica. O recorrente alegou que esses recursos tinham o efeito técnico de fornecer uma medida geral da variabilidade da glicose (ou seja, igualmente sensível a eventos hipoglicêmicos e hiperglicêmicos) e uma previsão de eventos glicêmicos que eram melhores ou pelo menos alternativos a , aqueles usados em D5. Embora este efeito pareça ser alcançado por períodos mais longos de observação, como nos estudos de validação experimental relatados na descrição, o Conselho não acredita que seja alcançado se um número muito pequeno de pontos de dados de glicose no sangue for usado para calcular a ADRR, em particular quando é usado o número mínimo de pontos de dados de glicose no sangue exigidos pela reivindicação 1, ou seja, dois pontos de dados abrangendo um período de apenas um dia. Contrariamente à alegação do recorrente, é irrelevante que as características (a)-(c) possam contribuir para o caráter técnico do objeto reivindicado e, portanto, para uma atividade inventiva para outras partes do objeto reivindicado, em particular quando mais pontos de dados de glicose no sangue são usados. Um pré-requisito para atender ao requisito de que a invenção reivindicada seja inventiva em todo o escopo da reivindicação é, de fato, que ela também seja técnica em todo o escopo. O requisito não foi atendido, pois as características (a)-(c) contribuem para o caráter técnico apenas para certas modalidades específicas da invenção reivindicada. O fato de a alegação 1 definir um sistema e não um método, como alega o recorrente, é irrelevante ”. O Conselho observou que o efeito técnico foi alcançado apenas por períodos mais longos de observação. Como a reivindicação não especificava o período, o efeito técnico não foi alcançado em todo o escopo da reivindicação. No entanto, a reivindicação alterada com a limitação do prazo específico (7 dias) tornou as características distintivas técnicas e, portanto, foi considerada para a avaliação da atividade inventiva, e considerada inventiva. Um pré-requisito para atender ao requisito de que a invenção reivindicada seja inventiva em todo o escopo da reivindicação é, de fato, que ela também seja técnica em todo o escopo. O requerente forneceu estudos de validação experimental na descrição confirmando que, quando calculado a partir de um conjunto suficientemente grande de pontos de dados de glicose no sangue abrangendo um período de tempo suficientemente longo, o índice de risco acaba sendo igualmente preditivo. Portanto, o método foi uma medida confiável da variabilidade geral da glicemia em comparação com outras medidas de variabilidade usadas anteriormente.[1]

[1] Bardehle Pagenberg - Preston Richard Reliable measure of the overall blood glucose variability: technical www.lexology.com 17/05/2022

Métodos financeiros nos Estados Unidos

 

En In re Elbaum, (Fed. Cir. 2021) o Circuito Federal concluiu que uma patente direcionada ao armazenamento, recebimento, análise e processamento de dados estava direcionada a uma ideia abstrata, pois era um processo "normalmente realizado no fluxo do comércio". Em Universal Secure Registry v. Apple (Fed. Cir. 2021) o Circuito Federal descobriu que uma patente direcionada à compra segura de produtos sem fornecer informações de cartão de crédito ao comerciante foi direcionada a uma ideia abstrata como "as reivindicações recitam ações convencionais de maneira genérica - por exemplo, autenticar um usuário usando ferramentas e gerar e transmitir essa autenticação - sem melhorar nenhuma tecnologia subjacente." [1] Ex parte McCann, (PTAB, 2022) o PTAB considerou direcionada à ideia abstrata de “certos métodos de organização da atividade humana, exemplificados pela interação comercial e legal de gerenciar transações de pagamento comercial, aconselhando a processar pagamentos com um instrumento de pagamento e lançar o pagamento em um livro-razão, sem significativamente mais.” O PTAB explicou por que as reivindicações eram inelegíveis, embora as reivindicações incluam um considerando de blockchain e dados criptográficos. Quanto a considerar uma cadeia de blocos, uma cadeia de blocos em si é genérica e convencional e é essencialmente um livro de contabilidade. As reivindicações não citam quaisquer detalhes de implementação tecnológica. Em vez disso, as reivindicações não recitam mais do que a ideia conceitual de usar uma cadeia de blocos para armazenamento. Os apelantes não alegam que eles inventaram a tecnologia de cadeia de blocos. Da mesma forma, os dados criptográficos são genéricos e convencionais. Tal aspecto faz mais do que invocar a ideia conceptual de criptografia sem recitar qualquer aplicação tecnológica ou detalhes de implementação. O PTAB concluiu que as reivindicações falham em fornecer um conceito inventivo porque não fornecem significativamente mais do que a ideia abstrata recitada. O PTAB constatou que quando as reivindicações são analisadas individualmente e como uma combinação ordenada, elas são “puramente convencionais” e ordinárias.[2]

[1] Holland & Knight LLP - Allison M. Lucier Patent Directed to Method of Payment Processing in Sales Transactions Found Abstract, www.lexology.com 20/05/2022

[2] Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP - Kristopher B. Kastens and Timothy Layden PTO’s Handling of Patent Eligibility for Blockchain Applications www.lexology.com 20/05/2022

Decisões CGREC TBR3265/17

 Eletrônica - Atividade Inventiva

TBR3265/17 O pedido refere-se a método de determinação do enlace de sensores no interior de poços de petróleo utilizando algoritmos genéticos e Redes Neurais Artificiais, para determinação da solução de parâmetros físicos de projeto com a maior eficiência energética possível e determinação de incertezas por meio de propagação usando, em paralelo, a técnica de Monte Carlo. O método proposto permite determinar a distribuição de sensores em um poço de qualquer profundidade com qualquer fluido de preenchimento trazendo um elevado grau de automatização na análise e projeto do enlace de sensores. Embora em D1 não tenha sido utilizada uma Rede Neural para simulação e avaliação do par indivíduo-ambiente, o referido documento sugere, a utilização de uma rede neural. D1 descreve a aplicação das técnicas Monte Carlo a algoritmos genéticos no cálculo de radio enlaces para transmissão de dados ao longo de poços de petróleo. O documento faz referência às redes neurais como uma possibilidade de aplicação ao problema em questão dentro de um espectro mais amplo de soluções que envolvem técnicas de apoio à decisão entre as quais algoritmos genéticos e lógica nebulosa. Esta possibilidade de combinação da técnica de Monte Carlo com redes neurais já presente em D1 embora não desenvolvida com maior profundidade no dito documento, aparece mais claramente em D3 em que na análise de riscos de poços de petróleo é empregado o modelo de Monte Carlo e um modelo analítico de simulação do reservatório determinado por uma rede neural. A requerente alega que D3 e D4 não tratam do problema de simulação de enlaces eletromagnéticos no interior de poços de petróleo, mas da simulação de escoamento de fluidos em reservatórios de óleo e gás. Tratam-se de problemas distintos e não relacionados de modo que o técnico no assunto em engenharia de poços não tem, em geral, compreensão de engenharia de reservatórios e vice versa. De fato, tratam-se de problemas distintos que envolvem uma solução por redes neurais distintas, porém, ambos estão dentro da mesma área tecnológica de técnicas de simulação em poços de petróleo. Ademais a sugestão do uso de redes neurais, já está presente D1, ainda que de fato pouco detalhada, colocada apenas como uma opção de pesquisas futuras. Na medida em D3 e D4 promovem estava abordagem híbrida, ainda que para problemas distintos ao descrito na patente, evidencia-se falta de atividade inventiva.

Decisões CGREC TBR2964/17

Biocidas - Controle Biológico

TBR2964/17 Pedido trata de composições antimicrobianas à base de ingredientes ativos haloalquinila, que são quimicamente estáveis na presença de íon metálico quelado. A Recorrente argumenta que, de forma inesperada, verificou diferença significativa entre adicionar um metal já complexado à composição, quando comparado com a adição do íon metálico e do agente complexante separadamente. De acordo com a Recorrente, quando um íon metálico já quelado é usado, uma estabilidade do 3-iodo-2-propinilbutilcarbamato (IPBC) muito maior pode ser alcançada, comparado com a destruição total do IPBC em relação ao mesmo período de tempo quando o íon metálico complexado separadamente é usado. Entretanto, resultados similares à adição de metais de transição já quelados conforme reivindicado, foram obtidos quando da adição concomitante do quelante 2,2-Bipiridina com os outros componentes das formulações de D1, na estabilidade do IPBC. Resultados similares de manutenção da estabilidade de compostos halopropargil associados a metais de transição através do uso de agentes quelante aminados foram demonstrados: i) quando a adição do agente quelante se dá concomitantemente com os outros componentes da mistura, e ii) quando da adição do metal já quelado, como ora reivindicado, não se verifica um efeito inesperado da matéria pleiteada frente ao demonstrado na técnica (D1). Dessa forma, tendo em vista que a função do agente quelante em impedir a reação do composto halopropargil com o metal transição é conhecida (D1), um técnico no assunto, com o objetivo de aumentar a estabilidade de compostos halopropargil, seria levado a quelar o metal de transição antes de sua mistura com os compostos halopropargil, com alta expectativa de sucesso, selecionando para isto, agentes quelantes aminados, revelados em D1. Sendo assim, considerando que não foi demonstrado um efeito inesperado frente ao estado da técnica mais próximo (D1), entende-se que a matéria objeto de proteção decorre de maneira evidente ou obvia do estado da técnica.

Suficiência descritiva e atividade inventiva em redes neurais na EPO

 

T1191/19 OJ 2022 concluiu que o uso de uma rede neural, por si só, é óbvio e que a falta de qualquer discussão sobre os dados de treinamento para uma rede neural torna a divulgação de um aplicativo insuficiente para permitir a invenção sendo colocado em prática. Para o Conselho usar uma técnica de aprendizado de máquina conhecida sem detalhes de como ela é adaptada para um novo aplicativo é óbvio. Além disso, o requerente novamente não descreveu os dados de treinamento em sua solicitação e por isso a descrição insuficiente. O aplicativo está relacionado à aplicação de meta-aprendizagem para modelar e orientar processos relacionados à plasticidade cerebral.

 
Em suas alegações, o recorrente argumentou que o novo documento usa o mesmo esquema geral de meta-aprendizagem alegado no pedido e que a aplicação de meta-aprendizagem para modelar e orientar processos relacionados à plasticidade cerebral era uma estratégia nova e inventiva. O Conselho considerou que a mera aplicação de uma técnica de aprendizado de máquina conhecida a um problema em um campo específico é uma tendência geral em tecnologia e não pode ser inventiva por si só. No presente caso, o problema em questão era prever intervenções personalizadas para um paciente em processos cujo substrato é a plasticidade neuronal. A questão a ser feita, então, era se o método reivindicado aplicava o esquema de meta-aprendizagem do novo documento ao problema específico em questão de uma maneira que não seria óbvia para o especialista. O Conselho não encontrou nenhum detalhe não óbvio da aplicação do esquema de meta-aprendizagem ao problema além de uma mera reiteração em um nível abstrato da técnica divulgada. Foi constatado que as reivindicações carecem de atividade inventiva. A conclusão é que uma aplicação direta de um método de aprendizado de máquina divulgado a um novo problema, sem detalhes não óbvios de como o método é aplicado, foi considerado óbvio.

O Conselho também considerou se a divulgação do pedido foi suficiente para colocar a invenção em prática. O Conselho constatou que o pedido não revela como o esquema de meta-aprendizagem foi aplicado ao problema em questão de maneira suficientemente clara e completa para que seja realizado pelo especialista na técnica. Especificamente, o aplicativo não divulgou nenhum conjunto de exemplo de dados de treinamento e dados de validação, que o esquema de meta-aprendizagem exigia como entrada. O aplicativo não divulgou o número mínimo de pacientes a partir dos quais os dados de treinamento devem ser compilados para fornecer uma previsão significativa, nem o conjunto de parâmetros relevantes. Não foram divulgados detalhes das heurísticas mencionadas nas reivindicações para a solução do problema em questão. Tampouco foram divulgados detalhes da estrutura das redes neurais artificiais usadas como classificadores, sua topologia, funções de ativação, condições finais ou mecanismo de aprendizado. [1]

[1] Kilburn & Strode LLP - Alexander Korenberg. Machine learning is obvious. www.lexology.com 02/05/2022

Manuais de circulação restrita e estado da técnica

 

O PTAB nos Estados Unidos, Conselho de Julgamento e Apelações de Patentes em Weber v. Provisur Technologies (PTAB, 2022) concluiu que nenhuma reivindicação contestada era não patenteável, depois de encontrar manuais invocados como técnica anterior não se qualificavam como “publicações impressas” sob 35 U.S.C. § 311(b). O Proprietário da Patente argumentou que os manuais do Requerente Weber não eram publicações impressas porque eram mantidos como confidenciais e os manuais tinham apenas uma distribuição limitada. O oponente alegou que os manuais estavam disponíveis ao público mediante solicitação e disponíveis para inspeção em feiras. Uma referência se qualifica como uma publicação impressa se for acessível por meio de diligência razoável de uma pessoa interessada no assunto, conforme Cordis Corp. vs Boston Sci. (Fed. Cir. 2009) “onde uma distribuição é feita a um número limitado de entidades, um acordo vinculativo de confidencialidade pode anular a descoberta de acessibilidade pública”. A evidência documental de Weber mostrou que apenas 10 entidades únicas receberam manuais, levando o Conselho a sustentar que a distribuição não estava além de um número limitado de entidades. O PTAB então descobriu que os manuais eram confidenciais com base nas inscrições contidas nos manuais e nos “Termos e Condições” associados aos pedidos dos fatiadores de alimentos. Com relação aos manuais, o Conselho observou especificamente que as inscrições nos manuais exigiam confidencialidade porque os termos proibiam a transferência dos manuais de qualquer forma, sem a “autorização por escrito” de Weber e permitiam a cópia apenas para uso interno. O Conselho finalmente concluiu que as reivindicações contestadas não eram não patenteáveis como óbvias, em parte porque o Manual de 2006 e o Manual de 2010 não invalidavam as publicações impressas.[1]

[1] Jones Day - Joseph M. Beauchamp. Confidential Manual Deemed Not A Printed Publication. Www.lexology.com 11/05/2022

A formulação do problema técnico, divergência na EPO

 

T2622/19 OJ 20222 conclui que não é o técnico no assunto que escolhe seu problema para que se possa avaliar a atividade inventiva. Para a Câmara, as características distintivas em comparação com E2) resolveram o problema técnico objetivo de fornecer um posicionamento alternativo para o microfone, receptor e bateria. O oponente baseou-se numa passagem da patente indicando que a configuração da invenção permitia, em relação a E2, eliminar o tubo acústico 25. Propôs, portanto, formular o problema técnico como sendo eliminar o tubo acústico tubo. O técnico no assunto teria de fato reconhecido pela leitura de E2 que o tubo poderia introduzir artefatos acústicos e ocupar espaço que poderia ser ocupado pela bateria. A Câmara não concorda com esta abordagem. O problema técnico objetivo não deve derivar do documento tomado como ponto de partida, mas dos efeitos técnicos que um leitor informado ou um leitor informado associaria com credibilidade às características técnicas da invenção (T1639/07). Caso contrário, o versado na técnica poderia colocar virtualmente seu próprio problema objetivo, o que poderia levar a um viés de retrospectiva. A Câmara não segue a lógica dos acórdãos T1213/15 e T1601/15, em que se decidiu que o técnico no assunto era quem teria colocado o problema técnico objetivo. O Conselho reconhece que o problema técnico objetivo deve ser um problema realista que possa surgir na data de prioridade, mas isso não significa que se espera que o especialista na técnica formule seus próprios problemas, que essa mesma pessoa teria então de resolver. Além disso, ainda que se mantivesse o problema técnico escolhido pelo Oponente, a escolha do E5 como segundo documento resultaria de uma abordagem a posteriori. É o caso, de fato, quando a avaliação da atividade inventiva é feita pela interpretação de um documento anterior com conhecimento do problema resolvido pela patente oposta, enquanto esse problema não é descrito nem sugerido pelo documento anterior. O segundo documento deve, pelo menos implicitamente, processar ou abordar o problema objetivo formulado, caso contrário os documentos seriam simplesmente combinados arbitrariamente com base em uma simples busca por recursos ausentes.[1]

[1] https://europeanpatentcaselaw-blogspot-com.translate.goog/2022/05/t262219-ce-nest-pas-la-personne-du.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en

Decisões CGREC TBR2968/17

 Biocidas Controle Biológico - Atividade Inventiva

TBR2968/17 Pedido trata de formulação fitopatológica aquosa que compreende um sal hidrossolúvel de pelo menos um herbicida tipo aminofosfato ou aminofosfonato; pelo menos um tensoativo principal selecionado de alquilbetaínas e alquil(amidoalquila)betaínas, e pelo menos um aditivo selecionado de pelo menos um dos seguintes compostos: (i) aminas ou eteraminas compreendendo pelo menos um radical de hidrocarboneto contendo de 2 a 24 átomos de carbono, opcionalmente polialcoxiladas; (ii) mono- ou di-ésteres de fosfato ácidos ou não ácidos, opcionalmente polialcoxilados; (iii) sais de metal alcalino, metal alcalino terroso, amônio, alquilamônio, alcanolamônio, ferro, zinco ou manganês de um ácido mineral; e (iv) alquilmonoglicosídeos ou alquilpoliglicosídeos. D3 e D4 diferem do presente pedido por não conterem o tensoativo da classe das betaínas, no entanto, utilizam surfactantes com o mesmo objetivo do pedido de patente em análise, ou seja, o de aumentar a eficácia do ingrediente ativo glifosato. Dessa forma, embora tenham sido apresentados resultados comparativos demonstrando o aumento da eficácia do glifosato em composições herbicidas quando da utilização da associação entre surfactantes betaína e aminados, reitera-se que, um técnico no assunto, com base nos ensinamentos da técnica (D1 a D4), seria levado a selecionar surfactantes em associação de mesmas classes que os descritos em D2, com o objetivo de aumentar a eficácia do glifosato, selecionando também uma formulação mais econômica, com alta expectativa de sucesso. Sendo assim, entende-se que a matéria pleiteada decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica (D1 a D4).

Decisões CGREC TBR3022/17

 Biocidas e controle biológico

TBR3022/17 Pedido trata de “Composição herbicida, caracterizada pelo fato de que compreende um composto herbicida na forma ácida e agente acidificante, em que o composto herbicida na forma ácida é outro que não o ácido de glifosato e em que o pH da composição herbicida está abaixo do pKa do composto herbicida em forma ácida na composição”. D5 descreve claramente que, além do cycloxydim, outros herbicidas, como o chlorsulfuron, o sethoxidim e o bentazone, têm sua absorção em plantas influenciada pelo pH do meio, sendo descrito um mecanismo proposto na técnica referenciada em D5, em que a dessorção destes herbicidas ácidos fracos através das membranas das plantas seria dependente do estado neutro ou ionizado destes herbicidas, o que é diretamente dependente do pH do meio. Corroborando o mecanismo proposto, os resultados alcançados em D5 demonstraram um aumento substancial da absorção de cycloxydim em plantas, em pH 3,7, portanto abaixo de seu pKa que é de 4,17. D6 é claro em descrever o aumento da atividade herbicida quando da utilização de glifosato (N-fosfometilglicina) e imidazolinonas, em suas formas ácidas e na presença de acidificantes. Em assim sendo, um técnico no assunto, considerando os ensinamentos de D5 combinado com D6 e com o objetivo de aumentar a atividade herbicida de um grupo selecionado de: um herbicida fenóxi, um herbicida de piridina, um herbicida ácido benzóico, um herbicida ácido quinolínico, um herbicida de ácido arilóxi fenóxi propiônico e combinação destes, seria levado a utilizar estes compostos herbicidas na forma ácida associados a agentes acidificantes, em pH abaixo do pKa destes herbicidas, com alta expectativa de sucesso. Dessa forma, entende-se que a matéria objeto de proteção decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica (D5 combinado com D6), não atendendo, portanto, ao requisito de atividade inventiva.

Decisões CGREC TBR3490/17

Biocidas Controle Biológico

TBR3490/17 Pedido trata de mistura fungicida, processo para combater fungos nocivos, e, agente fungicida. Mediante comparação da matéria reivindicada com a revelada em D1 verifica-se também que a combinação entre o protioconazol (I) e o tebuconazol foi revelada em D1, bem como a sua sinergia. Sendo assim, face à semelhança química estrutural entre o metconazol (III) do presente pedido e o tebuconazol (III) de D1 e, considerando a sinergia revelada em D1 quando da combinação do tebuconazol (III) com o protioconazol (I), entendese que os resultados sinérgicos decorrentes da combinação entre o metconazol (III) e protioconazol (I), pleiteada no presente pedido, já seriam esperados por um técnico no assunto.

Motivação para combinar documentos na área de robótica

 

Nos Estados Unidos em Auris Health, v. Operações Surgical Operations (Fed. Cir. 2022) a Intuitive possui uma patente que descreve uma melhoria em relação aos sistemas de cirurgia robótica anteriores que permite que os cirurgiões manipulem remotamente ferramentas cirúrgicas usando um controlador. A patente se concentra em resolver o problema da troca de ferramentas cirúrgicas, implementando um sistema de polias que permite que as ferramentas sejam trocadas e retiradas mais rapidamente. A Auris solicitou a revisão inter partes (IPR) da patente, argumentando que uma combinação de duas referências revelou todas as limitações das reivindicações contestadas. Auris argumentou ainda que um artesão habilidoso seria motivado a combinar as referências para diminuir o número de assistentes necessários durante a cirurgia. Embora o PTAB tenha concordado que a combinação das duas referências revelou todas as limitações das reivindicações contestadas, descobriu que uma pessoa de habilidade comum na técnica não seria motivada a combinar as referências devido ao ceticismo geral dos cirurgiões “sobre a realização de cirurgia robótica em o primeiro lugar." O Circuito Federal começou explicando que o inquérito de motivação para combinar pergunta se um artesão habilidoso “não apenas poderia ter feito, mas teria sido motivado a fazer as combinações . . . do estado da técnica para chegar à invenção reivindicada”. A Corte também explicou que quanto à questão “'teria', 'qualquer necessidade ou problema conhecido no campo de atuação no momento da invenção e abordado pela patente pode fornecer uma razão para combinar os elementos da maneira reivindicada'. ” O Circuito Federal concluiu que o ceticismo da indústria de genéricos sobre a cirurgia robótica não pode, por si só, impedir a descoberta de uma motivação para combinar. O Tribunal explicou que, embora o ceticismo da indústria possa desempenhar um papel secundário em uma constatação de obviedade, tal evidência deve ser específica da invenção e não simplesmente do campo como um todo. O Tribunal concluiu que a determinação de motivação para combinar do Conselho foi baseada quase exclusivamente em evidências de ceticismo geral. Assim, o Tribunal anulou a decisão e restituiu o processo, orientando o Colegiado a examinar as provas utilizando os corretos critérios de obviedade.[1]

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[1] McDermott Will & Emery - Joshua Revilla. Robotic Skepticism May Not Trump Motivation to Combine, www.lexology.com 12/05/2022

Decisões CGREC TBR3499/17

 Biocidas Controle Biológico - Atividade Inventiva

TBR3499/17 O pedido reivindica “Composição herbicida com baixa formação de espuma, caracterizada pelo fato de que compreende glifosato e um alcanol de poli (óxido de alquileno) apresentando a fórmula

na qual R3 é um grupo alquileno de cadeia linear contendo de 7 a 11 átomos de carbono, R4 é um grupo alquileno contendo 2 ou 3 átomos de carbono, e n é de 6 a 10, em que a concentração do glifosato é de 240 a 550 g/L, com base em ácido de glifosato, e em que compreende adicionalmente um adjuvante intensificador de biodesempenho adicional que é um alquilglicosídeo”. D1 não menciona os alquilglicosídeos como ora requeridos ou sequer há qualquer sugestão de que os alquil álcoois alcoxilados ramificados, tal como definidos nas reivindicações ora propostas, poderiam ser utilizados com um antiespumante em composições compreendendo também alquilglicosídeos; ii) D2 refere-se a composições compreendendo glifosato, um alquilglicosídeo e um tensoativo de amônio quaternário, não havendo qualquer menção a alquil álcoois e de que a seleção de um alquil álcool alcoxilado ramificado poderia dar origem a uma composição de baixa formação de espuma; iii) D3 refere-se a composições compreendendo glifosato, alquilpoliglicosídeos (= alquilglicosídeo) e um álcool etoxilado, mas se tratando estes últimos de álcoois lineares, diferentes dos álcoois etoxilados ramificados de fórmula (I) presentes na composição herbicida ora pleiteada. Embora D3 mencione álcoois ramificados, de fato, todos os exemplos utilizam um álcool linear C13-C15 (D3) e, portanto, o pedido tem atividade inventiva

Decisões CGREC TBR3512/17

 Biocidas - Controle Biológico Atividade inventiva

TBR3512/17 Pedido trata de espiral inseticida que reivindica “Produto pesticida combustível caracterizado pelo fato de compreender um elemento estrutural tendo uma espessura definida por lados com uma inclinação em um ângulo de 5 a 10 graus e formado de uma polpa moldada a vácuo de um material fibroso orgânico, fibras de celulose, fibras frouxas de madeira, ou misturas dos mesmos, o produto incluindo um ou mais pesticidas, produto o qual, quando de combustão, emana o pesticida na atmosfera”. O fato de um método de fabricação ou de uma estrutura em espiral contra mosquitos serem novos não faz com que tais métodos e estrutura espiral contra mosquitos atendam ao requisito de atividade inventiva. As diferenças explicitadas pela Recorrente da matéria pretendida em relação ao estado da técnica referenciado apenas atestam a novidade da espiral pretendida. Os testes apresentados não foram suficientes para demonstrar um efeito inesperado da matéria pretendida. Além disso, mesmo que fossem apresentados testes demonstrando a maior resistência da espiral pleiteada, na ausência de um efeito inesperado, entende-se que tal resistência seria decorrente de ajustes no processo de obtenção e do uso de substâncias utilizadas para se conseguir este efeito, pois a moldagem a vácuo é um processo bem estabelecido na técnica, e um técnico no assunto, com o objetivo de obter esta maior resistência, seria levado a utilizar meios como moldes com diferentes dimensões ou substâncias aditivas adequadas para este fim em espirais contra mosquitos, com alta expectativa de sucesso, uma vez que estas estruturas contra mosquitos estão bem descritas na técnica.

Quando a reivindicação não especifica a funcionalidade

 

Neenah, Inc. v. Schwendimann, (PTAB 2022), o Conselho de Julgamento e Apelação de Patentes (“PTAB”) a Reivindicação 5. Folha de transferência revestida compreendendo: um substrato tendo uma primeira e segunda superfícies; e pelo menos uma camada de liberação sobrepondo a referida primeira superfície, a referida camada de liberação compreendendo um aglutinante formador de filme, uma emulsão de cera e um auxiliar de retenção. A função da emulsão de cera não é especificada na reivindicação. O proprietário da patente argumentou que as reivindicações exigiam que cada material estivesse presente “em quantidade suficiente para realmente fornecer a característica desejada” de modo que “aglutinante formador de filme” significa “um material, ou uma combinação de materiais, que facilita a liberação e/ou adesão da composição;” “auxiliar de retenção” significa “um material que auxilia na ligação de um corante aplicado”, no entanto tais funções não estão especificadas na reivindicação. O PTAB conclui que nenhuma descrição no relatório que acompanhasse as listas de exemplos de aglutinantes formadores de filme, emulsões de cera e auxiliares de retenção exigia que eles tivessem qualquer função específica na composição. Para ser antecipado, uma referência basta “descrever suficientemente a invenção reivindicada para ter colocado o público na posse dela”. Minnesota Mining & Mfg. Co. (“3M”) c. Johnson & Johnson Orthopedics (Fed. Cir. 1992). O PTAB rejeitou o argumento do proprietário da patente de que D1 não era permitido porque os exemplos descritos não usaram com sucesso uma emulsão de cera, pois como as reivindicações não exigiam um resultado específico, o Conselho concluiu que o sucesso dos exemplos de D1 nesta função específica era de “pouca consequência”. Conforme Celeritas Techs., Ltd. v. Internacional de Rockwell. (Fed. Cir. 1998) (“Uma referência não é menos antecipatória se, após a divulgação da invenção, a referência se afasta da invenção, pois esta doutrina de “teaching away” é inaplicável em uma referência do estado da técnica para uma análise de antecipação.”).[1]

[1] Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP - Melanie Magdun, Melissa C. Santos, Ph.D., Adriana L. Burgy, Shannon Patrick, Stacy Lewis, Thomas L. Irving and Amanda K. Murphy Claim Components Without Amount or Function Limitations Anticipated by Bare Disclosure www.lexology.com 09/05/2022

Decisões CGREC TBR3498/17

 Biocidas. Controle biológico - Atividade Inventiva

TBR3498/17 O presente pedido de patente de invenção refere-se a uma composição química herbicida, inseticida, fungicida ou reguladores de desenvolvimento de planta, contendo um pó umectável granulado caracterizado por conter um ingrediente ativo químico agrícola sólido, o qual tem maleabilidade em temperatura ambiente e apresenta uma propriedade de aglutinação mesmo em armazenagem em uma temperatura não maior do que o ponto de fusão, um carbono branco básico e uma substância porosa. O objetivo principal do presente pedido seria melhorar a dispersibilidade e suspensabilidade em água de um pó umectável granulado, sem ser influenciada pelo tipo ou natureza do ingrediente ativo agrícola e aumentar a produtividade. D2 são descritas formulações contendo ingrediente ativo, argila e pó de sílica (carbono branco / carplex 1120), onde tais ingredientes estão em conjunto com outros componentes. D2, ainda que presentes os componentes i, ii e iii da matéria reivindicada, estes componentes estão em conjunto com outros constituintes, não havendo uma pré-mistura pulverizada destes específicos componentes selecionados, que efetivamente levam a um efeito melhorado demonstrado pela Recorrente, não havendo sequer uma obrigatoriedade de estes componentes estarem presentes em conjunto nestas referidas composições. Mais que isso, frente aos ensinamentos de D2, um técnico no assunto não poderia pressupor que a pré-mistura e pulverização apenas da especifica seleção dos componentes i, ii e iii da matéria reivindicada já levariam a um efeito melhorado no grau de depósito no pulverizador em formulações de pó umectável granulado, conforme a matéria reivindicada

Decisões CGREC TBR3349/17

Biocidas e controle biológico

TBR3349/17 Pedido trata de composições de herbicida que compreendem um ingrediente ativo herbicida, um surfactante da presente invenção, e, opcionalmente, um ou mais auxílios de formulação, ditas composições de herbicida tendo supostamente uma tendência reduzida para causar irritação nos olhos e na pele. Os surfactantes presentes na composição pretendida são similares aos descritos em D1, D2 e D3, enfatizando-se que em D1 e D2 tais surfactantes estão presentes em composições herbicidas com a mesma finalidade dos surfactantes presentes na composição pleiteada, ou seja, a de intensificar o efeito herbicida do ingrediente ativo. D3 descreve surfactantes que são polieterdiaminas alcoxiladas, de estruturas semelhantes às diaminas do presente pedido, utilizados em gasolina aditivada, portanto já conhecidos do estado da técnica. Ainda que empregados em composição de diferente campo técnico da pleiteada, os compostos descritos em D3 não deixam de ser surfactantes. Sendo assim, um técnico no assunto, frente aos ensinamentos destes documentos D1 a D3, poderia prever, com alta expectativa de sucesso, o aumento da eficácia herbicida de compostos ativos por meio de sua associação com os surfactantes presentes na matéria ora pleiteada. Para que fosse reconhecida a atividade inventiva da matéria em análise, seria necessário a apresentação de testes ou dados com a finalidade de demonstrar um efeito inesperado decorrente da presença dos específicos surfactantes constantes na composição pretendida. Dessa forma, uma vez que não foram apresentados testes ou dados que demonstrassem de modo inequívoco um efeito inesperado decorrente da composição de surfactante como ora pleiteada, reiterando-se o parecer de indeferimento, entende-se que a matéria objeto de proteção decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica (D1 a D3).

Decisões CGREC TBR615/17

Biocidas e Controle Biológico - Atividade Inventiva

TBR615/17 Pedido trata de processo para o controle de ervas daninhas tolerantes a triazinas pela aplicação de uma combinação de mesotriona e de triazina ao local das ditas ervas daninhas. Diante do problema de controlar ervas daninhas tolerantes a triazina, a recorrente alega que um técnico no assunto, em um primeiro momento, provavelmente se voltaria para o uso de herbicidas não triazina, possuindo um modo de ação diferente da solução proposta no pedido. Segundo a Recorrente, um técnico no assunto diante do problema de controlar plantas tolerantes à triazina não esperaria que a adição de um herbicida triazina a um herbicida mesotriona melhoraria ação herbicida, tendo em vista que anteriormente, o efeito sinérgico entre estes componentes tinha sido somente observado somente em populações de ervas daninhas susceptíveis. Contudo, a melhora das propriedades dos perfis dos herbicidas quando em associação sinérgica, observada nos referidos resultados se dá tanto em plantas tolerantes quanto em plantas não tolerantes, sendo menor nas plantas tolerantes à atrazina. Sendo assim, reitera-se que, tendo em vista que o sinergismo entre mesotriona e atrazina no controle de ervas daninhas (AMARE) era conhecido à época do depósito do pedido de patente em análise (D1), e considerando os ensinamentos de D5, um técnico no assunto, com o objetivo de melhorar a atividade do herbicida atrazina em AMARE tolerante, seria levado a utilizar a combinação herbicida conhecidamente sinérgica descrita em D1, com alta expectativa de sucesso

Ato inventivo de modelo de utilidade

 MU8403185 refere-se a disposição introduzida na forma do cubo para montagem com folga no eixo, caracterizada pelo dito cubo (1) ter o furo (2) modificado e em que as paredes desse furo são ligeiramente convexas (3) e os cantos acentuadamente arredondados (4) de forma a permitir o acoplamento do eixo motriz quadrado (5) com maior folga. Se o modelo de utilidade não traz nenhuma contribuição à melhoria funcional do produto não estão presentes os requisitos para sua proteção. PI9804521 trata de conversor oscilante de torque compreendido basicamente por se constituir de um equipamento desenvolvido para ser utilizado principalmente em Destilarias de Álcool, Usinas de Açúcar e Alcool, bem como em indústrias de um modo geral, podendo ser utilizado em quaisquer tipos de moenda ou sistema de transmissão de torque, pois tem como característica principal solucionar os problemas causados pela oscilação do Eixo Superior da Moenda (eixo acionado). Tal conversor tem a possibilidade de transmitir altos torques e um desalinhamento entre centros rotacionais de até 120 mm sem transmitir esforços indesejáveis ao acionamento. Conforme demostra a (fig.1), o conversor é montado o eixo acionador (1) e o eixo acionado (8) e é composto por dois anéis de encosto (2), um conjunto acionado (15) e um de acionamento (16); duas tampas (4) uma placa de compressão (5); dezesseis pastilhas de fricção (6), dois cabos de aço (9) e duas correntes (14). A demandada sustenta que o modelo de utilidade em questão teria trazido uma série de vantagens técnicas para o processamento nas moendas de cana-de- açúcar, por meio do formato diferenciado do furo do acoplamento das moendas, que tem o condão de aumentar a eficiência da operação, oferecer maior durabilidade e desempenho, entre outros diferenciais. Em sua peça de resposta, o INPI, reexaminando a questão, reconhece a procedência do pedido, concluindo pela falta do requisito de ato inventivo da patente em cotejo, com base na anterioridade da patente PI9804521 “a patente PI9804521-0, de 28/03/2000, apresenta, objetivamente, o cubo (3) na figura 6 e citado no relatório descritivo na página 4, linha 22. Através da figura 6, é possível verificar com precisão que o formato do furo do cubo é muito similar ao pleiteado na patente questionada […] De fato, o cubo (3) da patente PI9804521-0 também apresenta o furo modificado em que suas paredes são ligeiramente convexas, e os cantos acentuadamente arredondados, permitindo o acoplamento com folga do eixo, levando à mesma melhoria funcional alegada na patente questionada”. A ausência de identidade entre os objetos das patentes em confronto apenas afasta a alegação de falta de novidade. A questão, inclusive, restou reconhecida pelo parecer da DIRPA. Tal fato, contudo não se presta a afastar a ausência do requisito de ato inventivo. Como sabido, não é necessário que haja identidade entre os objetos para que seja constatado que uma patente não possui melhoria funcional em comparação com outra anterioridade. Assim sendo, em que pese os argumentos em contrário, trazidos pela empresa ré, não tenho motivos para discordar da avaliação técnica do INPI realizada no presente feito.

31a vara Federal do RJ, 

Processo n. 2017.51.01.005903-7

Arjman Comercial Exportador Ltda v. INPI e ACIP Aparelhos de Controle e Indústria de Precisão Ltda. 

Relator: Marcelo Leonardo Tavares, 

Data 2017-09-06, 

Nome do Titular: ACIP Aparelhos de Controle e Ind. de Precisão Ltda (BR/SP) 

F16H 53/02

Ato inventivo de modelo de utilidade

 MU8103687 trata de Disposição em trava para capota marítima. “Ao contrário da patente de invenção, não é exigida atividade inventiva para um modelo de utilidade, mas tão somente um ato inventivo. Isto quer dizer que para o modelo de utilidade é exigido u grau menor de atividade inventiva, ou seja, a patente de modelo de utilidade é aperfeiçoamento daquilo que já existente, bem como junção de objetos para criar um novo invento. Assim, a novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas”. Patente reivindica DISPOSIÇÃO EM TRAVA PARA CAPOTA MARÍTIMA que compreende uma barra (1) da estrutura de alumínio, dotada de movimento basculante para baixo, pinos trava (2) que comprimem molas espirais, que deslizando, encontram o alojamento (3) para onde o pino é impulsionado pelas molas, caracterizado pela barra (1) permitir o perpasse do cabo de aço (5) que garante o deslocamento concomitante dos pinos trava (2), garantindo o destravamento da capota para acesso à caçamba do veículo. US5480206 mostra um sistema de trilho modular para suportar uma cobertura de camioneta que inclui uma parede frontal (204), uma parede traseira (206) e paredes laterais (208, 210) opostas compreendendo o sistema: um primeiro trilho alongado (110) ligado de forma soltável com aberturas roscadas (122). Na ação o INPI se manifestou que não havia ato inventivo pois que “todos os elementos na patente em questão são revelados pela anterioridade, que também atinge a melhoria funcional proposta que reside em destravar os pinos das extremidades da barra ao mesmo tempo. Face e falta de especificações quanto ao perpasse do cabo de aço e ao deslocamento dos pinos trava, é ofício comum ao técnico no assunto escolher um método que o possibilite chegar ao resultado proposto na patente anulanda”. Segundo o perito o documento US5480206 descreve uma alça que é conectada de forma operativa a primeira e segunda hastes de bloqueio móveis. As hastes são recebidas nas aberturas dos trilhos de base para bloquear a estrutura nos trilhos. Ao girar a alça as hastes são movimentadas para lados opostos sobre o eixo da alça de modo a liberar a escotilha para abertura. O juiz acatou a conclusão do perito de que a patente não possui melhoria funcional, ato inventivo uma vez que em ambos as construtividades possibilitam o destravamento concomitante das laterais da capota e suficiência descritiva pois a patente não se pode visualizar como o cabo de aço perpassa a barra 

TRF2 

Flash Cover Capotas Marítimas Ltda v. Keko Acessórios S,  

Apel. Civel n° 0014998-08.2017.4.02.5101, 

Relatora: Andrea Daquer Barsotti 

MU8103687 

depositante Keko Acessórios S/A. (BR/RS) 

classe B60J 9/02

Data: 02/09/2020

Impossibilidade de converter categorias de reivindicação

Observação pelo INPI de decisão na Ação Civil Pública nº 0513584-06.2003.4.02.5101, transitada em julgado em 31/07/2007, que o obriga a abster-se de admitir as mudanças voluntárias nos pedidos de patente, formuladas após o requerimento de exame, nos termos do artigo 32 da Lei da Propriedade Industrial LPI, ressalvadas apenas as hipóteses de aplicação do artigo 70.7 do Correto o ato do INPI que indeferiu a concessão da patente PI9815363-3, cujo quadro reivindicatório foi totalmente modificado após o requerimento de exame, não atendendo às condições de patenteabilidade descritas na legislação pertinente. As reivindicações, ora em exame, clamam proteção a uma categoria distinta de proteção daquelas inicialmente requeridas (método para tratamento e artigo manufaturado), sendo a presente categoria de uso de um anticorpo para preparar um medicamento para o tratamento. Modificação esta que resulta claramente em alteração do escopo de proteção, compreendido de 13 reivindicações. Sendo assim, o quadro reivindicatório, como ora introduzido pela requerente, não é passível de ser aceito. Ora, no presente caso, antes do pedido de exame, a patente pleiteava proteção para “método para tratamento e artigo manufaturado”; após o parecer da DIRPA, a proteção requerida passou a ser para “uso de um anticorpo para preparar um medicamento para o tratamento” . Assim sendo, apesar de as alterações promovidas pela GENENTECH, INC. terem sido realizadas com a finalidade de adequar o pedido de patente PI9815363-3 ao entendimento da DIRPA, o que ocorreu, de fato, é que a empresa apresentou novo quadro reivindicatório, diverso daquele apresentado antes do requerimento de exame, infringindo o artigo 32 da LPI. Logo, correto o ato do INPI que indeferiu a concessão da patente PI9815363-3, porque o quadro reivindicatório foi totalmente modificado após o requerimento de exame e porque ela não atende às condições de patenteabilidade descritas na legislação pertinente.

TRF2
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002455-14.2019.4.02.5101/RJ
INPI v. Genetech
Rel: Antonio Ivan Athie

Insuficiência descritiva e ônus da prova na EPO

 

Nas disputas de insuficiência perante o EPO, o ônus da prova cabe inicialmente à parte que alega a insuficiência da patente ou do pedido. Um oponente argumentando que uma invenção é insuficientemente divulgada geralmente deve fornecer evidências de que, apesar de fazer todos os esforços razoáveis, eles foram incapazes de colocar a invenção em prática (T30/15). No entanto, como confirma uma recente decisão da Câmara de Recurso (T1299/15), é possível que o ônus da prova seja transferido para o titular da patente se existirem "sérias dúvidas" sobre se um técnico qualificado poderia realizar a invenção. Durante o processo, o ônus da prova recai inicialmente sobre o examinador. Um examinador não pode, por exemplo, simplesmente recitar conhecimento geral comum contra uma reivindicação se o conhecimento geral comum (CGK) for contestado. O Examinador deve, em vez disso, fornecer provas documentais do CGK. Da mesma forma, para uma objeção de insuficiência, novidade ou atividade inventiva, o ônus da prova é inicialmente do examinador (T578/06). Notavelmente, uma Câmara de Recurso recente também eliminou o ônus da prova do requerente para demonstrar a novidade das invenções de pureza (T1085/13). Durante a oposição, o ônus da prova recai claramente sobre o oponente, pelo menos inicialmente. Isso se aplica a todas as formas de objeção, da novidade à insuficiência. No entanto, também é possível que o ônus da prova volte para o titular da patente em determinadas circunstâncias. No T570/08, por exemplo, tanto o oponente quanto o titular da patente apresentaram dados sobre se o problema objetivo havia sido resolvido. Os dados do oponente contradiziam os do titular da patente. A Câmara de Recurso estava convencida de que os dados do oponente suscitavam dúvidas suficientes para recair sobre o titular da patente o ónus da prova.

A patente (EP 2191187) em questão no T1299/15 refere-se a um dispositivo e método para renovação de tubos enterrados. O dispositivo reivindicado reveste o interior dos tubos com resina e depois cura a resina usando LEDs. A patente concedida reivindicava um renovador de tubos compreendendo um suporte em forma de espiral no qual os LEDs são dispostos em um padrão especificado. O renovador de tubos também compreende um “dispositivo de ajuste”, com o qual a circunferência do transportador em forma de espiral pode ser ajustada. A alegação de insuficiência foi direcionada ao projeto do dispositivo de ajuste. O dispositivo de ajuste não é mostrado nas Figuras e é mencionado apenas uma vez relatório descritivo. Além disso, o oponente alegou que havia dúvidas quanto à viabilidade do dispositivo de ajuste. Em particular, como o dispositivo de ajuste pode ser fixado ao suporte? Relatório descritivo sugeria que os braços pneumáticos podem ser usados, mas não indicava como esses braços podem ser projetados para serem compatíveis com um transportador espiral variando em largura e comprimento. O Conselho aceitou que um especialista possa encontrar soluções para os problemas associados ao projeto do dispositivo de ajuste. No entanto, o Conselho duvidava que tais soluções pudessem ser encontradas sem habilidade inventiva. Portanto, o Conselho concluiu que havia dúvidas sobre se a invenção havia sido suficientemente divulgada. Além disso, o Conselho argumentou que o ônus da prova havia sido transferido do oponente para o titular da patente. Isso ocorreu porque o titular da patente não forneceu nem mesmo um exemplo de um dispositivo de ajuste conforme reivindicado. A patente foi, portanto, revogada por insuficiência.[1]

[1] HUGHES, Rose. Shifting the burden of proof back to the patentee (T 1299/15) 22/11/2019  https://ipkitten.blogspot.com/2019/11/shifting-burden-of-proof-for-back-to.html

Decisões CGREC TBR617/17

Biocidas e controle biológico - Atividade Inventiva

TBR617/17 Pedido trata de composições pesticidas liquidas estáveis após exposição em temperaturas variando de 60°C a -20°C. Ainda que a Recorrente afirme que a isopropilamina presente em D12 não foi utilizada como estabilizante, considerando que este composto tem influência direta no pH da composição, mesmo que indiretamente e em conjunto com os surfactantes, a isoproilamina acaba atuando na estabilidade da emulsão descrita em D12, tal como ocorre com os compostos do presente pedido. Sendo assim, uma vez que nenhum efeito inesperado foi demonstrado considerando que na técnica já foram reveladas emulsões herbicidas estáveis entre as temperaturas de -10°C e 55°C, contendo glifosato e utilizando sistemas surfactantes aminados, entende-se que a matéria reivindicada decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Patente de simulador de força humana na EPO

 

Na EPO em T1371/16 (OJ 2021) o pedido trata de Aparelho auxiliar de projeto de caminho de fiação de chicote de fios, caracterizado pelo fato de que compreende: uma unidade de projeto que projeta um caminho de fiação de um chicote de fios usando dados de carroceria em um objeto no qual o chicote de fios está instalado e dados tridimensionais em um dispositivo auxiliar instalado em uma carroceria de veículo; uma unidade de armazenamento que armazena dados em um raio de curvatura mínimo do chicote de fios; e uma unidade de verificação que avalia se os dados do caminho de fiação projetados pela unidade de projeto satisfazem o raio de curvatura mínimo e emite, se os dados do caminho de fiação não satisfizerem o raio de curvatura mínimo, dados sobre os dados de caminho de fiação corrigidos projetados à luz da curvatura mínima raio, caracterizado por a unidade de armazenamento armazena, como os dados sobre o raio de curvatura mínimo, um primeiro raio de curvatura mínimo definido com base nas propriedades do material do chicote de fios e um segundo raio de curvatura mínimo definido com base na força da mão do trabalhador, e em que o aparelho inclui uma unidade de seleção que, quando o primeiro raio mínimo de curvatura difere do segundo raio mínimo de curvatura, seleciona um dentre o primeiro e o segundo raio mínimo de curvatura que tem maior raio mínimo de curvatura."

A Decisão do Conselho D1 divulga a geração de protótipos de chicote de fios virtuais para verificação, levando em consideração modelos 3D de alojamentos e “um raio de curvatura mínimo e interferências mecânicas no espaço disponível na montagem para projetar os conjuntos estruturais que determinam o roteamento de fios”. Na opinião do Conselho, as características distintivas foram as seguintes: “(d1) a unidade de armazenamento também armazena um segundo raio mínimo de curvatura com base na força da mão do trabalhador, (d2) uma unidade de seleção seleciona o maior do primeiro e segundo raios mínimos se eles diferirem.” De acordo com o Conselho, a reivindicação 1 refere-se a "um processo de projeto que usa simulação implementada por computador para produzir dados numéricos que descrevem um caminho de fiação" em que as características distintivas resultam "em dados de caminho de fiação sendo emitidos pelo aparelho que levam em conta a força de mão do trabalhador”. Como a alegação se relacionava com uma simulação implementada por computador de um sistema técnico, a Câmara considerou que a decisão G1/19 da Câmara de Recurso Alargada sobre a patenteabilidade de simulações implementadas por computador deveria ser aplicada. O Conselho observou que, de acordo com a decisão G1/19, quando um processo reivindicado resulta em um conjunto de valores numéricos, o uso posterior dos dados deve ser levado em consideração para avaliar a existência de um efeito técnico. Além disso, tal uso adicional deve ser, pelo menos implicitamente, especificado na reivindicação.

Segundo o Conselho, os dados numéricos calculados que refletem o comportamento físico de um sistema real modelado em computador só podem ter caráter técnico em casos excepcionais, como, por exemplo, se o uso potencial desses dados for limitado a fins técnicos, como o controle de um dispositivo técnico. Este seria o caso se os dados numéricos fossem especificamente adaptados para "os propósitos do uso técnico pretendido. Ou o efeito técnico que resultaria do uso pretendido dos dados poderia ser considerado implícito pela reivindicação, ou o uso pretendido dos dados (ou seja, o uso em conexão com um dispositivo técnico) pode ser considerado como estendendo-se substancialmente por todo o escopo do método de processamento de dados reivindicado. Esses argumentos não podem ser feitos se os dados reivindicados ou os dados resultantes de um processo reivindicado tiverem outros usos relevantes além do usar com um dispositivo técnico.” De acordo com o Requerente, “a reivindicação especificava, pelo menos implicitamente, uma utilização adicional da cablagem projetada que tinha um impacto na realidade física e, portanto, cumpria os requisitos expressos em G 1/19”. A Requerente considerou ainda que “bastou demonstrar que o resultado final tinha, pelo menos implicitamente, uma finalidade técnica. Ficou claro pela alegação que a área técnica da invenção era a instalação do chicote elétrico ao longo do caminho.” No entanto, o Conselho não foi convencido pelos argumentos do Requerente porque a saída da reivindicação 1 são dados numéricos sobre o projeto do caminho da fiação que leva em consideração a força da mão do trabalhador e nenhum uso específico é especificado. Assim, a reivindicação abrangeria o uso dos dados de saída para outros fins não técnicos, como, por exemplo, fins informativos, de estudo ou treinamento. Além disso, de acordo com o Conselho, como a reivindicação não especificou qualquer forma ou formato ou os dados de saída, “não podem ser considerados especificamente adaptados para os propósitos de um uso técnico pretendido. Em particular, os dados de saída não são especificamente adaptados para serem usados no controle de um dispositivo técnico ou na fabricação de um caminho de fiação.” Diante disso, o Conselho concluiu que o objeto da reivindicação 1 carecia de atividade inventiva.[1]

[1] Technicality of computer-implemented simulations NLO, www.lexology.com 28/04/2022

Razões para combinar documentos no exame de obviedade

 

Em Auris Health, Inc. v. Intuitive Surgical Operations, Inc., 2021-1732, — F.4th —, 2022 WL 1275241 (Fed. Cir. Apr. 29, 2022) A patente Intuitive Surgical é direcionada a um “método para realizar cirurgia robótica”. A melhoria é um mecanismo servo-polia para trocar ferramentas cirúrgicas (por exemplo, tesoura para bisturi para pinças). Em 2018, a Intuitive Surgical processou a Auris Health por violação de patente. O PTAB se concentrou na combinação de duas referências da técnica anterior: D1 e D2 que ensinam coletivamente todas as limitações da reivindicação. D1 é direcionado para um sistema cirúrgico robótico; e D2 é direcionado para suporte para guardar instrumentos cirúrgicos. Em sua análise, o PTAB considerou as evidências apresentadas de que (1) combinar as duas referências criaria algumas complicações e (2) a sabedoria convencional estabeleceu um ceticismo substancial em relação ao uso de sistemas robóticos durante a cirurgia. Com base nesta evidência, o PTAB concluiu que um versado na técnica não teria sido motivado a combinar as referências para chegar à invenção reivindicada. No recurso, o Circuito Federal discordou sustentando que “o ceticismo da indústria de genéricos não pode, sozinho, impedir a descoberta de motivação para combinar”. Dennis Crouch critica a decisão pois a Suprema Corte em KSR v. Teleflex falou sobre “razões para combinar” envolvendo flexibilidade substancial, mas não discutiu se “razões para não combinar” deveriam receber o mesmo tratamento.[1]

[1] https://patentlyo.com/patent/2022/05/skepticism-irrelevant-obviousness.html