Clareza em Duke University, Allergan v. Sandoz Fed. Circuit 2025

 

O Circuito Federal considerou inválida a reivindicação 30 da Patente dos EUA US9579270 por falta de descrição escrita. A patente tratava do uso de análogos da prostaglandina F (PGF) para estimular o crescimento capilar, mas o tribunal entendeu que a especificação não demonstrou posse da invenção reivindicada, nem forneceu “blaze marks” (indícios claros) suficientes para conduzir um técnico no assunto ao subgênero específico reclamado.

A reivindicação 30 cobria um subconjunto estreito de compostos (espinha dorsal em “hairpin”, amida em C1 e fenil em Z), enquanto a especificação descrevia um universo extremamente amplo de análogos (bilhões de possibilidades). O tribunal destacou que:

• Não havia exemplos explícitos dentro do subgênero reivindicado.

• As opções “preferidas” e “mais preferidas” da especificação não incluíam a amida em C1 alegada, afastando o leitor do subgênero.

• Embora o fenil fosse dito “mais preferido” em Z, isso só faria sentido após a escolha de um grupo aromático, escolha não guiada pela especificação; além disso, os exemplos favoreciam fluorobenzeno, não fenil.

Concluiu-se que a divulgação era uma lista extensa de alternativas em múltiplas posições, sem características estruturais comuns ou indícios claros que direcionassem ao subgênero amida-em-C1/fenil-em-Z.

A reivindicação 30, lida com suas reivindicações dependentes, recita um método de crescimento de cabelo usando um análogo do PGF com uma estrutura particular de espinha dorsal " com substituintes específicos nas posições C1 e Z, incluindo uma amida em C1 (R1 = C(O)NHR3 com R3 como metil, etil ou isopropílico) e um grupo fenil em Z. O Circuito Federal observou que a especificação descreve um amplo universo de análogos do PGF abrangendo bilhões de possíveis compostos, e que a reivindicação abrange um subgênero muito menor de compostos. O tribunal concordou que a patente não divulgava expressamente nenhuma incorporação dentro do subgênero da reivindicação 30 e, portanto, analisou se a divulgação identificava características estruturais e "blaze marks" suficientes para guiar um artesão habilidoso a esse conjunto mais restrito de compostos.

A decisão reforça a linha restritiva do Circuito Federal sobre descrição escrita em química e ciências da vida, alinhando-se a precedentes como Regents v. Gilead e Biogen v. Mylan. Em termos práticos, o tribunal sinaliza que espinhas dorsais (generic backbone) genéricas, listas longas de substituintes ou menções isoladas não bastam. Para sustentar reivindicações de gênero/subgênero, recomenda-se:

1. identificar características comuns claras;

2. definir subgêneros-chave e suas propriedades compartilhadas;

3. fornecer exemplos representativos e, quando possível, dados.

Termo consistindo essencialmente de Eye Therapies, v. Slayback Pharma (Fed, Cir. 2025)

 Eye Therapies, v. Slayback Pharma:

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/23-2173/23-2173-2025-06-30.html

"Consisting Essentially Of": Federal Circuit Upholds Atypical Claim Meaning Based on Prosecution History www.lexology.com 01/12/2025

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Resumo do Caso

O Circuito Federal anulou a decisão do PTAB que havia considerado óbvias e, portanto, não patenteáveis certas reivindicações da patente ’742, relacionadas a um método de tratamento da vermelhidão ocular com brimonidina em baixíssima concentração. US8293742

Reivindicações independentes 1 e 3 recitam:

Um método para reduzir a vermelhidão ocular que consiste essencialmente na administração de brimonidina a um paciente com condição ocular, no qual a brimonidina está presente em uma concentração entre cerca de 0,001% peso por volume e cerca de 0,05% peso por volume.

Um método para reduzir a vermelhidão ocular consiste essencialmente em administrar topicamente a um paciente com condição ocular uma composição composta essencialmente de brimonidina no tecido ocular, em que o pH dessa composição está entre cerca de 5,5 e cerca de 6,5, em que a concentração de brimonidina está entre cerca de 0,001% e cerca de 0,025% em peso em volume e em que essa composição é formulada como uma gota ocular.

Questão central

O litígio girou em torno da interpretação da expressão “consistindo essencialmente em” nas reivindicações. O PTAB havia declarado todas as reivindicações não patenteável por obviedade, mas o Circuito Federal reverteu essa decisão em parte, devido a um erro de construção de reivindicação.

1. Problema central: interpretação de “consisting essentially of”

A disputa girou em torno da expressão “consisting essentially of” nas reivindicações que descrevem:

• administrar apenas brimonidina (em baixas concentrações),

• sem outros ingredientes ativos adicionais.

O PTAB interpretou a expressão de forma ampla, permitindo outros agentes ativos, desde que não afetassem as propriedades “básicas e novas” da invenção.

2. O erro do PTAB

O CAFC entendeu que essa interpretação estava errada, porque:

• Durante a processamento no USPTO, o depositante trocou “comprising” por “consisting essentially of” justamente para superar o prior art Dean, que usava brimonidina + brinzolamida.

• O depositante afirmou repetidamente que a invenção “não inclui nenhum outro agente ativo além da brimonidina”, usando inclusive linguagem definicional (“i.e.”).

Assim, o histórico de tramitação restringiu o sentido do termo, alterando o seu significado típico.

3. Decisão do CAFC

O Tribunal decidiu:

• Reverter a construção do PTAB.

• Interpretar “consisting essentially of” como excluindo qualquer outro ingrediente ativo além da brimonidina.

• Como a análise de obviedade do PTAB se baseou nessa construção errada, o CAFC:

  • reverteu a decisão de óbvio,

  • Remeteu o caso ao PTAB para nova análise.

4. Consequência prática

O PTAB agora terá de reconsiderar:

• se o prior art realmente levaria um especialista a usar somente brimonidina, sem coadministrar outros agentes ativos,

• considerando a nova construção restrita determinada pelo CAFC.

Obviedade em DexCom sensor em camadas

 Obviousness Win: Federal Circuit Affirms Glucose Sensor Claims Unpatentable www.lexology.com 08/12/2025

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/24-1291/24-1291-2025-08-19.html

Resumo da discussão de obviedade (35 U.S.C. § 103)

A questão central do caso era se as reivindicações 1–3 e 11–13 da patente da DexCom eram óbvias à luz da publicação de Feldman (US 2005/0215871).

Um sistema de sensor contínuo transcutâneo de glicose compreendendo: um sensor substancialmente planar, o sensor compreendendo: uma primeira camada condutora associada a um primeiro eletrodo; uma primeira camada não condutora localizada, pelo menos em parte, sobre a primeira camada condutora; uma segunda camada condutora associada a um segundo eletrodo, em que a segunda camada condutora está localizada, pelo menos em parte, sobre a primeira camada não condutora; uma segunda camada não condutora localizada, pelo menos em parte, sobre a segunda camada condutora; uma terceira camada condutora associada a um terceiro eletrodo, em que a terceira camada condutora está localizada, pelo menos em parte, sobre a segunda camada não condutora; e uma membrana localizada sobre pelo menos uma porção de um eletrodo de trabalho; em que pelo menos um dos eletrodos, o primeiro, o segundo ou o terceiro, é o eletrodo de trabalho, e em que o eletrodo de trabalho é configurado para medir um sinal indicativo da concentração de glicose.

Um problema com outros sensores de glicose implantados era que eles tendiam a perder sua função com o tempo devido à resposta inflamatória local do corpo ao implante, conhecida como resposta de corpo estranho ("FBR"). A patente de 193 buscava tratar dos efeitos adversos da FBR.

O sensor divulgado na patente de 193 é "amperométrico". Isso significa que ele utiliza eletrodos para medir os níveis de glicose com base em mudanças na corrente elétrica.

1. Estrutura da análise de obviedade

O CAFC reiterou a estrutura tradicional da análise sob Graham v. John Deere, que envolve:

1. Escopo e conteúdo da arte anterior

2. Diferenças entre a arte anterior e as reivindicações

3. Nível de habilidade na arte

4. Considerações secundárias (não aplicadas no caso)

O foco aqui foi principalmente nos itens 1 e 2.

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2. O ponto central da disputa

A reivindicação representativa da DexCom exige uma configuração empilhada de cinco camadas — três camadas de eletrodos separadas por duas camadas não condutivas.

A pergunta:
Feldman sugeria ou não sugeria a um artesão habilidoso essa disposição empilhada?

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3. Por que o PTAB achou que era óbvio

O PTAB concluiu que um POSITA (artesão habilidoso) entenderia, a partir das Figuras 4A–4B de Feldman, que:

• as três camadas condutoras correspondentes aos eletrodos estavam “localizadas uma sobre a outra, de modo empilhado”;

• seria óbvio separar essas camadas com material não condutivo para evitar curto-circuitos.

Além disso, Feldman descrevia sensores:

• implantáveis,

• amperométricos,

• com múltiplos eletrodos.

Assim, as características essenciais da patente DexCom estavam já presentes ou sugeridas.

O PTAB baseou-se fortemente no testemunho pericial, que explicou como um especialista interpretaria as figuras de Feldman.

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4. Os argumentos da DexCom — e por que falharam

A anulante Abbot alegou que A Figura 4A de Feldman mostra um sensor de três eletrodos. A Figura 2A de Feldman mostra um "sensor de glicose amperométrico de dois eletrodos" com as camadas de eletrodos separadas por um substrato plástico. Abbott argumentou que um artesão habilidoso "teria entendido, pelas representações nas FIGS. 4A e 4B, que as três camadas condutoras associadas aos eletrodos estão localizadas uma sobre a outra de forma empilhada...." Abbott também argumentou que seria óbvio para um artesão habilidoso incluir camadas não condutivas entre as camadas de eletrodos para evitar um curto-circuito entre eles.

A DexCom alegou:

• que Feldman não mostrava explicitamente uma estrutura empilhada;

• que as figuras poderiam ser interpretadas de modo diferente (por exemplo, eletrodos colocados lado a lado);

• que o PTAB interpretou demais aquilo que não estava literalmente descrito.

O CAFC rejeitou esses argumentos porque:

A. Arte anterior deve ser considerada pelo que “ensina ou sugere”, não só pelo que diz literalmente

O tribunal repetiu vários precedentes segundo os quais:

A arte anterior deve ser lida não apenas pelo que diz explicitamente, mas também pelo que um POSITA entenderia implicitamente.

DEXCOM, INC. v. STEWART , No. 2…

B. A DexCom não demonstrou erro factual do PTAB

O PTAB considerou:

• o testemunho dos especialistas,

• a interpretação técnica das figuras,

• a plausibilidade da configuração empilhada.

O CAFC disse que a DexCom apenas discordou, mas não ofereceu evidências que mostrassem que o PTAB estava errado.

C. Substancial evidência

O tribunal enfatizou que:

A decisão do PTAB estava apoiada em evidências substanciais, o suficiente para manter a conclusão de óbvio.

DEXCOM, INC. v. STEWART , No. 2…

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5. O papel de considerações secundárias

Não houve argumentos significativos de:

• sucesso comercial,

• falha de outros,

• ceticismo da indústria, etc.

Como DexCom não desenvolveu isso, o CAFC não tratou do tema.

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6. Conclusão do CAFC

O tribunal concluiu que:

• Feldman ensina ou sugere a estrutura empilhada reclamada; "As Figuras 4A–B de Feldman teriam sido entendidas e interpretadas por uma pessoa de habilidade comum na arte como abrangendo" a alegada disposição de cinco camadas de eletrodos empilhados e camadas não condutivas.

• um POSITA teria motivação para adicionar camadas não condutivas;

• DexCom não mostrou erro na análise do PTAB.

Portanto:

As reivindicações 1–3 e 11–13 da ’193 patent são óbvias e, portanto, inbrevetáveis.
A decisão do PTAB foi confirmada.

Patente do captcha no USPTO

 Google Wins Federal Circuit Reversal on Bot Patent Claims www.lexology.com 05/12/2025 Adam L.K. Philipp

https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1432.OPINION.11-20-2025_2606713.pdf?utm_source=chatgpt.com

O Tribunal do Circuito Federal dos EUA reverteu uma decisão do Conselho de Julgamento e Apelação de Patentes (PTAB) envolvendo a patente norte-americana US 9.595.008, pertencente à Nobots LLC, que descreve métodos para diferenciar humanos de bots em acessos a servidores — tecnologias do tipo CAPTCHA.

A Nobots havia processado o Google por infração. O Google então solicitou uma revisão inter partes (IPR) no USPTO contra todas as 20 reivindicações da patente. O PTAB invalidou a maioria, mas manteve a reivindicação 19, levando o Google a recorrer.

19. Um método para avaliar um nível de confiança de que um operador de um dispositivo de computação cliente interagindo com um servidor é um ser humano e não uma aplicação de computador autônoma, o método compreendendo:

a) adquirir dados de interesse do dispositivo de computação cliente antes da entrega dos dados emitidos pelo servidor ao dispositivo de computação cliente;

b) comparar os dados de interesse com os dados de modelos relacionados à interação humana com um dispositivo de computação antes do momento em que os dados de interesse são adquiridos; e

c) gerar um valor que represente um nível de confiança de que um usuário humano, e não um usuário autônomo, operava o dispositivo de computação cliente antes do momento em que os dados de interesse foram adquiridos.

Ponto central da disputa

A controvérsia envolvia a interpretação da frase “acquiring data of interest” ("adquirir dados de interesse") presente na reivindicação 19.

A patente distingue:

Dados passivos: já armazenados ou transmitidos (ex.: IP, localização);

Dados ativos: gerados por interação do usuário (ex.: digitação, tempo de resposta).

E define “dados de interesse” como “dados ativos ou passivos”, sem exigir que sejam ativos.

A patente define “interest data” como:

“dados ativos ou passivos, disponíveis ou adquiridos”.

Ou seja, inclui dados passivos (como IP e localização).

O PTAB, porém, aceitou a tese da Nobots de que “acquiring interest data” exigiria obrigatoriamente algum dado ativo.

Os Nobots argumentaram que, apesar da definição ampla, a expressão “adquirir dados de interesse” implicaria que alguns dados deveriam ser ativos.

O Google, ao contrário, apontou que uma referência anterior (Kitts, 2008) já descrevia aquisição de dados passivos suficientes para antecipar ou tornar óbvia a reivindicação 19.

Entendimento do Tribunal

O Circuito Federal discordou completamente:

1. “Acquiring interest data” = verbo “adquirir” + objeto “dados de interesse”.

   • O verbo não impõe qualquer tipo de dado.

   • “Interest data” já está definido na patente e inclui dados passivos.

2. Nenhuma parte da patente redefine a expressão de forma mais restrita. Como a própria patente define "dados de interesse" como ativos ou passivos, a etapa de adquirir esses dados não exige que sejam ativos.

3. O próprio texto da patente reforça que:

   • “interest data” pode ser totalmente passivo,

   • “acquired and/or available data” podem ser usados na comparação,

   • o uso de “and/or” mostra que apenas dados disponíveis (passivos) podem ser utilizados.

4. A tentativa da Nobots de usar a definição de “acquired data” para restringir “acquiring interest data” foi rejeitada:

   • “Acquired data” é outra categoria, distinta de “interest data”.

   • A patente não autoriza misturar as definições.

Conclusão do Tribunal

• “Acquiring interest data” pode envolver apenas dados passivos.

• Assim, a referência Kitts (2008), que lida apenas com dados passivos, antecipa a reivindicação 19.

Akamai Technologies, Inc. v. MediaPointe, Inc. e falta de clareza

 Akamai Technologies, Inc. v. MediaPointe, Inc., Fed Circuit 2025

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/24-1571/24-1571-2025-11-25.html

From ‘best’ to bust: Multiple methods to determine “optimal/best” render claims indefinite

www.lexology.com 04/12/2025

A disputa envolvia duas patentes da MediaPointe (AMHC):

US 8,559,426 1. Um sistema que compreendo: um centro de gestão; uma pluralidade de nós configurados para: retransmitir um fluxo contínuo de dados de um provedor de conteúdo para um primeiro cliente em resposta a um pedido inicial pelo fluxo contínuo de dados, replicar o fluxo contínuo de dados e transmitir o fluxo replicado para pelo menos outro cliente; em que o centro de gerenciamento é composto por um motor de mapeamento configurado para mapear rotas de traço entre o centro de gerenciamento, pelo menos um dos nós e pelo menos o primeiro cliente, a fim de determinar uma ou mais rotas ótimas do centro de gerenciamento para o primeiro cliente via pelo menos um dos nós, e configurado para direcionar um nó que retransmite o fluxo contínuo de dados do provedor de conteúdo para o primeiro cliente a replicar o fluxo contínuo de dados do provedor de conteúdo, em resposta a pedidos subsequentes pelo fluxo contínuo de dados, enquanto o nó retransmite o fluxo contínuo de dados do provedor de conteúdo para o primeiro cliente, e transmitir o fluxo replicado de dados para pelo menos outro cliente em resposta às solicitações subsequentes pelo fluxo contínuo de dados; e onde o centro de gerenciamento é configurado para rebaixar clientes de menor prioridade de um link de rede de maior qualidade de serviço para um link de rede menos ideal quando um cliente de maior prioridade solicita o uso do link de rede de maior qualidade de serviço.

US9426195  1. Um método que compreende: receber uma solicitação inicial de um centro de gestão para conteúdo de mídia de um primeiro cliente; mapear rotas de rastreamento entre o centro de gerenciamento e o primeiro cliente; mapear rotas de traço entre o centro de gerenciamento e um ou mais nós para retransmitir um fluxo de conteúdo de um provedor de conteúdo para o primeiro cliente; determinar a melhor rota para retransmitir o fluxo de conteúdo ao primeiro cliente a partir do provedor de conteúdo com base na comparação entre as rotas de rastreamento entre o centro de gerenciamento e o primeiro cliente e as rotas de rastreamento entre o centro de gerenciamento e um ou mais nós, a melhor rota incluindo um ou mais de: pelo menos uma parte de um caminho de rede do centro de gerenciamento ao primeiro cliente e pelo menos um parte de um caminho de rede do centro de gerenciamento até um ou mais nós; retransmitindo o fluxo de conteúdo do provedor de conteúdo através de um ou mais nós para o primeiro cliente, de acordo com a melhor rota determinada; replicando o fluxo de conteúdo para outros clientes durante a retransmissão do fluxo de conteúdo, em resposta a solicitações subsequentes de conteúdo de mídia dos outros clientes, os outros clientes conectados a um ou mais nós com base na identificação de que um ou mais nós já estão retransmitindo o fluxo de conteúdo do provedor de conteúdo através de um ou mais nós para o primeiro cliente; e transmitindo o fluxo de conteúdo replicado de um ou mais nós para pelo menos outro cliente em resposta aos pedidos subsequentes pelo conteúdo de mídia. 

5. O método da reivindicação 1 consiste em acessar uma tabela única de endereços de roteador de índice de nós de melhor desempenho.

Ambas tratam de sistemas para rotear de forma eficiente conteúdo de mídia via internet, usando uma “rede de distribuição inteligente”. Akamai entrou com ação pedindo declaração de não infração, e MediaPointe contra-atacou com alegação de infração. Akamai também pediu invalidação das patentes.

2. Principais temas decididos

O tribunal analisou duas questões:

(A) Indefinição (“indefiniteness”) de termos como “melhor” e “ótimo”

O Tribunal confirmou que os termos:

“optimal routes”,

“best performing nodes”,

“best/optimal”,

são indefinidos (violam §112), porque:

São termos de grau sem critérios objetivos claros.

A especificação lista vários fatores possíveis (latência, número de hops, confiabilidade, largura de banda, histórico etc.), sem definir como equilibrá-los. O texto permite diferentes métodos que levam a diferentes resultados, sem orientação sobre qual usar. Assim, um técnico na área não consegue saber com certeza o escopo da invenção. Resultado: todas as reivindicações que usam “best/optimal” foram invalidadas. Na fase de construção da reivindicação, o tribunal distrital determinou que as limitações da reivindicação usando a linguagem "ótima/melhor" eram inválidas por indefinição porque a especificação não forneceu um procedimento ou limites para determinar o que é "ótimo/melhor". Para as demais alegações alegadas, o tribunal distrital concedeu julgamento sumário de não infração. A MediaPointe argumentou que as reivindicações usando a linguagem "ótima/melhor" não eram indefinidas, argumentando que a exigência de usar dados de desempenho mensuráveis (especificamente "resultados de traço") fornecia um padrão objetivo. O Circuito Federal discordou, concluindo que esse requisito não fornecia uma definição razoavelmente clara e exclusiva de "ótimo/melhor". A Corte explicou que o requisito de "resultados de traçamento" não era suficientemente claro porque múltiplos métodos poderiam ser usados para determinar a conformidade, e a patente não oferecia orientação sobre quais medidas aplicar.

(B) Não-infração das reivindicações restantes da patente ’195

O Tribunal Federal de Apelações:

✔ Confirmou a invalidez das reivindicações com termos “best/optimal”.

✔ Confirmou o sumário de não-infração para as reivindicações restantes.

✔ Akamai venceu totalmente.

Efeito técnico para justificar a atividade inventiva de um produto T1523/23

 https://europeanpatentcaselaw.blogspot.com/2025/12/t152323-pas-de-prise-en-compte.html 

É uma tela/display que cria cores refletindo a luz de forma inteligente, como as bolhas de sabão. É uma tela com "pixels estruturais" de duas alturas diferentes que trabalham em equipe para manter as cores consistentes de qualquer ângulo que você olhe. É como ter dois tipos de molas numa cama - uma que endurece quando você vira para a esquerda, e outra que amolece quando você vira para a esquerda. No fim, o conforto total quase não muda! Imagine uma superfície com montes (convexidades) ou buracos (concavidades). Coloca-se uma camada refletora (como um espelho) sobre essa superfície irregular. A luz bate no espelho, passa pela estrutura irregular e cria cores específicas . Essas duas regiões são dispostas alternadamente, como um tabuleiro de xadrez. A grande sacada é que a altura não é escolhida aleatoriamente - é escolhida justamente de faixas onde o comportamento da cor é oposto, criando esse efeito compensatório.

Combinação Anti-Deslocamento de Cor:

A altura da Região A é escolhida de uma faixa onde:

Se aumentar a altura → a cor muda para um lado do espectro

A altura da Região B é escolhida de outra faixa onde:

Se aumentar a altura → a cor muda para o lado oposto do espectro

Quando você olha para a tela de diferentes ângulos:

Normalmente: as cores mudariam bastante (é o "deslocamento de cor" ou color shift)

Com esta invenção: as duas regiões compensam-se mutuamente!

Se a Região A tende a ficar mais azul num ângulo...

...a Região B tende a ficar mais amarela no mesmo ângulo

Resultado: a cor total muda muito menos = redução do deslocamento de cor

EP3454099A1

 Um display composto por:

uma camada estrutural irregular com uma superfície provida de uma pluralidade de concavidades ou uma pluralidade de convexidades, respectivamente, com fundos planos e topos planos substancialmente paralelos aos fundos planos; e

camada refletora de luz cobrindo total ou parcialmente uma superfície irregular da camada formadora de estruturas irregulares, caracterizada em que:

A camada formadora de estruturas irregulares possui dois tipos de regiões formadoras de estruturas irregulares, nas quais cada uma das duas regiões formadoras de estruturas irregulares possui uma distância óptica constante entre os fundos planos e os topos planos, sendo a distância óptica diferente entre os dois tipos de regiões;

os dois tipos de regiões formadoras de estruturas irregulares são alternadamente dispostas; e

As distâncias ópticas nos dois tipos de regiões de formação de estrutura desigual possuem valores conjuntos respectivos que são assim selecionados, ao formar a superfície irregular da camada de formação de estrutura desigual, para formar uma combinação que contribui para a redução do deslocamento de cor da tela.

Conclusão: As reivindicações 1 e 6 (patente principal) não envolvem atividade inventiva face ao documento D3.

Análise (Partindo de D3 como Estado da Técnica mais Próximo):

Reivindicação 1: A única característica distintiva em relação a D3 é a característica M1.6, que define intervalos específicos para as distâncias (geométricas ou óticas) nas duas regiões da camada irregular.

Efeito Técnico: O alegado efeito (redução do desvio de cromaticidade/ color shift) é um resultado do processo de fabrico (ou de um conjunto de displays), não uma propriedade do display individual reivindicado. Um display individual com distâncias fixas não "reduz" um desvio.

Problema Técnico Objetivo: Fornecer um display com uma cor mista alternativa.

Óbvio: D3 já ensina a produzir cores mistas variando as profundidades/alturas das regiões. A seleção de valores específicos dentro do espectro conhecido seria óbvia para um técnico no assunto.

A argumentação do proprietário, baseada nas decisões T 648/88 e T 1089/15 (onde a atividade inventiva de um processo químico se "transfere" para um produto intermediário novo), não é aplicável. Este caso trata de um produto físico final (um display), não de um intermediário químico. Para produtos físicos, as vantagens do processo de fabrico não se transferem automaticamente para o produto em si, conforme a jurisprudência consolidada sobre reivindicações "produto pelo processo".

As reivindicações 1 e 6 são reivindicações de produto:

Reivindicam um objeto físico específico: um display com camadas, superfícies irregulares, distâncias definidas, etc.

Não reivindicam um método de fabrico.

Princípio Fundamental: Ao avaliar a patenteabilidade de um produto, a análise concentra-se exclusivamente nas características técnicas do produto em si e no efeito técnico que esse produto produz.

O Efeito não Reside no Produto Individual

Imagine que você compre um desses displays.

Você pode medir suas distâncias, sua cor, seu brilho.

Mas você NUNCA poderá medir ou constatar nele o "desvio de cor reduzido". Esse conceito só faz sentido quando você compara muitos displays entre si ou com um alvo de produção.

O display individual tem uma cor fixa. Se ela é "a cor correta" ou "desviada" é uma comparação com um padrão externo, não uma propriedade intrínseca do objeto.

Analogia: Pense em uma fábrica de canetas que aperfeiçoou seu processo para que todas as canetas tenham exatamente 14,0 cm, sem variação.

Processo: Mais preciso, menos desperdício.

Produto (uma caneta individual): Mede 14,0 cm. Essa caneta em si não é "mais precisa" do que uma caneta de 14,0 cm feita por um processo pior. A "precisão" é uma propriedade do processo, não da caneta individual. A caneta é apenas longa de 14,0 cm.

A "grande sacada" APARECE na reivindicação 1 (características M1.6 e M1.7): Escolher alturas de regiões que variam a cor em sentidos opostos Para criar uma combinação que reduz o deslocamento de cor. mas a Câmara não considerou essa "grande sacada" como um efeito técnico válido para o produto: 

1. O QUE A REIVINDICAÇÃO DIZ vs O QUE O PRODUTO FAZ

A reivindicação diz:

"as alturas são escolhidas de faixas onde a cor varia em sentidos opostos, de modo a reduzir o deslocamento de cor"

Mas o produto individual (o display físico):

Tem alturas fixas e imutáveis (ex: 200nm e 350nm)

Produz uma cor mista fixa (ex: laranja)

Não pode "reduzir" ou "compensar" nada - ele simplesmente é o que é

2. O PROBLEMA DO "DESLOCAMENTO DE COR"

O "deslocamento de cor" (color shift) é um fenômeno que só existe quando:

Você compara a cor vista de frente com a cor vista de lado

Ou quando você compara diferentes displays entre si

Um display individual, sozinho na sua mesa:

Mostra cor X de frente

Mostra cor Y de lado

Mas ele não "sabe" se Y está "deslocada" em relação a X

Essa é uma avaliação humana/externa, não uma propriedade intrínseca do objeto

⚖️ A DECISÃO DA CÂMARA PASSO A PASSO:

Passo 1: Separar o "Projeto" do "Produto"

Projeto/Processo: Escolher alturas que se compensam ✅ (é inteligente)

Produto Físico: Um objeto com alturas fixas A e B

Passo 2: Perguntar: "O que este DISPLAY faz de especial?"

Resposta: Ele produz uma cor mista (ex: laranja a partir de amarelo+magento)

D3 já fazia isso! D3 já mostrava um padrão xadrez com duas alturas produzindo cores que se misturam

Passo 3: A Crítica Devastadora da Câmara:

"Mesmo que o PROCESSO de escolha das alturas seja inteligente, o PRODUTO resultante não faz nada que um produto óbvio (de D3) não faça."

📉 POR QUE ISSO É IMPORTANTE NO DIREITO PATENTÁRIO:

A Câmara seguiu esta lógica jurídica:

Para um PRODUTO ser inventivo, ele precisa ter uma NOVA FUNÇÃO ou ESTRUTURA

Aqui: O display tem a MESMA FUNÇÃO (produzir cor mista) e MESMA ESTRUTURA (padrão xadrez com duas alturas) que D3

A única diferença: OS VALORES NUMÉRICOS das alturas

Mas: Escolher valores numéricos dentro de um intervalo conhecido não é inventivo para um produto, a menos que esses valores criem um efeito técnico surpreendente no produto

E o efeito "redução do color shift"?

A Câmara disse: "Isso não é um efeito do PRODUTO, é um objetivo do PROJETO"

🔬 O VEREDITO TÉCNICO DA CÂMARA:

Traduzindo o raciocínio:

"Senhor Proprietário, você patenteou um DISPLAY, não um MÉTODO PARA PROJETAR DISPLAYS.

Se eu pegar seu display e um display de D3, ambos:

Têm padrão xadrez com duas alturas

Produzem cores mistas

Mudam de cor conforme o ângulo

Seu display pode ter as alturas 'melhor escolhidas', mas isso não se traduz em uma propriedade mensurável diferente no produto final.

A 'redução do color shift' é uma vantagem estatística do seu método de produção (menos displays fora da especificação), não uma propriedade técnica deste display específico."

💡 O QUE FALTOU PARA A PATENTE:

Para a reivindicação 1 ser válida, o proprietário precisaria demonstrar que:

OU o display tem uma nova propriedade estrutural (ex: uma terceira camada, um novo material)

OU as alturas específicas criam um efeito técnico inesperado (ex: "com estas alturas exatas, o display fica INVISÍVEL a 45°" - algo mensurável e surpreendente)

OU o display funciona de forma qualitativamente diferente (ex: "não muda de cor NENHUMA com o ângulo")

Como ele não demonstrou nada disso, a Câmara considerou que o display era apenas uma escolha óbvia de parâmetros dentro do que D3 já ensinava.

🎯 RESUMO FINAL DA POSIÇÃO DA CÂMARA:

"A inteligência está na CABEÇA do projetista (ao escolher as alturas), não nas PROPRIEDADES do display (que é apenas mais um display com duas alturas diferentes)."

UPC e o Mercosul

 Tribunal Unificado de Patentes da União Europeia e suas lições no âmbito do Mercosul

Stéphanie Luíse Pagel Scharf Mette

Revsita da ABPI n° 198 set/out 2025

O artigo analisa o Tribunal Unificado de Patentes (TUP), criado pela União Europeia em 2023, e discute se seria possível implementar algo semelhante no Mercosul, especialmente considerando Brasil e Uruguai.

1. O Tribunal Unificado de Patentes (TUP) na Europa

• Entrou em funcionamento em 1º de junho de 2023. O acordo foi assinado por 25 países membros da União Europeia, dos quais 17 já estão vinculadosAlguns Estados-membros da UE não assinaram o acordo. Os principais são: Espanha  Polônia  Croácia que entrou na UE em julho de 2013, depois da assinatura original, e até hoje não aderiu ao UPCA

• Atua como órgão jurisdicional supranacional, julgando:

  • Infrações de patentes

  • Ações de nulidade

  • Medidas cautelares e indenização

• Evita decisões divergentes entre países europeus.

• Opera com:

  • Regras processuais próprias

  • Corte de primeira instância, Corte de apelação e secretaria

  • Estrutura multinacional de juízes

• Complementa o sistema da patente unitária, que permite obter proteção em vários países por um único pedido.

2. Situação no Brasil e Uruguai

Brasil — INPI

• O INPI é responsável por marcas, patentes, desenhos industriais etc.

• Atua somente em âmbito administrativo, sem poder jurisdicional.

• Possui grande quantidade de normas e alto grau de internacionalização.

• Participa de cooperações internacionais (OMPI, TRIPS, PPH, etc.).

Uruguai — DNPI

• Também atua administrativamente, gerindo marcas, patentes e modelos de utilidade.

• Mantém forte aderência a tratados internacionais.

• Modernizou sua legislação para adequá-la ao TRIPS.

• Tem processos simplificados, taxas reduzidas para pequenos negócios e políticas de incentivo.

3. A integração latino-americana e a propriedade intelectual

• Brasil e Uruguai participam de múltiplos tratados internacionais:

  • Convenção de Paris

  • TRIPS

  • Convenções interamericanas

  • Cooperações OMPI

• No Mercosul, a harmonização é muito mais lenta que na UE.

• O Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul de 1995 só vigora no Uruguai e Paraguai. abrangendo marcas, indicações de procedência e denominações de origem, tendo como objetivo harmonizar as regras acerca do assunto nos países contratantes. Porém, o acordo só é vigente no Paraguai e Uruguai; Argentina nunca o ratificou e o Brasil o levou até o Congresso, mas o Decreto foi retirado de pauta o acordo foi submetido ao Congresso Nacional Brasileiro pela Mensagem 681 de 1996; mas através da Mensagem MSC 1.872 de 2000, foi suspensa a tramitação do Decreto Legislativo nº 475 de 1997, que continha a proposta de incorporação do acordo firmado no âmbito do Mercosul.

• Mensagem 681/1996 (MSC 681/1996):  O Poder Executivo encaminha ao Congresso o texto do Protocolo para aprovação.

  É aberto o Projeto de Decreto Legislativo nº 475/1997, encarregado de analisar a adesão.

  Pauta parada por anos: O projeto não avança. Mensagem 1.872/2000 (MSC 1.872/2000): O próprio Executivo solicita ao Congresso a suspensão da tramitação do PDL 475/1997. Com isso, o Protocolo deixa de andar legislativamente e nunca é aprovado.

  📌 Situação atual no Brasil:

  O Protocolo não foi ratificado, não está em vigor no Brasil, e o processo legislativo está suspenso desde 2000. Portanto, não há harmonização brasileira no tema dentro desse acordo específico. Quando o Protocolo começou a tramitar no Congresso, o Brasil havia acabado de aprovar a Lei da Propriedade Industrial (LPI) de 1996, que:modernizou a legislação para adequá-la ao TRIPS/OMC;estabeleceu um marco regulatório que o Brasil considerava suficientemente avançado;apresentava divergências técnicas importantes em relação ao texto do Protocolo.

  Conflitos específicos:Critérios diferentes para marca de alto renome.Prazo e rigidez de nulidades e caducidade.Definições distintas de IP e DO.Mecanismos mais brandos de proteção às DO no Brasil, versus modelo muito mais rígido no Protocolo.O Executivo concluíram que ratificar implicaria reabrir a LPI, recém aprovada.

• Há iniciativas de cooperação regional, como:

  • Latipat

  • Prosur

  • Acordos de exame compartilhado

4. É possível criar um Tribunal Unificado de Patentes no Mercosul?

O artigo conclui que ainda é difícil, porque:

• O Mercosul é apenas uma união aduaneira imperfeita, muito menos integrada que a União Europeia.

• Há ausência de harmonização legislativa consistente.

• Muitos acordos sequer são ratificados por todos os membros.

Contudo, a autora argumenta que a área de patentes e marcas é uma das mais aptas à unificação, porque:

• Já existe forte influência de tratados internacionais.

• Os atos nos países analisados são administrativos, não jurisdicionais — portanto, uma corte supranacional teria menos conflitos com a soberania.

• Um sistema único traria:

  • Menos burocracia

  • Menores custos para inventores

  • Decisões mais rápidas

  • Maior segurança jurídica

Exemplos de integração embrionária já existem, como a proposta de formulário único e exame acelerado de marcas entre INPI e DNPI.

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Conclusão do artigo

Embora o Mercosul esteja longe de alcançar o nível de integração da União Europeia, a unificação e harmonização das regras de propriedade intelectual são viáveis e desejáveis, podendo futuramente permitir a criação de um sistema semelhante ao Tribunal Unificado de Patentes europeu.

Patente de Interfaces Gráficas na EPO

Learning path for patent examiners Presentations of information (POI) and graphical user 

interfaces (GUI): Intermediate level Version: October 2025

https://link.epo.org/elearning/aAhsNTf

https://www.epo.org/en/learning/learning-resources-profile/national-offices-and-ip-authorities/learning-path-patent-examiners-national-offices

A apresentação de informações (AIF), no sentido do Artigo 52(2)(d) da CPE, é entendida como a transmissão de informações a um usuário humano. As informações podem ser apresentadas em qualquer formato, por exemplo, visual, auditivo ou tátil. A AIF diz respeito tanto ao conteúdo cognitivo das informações apresentadas quanto à maneira como elas são apresentadas (T 1143/06, T 1741/08).

Os meios técnicos para apresentar informações, como um monitor ou alto-falante, não são considerados AIF. As informações podem ser consideradas uma apresentação de informações, conforme o Artigo 52(2)(d) da CPE, somente se forem direcionadas a um ser humano. Informações direcionadas a uma máquina são uma representação de informações, não uma apresentação de informações conforme o Artigo 52(2)(d) da CPE.

Isso também se aplica a uma representação de informações na forma de códigos de barras ou códigos QR, uma vez que estes são direcionados a uma máquina, apesar de serem perceptíveis por um ser humano.

Exemplos de apresentação de informações:

▪ apresentar as várias opções de menu de um smartphone por meio de uma escala musical

▪ definir um layout visual das opções de menu em um smartphone

Não é uma apresentação de informações:

▪ tela de computador

▪ código QR ou código de barras

▪ esquemas de codificação de dados

▪ estruturas de dados

▪ protocolo de comunicação

3. O que são Interfaces Gráficas de Usuário?

Interfaces de usuário, em particular GUIs, envolvem recursos de apresentação de informações e recebimento de entrada em resposta como parte da interação humano-máquina. Os recursos que definem uma entrada do usuário têm maior probabilidade de ter um caráter técnico do que aqueles que dizem respeito exclusivamente à saída e exibição de dados. Isso ocorre porque a entrada requer compatibilidade com o protocolo predeterminado da máquina, enquanto a saída pode ser amplamente ditada pelas preferências subjetivas do usuário.

4. Aplicando a abordagem problema-solução (PSA) para invenções de tipo misto a POI e GUI

Um recurso que define uma apresentação de informações produz um efeito técnico se os seguintes critérios forem atendidos:

1. Auxilia o usuário na execução de uma tarefa técnica.

2. A assistência é alcançada de forma confiável.

3. Envolve um processo contínuo e/ou guiado de interação humano-máquina.

Atender a todos os três critérios é suficiente para estabelecer a presença de um efeito técnico. Dito isso, não atender a todos os critérios não significa automaticamente a ausência de um efeito técnico. Geralmente, é mais fácil determinar se uma tarefa técnica (em oposição a, por exemplo, facilitar um método de negócios) e um processo de interação humano-máquina (em oposição à apresentação de informações predeterminadas e invariáveis) estão envolvidos do que se a assistência é "confiável". Para isso, é necessário estabelecer que a melhoria é alcançada objetivamente e não apenas atende às preferências do usuário. Conforme mencionado acima, os Pontos de Interesse (POIs) de acordo com o Artigo 52(2)(d) da Convenção sobre a Patente Europeia (CPE) dizem respeito tanto ao conteúdo cognitivo da informação apresentada quanto à maneira como ela é apresentada (T 1143/06, T 1741/08), ou seja, "o que" é apresentado e "como" é apresentado, ou uma combinação dos dois.

Se o conteúdo cognitivo da informação apresentada ao usuário se relaciona a um estado interno prevalecente em um sistema técnico e permite que o usuário opere esse sistema técnico corretamente, ela tem um efeito técnico. Exemplos de estados internos são um modo de operação, a condição técnica ou eventos relacionados ao funcionamento interno de um sistema. Esses estados são dinâmicos e detectados automaticamente.

Quando o estado é comunicado ao usuário, geralmente visa a uma intervenção do usuário no sistema, por exemplo, para reparar uma falha técnica.

As características que definem a visualização de informações em um diagrama ou layout específico normalmente não são consideradas como uma contribuição técnica, mesmo que o diagrama ou layout transmita informações de uma maneira que o observador possa intuitivamente considerar particularmente atraente, lúcida ou lógica.

Por outro lado, se a forma de apresentação auxilia de forma confiável o usuário na execução de uma tarefa técnica por meio de um processo contínuo e/ou guiado de interação humano-máquina, ela produz um efeito técnico (T 1143/06, T 1741/08, T 1802/13).

Por exemplo, exibir várias imagens lado a lado em baixa resolução e possibilitar a seleção e exibição de uma imagem em resolução mais alta transmite informações ao usuário na forma de uma ferramenta técnica que permite ao usuário executar a tarefa técnica de buscar e recuperar imagens armazenadas de forma interativa e mais eficiente.

Quando uma forma de apresentar informações produz na mente do usuário um efeito que depende não de fatores psicológicos ou outros fatores subjetivos, mas de parâmetros físicos baseados na fisiologia humana e que podem ser definidos com precisão, esse efeito pode ser considerado um efeito técnico.

A forma de apresentar as informações, então, contribui tecnicamente na medida em que contribui para esse efeito técnico. Por exemplo, o efeito técnico de exibir uma notificação em uma das várias telas de computador próximas ao foco visual atual do usuário é que ela tem mais ou menos garantia de ser vista imediatamente (em comparação, por exemplo, com uma colocação arbitrária em uma das telas). Em contraste, a decisão de mostrar apenas notificações urgentes (em comparação, por exemplo, com todas as notificações) baseia-se apenas em fatores psicológicos e, portanto, não representa uma contribuição técnica.

Minimizar a sobrecarga de informações e a distração não é considerado, por si só, um efeito técnico (T 862/10). Como outro exemplo, exibir um fluxo de imagens em que os parâmetros de atraso e mudança de conteúdo entre imagens sucessivas são calculados com base em propriedades físicas da percepção visual humana, a fim de obter uma transição suave, é considerado uma contribuição técnica (T 509/07).

Exemplos

1. Informação estática que não contribui tecnicamente:

– Exibição das instruções de operação da máquina de lavar roupa, retiradas do manual do usuário, no visor

– Exibição de uma mensagem de aviso estática, como: "Verifique se o interruptor na parte traseira da TV está na posição esquerda"

2. Informação dinâmica que contribui tecnicamente:

– Exibição da carga ou temperatura atual da máquina de lavar roupa, ou dicas de operação com base nas condições atuais

– Exibição da marcha atual e da marcha ideal da caixa de câmbio de um veículo

3. Informação dinâmica que não contribui tecnicamente:

– Estado de um jogo de cassino, como as informações atuais de apostas e pagamentos para o jogo de roleta

– Novas oportunidades de negócios em um portal de relacionamento B2B

– Estado de um modelo de simulação abstrato

O técnico no assunto e o conhecimento geral comum na EPO

 Different from U.S. Concepts of POSITA/PHOSITA, Proving “Common General Knowledge” Under German and the EPC Law: Why Proving Common General Knowledge Matters—and Why It’s Harder Than It Looks

Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, Martin Nothmann  www.lexology.com 01/12/2025

Conhecimento Geral Comum na legislação alemã/EPC é mais restrito do que o conhecimento da Posita dos EUA: Diferente dos EUA, onde se presume que a pessoa qualificada tenha amplo conhecimento na área, a legislação alemã e a EPO exigem prova rigorosa de que o conhecimento era realmente "conhecimento geral comum" na data prioritária.

Evidências aceitáveis de conhecimento geral comum têm escopo limitado: Apenas livros didáticos, manuais, monografias, enciclopédias e obras de referência pré-prioritárias semelhantes normalmente se qualificam. Artigos de periódicos, dissertações e patentes geralmente NÃO são aceitos como prova de conhecimento geral comum (mesmo que publicados antes), a menos que seja demonstrada uma disseminação excepcional e ampla ao longo de vários anos.

O Conhecimento Geral Comum só pode esclarecer a divulgação de arte anterior, nunca a expanda: O conhecimento geral comum pode ajudar a pessoa qualificada a entender o que é implicitamente divulgado em um documento, mas não pode ser usado para adicionar características ausentes ou preencher lacunas na técnica anterior.

No direito de patentes dos EUA, o análogo direto ao conceito de "conhecimento geral comum" (CGK) da lei alemã e do EPC é a combinação de dois conceitos relacionados, porém distintos:

O nível de habilidade comum na arte (POSITA/PHOSITA) – "Pessoa com Habilidade Ordinária na Arte" – a pessoa hipotética a quem a especificação da patente é dirigida e cujo conhecimento e habilidades são usados como referência para a obviedade (35 U.S.C. § 103), habilitação e outras doutrinas de patente.

Conhecimento geral comum da POSITA – tribunais dos EUA e a USPTO atribuem a uma POSITA/PHOSITA a compreensão do corpo de informações técnicas tão bem conhecidas na área que não precisam ser citadas ou explicadas explicitamente em referências, e presume-se que a PHOSITA já seja conhecida na época da invenção.

No entanto, o conhecimento geral comum em direito alemão e EPC, como conceito, não é bem compreendido pelo profissional dos EUA, e as diferenças podem ser bastante surpreendentes, especialmente quando comparadas ao conceito americano de POSITA/PHOSITA.

Compreender o que qualifica como conhecimento geral comum é central nos procedimentos de validade de patentes tanto na Alemanha quanto perante o Escritório Europeu de Patentes (EPO), especialmente em contraste com o que é e o que não é considerado conhecimento geral comum. Seja avaliando novidade, passo inventivo ou a divulgação implícita de uma referência da técnica anterior, tribunais e escritórios de patentes que aplicam as leis alemã e da EPC consistentemente analisam não apenas o texto explícito de um documento, mas também o que a pessoa especializada entenderia implicitamente com base em seu conhecimento geral comum. No entanto, definir e provar o conhecimento geral comum é frequentemente controverso — e os padrões probaciários são mais restritos do que muitos profissionais esperam, especialmente em comparação com a lei dos EUA e o entendimento da POSITA/PHOSITA.

Este artigo explica como a jurisprudência alemã e da EPO abordam o conhecimento geral comum, o que conta como prova aceitável e onde estão os limites e exceções.

A Base Jurídica sob a Lei Alemã e EPC: Conhecimento Geral Comum Esclarece a Divulgação — Não a Expande

Tanto a lei de patentes alemã quanto a Convenção Europeia de Patentes (CPE) seguem o princípio de que a divulgação de um documento de arte anterior não se limita à sua redação literal. De acordo com a jurisprudência bem estabelecida do Tribunal Federal de Justiça da Alemanha — mais notadamente a decisão Olanzapin (16 de dezembro de 2008, Processo nº X ZR 89/07) — e os Conselhos de Apelação do Escritório Europeu de Patentes — por exemplo, a decisão T 0786/00 de 19 de dezembro de 2001 — a divulgação de um documento de arte anterior também inclui o que uma pessoa habilidosa na área entenderia implicitamente à luz de seu conhecimento geral comum.

No entanto, esse princípio possui limites estritos. O conhecimento geral comum não pode ser usado para ampliar a divulgação de um documento da técnica anterior ou para introduzir novos ensinamentos técnicos. Sua função é esclarecedora, não aumentativa: ajuda a interpretar o que já foi divulgado, mas não pode preencher lacunas adicionando recursos que estão ausentes do próprio documento.

Por que a prova do conhecimento geral comum é importante em disputas de patentes

Disputas frequentemente surgem sobre a questão do que exatamente constitui conhecimento geral comum na data de prioridade. A questão desempenha um papel central tanto na avaliação de novidade quanto na de passos inventivos. A parte que se baseia no suposto conhecimento geral comum tem o ônus da prova — às vezes uma tarefa difícil, pois as formas aceitáveis de evidência são limitadas.

O que conta como conhecimento geral comum?

O conhecimento geral comum compreende todo o conhecimento que uma pessoa habilidosa na arte possui por meio de sua educação, treinamento e experiência prática na data prioritária relevante. Isso inclui:

Princípios fundamentais e técnicas amplamente conhecidas na área;

Informações que um especialista normalmente conheceria ou poderia consultar rapidamente em uma obra de referência padrão; e

Ferramentas básicas, definições e metodologias amplamente utilizadas dentro da comunidade técnica.

Evidências Aceitáveis: Fontes que Comprovam o Conhecimento Geral Comum

Dada essa definição, a jurisprudência tem consistentemente considerado o seguinte como evidência adequada com base em conhecimento geral comum:

Livros

Monografias

Enciclopédias

Manuais técnicos padrão

Materiais de referência

Tais fontes refletem conhecimentos estáveis, consolidados e amplamente disseminados dentro do campo técnico. Importante, eles devem ter estado disponíveis antes da data de prioridade, o que pode exigir provas separadas.

O que normalmente não se qualifica como conhecimento geral comum

Em contraste, os seguintes geralmente não são considerados evidências adequadas de conhecimento geral comum:

Artigos científicos

Dissertações

Publicações de patentes

Mesmo que publicadas antes da data de prioridade, essas fontes normalmente exigem buscas direcionadas para serem localizadas e não são o tipo de material que uma pessoa qualificada teria necessariamente à disposição. Eles podem conter descobertas de ponta que ainda não foram absorvidas pelo ensino técnico convencional.

Exceções Estreitas, mas Importantes

Apesar dessa regra geral, existem exceções. A jurisprudência reconhece que artigos científicos ou literatura de patentes podem fazer parte do conhecimento geral comum se:

O material foi publicado vários anos antes da data de prioridade,

As informações tiveram tempo suficiente para serem amplamente disseminadas dentro da comunidade profissional, e

O conteúdo estava prestes a ser incorporado em livros didáticos ou obras de referência.

Tais exceções surgem frequentemente em campos tecnológicos em rápido desenvolvimento — onde tratados tradicionais ficam atrás das tecnologias emergentes e a comunidade técnica depende fortemente de publicações pré-livros didáticos para manter um nível compartilhado de entendimento.

Conclusão: Vencendo a Batalha sobre o que a pessoa habilidosa realmente sabia sob a lei alemã e EPC

Provar o conhecimento geral comum continua sendo uma das tarefas probacionais mais desafiadoras no direito alemão de patentes e CPE. Embora o conceito em si seja bem desenvolvido na jurisprudência, demonstrá-lo exige pesquisa substancial, seleção cuidadosa das fontes e atenção atenta ao que os tribunais consideram "conhecimento compartilhado" na área.

Para os profissionais, especialmente aqueles dos EUA que podem se surpreender com a natureza estrita do conhecimento geral comum aplicando a legislação alemã e a EPC, a principal conclusão é clara:

O Conhecimento Geral Comum deve ser comprovado por meio de fontes estáveis e acessíveis que reflitam o que a pessoa qualificada realmente sabia na data da prioridade — e não o que poderia ter descoberto por meio de pesquisas especializadas.

Produtos comerciais como estado da técnica na EPO

 EPO Enlarged Board Decision Confirms Commercially Available Products Are Prior Art

Williams Powell www.lexology.com 24/11/2025

Uma recente decisão do Conselho de Apelação ampliado do Escritório Europeu de Patentes, G1/23, esclareceu que produtos comercialmente disponíveis fazem parte do estado da arte, independentemente de a pessoa qualificada ser capaz de fabricá-los de forma reprodutiva.

Por cerca de trinta anos, a principal autoridade sobre se um produto foi disponibilizado ao público e, portanto, faz parte do estado da arte tem sido a Decisão Ampliada do Conselho G1/92, na qual foi decidida:

1. A composição química de um produto é de última geração quando o produto em si está disponível ao público e pode ser analisado e reproduzido pela pessoa qualificada, independentemente de razões específicas para analisar a composição ou não.
2. O mesmo princípio se aplica à mutatis mutandis a qualquer outro produto.

O G1/92, portanto, introduziu um requisito de "habilitação" para o estado da técnica. No entanto, como a G1/92 não estabeleceu até que ponto o produto deve ser reproduzível, ele foi aplicado de maneira não uniforme em várias decisões de apelação da EPO.

A decisão G 1/92 (EPO Enlarged Board of Appeal, 1993) tratou da questão: Quando uma informação técnica é considerada parte do estado da técnica (“state of the art”) por estar "disponível ao público"? A decisão esclareceu que: Um produto disponibilizado ao público faz parte do estado da técnica se o público puder, de forma rotineira e sem invenção, analisar sua composição ou estrutura. Ou seja: Se um produto está no mercado; E um técnico médio pode descobrir sua composição por métodos normais já conhecidos; então toda a informação obtida dessa análise integra o estado da técnica, mesmo que ninguém de fato tenha realizado a análise. O “requisito de habilitação” (enablement) Ao dizer que G 1/92 introduziu um "requisito de habilitação" para o estado da técnica, significa o seguinte: Para que algo seja estado da técnica, não basta estar acessível ao público é necessário que o público possa efetivamente acessar o seu conteúdo técnico. Isto é o que se chama de "enablement" do estado da técnica.

T0438/19 é um recurso de uma decisão da Divisão de Oposição que rejeitou uma oposição. A oposição baseou-se no argumento da falta de passo inventivo em relação a um polímero complexo comercialmente disponível como estado da técnica. O produto estava disponível para a pessoa qualificada para análise, mas o método de fabricação do polímero não estava em domínio público na data de prioridade. Assim, teria sido muito difícil para uma pessoa habilidosa reproduzir o polímero exatamente.

Diante da jurisprudência divergente sobre o conceito de "reprodutibilidade", o Conselho, no caso T0439/19, remeteu três questões ao Conselho Ampliado:

• Pergunta 1 

Um produto colocado no mercado antes da data de apresentação de um pedido de patente europeia deve ser excluído do estado da arte nos termos do Artigo 54(2) do CPE pelo único motivo de que sua composição ou estrutura interna não poderia ser analisada e reproduzida sem um ônus excessivo pela pessoa qualificada antes dessa data?

Resp. Não

• Pergunta 2

Se a resposta à pergunta 1 for não, as informações técnicas sobre o referido produto que foram disponibilizadas ao público antes da data de registro (por exemplo, por meio da publicação de folhetos técnicos, literatura não patente ou patente) são do estado da arte nos termos do Artigo 54(2) do EPC, independentemente de a composição ou estrutura interna do produto poderem ser analisadas e reproduzidas sem ônus excessivo pela pessoa qualificada antes dessa data?

Resp. Sim

• Pergunta 3

Se a resposta à pergunta 1 for sim ou a resposta à pergunta 2 for não, quais critérios devem ser aplicados para determinar se a composição ou estrutura interna do produto poderia ser analisada e reproduzida sem ônus excessivo no sentido da opinião G 1/92? Em particular, é necessário que a composição e a estrutura interna do produto sejam totalmente analisáveis e idênticas reproduzíveis?"

Resp. Irrelevante diante das respostas 1 e 2

Ao chegar à sua decisão, o Conselho Ampliado oferece uma longa discussão, após a qual concluiu que exigir que um produto seja reproduzível para fazer parte do estado da arte leva a resultados absurdos. Por exemplo, seguir o requisito de "habilitação" do G1/92 até sua conclusão lógica resulta na ficção de que um "produto comercialmente disponível, mas não reproduzível", simplesmente não existe para a pessoa qualificada ao avaliar a patenteabilidade. Isso poderia levar à patente posterior de produtos já comercialmente disponíveis, sob o argumento de que uma pessoa qualificada não poderia "reproduzir" o produto, o que não pode ser uma aplicação correta da lei.

Foi feita uma distinção entre divulgações escritas (que podem ser puramente teóricas) e produtos físicos comercialmente disponíveis (que, por definição, existem no mundo real). "Reprodutibilidade" foi reinterpretada para cobrir a capacidade de obter e possuir o produto (por exemplo, simplesmente comprando-o). Um produto comercialmente disponível, portanto, é inerentemente disponibilizado ao público, independentemente de poder ser fabricado de forma confiável por uma pessoa habilidosa na arte sem ônus excessivos.

O Conselho Ampliado, portanto, respondeu negativamente à Pergunta 1 e à Pergunta 2 afirmativamente (a Pergunta 3 sendo portanto irrelevante). Portanto, foi feita uma reinterpretação do G1/92.

Metodologia de problema Solução na UPC

 Inventive step: the UPC forges its own test

Venner Shipley  Peter Thorniley and Mahdi Godazgar www.lexology.com 28/11/2025

O Tribunal de Apelação da UPC determinou que o teste será aplicado para a avaliação da etapa inventiva na UPC.

Em um esforço que parece coordenado, as decisões de recurso em dois dos primeiros casos da UPC, Amgen v Regeneron/Sanofi e Meril v Edwards Lifesciences, foram proferidas em 25 de novembro de 2025, pelos dois e primeiros painéis do Tribunal de Apelação, respectivamente. As duas decisões reafirmam a abordagem adotada pelo Tribunal de Apelação da UPC no caso Nanostring v 10x Genomics (UPC_CoA_335/2023, 26 de fevereiro de 2024) e, usando a mesma redação, delineam a abordagem a ser adotada pela UPC para a avaliação da etapa inventiva.

A abordagem estabelecida pelo Tribunal de Apelação é, provavelmente, mais próxima da abordagem "holística" adotada no Reino Unido e na Alemanha do que da abordagem de solução de problemas adotada pelo Escritório Europeu de Patentes (OEP). No entanto, influências da abordagem da EPO e da jurisprudência relevante também são evidentes no novo teste do Tribunal de Apelação.

A exigência de que uma invenção seja nova e envolva um passo inventivo são requisitos fundamentais para a patenteabilidade e, de fato, fazem parte da compreensão pública do que significa uma "invenção".

A exigência de ser nova (ou seja, inovadora) é relativamente fácil de conceituar – se não sempre factualmente fácil de analisar – e simplesmente exige que haja alguma diferença entre a invenção reivindicada e o que já foi disponibilizado ao público. É um teste inerentemente objetivo.

Para garantir a certeza jurídica, o requisito da etapa inventiva também deve ser julgado objetivamente. No entanto, o significado simples da linguagem aqui convida a um elemento de subjetividade. Quão inovador algo novo precisa ser para também ser inventivo? Como você avalia se esse limite é ultrapassado?

As disposições subjacentes da Convenção Europeia de Patentes ("CPE") nos levam apenas até certo ponto, estabelecendo que "uma invenção "envolve um passo inventivo se, considerando o estado da arte, não for óbvio para uma pessoa habilidosa na área" (Artigo 56 CEBE). Em grande parte, o efeito disso é simplesmente substituir a ambiguidade no termo "inventivo" pelo mesmo grau de ambiguidade na palavra "óbvio".

Não é surpreendente que os tribunais e a OEP tenham longas histórias de busca para construir uma estrutura em torno desses termos que tenha como objetivo garantir uma análise consistente. Também não é surpreendente que esses diferentes fóruns nem sempre tenham concordado sobre o quadro, embora tendam a argumentar que suas abordagens diferentes estão suficientemente alinhadas para fornecer os mesmos resultados (pelo menos na maioria dos casos).

A abordagem "solução de problemas" da EPO começa determinando o "estado da técnica mais próximo" e então formulando um "problema técnico objetivo" usando um efeito técnico derivado de quaisquer diferenças entre a invenção reivindicada e o estado da técnica mais próximo. Uma vez formulado o problema técnico objetivo, a questão crítica passa a ser se, partindo do estado da técnica mais próxima e do problema técnico objetivo, a pessoa qualificada teria (e não poderia) sido levada a modificar ou adaptar a técnica mais próxima para chegar a algo que se enquadrasse no escopo da reivindicação relevante.

A abordagem de solução de problemas está bem estabelecida na OEP e, de modo geral, foi adotada na França, Espanha, Itália, Suíça e Holanda, bem como em muitos outros estados contratantes da EPC.

Dois exemplos proeminentes de Estados contratantes da EPC que conscientemente não adotam a abordagem de solução de problemas da EPO em massa são a Alemanha e o Reino Unido. A abordagem alemã é chamada de abordagem problema e solução ("Aufgabe- und Lösungskonzept"), enquanto a abordagem do Reino Unido é definida pelo teste Windsurfing-Pozzoli.

Uma característica comum tanto das abordagens alemã quanto do Reino Unido é que o "conceito inventivo" na linguagem do teste Windsurfing-Pozzoli ou o "problema técnico objetivo" na linguagem do teste alemão são estabelecidos antes de determinar o documento de arte anterior relevante contra o qual a obviedade é considerada. Isso contrasta com a abordagem da EPO, na qual o "problema técnico objetivo" é estabelecido considerando as diferenças entre a invenção reivindicada e o estado da técnica mais próximo.

É justo dizer que, até agora, a abordagem do UPC para a avaliação do passo inventivo tem sido um tanto dispersa. No geral, muitas decisões adotaram uma abordagem mais flexível e menos formulaica, tomando elementos das diversas abordagens utilizadas nos diferentes tribunais nacionais.

Pode-se tentar classificar essas várias abordagens com base em que elas começam determinando o problema subjacente ou conceito inventivo (como nas abordagens do Reino Unido e Alemanha) ou se começam determinando o estado da técnica relevante contra o qual a invenção deve ser julgada (como na abordagem EPO). No entanto, mesmo aqui as linhas podem ser borradas. Em uma decisão recente (Advanced Cell Diagnostics v Molecular Instruments, UPC_CFI_187/2024, UPC_CFI_507/2024, 18 de novembro de 2025 [49]), a Divisão Local de Haia observou que, embora as partes concordassem que a abordagem "holística" adotada pela Divisão Central de Munique em Amgen v Regeneron/Sanofi (UPC_1/2023, 16 de julho de 2024) deveria ser aplicada, na prática, as partes aplicaram um teste mais próximo da abordagem de solução de problemas da OEP.

A Divisão Local de Munique tentou criar uma abordagem harmonizada em sua decisão em Meril v Edwards Lifesciences (UPC_CFI_501/2023, 4 de abril de 2025), uma disputa envolvendo outra patente da Edward Lifesciences e que não foi objeto do recurso mais recente. Nesta decisão, o Tribunal defendeu o uso da abordagem de solução de problemas da OEP "como uma ferramenta ... para aumentar a segurança jurídica e alinhar ainda mais a jurisprudência da [UPC] com a jurisprudência da [OEP] e dos Conselhos de Apelação" ([HN 2]). No entanto, em uma decisão recente sobre mais uma disputa entre Meril e Edwards Lifesciences (UPC_CFI_189/2024, UPC_CFI_434/2024, 20 de outubro de 2025), a Divisão Central de Paris pareceu tentar estabelecer, como teste UPC, a abordagem "holística" do Tribunal de Apelação em Nanostring v 10x Genomics (UPC_CoA_335/2023, 26 de fevereiro de 2024), que vinha utilizando consistentemente para a avaliação do passo inventivo.

Em suas decisões mais recentes, o Tribunal de Apelação parece não deixar espaço para dúvidas sobre qual abordagem deve ser usada na UPC. Como mencionado acima, usando a mesma redação, ambos os painéis, presididos respectivamente por Klaus Grabinski, presidente do Tribunal de Apelação, e Rian Kalden, explicam que os tribunais nacionais de vários estados contratantes da EPC utilizam abordagens diferentes para a avaliação do passo inventivo, antes de delinear a "abordagem adotada pelo Tribunal Unificado de Patentes ..., que já pode ser derivada da Nanostring/10x Genomics" (Amgen [126], Meril [HN 5]).

Primeiro, "o objeto da invenção ..., ou seja, o problema objetivo" deve ser estabelecido "da perspectiva da pessoa habilidosa na arte, com seu conhecimento geral comum, conforme na data de aplicação ou prioridade .... Isso deve ser feito estabelecendo o que a invenção acrescenta ao estado da técnica, não analisando as características individuais da reivindicação, mas comparando a reivindicação como um todo no contexto da especificação e dos desenhos, considerando assim também o conceito inventivo subjacente à invenção (o ensino técnico), que deve se basear no(s) efeito(s) técnico(s) que a pessoa especializada na arte, com base na aplicação, entende que é (são) alcançados com a invenção reivindicada" (Amgen [HN 11], Meril [HN 8]).

O "problema objetivo não deve conter indicações para a solução alegada" (Amgen [HN 12], Meril [HN 9]) e, uma vez estabelecido, a questão relevante é se "na data relevante a pessoa qualificada, partindo de um ponto de partida realista no estado da arte no campo tecnológico relevante, desejando resolver o problema objetivo, teria (e não só: poderia) ter chegado à solução alegada" (Amgen [HN 13], Meril [HN 10]).

"Um ponto de partida é realista se o ensino dele tivesse interesse a uma pessoa habilidosa que, na data relevante, deseja resolver o problema objetivo. Isso pode, por exemplo, ser [... um que] já revela várias características semelhantes às relevantes para a invenção ... e/ou aborda o mesmo ou um problema subjacente semelhante .... Pode haver mais de um ponto de partida realista e a invenção alegada deve ser inventiva partindo de cada um deles" (Amgen [HN 15], Meril [HN 12]). Nesse sentido, um ponto de partida realista não deve ser confundido com o "estado de arte mais próximo" do teste EPO, que é o "ponto de partida mais promissor para um desenvolvimento que conduza à invenção" (EPO Guidelines for Examination, G-VII, 5.1, ênfase adicionada).

Discussão

Com base nas orientações dadas pelo Tribunal de Apelação, o teste UPC para a etapa inventiva pode ser resumido como:

(i) identificar a pessoa qualificada e o conhecimento geral comum na data de prioridade;

(ii) estabelecer o objeto da invenção, ou seja, o problema objetivo;

(iii) considerar se a pessoa qualificada, partindo de um ponto de partida realista no estado da arte no campo tecnológico relevante, desejando resolver o problema objetivo, teria (e não só: poderia) ter chegado à solução alegada.

Como destacado acima, a abordagem está mais próxima das abordagens "holísticas" usadas na Alemanha e no Reino Unido, em que o problema ou objeto da invenção é primeiro determinado antes de considerar o estado da técnica relevante. No entanto, o último passo parece ser influenciado também pela abordagem "poderia-se" da EPO (ver Diretrizes para Exame da EPO, G-VII, 5.3). 

Amgen v Regeneron/Sanofi é particularmente relevante para abordar a questão da expectativa razoável de sucesso no contexto de reivindicações de segundo uso médico.