Bananas e OMC

A questão da retaliação cruzada foi discutida em alguns Painéis na OMC. No painel da OMC do Equador contra a União Europeia DS27 em 1996, sobre o comércio de bananas, o Equador pleiteou retaliação com propriedade intelectual (direito de autor, marcas e desenho industrial) e obteve aprovação ao comprovar perante ao OSC (Organismo de Solução de Controvérsias) da OMC as perdas que teria sofrido com o tratamento discriminatório da Comunidade Europeia contra o comércio de bananas [1]. O Equador tinha ameaçado retaliar com PI, mas desistiu após acordo com a Comunidade Europeia em 2001. Os Estados Unidos chegou a anunciar  que suspenderia a aplicação de concessões tarifarias e outras obrigações conexas no âmbito do GATT de 1994 contra a Comunidade Europeia otalizando 520 milhões de dólares. Petersmann observa que “ao longo de seis anos de sucessivos procedimentos, inumeráveis reuniões no GATT e OMC intentaram em vão incitar a Comunidade Europeia em adequar suas restrição à importação de banana ás suas obrigações em ambos os regimes”.[2] Segundo Nuno Carvalho, o painel no entanto, teve o efeito de demonstrar que a propriedade industrial é uma ferramenta de retaliação permitida pela OMC [3]. Outro caso envolvendo a aplicação de retaliação cruzada ocorreu em Antigua e Barbuda vs. Estados Unidos (DS285) a respeito de serviços de apostas transfronteiras [4]. A Zambia propôs que para os países em desenvolvimento e menos adiantados, que tem menor capacidade de retaliação comercial, o que equivale a uma privação de direitos, advogam a possibilidade, necesses casos de compensação monetária. Para cretela neto: “A suspensão de concessões geralmente não tem o condãobefeciar o segmento de mercado do membro reclamante afetado pelas medidas adotados pelo outro membro inconsistentes com as regras da OMC. As únicas medidas realmente eficazes, na prática, são a revogação da medida ilegal pelo membro em controvérsia considerado culpado e a compensação monetária, de rara concessão pela OSC e de difícil implementação pelo reclamado, especialmente quando seu poderio econômico é inferior ao do reclamante”. Entre 1995 e 2002 cerca de metade das reclamações que utilizaram os mecanismos de soluções de controvérsias da OMC foram de países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. O funcionamento do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) tem sido apontado como de “notável êxito”, trata-se de uma proporção consideravelmente superior à era GATT. Apesar disso o mecanismo apresenta dificuldades de utilização para países em desenvolvimento como (i) a falta de recursos destes estados  para atuar em pé de igualdade e em defender seus interesses; (ii) a dificuldade em se fazer cumprir as recomendações nos casos em que o estado em litígio de baixa capacidade de retaliação comercial como mostrou o painel do Equador com o comércio de bananas, (iii) o receio  por parte destes paíese menos desenvolvidos em sofrerem  represálias dos países mais desenvolvidos, (iv) a façta de transparência em muitas das reuniões.

---

[1]  http: //www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds27_e.htm.

 

[2] CERVINO, Jose Luis Lopez. El sistema de solucción de diferenciais de la OMC y algunas dificultades que aún deben enfrentar los países em desarollo y los menos adelantados. In: BARRAL, Welber; CORREA, Carlos. Derecho, desarrollo y sistema multilateral del comercio, Florianópolis:Boiteux, 2007, p. 299

[3]  CARVALHO, Nuno. Encontro de Propriedade Intelectual: questões constitucionais e legais. Palestra auditório do TRF2, Rio de Janeiro, set. 2007.

 

[4] http: //www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds285_e.htm.

 

Ponto de novidade e "caracterizado por"

Mark Lemley[1] observa que embora patentes sejam concedidas pela contribuição conferida pela invenção ao estado da técnica, a reivindicação é sempre redigida envolvendo a invenção como um todo de modo que esta contribuição, o que de fato é novo em relação ao estado da técnica e que justificou a concessão da patente, não fica claramente evidente pela simples leitura da reivindicação. Por exemplo, dado um processo conhecido de três etapas para fabricação de um produto, um inventor que agregue uma quarta etapa inventiva a este processo conhecido provavelmente receberá uma patente tendo como reivindicação um processo que descreve todas as quatro etapas.  O Federal Circuit ao contrário, tem destacado[2], como um mantra que é insistentemente repetido, que a análise em busca do “ponto de novidade” (point of novelty) ou do “coração” da invenção é incorreta, preferindo sempre uma análise da reivindicação como um todo (claim as a whole). Esta regra geral é particularmente válida para as invenções de combinação, mas tem sido aplicada para as invenções em geral. Isto muitas vezes pode se mostrar prejudicial ao titular pois uma vez que a reivindicação descreve a invenção em todos os seus elementos, incluindo os já conhecidos, bastará a ausência de um destes elementos ou substituir um dos elementos conhecidos por outro não equivalente, para que uma contrafação já não se verifique, muito embora o infrator tenha copiado o elemento novo. Em Larami Corp. v. Amron [3], por exemplo, a invenção consistia em um brinquedo tipo pistola de água em que a novidade estava no mecanismo de bomboamento da água. O concorrente usou o mesmo mecanismo em sua pistola que tinha um reservatório de água diferente do descrito na reivindicação, de tal modo que a Corte concluiu que não havia contrafação, ainda que a invenção não tivesse nenhuma relação com o reservatório de água. Segundo Mark Lemley a não identificação da contribuição da invenção faz com que titulares e contrafatores explorem as ambiguidades dos termos reivindicados em favor de seus próprios interesses.

Mark Lemley observa que nos Estados Unidos originalmente as patentes sequer tinham reivindicações. Quando surgiram sua proposta era de atuar como sign posts para auxliar na determinação da novidade da invenção. Um vestígio desta época são as reivindicações do tipo Jepson[4] em que uma expressão delimitadora como “comprising” of “characterized by” delimita a matéria nova da conhecida do estado da técnica. Estima-se que atualmente menos de um por cento das patentes concedidas pelo USPTO use desta formulação[5]. Apenas após 1870 que as reivindicações passaram a ser usadas como fence posts para determinar o escopo de proteção da patente e desde então as reivindicações têm sido examinadas como um todo, ou seja, todos os elementos da reivindicação são igualmente considerados tanto na análise de novidade como de contrafação. No entanto, Mark Lemley observa que as Cortes têm usado o critério de “ponto de novidade” ou buscado os “elementos essenciais” da reivindicação quando, por exemplo, determinam se uma pessoa pode ser considerado como co-autora de uma invenção: a mesma será assim considerada se provar que contribuiu para o desenvolvimento da parte que é nova na invenção. Para Mark Lemley seria importante que a identificação do ponto de novidade fosse usada em mais casos pelas Cortes pois seria importante parq que a lei de patentes se concentrasse naquilo que de fato o inventor inventou e menos naquilo que os advogados escreveram na reivindicação.

 

 

---

[1] LEMLEY, Mark. POint of novelty. Northwestern University Law Review, v.105, n.3, 2011, p. 1253-1280 http://ssrn.com/abstract=1735045

[2] Loctite Corp. v. Ultraseal Ltd., 781 F.2d 861, 875 (Fed. Cir. 1985)

[3] 27 U.S.P.Q.2d 1280, 1281 (E.D. Pa. 1993)

[4] Ex parte Jepson, 1917 Dec. Comm’r Pat. 62, 67–68

[5] http://www.1201tuesday.com/1201_tuesday/2009/06/jepson.html

Penicilina patenteada ?

Pesquisas realizadas na Argentina por pesquisadores da Universidade de Quilmes relativa a uma proteína,  a desmopresina, conhecida a mais de trinta anos, mostraram que a mesma diminui a disseminação de tumores cancerígenos de mama, com patente na Europa (EP2264049B1), Estados Unidos (US2006040857), Argentina (AR038085) e pedido depositado no Brasil (BR0317796)[1]. Para Martin Bensadon trata-se um aporte tecnológico relavante. O artigo 17 da Constituição prevê “que todo autor é propritário exclusivo de sua obra, invento ou descobrimento pelo termo definido na lei”. Para Martin Bensadon, o artigo 51 da lei n° 24481 trata de aperfeiçoamentos a um descobrimento ou invenção patenteada, o que configura um claro indício de que o legislador intenta a proteção dos descobrimentos que atendam aos requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Tanto a desmopresina, como a penicilina, lovastatina (US4231938) ou interferon (AR222359, US4503035) poderiam ser patenteados. Desta forma, o artigo 6° da lei não considera como invenções os descobrimentos, ao que está se referindo aos meros descobrimentos, ou seja, aqueles que não tem um uso prático ou aplicação industrial: “não existe política legislativa racional alguma detrás da proibição aboluta da patenteabilidade de todo tipo de descobrimento e, se existisse, seria claramente inconstitucional [...] Alguém pode sustentarcom alguma racionalidade que a penicilina não foi um aporte à tecnologia, com novidade, atividade inventiva e aplicação industrial ?”.[2] O artigo 12 do texto do SPLT de 2003 previa a exceção como matéria não protegida por patentes as meras descobertas[3]

 

Alexander Fleming, inventor da penicilina

 

---

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16517412

[2] BENSADON, Martin. Derecho de Patentes, Buenos Aires:Abeledo Perrot, 2012, p. 113, 120

[3] BENSADON, Martin. Derecho de Patentes, Buenos Aires:Abeledo Perrot, 2012, p. 108 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_9/scp_9_2.pdf

Doutrina de Equivalentes na Argentina

Na Argentina Carlos Korsky observa que “em uma reivindicação o miolo da invenção (meollo del invento) é mais importante do que a forma”. Para Cabanellas: “reduzir as patentes a seu marco literal, o âmbito de proteção derivado das mesmas seria praticamente nulo, pois bastaria aos infratores substituir um dos elementos das reivindicações para evitar seus efeitos jurídicos ainda que tal substituição fosse trivial [...] Qualquer que seja o conteúdo literal que se dê a uma patente, sempre será possível para quem a deseja burlar seus efeitos alterar algum aspecto secundário desse conteúdo, a fim de aproveitar a ideia inventiva subjacente à patente sem que se infrinja seus termos literais”[1]. Na vigência da lei n° 111 a doutrina de equivalentes foi posta em prática pela Suprema Corte no caso Chavanne de 1890 que considerou infração ainda que dinate de alteração de detalhe empregados na aplicação, uma vez que mantida a invenção foi mantida igual em seus princípios fundamentais. Em 1967 a Câmara Federal no caso Lavandera conclui que “a proteção alcança os meios expressamente reivindicados e os que a doutrina denomina de equivalentes técnicos, considerados em relação com a função que esses meios cumprem na combinação objeto da patente, desde que no caso esse meio desempenhe a mesma função e contribua para obter o mesmo resultado”. Em Decisao da Cãmara federal de la Plata de 1959:”o fato de que a diferença introduzida pelo falsificador constitua um aperfeiçoamento real e sério da invenção não altera o resultado geral. Explorar um aperfeiçoamento da patente importa falsifica-la e que seria da invenção principal se seu autor não pudesse impedir que outros a aperfeiçoassem ? os aperfeiçoamentos teriam de imediato absorvidos a patente principal reduzindo-a a nada’.

---

[1] KORSKY, Carlos. Las reivindicaciones em la pratica argentina de patentes de invencion, Revista del derecho Industrial, ano 9, 1987, cf. BENSADON, Martin. Derecho de Patentes, Buenos Aires:Abeledo Perrot, 2012, p. 92, 233, 470

Emenda em TRIPS: data limite 31/12/2017

Na Assembleia Geral da OMC em 30/08/2003 foi aprovada uma flexibilidade nos termos do Acordo, permitindo que todo o país Membro exporte produtos farmacêuticos sob licença compulsória para os países membros da OMC que declarem sua impossibilidade de fabricar o bem licenciado compulsoriamente. Ou seja, o parágrafo 6^o da Declaração de Doha permite a concessão de licenças compulsórias para permitir a exportação de produtos farmacêuticos a países sem capacidade de produção própria [1]. Consequentemente esta solução foi transformada em uma emenda em TRIPS aprovada em reunião do Conselho Geral em dezembro de 2005 com a reforma do artigo 31bis. [2] Para entrar em vigor tal emenda deveria ser adotada por pelo menos dois terços dos países membros da OMC[3]. Os países tem um prazo de até 31 de dezembro de 2017 para tomarem sua decisão. O Brasil ratificou esta emenda em 13 de dezembro de 2008. Até janeiro de 2017, um total de 80 países haviam ratificado esta emenda, entre os quais Estados Unidos, União Europeia, Índia, Canadá e Japão, para um total de 164 membros da OMC. [4]

---

[1]  RODRIGUES, Edson; POLIAL, Fabrício. Propriedade Intelectual: novos paradigmas Internacionais, conflitos e desafios. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2007, p 50; VANDOREN, Paul; EECKHAUTE, Jean Charles. The WTOO Decision on paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and publiv health, 2003, The Journal of World Intellectual Property, v.6, n.6, p.779-793, cf. MIYAMOTO, Tomoko. International treaties and patent law harmonization: today and beyond. In: TAKENAKA, Toshiko. Patent law and theory: a handbook of contemporary research,Cheltenham:Edward Elgar, 2008, p.183

[2] WTO document WT/L/641, WT/L/540 http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm 

[3] BENSADON, Martin. Derecho de Patentes, Buenos Aires:Abeledo Perrot, 2012, p. 433

[4] https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/amendment_e.htm

Reivindicações nos Estados Unidos

Alain Pottage mostra que que nos Estados Unidos com a lei de 1790 as patentes não tinham muito claro a distinção entre a matéria revelada para descrever a invenção (muitas vezes esta função era complementada com a apresentação de modelos da invenção) e a função de delimitar o escopo de proteção pleieteado pelo inventor. As reivindicações, quando presentes, muitas vezes se limitavam a resumir o relatório descritivo e não propriamente delimitar a invenção. Quanto ao uso do termo “reivindicação” “claim” Karl Lutz sugere ter ocorrido pela primeira vez por Robert Fulton em sua patente de 1811. [1] Em 1828 o Superintendente de Patentes já recomenda que após o relatório descritivo o depositante apresentasse suas reivindicações para aquilo que ele considerava como novo em seu pedido. O Patent Act de 1836 introduziu a exigência de que o pedido deveria especificar a indicar claramente a matéria a qual o inventor declara ser sua invenção.[2] Curtis observa que até 1849 se considerava como infração de patentes a cópia do objeto descrito no relatório  ou com variações que se possa considerar substancialmente o mesmo objeto. Somente em 1875 esta recomendação foi formalmente incorporada nos procedimentos do escritório de patentes. Em Merrill v. Yeomans 95 US 568 de 1877 a Suprema Corte considerou as reivindicações formais como de “importância primordial” para determinar o escopo de uma patente[3]. Em 1847 a Scientific American passa a publicar as reivindicações de patentes recentes, ainda dentro de um contexto das reivindicações servindo como um resumo da invenção. Em 1869 a revista suspende estas publicações diante do fato que cada vez a leitura das reivindicações torna-se cada vez mais intrincada e não mais um resumo da invenção. O uso das reivnidcações como área do pedido reservada para delimitar claramente o escopo da patente marca uma perspectiva de “central claiming” ao contrário da proposta original de “peripheral claiming” onde o escopo estava disperso ao longo de todo o pedido. No central claiming a reivindicação delimita uma implementação da invenção, ficando para as Cortes a tarefa de definir a essência da invenção, no sentido de ampliar o escopo original. Ao contrário, no peripheral claiming a perspectiva genérica é transmitida no pedido deixando-se para as Cortes a tarefa de restringir esta perspectiva, uma diferença que marca a diferença entre uma abordagem “sign post” com a “fence post” presente na Inglaterra . Em 1917 a Suprema Corte em Motion Picture Patents v. Universal Film 243 US 502 conclui que “O escopo de cada patente é limitado pela invenção descrita nas reivindicações  lidas à luz do relatório descritivo [..] è portanto nas reivindicações de uma patente que devemos nos voltar para buscar determinar o que a invenção é, o uso exclusivo que é dado ao inventor pela concessão da patente”.[4]

---

[1] LUTZ, Karl. Evolution of the claims of US patentes Journal of the Patent Office Society, 1938, n.20, p.137 cf. POTTAGE, Alain; SHERMAN, Brad. Figures of invention: a history of modern patent law. Oxford University Press, 2010, p.138

[2] POTTAGE, Alain; SHERMAN, Brad. Figures of invention: a history of modern patent law. Oxford University Press, 2010, p.133

[3] MERGES, Robert; DUFFY, John. Patent law and policy: cases and materials, Matthew Bender, Virginia, 2002, p. 872, cf. BENSADON, Martin. Derecho de Patentes, Buenos Aires:Abeledo Perrot, 2012, p. 366

[4] WALKER, Albert. Walker on patents: a treatise on the law of patents for inventions. New York:Baker, Voorhis and Co., 1929, p.307

Patentes de Software na Argentina

Segundo as Diretrizes de Exame[1] (parte C anexo III) da Argentina de 2012 de acordo com o artigo 4° da lei de patentes n° 24481 de 1995 são patenteáveis as invenções novas que impliquem uma atividade inventiva e que sejam suscetíveis de aplicação industrial. O artigo 6° por sua vez não considera como invenções, em particular: (a) os descobrimentos, teorias científicas e os métodos matemáticos, (b) as obras literárias ou artísticas ou qualquer outra criação estética assim como as obras científicas, (c) os planos, regras e métodos para exercício de atividade intelectuais para jogos ou para atividades econômico-comerciais assim como os programas de computador, (d) as formas de apresentação de informação”. A exclusão da patenteabilidade dos programas de computador se deve por não terem natureza de invenções, mas por serem obras intelectuais, mentais e/ou teóricas. Toda a reivindicação que se enquadre no artigo 6 deve ser negado o patenteamento independentemente dos aparelhos ou métodos utilizados para sua execução. As reivindicações, por outro lado, que demonstrarem um caráter técnico e que com sua execução se alcance um efeito técnico poderão ser objeto de proteção. No caso que uma invenção inclua características técnicas e não técnicas, as características não técnicas não devem ser consideradas para avaliar a novidade atividade inventiva da invenção. O objeto reivindicado deve ser analisado de acordo com a “esencia” da invenção. Se este núcleo não tem caráter técnico, a invenção não é patenteável. Caso a reivindicação mostre apenas características ditas não técnicas ou se nenhum efeito técnico for identificado, deve ser negada sua patenteabilidade.

Segundo a Diretriz de Exame embora não esteja explicitado na lei, a noção de aplicação industrial infere que a invenção deve aportar uma solução técnica a um problema técnico. A invenção ao comportar elementos de hardware e software deve ser analisada em seu conjunto e determinado o efeito técnico que produz quando posta em prática. Ainda que se trate  de um efeito técnico conhecido, a invenção será patenteada desde que atenda aos demais critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. No caso de dados físicos, que podem representar uma imagem ou parâmetros de controle de um processo industrial, pode-se considerar como tendo caráter técnico, por exemplo “método computadorizado para análise de espectroscopia de plasmas produzido por laser para o controle da qualidade de células solares”. De outro lado, valores econômicos, financeiros obtidos mediante um computador não são considerados dados físicos, dado que requerem uma  atividade mental para sua avaliação, com o qual se enquadram nas exclusões do artigo 6° da lei. Da mesma forma, um método que impacta no modo de funcionamento do processador também é de natureza técnica, por exemplo, modificações no sistema operacional ou no funcionamento da interface de usuário, que tenham como consequência o incremento da velocidade ou segurança. Uma reivindicação de programa de computador ou como suporte de mídia não é patenteável independente de seu conteúdo. A situação não se modifica se reivindicado quando executado em um computador conhecido. Contudo, se o objeto reivindicado produz uma contribuição técnica ao estado da técnica a patenteabilidade não deve ser negada meramente porque envolve um programa de computador.

A Câmara de Apelações da Argentina em decisão de 1985 considerou patenteável uma nova central telefônica que incluía um computador especial que permitia otimizar a transmissão de dados e mensagens. Martin Bensadon observa que o Acordo TRIPs no artigo 27 impede a discriminação de patentes por área tecnológica de modo que as invenções implementadas por software não poderiam ser excluídas da patenteabilidade e nesse sentido aponta que as diretrizes do escritório argentino apontam a possibilidade de patenteamento das invenções implementadas por software dotadas de caráter técnico[2]. Mesmo na área de métodos financeiros Bensadon aponta a patente concedida AR244904 da empresa norte americana Cic Systems para sistema pré-pago para compra de mercadorias com equivalentes nos Estados Unidos (US4795892), Europa (EP0319825 patente retirada) e Brasil (BR8806487 com deferimento em primeiro exame). A lei de patente n° 24481 no artigo 4° define o conceito de aplicação industrial como incluindo a agricultura, indústria florestal, pecuária, pesca, mineradora, indústrias de transformação propriamente ditas e os serviços.

 

---

[1] http://www.inpi.gob.ar/Archivos/DIRECTRICES_PATENTAMIENTO_2015.doc

[2] BENSADON, Martin. Derecho de Patentes, Buenos Aires:Abeledo Perrot, 2012, p. 133

Revalidação de Exame na Argentina

O guia de exame Argentino estimula o examinador a aproveitar o exame de outros escritórios: "El examinador realizará la búsqueda de antecedentes en los archivos nacionales e internacionales que incluyen toda la documentación indicada en el art. 27 II a) LP, su búsqueda será complementada con informes de búsqueda internacionales (PCT o Europeo) o de otras oficinas reconocidas por poseer un extenso fondo documental. Asimismo podrá disponer de los exámenes de fondo realizados para la misma invención por otras oficinas extranjeras que exijan para su concesión por lo menos los mismos requisitos que exige la LP. Como así también resultará de utilidad a los fines del examen de fondo, patentes equivalentes otorgadas por otras oficinas que realicen exámenes de fondo". (parte C 3.5.2.1)

http://www.inpi.gob.ar/Archivos/DIRECTRICES_PATENTAMIENTO_2015.doc

A Resolução n° 263/2003 orienta expressamente nesse sentido:
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ar/ar117es.pdf

ARTICULO 1º.- Instrúyese a la Administración Nacional de Patentes a dar por cumplidos los requisitos exigidos por el Artículo 4° de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y el anexo de la Resolución INPI 243/03 –Directrices sobre Patentamiento- parte C, capítulo IV, puntos 4 a 10 -novedad absoluta, actividad inventiva y aplicación industrial-, y por cumplida la búsqueda internacional respecto de las solicitudes de patentes de invención iniciadas bajo la vigencia de la Ley Nº 24.481 (t.o.1996), cuando se acredite que la prioridad invocada en los términos del Artículo 4 A 1 del Convenio de París ha sido concedida en el extranjero por la oficina de origen o por otras oficinas, siempre que las legislaciones que rijan dichas oficinas realicen examen de fondo y estén sujetas a los mismos requisitos de patentabilidad que los exigidos por nuestro ordenamiento legal, y que la materia sea susceptible de patentabilidad en la REPÚBLICA ARGENTINA -Artículos 6° y 7° de la Ley N° 24.481- (t.o. 1996) y el anexo de la Resolución INPI N° P-243/03 –Directrices sobre Patentamiento- en su parte C, capítulo IV, puntos 1 a 3 inclusive.

 

ARTICULO 2º.- Instrúyese a la Administración Nacional de Patentes a dar por cumplidos los requisitos exigidos por el Artículo 4° de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y el anexo de la Resolución INPI N° P-243/03, parte C, capítulo IV, puntos 4 a 10 -novedad absoluta, actividad inventiva y aplicación industrial- y por cumplida la búsqueda internacional respecto de las solicitudes de patentes de invención iniciadas bajo la vigencia de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) que no hayan invocado prioridad en los términos del Artículo 4 A 1 del Convenio París, pero que acrediten que la misma invención ha sido concedida en el extranjero con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud argentina, cuya divulgación de la invención en cuestión haya sido efectuada con posterioridad a la presentación de la solicitud nacional, y que la oficina que la concedió realice examen de fondo y requiera los mismos requisitos de patentabilidad que los exigidos por nuestro ordenamiento legal y que la materia sea susceptible de patentabilidad en la REPUBLICA ARGENTINA -Artículos 6° y 7° de la Ley N° 24.481- (t.o. 1996) y el Anexo de la Resolución INPI N° P-243/03 – Directrices sobre Patentamiento- en su parte C, capitulo IV, puntos 1 a 3 inclusive.

 

ARTICULO 3º.- Las solicitudes citadas en los artículos anteriores serán concedidas bajo las siguientes condiciones inexcusables: a) Que el alcance de las reivindicaciones de la solicitud presentada en la REPUBLICA ARGENTINA sea menor o igual que el de la patente extranjera a la que se hace referencia en los Artículos 1° y 2° de la presente Resolución; b) Que se cumplan con todos los requisitos formales de la normativa nacional aplicable en la materia; c) Que no existan antecedentes nacionales a la fecha efectiva de presentación de la solicitud en la REPÚBLICA ARGENTINA; d) Que no existan antecedentes extranjeros entre la fecha de presentación de la patente equivalente a que hace referencia el Artículo 2° de la presente resolución, y la fecha efectiva de presentación de la solicitud en la REPUBLICA ARGENTINA, que afectaren los requisitos de patentabilidad exigidos por el Artículo 4º de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996); e) Que la materia reivindicada en la solicitud de patente nacional no se encontrare comprendida en los Artículos 6° y 7° de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y 6º del Reglamento (Anexo II del Decreto Nº 260/96 ); f) Que sean evaluadas las observaciones presentadas por terceros en los términos del Artículo 28 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y del Reglamento (Anexo II del Decreto Nº 260/96); g) Que la ley extranjera aplicable para la concesión de la patente equivalente contemple los mismos requisitos de patentabilidad a los previstos en la Ley Argentina.

 

ARTICULO 4°.- La presente Resolución será aplicable a aquellas solicitudes de patentes de invención iniciadas hasta la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y cuyo examen de fondo no se hubiera comenzado a realizar.

 

ARTÍCULO 5°.- En los supuestos contemplados en los Artículos 1° y 2°, la Administración Nacional de Patentes, cuando no existieran constancias en las bases documentales de consulta, requerirá dentro de los NOVENTA (90) días corridos, (Artículo 27, inciso III a) del Anexo II del Decreto Reglamentario N° 260/96) contados a partir de su notificación, copia simple de la patente extranjera y traducción efectuada por traductor matriculado de las reivindicaciones, tal como fueron aprobadas en el extranjero; cuando correspondiera, la adecuación de las reivindicaciones a la Ley N° 24.481 (t.o.1996) y al Anexo II de su Decreto Reglamentario N° 260/96; y, si fuere necesario, la prueba del derecho extranjero aplicado para resolver la patente equivalente y copia del examen de fondo efectuado por la oficina extranjera.

 

ARTICULO 6°.- La Administración Nacional de Patentes, queda eximida de aplicar la presente resolución cuando exista expresa fundamentación técnico-legal, o medien razones de defensa nacional, seguridad interior, emergencia sanitaria u otros motivos de orden público.

 

ARTÍCULO 7°.- Habiéndose cumplido las etapas procesales y, vencidos los términos establecidos por la Ley de Patentes y su reglamentación, el examinador emitirá para cada solicitud un informe sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 3° de la presente Resolución y, acto seguido, la Administración Nacional de Patentes procederá a expedirse en los plazos del Artículo 30 del Anexo II del Decreto Reglamentario N° 260/96.

 

ARTICULO 8°- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Patentes de Software na Índia

Um estudo de Deepak Jindal mostra que com as diretrizes de patentes de invenções implementadas por software fevereiro de 2016 se a contribuição reside somente no programa de computador as reivindicações devem ser negadas. A patenteabilidde será aceita apenas se demonstrada se a reivindicação em seu conjunto mostra um novo hardware. Tomando-se os pedidos de invenções implementadas por software de cinco dos maiores depositantes de patentes na Índia, observa-se que enquanto que a taxa de concessão estava em 97% para pedidos decididos entre setembro de 2015 e novembro de 2015, este número cai para 83% entre setembro de 2016 e novembro de 2016, excluindo-se os pedidos retirados ou abandonados: “tanto inovadores domésticos como estrangeiros que trabalham com invenções implementadas por programa de computador estão preocupados com os impactos negativos das novas diretrizes”.[1]

Segundo Suraj Attri as diretrizes de fevereiro de 2016 admitem patentes para os casos de invenções implementadas por programa de computador ainda que não haja novidade no hardware porém: (i) a característica técnica reivindicada tenha uma contribuição técnica sobre em processo que é realizado fora do computador, (ii) a característica técnica opera no nível da arquitetura do computador, (iii) a contribuição técnica modifica o hardware ou a funcionalidade do hardware, (iv) a contribuição técnica resulta em um computador que opera de um novo modo, (v) no caso de um programa ligado a um hardware, o programa torna o computador melhor no sentido de funcionar de forma mais eficiente e efetiva como computador, (vi) uma mudança no hardware ou em sua funcionalidade responde por um avanço técnico. [2]

---

[1] JINDAL, Deepak. International report - Impact of revised guidelines for examination of computer-related inventions, 11/01/2017, http://www.iam-media.com/reports/

[2] ATTRI, Suraj, Indian Patent Office publishes Computer

Related Inventions Guidelines, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016, v. 11, n. 3, p.154-155

Sigilo de 18 meses para o pedido de patente

 

No caso de eventual contrafação as ações de perdas e danos são calculadas a partir da data de publicação do pedido (artigo 44 da LPI), por isso tal antecipação pode ser interessante para o requerente. Segundo TJSP: “É certo que o depósito gera mera expectativa de direito, o que não impede a exploração do produto por terceiro. Ocorre que, em 30 de junho de 2009, ou seja, antes do MM. Juiz a quo sentenciar, foi concedida a carta patente nº PI0100486-7. Portanto, com a concessão da patente, se efetivou a garantia de exclusividade de conteúdo do modelo patenteado, não havendo, portanto, que se falar em falta de interesse de agir. Ademais, o artigo 44 da Lei nº 9.729/96 assegura ao titular da patente o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. “[1]. Ivan Ahlert [2], contudo, observa que “se o infrator obteve por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, o período de exploração indevida para efeito de indenização passa a contar a partir da data de início da exploração”. A patente concedida oferece uma maior segurança jurídica quanto a validade da patente. Segundo o TJSP: “Carta-patente que encerra ato administrativo e, se validamente expedida, gera uma forte presunção de validade e de regularidade do direito nela encartado”.[3]

Considere a situação em que o requerente de um pedido de patente ainda em sigilo notifica o possível contrafator da existência de violação. Neste caso esta notificação pode ser utilizada para fins de cálculos posteriores de perdas e danos. No entanto, o requerente poderá estar sendo contrafeito por outros concorrentes sem saber, o que exigiria novas notificações. Solicitando uma publicação antecipada o requerente garante assim uma data para cálculos de perdas e danos independente de novas notificações extra judiciais.

Em geral o período de sigilo de 18 meses (artigo 30 da LPI) é concedido como salva guarda para o requerente poder negociar sua invenção em sigilo e como período de proteção para que o requerente possa, por 6 meses, realizar outros depósitos em outros países além do prazo de 12 meses de prioridade unionista, sem que este depósito no INPI sirva como anterioridade para seu próprio pedido.

Alguns críticos como Alexandre Gnocchi destacam o ônus para a sociedade de se retardar a publicação da invenção por 18 meses: “o adiamento da publicação das invenções depositadas se constitui em uma verdadeira burla ao estado da técnica. Temos sempre entendido que realizada uma invenção, revelada em regular pedido de privilégio, deve passar de imediato ao conhecimento público. O sigilo, mantido por longo tempo em relação aos progressos da inventiva, é um desacato à cultura” [4].

Franzoni e Scelatto argumentam que este período de sigilo é importante para que o inventor possa realizar aperfeiçoamentos em sua invenção, e dar origem a novos pedidos de patente, sem que estas possam ser apropriadas por terceiros [5]. O período é importante também para que possam ser realizadas emendas no pedido de patente no sentido de construir uma redação mais conveniente para se garantir os direitos do inventor. Tais emendas serão mais simples e claras se realizadas com a tranquilidade proporcionada por um período de sigilo, do que sob a pressão de contrafatores.

Além disso, a inexistência de tal período de 18 meses de sigilo, com a publicação imediata da matéria do pedido, poderia resultar na perda da possibilidade de depósitos em países não signatários da Convenção de Paris, que não asseguram a prioridade unionista de 12 meses [6]. Todos os países da OMC também estão submetidos ao mesmo conceito de prioridade unionista uma vez que o Artigo 2º de TRIPs prevê que com relação às Partes II, III e IV do Acordo TRIPs, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19, da Convenção de Paris (1967).[7]Este período de sigilo de 18 meses não está previsto na CUP nem em TRIPs. Em países como Bélgica a publicação do pedido só ocorre quando é concedida a patente [8].Martin Bensadon observa que a exigência de sigilo do artigo 25 da lei de patentes argentina  lei n° 24481 “La solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación” se refere tanto ao pedido como as informações quanto ao nome do titular, número do pedido e seu título, no entanto, uma decisão da Câmara Federal  com base no artigo 50 de TRIPs (As autoridades judiciais terão o poder de determinar medidas cautelares rápidas e eficazes: a) para evitar a ocorrência de uma violação de qualquer direito de propriedade intelectual) concedeu o direito a terceiros de informar-lhes da existência de pedido sobre determinada tecnologia e seu respecivo número de depósito como medida eficaz e ráida destinada a se evitar uma situação de infração.[9]

---

[1] TJSP Processo: APL 4219820078260695 SP 0000421-98.2007.8.26.0695 Relator(a): Romeu Ricupero Julgamento: 06/12/2011 Órgão Julgador: Câmara Reservada de Direito Empresarial Publicação: 07/12/2011 http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20890767/apelacao-apl-4219820078260695-sp-0000421-9820078260695-tjsp

[2] apud AHLERT, Ivan. Delimitação do escopo da patente in. SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro., Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal. São Paulo: Saraiva, 2007, série GVLaw, p. 158.

[3] TJSP, AC 0104698-55.2008.8.26.0009. Sebastião Netto de Carvalho e Silva. v. New Turtle Indústria Comércio de Peças de Plásticos e Metais Ltda. Origem: 2ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente. Juiz de 1ª instância: Dr. Otávio Augusto de Oliveira Franco, Relator(a): Ferreira da Cruz Comarca: São Paulo Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 05/06/2013

[4] GNOCCHI, Alexandre. Propriedade Industrial: patentes de invenção, São Paulo: Inventa, 1981, p. 22.

[5] FRANZONI, Chiara; SCELATTO, Giuseppe.The grace period in international patent law and its effect on the timing of disclosure. Research Policy, v.39, 2010, p. 203.

[6] DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, 2001, Rio de Janeiro: Renovar, p. 82. 

[7] BINCTIN, Nicolas. Droit de la propriété intellectuelle, LGDJ:Paris, 2012, p.348

[8] LOUREIRO, Luiz Guilherme de. A Lei de propriedade industrial comentada, 1999, São Paulo: Lejus, p. 90.

 

[9] BENSADON, Martin. Derecho de Patentes, Buenos Aires:Abeledo Perrot, 2012, p. 248