Senso comum no exame de patentes

Em Arendi SARL v Apple (Fed. Cir. 2016) a Corte conclui que (i) o senso comum é tipicamente invocado para fundamentar uma motivação para combinar documentos do estado da técnica maas não para suportar uma característica faltante na reivindicação, (ii) nos casos em que o senso comum foi usado para suportar uma característica faltante isso aconteceu em função de uma característica bastante simples, uma simples repetição de etapas já descritas até que uma data quantidade desejada fosse atingida, (iii) o senso comum não pode ser usado em substituição a uma análise baseada na razão e suporte em evidências. O uso do senso comum não exige a presença de um conselho explícito ou sugestão em algum documento do estado da técnica. [1]

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[1] RAMAGE, Edward. International report - Nothing obvious about common sense, 31/08/2016, http://www.iam-media.com

Método de contabilidade patenteável ?

Em Sally Beauty Holdings, Inc. v. Intellectual Ventures I LLC (PTAB 2016) foi analisada a patente US5969324 que trata de método de contabilidade que usa códio de barras para registro e leitura das informações armazenadas em cartões com a lista de itens comprados. O PTAB alegou que segundo Blue Calypso LLC v. Groupon, Inc., 815 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2016) ao se analisar se uma invenção se enquadra como porduto ou serviço financeiro previstos como CBM é importante que o componente financeiro seja descrito expressamente ou de forma inerente. A Intellectual Ventures alegou que a referência a “informação de transação” na reivindicação não a torna um método exclusivo do setor financeiro, pois envolve técnicas comuns em vários outros setores. O PTAB, contudo, concluiu que a patente está voltada para aplicações financeiras, uma vez que a caracterização como porduto ou serviço financeiros devem ser interpretada de forma ampla. A reivindicação não é considerada uma invenção tecnológica porque não revela uma característica técnica que seja nova e inventiva, sendo portanto dirigida a uma ideia abstrata, o armazenamento e recuperação de informações de transação através do uso de característica técnicas de segurança conhecidos.[1]  

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[1] http://www.patentdocs.org/2016/08/sally-beauty-holdings-inc-v-intellectual-ventures-i-llc-ptab-2016.html

Resistência ao novo

Como o examinador de patentes trabalha na fronteira tecnológica, é fundamental que não tenha preconceito às inovações, e realize uma análise sempre do ponto de vista técnico, apresentando sempre anterioridades que justifiquem a não atividade inventiva quando de um indeferimento. É exatamente o fato de estar lidando com a fronteira tecnológica que torna seu trabalho mais interessante. Esta resistência ao novo é um paradoxo de uma sociedade baseada no conhecimento. Segundo Paolo Rossi: “mas o problema maior é o da novidade e da dificuldade ou da incapacidade de pensar o novo. Porque a mente humana está mal organizada: primeiro desconfia demasiado de si própria e, em seguida, se despreza. No começo, parece inacreditável que algo possa ser descoberto. Depois, tão logo esse algo é descoberto, acha-se inacreditável que possa ter sido ignorado. Há um duplo preconceito que atua sempre ameaçando o novo: a crença cristalizada naquilo que já se encontra estabelecido e a tendência em inserir o novo (privando-o de seu caráter de novidade) dentro de um esquema já prefigurado. Se, antes da introdução da seda, tivesse sido imaginada a existência de um fio diferente do algodão e da lã e a mais suave, brilhante e resistente, quem teria sido capaz de pensar numa taturana ou num verme ?”.

Paolo Rossi

ROSSI, Paolo. Francis Bacon: da magia à ciência. Curitiba:Ed. UFPR, 2006, p.27

Origem do termo tecnologia

Segundo o dicionário Aurélio, a palavra “tecnologia” provém do grego Technos, o conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade, enquanto “técnico” - grego “Technikós” – refere-se a algo peculiar a uma determinada arte, ofício, profissão ou ciência, um saber fazer que na Grécia antiga era transmitido dos mestres para os aprendizes. O termo “tecnologia” remete ao termo “logos” que em grego significa “razão”. Assim a palavra “tecnologia” significa a aplicação das teorias e métodos científicos à solução de problemas técnicos, ou seja, o termo assume um sentido mais restrito do que o termo “técnica”[1]. A palavra “técnica” provém do grego “techne” que significa as artes úteis, que por sua vez provém de “tekton” ou carpinteiro, de forma que em sua origem a palavra envolvia algo do mundo físico em oposição ao mundo das ideias puramente abstratas. A técnica, portanto, é tão antiga quanto a própria humanidade, enquanto que tecnologia se aplicaria especialmente após a revolução científica do século XVII. Para Milton Vargas a técnica nasce “não como adaptação do homem ao seu meio natural, mas pelo contrário, como adaptação deste último às necessidades humanas”.[2]

Segundo o dicionário Houaiss, tecnologia diz respeito a teoria geral e/ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana (p.ex., indústria, ciência etc.). Segundo o Oxford Dictionary of English a tecnologia é definida como “a aplicação do conhecimento científico para propósitos práticos, especialmente na indústria", ”maquinaria e equipamento desenvolvidos a partir do conhecimento científico” ou “ramo do conhecimento que trata de engenharia ou ciências aplicadas”.[3] A escola da economia institucionalista de Veblen, da mesma forma define tecnologia em um conceito amplo, ou seja, a aplicação sistemática de conhecimento organizado e confiável a tarefas práticas[4]. Características técnicas de uma invenção dizem respeito a seus aspectos estruturais (os componentes físicos de um aparelho ou de uma molécula) ou funcionais (etapa de um método, ou elementos definidos pela sua função como “meios para amplificação”). Os efeitos técnicos dizem respeito aos resultados alcançados pela invenção, como por exemplo: um desempenho mais rápido e seguro de um computador ou automóvel, uma reação química mais ácida ou um campo eletromagnético mais direcional.

Ruy Gama observa que, a palavra technology é empregada em um sentido muito mais amplo que a palavra tecnologia da língua portuguesa: “A partir da 2^a Guerra Mundial, houve uma difusão da palavra technology substituindo, pura e simplesmente a palavra técnica, e querendo significar o conjunto de todas as técnicas”. Ruy Gama observa que a palavra tecnologia estava ausente dos dicionários de língua portuguesa no início do século XIX, tendo sido introduzido pela primeira vez, em textos de José Bonifácio[5]. O alemão Johann Beckmann foi quem primeiro cunhou a palavra “technology” em sua obra  Beiträge zur Geschichte der Erfindungen (História das invenções, descobertas e suas origens) de 1772[6]. O físico Jacob Bigelow em texto escrito em 1829 difunde o termo nos Estados Unidos[7]: “Nunca houve uma era em que aplicações práticas da ciência tem empregado tanto talento e engenho da comunidade como no tempo presente. Para englobar os vários tópicos que pertencem a este empreendimento, eu adoto o termo geral “technology”, uma palavra suficientemente expressiva, encontrada e alguns dicionários antigos, e que começa a ser revivido a literatura dos homens práticos nos tempos de hoje. Sobre este título tenta-se incluir os princípios, processos e nomenclaturas das mais notáveis artes, particularmente aquelas que envolvem a aplicação da ciência e que possam ser consideradas úteis ao promover o benefício da sociedade junto com o emolumento daqueles que a praticam”.

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[1] VARGAS, Milton. O início da pesquisa tecnológica no Brasil. Revista do Instituto de Engenharia, n.462, 1987, São Paulo.

[2] GOLDFARB, Da alquimia à química, Sâo Paulo:Edusp, 1987, p.12

[3] Guia de exame do Canadá de 2015 item 12.04

[4] PESSALI, Huáscar; FERNANDEZ, Ramon. A tecnologia na perspectiva da Economia Institucional, in. PELAEZ, Victor; SZMRECSÁNYI, Tamás. Economia da Inovação Tecnológica, São Paulo: Hucitec, 2006, p.93

[5] VARGAS, Milton, História da Técnica e da Tecnologia no Brasil, Ed. Unesp, 1994, p.50. SALOMON, What is technology ? the issues of its origins and definitions, History & Technology, v.1 março 1984

[6] ZITEL, Claus. Philosophies of Technology: Francis Bacon and His Contemporaries, Boston:Brill, 2008, p. xix; https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Beckmann

[7] BIGELOW, Jacob. Elements of technology, Boston:Boston Press, 1829, p.iii-v. cf. NOBLE, David. America by design: science, technology and the rise of corporate capitalism, Oxford University Press, 1979, p.3, 23

Contrafação de faixas numéricas: Itália

Na Itália em Geratherm Medical AG v Gima SPA (Decision 12657/2015) a Corte de Milão decidiu que a proteção para uma faixa numérica de valores não pode ser estendida segundo a doutrina de equivalentes mesmo para valores que estão leveante fora da faixa reivindicada. O artigo 69(1) estabbelece que a proteção de uma patente deve ser determinada pelas reivindicações, no entanto, as reivindicações devam ser interpretadas com base no relatório descritivo e desenhos. O artigo 52(3bis) do Código de Propriedade Industrial da Itália estabelece que deve se levar em conta qualquer elemento equivalente ao indicado nas reivindicações para se estabelecer o escopo de uma patente. A patente da Geratherm Medical EP657023 em questão se refere a um termômetro livre de mercúrio compreendendo 65% a 95% do peso de gálio. A Gima SpA comercializou produto com 62.5% de gálio, que está fora da faixa reivindicada, no entanto a Geratherm alegou haver infração por equivalência visto que o produto acusado de contrafação executava a mesma função essencialmente do mesmo modo para alcançar resultados similares dos obtido em EP657023. A Corte italiana, contudo, conclui que não havia contrafação. A pequena diferença de faixa não é insignificante neste caso. A doutrina de equivalente seria aplicável apenas nos casos em que os limites da faixa não estão claros, o que não é o caso. Para Alessandro Pero, a conclusão sobre a aplicação da doutrina de equivalentes se afasta da forma como ela tem sido aplicada na área de mecânica.[1]

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[1] PERO, Alessandro. International report - Claimed ranges and patent infringement under the doctrine of equivalents 10/08/2016, http://www.iam-media.com/reports/detail.aspx?g=5d5e0f66-2947-4d1d-9631-b8551db15126

Patentes de produtos naturais

Está em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei n° 4961/05 proposto[1] pelo Deputado Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB/SP) que visa a permitir que substâncias ou materiais extraídos de seres vivos naturais e materiais biológicos sejam patenteados[2], desde que essas substâncias atendam aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial e não sejam caracterizadas como mera descoberta[3]. Segundo a justificativa do PL: “As restrições à patenteabilidade de inventos relacionados a usos e aplicações de matérias obtidas de organismos naturais desestimulam investimentos públicos e privados direcionados ao conhecimento e ao aproveitamento econômico da flora e da fauna brasileiras”. Pelo texto atual do artigo 10 inciso VIII da LPI não é considerado invenção ou modelo de utilidade “o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais”. A proposta foi aprovada na forma de um texto substitutivo do deputado Germano Bonow (DEM-RS) ao Projeto de Lei 4961/05, do deputado Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP). O substitutivo modifica a redação do projeto para dirimir dúvidas, sem alterar sua essência. "Embora as moléculas estejam presentes nos organismos vivos, não são evidentes ao observador. Elas precisão ser extraídas, purificadas e associadas a alguma utilidade. Nesses casos, não se trata de apenas descrever uma característica natural de uma determinada espécie", explicou Germano Bonow.

O secretário de Política Industrial da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Paulo Mol Júnior defende a atualização da LPI, possibilitando ampla proteção patentária para produtos biotecnológicos, por meio da aprovação do PL 4.961/05, em trâmite no Congresso Nacional, que possibilita o patenteamento de substâncias ou materiais extraídos de seres vivos e que atendam aos requisitos de patenteabilidade previstos em Lei; ou, preferencialmente, edição de MP que suprima da LPI os incisos IX do Art. 10 e o inciso III do Art. 18.[4]. O setor de pesquisa em farmacologia e a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) manifestaram apoio à possibilidade de patenteamento de substâncias extraídas de organismos vivos no Brasil. Segundo a coordenadora da Comissão de Estudos de Biotecnologia da ABPI, Ana Cristina Muller, em audiência pública na Câmara Federal em 2009, a aprovação do projeto vai estimular a aproximação entre produção acadêmica e a indústria, que já ocorre em países como os Estados Unidos, Japão e na União Européia, que permitem patentes resultadas de isolamento de substâncias extraídas de seres vivos, incluindo seres humanos.[5] Segundo o presidente do conselho deliberativo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), Jorge Raimundo "Não se trata de descobrir algo na natureza. A parte farmacêutica da pesquisa, para transformar moléculas, não pode ser feita sem investimento. A parte de análise, testes e produção consome 2/3 dos gastos de pesquisa".[6] Antonio Figueira Barbosa por outro lado: “o projeto define a apropriação privada da natureza como invenção, com evidente prejuízo ao desenvolvimento científico e tecnológico [...] A proteção a matérias da natureza, caso fossem patenteáveis no passado, por certo haveria de impedir o desenvolvimento da humanidade. Assim, a patente do petróleo, por haver sido isolado da natureza, sem dúvida, retardaria o desenvolvimento da humanidade. Recentemente o Supremo Tribunal dos EUA deu os primeiros passos no caso BRAC 1 e 2 (Association for Molecular Pathology v. Myriad 569 US 2013)[7], negando a proteção patentária. Esperamos que nossos parlamentares sejam minimamente progressistas, negando o projeto em tela”.[8] Para Raissa de Luca Coordenadora do Setor de Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Minas Gerais “No caso do PL Nº 4.961/2005, a justificativa do Projeto de Lei brasileiro traz o mesmo argumento dos Estados Unidos, quando priorizou o requisito da utilidade em detrimento do requisito da novidade e atividade inventiva. Contudo, os EUA estão voltando atrás para considerar patenteáveis apenas as invenções genuínas, excluindo os genes isolados da natureza. Se eles já estão revendo, por reconhecer que não é interessante permitir a patenteabilidade desses materiais biológicos, por carecerem de atividade inventiva em si (seriam descobertas), não faz sentido o Brasil conceder essa permissão agora”.[9]

Dep. Mendes Thame

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[1] http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=279651

[2] http:/www.deolhonaspatentes.org.br/?cid=672

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=279651

[3] A proteção das invenções biotecnológicas: será que a lei de patentes deve ser alterada ?. Nathaly Nunes Uchoa, Gilberto Sachetto Martins, Ana Cristina Muller, Revista ABPI. N.93, mar/abr 2008, p.50

[4] MOL, Paulo. A Mobilização Empresarial pela Mobilização: a propriedade intelectual. Seminário no INPI, Rio de Janeiro, 10 de maio 2012 http://www.inpi.gov.br/images/stories/slideshow/1-MEI_Propriedade_Intelectual_INPI_paulo_mol.pdf

[5] http://www.observatorioeco.com.br/index.php/2009/06/camara-analisa-liberacao-de-pesquisa-e-patentes-em-biotecnologia/

[6] Pesquisadores apoiam projeto sobre patentes de material biológico, Mídia Eletrôncia: Agência Câmara -http://www2.camara.gov.br/ Luiz Xavier junho 2009

[7] http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf

[8] BARBOSA, A. Figueira. A inútil utilidade em análise. Revista Facto, ABIFINA, n.44, abri/2015 http://www.abifina.org.br/revista_facto_materia.php?id=569

[9] https://fapemig.wordpress.com/2015/05/22/mudancas-a-vista-na-lei-de-patentes/

Patente da caneta BIC

Uma descoberta não pode ser patenteável, conforme artigo 10 da LPI. Identificada uma propriedade física, química de determinado material, estaremos diante de uma descoberta. Alcançado um resultado através do uso prático advindo dessa propriedade estaremos diante de uma invenção. Por exemplo, a identificação da propriedade quanto a capacidade de absorver choque mecânico de determinado material é uma descoberta, a criação de dormentes para ferrovias elaboradas a partir de tal material é uma invenção por envolver a intervenção humana[1]. O jornalista húngaro Laszlo Biro observou crianças ao brincar de bola que ao ser molhada a bola percorre o solo deixando um rastro contínuo em forma de filete. Esta observação o levou em 1938 a desenvolver a caneta esferográfica onde uma pequena bola disposta sobre um alvéolo consegue depositar a tinta sem respongos sobre a superfície de papel.[2] John Loud inventara a caneta esferográfica em 1888 mas o modelo apresentava muitos vazamentos. Lászlo Biró aperfeiçoou[3] este modelo comprimindo o reservatório de plástico na qual a tinta era acondicionada. Devido à força da gravidade, a tinta umedecia a esfera, e esta, ao girar, a distribuía de modo uniforme pelo papel sem sujar os dedos ou provocar borrões. Trabalhando como editor de uma revista em Budapeste Biro ficava impressionado pela tinta de secagem rápido dos tipógrafos e pensou em utilizar o mesmo princípio à escrita. [4] Durante a Segunda Guerra Mundial, Biró e sua família fugiram da Hungria, indo primeiro para Paris e depois para Buenos Aires [5]. Na Argentina o inventor teve a ideia de substituir a tinta por uma pasta líquida. Em 1943, László Biró recebeu a patente da primeira caneta esferográfica como a conhecemos hoje em dia. Um ano mais tarde, apareceram as primeiras esferográficas no mercado argentino pela recém criada empresa Eterpen Company. No lançamento no mercado norte-americano, em 1945, as primeiras 10 mil canetas esferográficas foram vendidas em 24 horas, apesar do elevado preço de mais de 8 dólares a unidade. O seu inventor, entretanto, não teve participação nos lucros. Biró já havia vendido sua patente (US2390636 com prioridade na patente argentina ARX564172 de 1943) por 1 milhão de dólares. Em contrapartida, o comprador, o barão francês Marcel Bich, cuja firma BIC (Biro Crayon) lidera o mercado mundial de esferográficas, se tornou bilionário [6].

 

László Biró

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[1] Diretrizes de análise de patentes, proposta para discussão, 1^a versão, agosto 1994, INPI/DIRPA, p.30

[2] História Viva, Grandes temas: Invenções geniais, n.48, São Paulo:Duetto, p.49

[3] CHALLONER, Jack. 1001 invenções que mudaram o mundo. Rio de Janeiro:Ed. Sextante, 2010, p. 452

[4] READER’S DIGEST, História dos grandes inventos, Portugal, 1983, p. 338

[5] DUARTE, Marcelo. O livro das invenções. São Paulo: Cia das Letras, 1997. p. 52

[6] Calendário histórico 1943: Patenteada a caneta esferográfica http: //www.dw-world.de/dw/article/0,,317880,00.html

Método de processamento de folha de pagamento

Em Shortridge v. Foundation Construction Payroll Service (Fed. Cir. 2016) foi analisada a patente US8744933 referente a método de processamento de folha de pagamento implementado por computador que inclui uso de um banco de dados relacional. A Corte conforme entendimento em Ultramercial v. Hulu de que “o uso de um computador de uso geral para executar um método de fazer negócios não torna este método patenteável”. A utilização de banco de dados relacional cpnstitui etapa convencional conhecida da técnica, ainda que o método dificilmente possa ser executado manualmente: “basear-se em um computador para executar uma tarefa de rotina de forma mais rápida e de forma mais precisa é insuficiente para tornar este método patenteável”. A patente em questão se relaciona a uma prática de fazer negócios em abstrato ao contrário de DDR Holdings v. Hotels.com em que a Corte analisou patente necessariamente fundamenta-se na tecnologia de computadores de modo a superar um problema que surge especificamente no ambiente das redes de computadores. A Corte confirma tratar-se de uma solução técnica a um problema que não pertence a um campo técnico e por isso não atende a seção 101 da lei de patentes. Para Michael Borella: “a linha divisória entre o que é técnico e não técnico é bastante tênue, especialmente quando consideramos o caso Ultramercial”[1].

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[1] http://www.patentdocs.org/2016/07/shortridge-v-foundation-construction-payroll-service-llc-fed-cir-2016.html

Objetividade no exame de atividade inventiva

Nos Estados Unidos[1] a análise de não obviedade tem sido interpretada pelas Cortes como uma questão legal ou uma questão de fato (resolvidas sem a referência a um padrão legal). Tradicionalmente questões legais são decididas pela Corte  enquanto que questões de fato, por serem mais objetivas, são decididas pelo júri. Em alguns casos como em Tights v. Acme McCrary Corp de 1976 a Corte considerou uma solução híbrida, ou seja, normalmente decididas pelo júri mas onde a Corte de juízes exerce um papel importante e muitas vezes decisivo ao definir o significado da lei ou a regra que deva ser aplicada aos fatos. Antes da lei de 1952 a Suprema Corte, com apenas uma exceção em Mahn v. Harwood de 1884, entendia tratar-se o padrão de invenção (uma vez que o padrão de não obviedade foi introduzido na legislação de 1952) como uma questão de fato, decidida pelo júri. Em uma posição discordante da maioria o juiz Douglas em Great Atlantic and Pacific Tea v. Supermarket Equipement (A&P) 340 US 147 (1950) entendeu que por ser o padrão de patenteabilidade uma questão constitucional deveria ser considerado como questão legal. Já sob a vigência da lei de 1952, a decisão em Graham v. John Deery 383 US 1 (1966) embora tenha concordado que a lei de 1952 não alterou o padrão exigido para o nível inventivo de uma invenção, mostrou-se ambígua sobre esta questão se deveria ser decidida como uma questão legal ou de fato.

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[1] Non obviousness in patent law: a question of law or fact ?, William & Mary Law Review, v.18, n.3, article 7, http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol18/iss3/7

Patentes de software na Índia

Em 1582/DEL/2004 o escritório de patentes indiano analisou patente referente a método e sistema de interface de servidores de computadores com dispositivos de chaveamento de telefones e computadores clientes que integram características de um computador pessoal e de telefone. A reivindicação define um sistema de integração de telefonia e computador compreendendo um servidor de telefonia, uma rede de computadores, um cliente de telefonia, uma central PBX. Um servidor de telefonia encaminha os pedidos de chamadas telefônicas do cliente de telefonia para a central PBX assim como sinaliza eventos vindos da central PBX no cliente de telefonia. A reivindicação foi rejeitada por contrariar a seção 3(k) do Patents Act como dirigida ao programa de computador per se. Em sua decisão de maio de 2016 o Controller (presidente do escritório indiano de patentes) reverteu o indeferimento concordando com o depositante de que se tratava de um aperfeiçoamento técnico que não reside unicamente na matéria excluida pela seção 3(k). O pedido 1592/MUMNP/2009 referente a resposta de assinante pré programada na área de telecomunicações é implementada em um circuito ASIC específico. O circuito associa a comunicação recebedia de um terminal de acesso com uma resposta pré gravada armazenada no terminal. O pedido indeferido em primeira instância teve decisão revertida em maio de 2016 uma vez que o Controller concordou tratar-se de uma solução técnica usando diversos componentes de hardware (meios técnicos) em uma rede de telecomunicações e que desta forma não pode ser interpretado como programa em si. As reivinidcações foram emendadas para que as referências ao circuito ASIC e transceptor constassem explicitamente das reivindicações. Em outro pedido 1564/MUMNP/2010 que trata de rede de telecomunicações para acesso a uma pluralidade de terminais durante intervalos de tempo específicos fora dos horários de pico. Cada terminal possui um identificador único que é armazenado em um registrador. A rede de telecomunicações é adicionalmente configurada para receber pedidos de acesso a partir dos terminais e para determinar o identificador único associado com o terminal, de modo a negar acesso para o terminal caso o pedido de acesso esteja fora do intervalo estabelecido. A rede de telecomunicações é configurada para monitorar a carga da rede e adaptar o tempo de acesso dependendo desta monitoração de modo a ajustar o tempo de pico. Novamente, a decisão de indeferimento foi revertida pelo Controller em maio de 2016 por entender tratar-se de solução de um problema técnico. Outras decisões como 1376/DEL/2004; 5428/DELNP/2006; 5754/DELNP/2007 convergiram para entendimento similares favoravelmente a concessão de tais métodos implementados por software: “a matéria reivindicada não se enquadra como matéria excluída pela seção 3(k) uma vez que a contribuição resida tanto no programa de computador como no hardware” tal como previsto no guia de exame de fevereiro de 2016.[1]

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[1] CHAKRAPANI, Mukundan. Light at the end of the tunnel for Computer-Related Inventions?, 29/07/2016 http://www.lakshmisri.com/News-and-Publications/Publications/Articles/IPR/light-at-the-end-of-the-tunnel-for-computer-related-inventions

Doutrina de equivalentes reversa

Casos recentes do Federal Circuit contudo tendem a não aplicar a doutrina de equivalência reversa. Em Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Res., Inc uma vez que uma reivindicação de produto macro em geral possui escopo específico e dificilmente teria o alcance de proteger produtos em nanoescalas. Dan Burk e Mark Lemley também entendem que face a mudança de paradigma da nanotecnologia a doutrina de equivalência reversa pode ser particularmente útil. [1] Os mesmos autores apontam que em nanotecnologia existe menos probabilidade de se aplicar a doutrina de equivalência. [2]A doutrina de equivalência reversa aparece formulada em Boyden Power-Brake Co. v. Westinghouse, 170 U.S. 537 (1898), porém Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Res., Inc., 279 F.3d 1357, 1368 (Fed. Cir. 2002) e SRI Int. v. Matsushita Electric , 775 F.2d 1107, 1123 (Fed. Cir 1985) sugerem que esta doutrina deixou de ser adotada deixou de ser adotada após 1952.[3] Em Tate Access Floors  a Corte se refere a esta doutrina como “uma exceção anacrônica, longamente mencionada mas raramente aplicada”.[4] Em Boyden Power Brake a patente de George Westinghouse tratava de um sistema de freios em locomotivas baseado em ar comprimido foi aperfeiçoada de forma substancial por George Boyden. A Suprema Corte conclui que mesmo havendo infração literal da reivindicação isto não significava infração aos direitos do titular da patente, uma vez que embora os dois dispositivos desempenhem a mesma função, os mecanismos para realização destas funções eram tão distintos que não se podia considerá-los equivalentes [5]: “nós somos induzidos a olhar de modo favorável a este dispositivo, não somente porque é novo e manifestamente distante do princípio da patente de Westinghouse, mas porque resolve de uma forma mais simples o problema da ação rápida de frenagem, enquanto a aptente de Westinghouse não provou ser bem sucedida sem que certos elementos adicionais sejam incorporadas a ela”.[6]

No Japão, Steven Lundberg mostra que no Japão os efeitos revelados no relatório descritivo do pedido de patente podem ser utilizados para interpretar de forma limitativa a reivnidcação. Assim, por exemplo, se uma patente aponta como efeito a maior velocidade do processador, no caso de um sistema processador do mercado apresentar de forma literal, todos os elementos da reivindicação, porém, não alcançar a dita melhoria na velocidade em relação ao estado da técnica apontada no relatório descritivo, então as Cortes tenderão a não interpretar como contrafação.[7] Na França André Bertrand observa que o Tribunal de Grande Instance[8] de Paris concluiu que não haverá contrafação na medida em que  não houver reprodução dos fundamentos da invenção “fondement de l’ invention” o que segundo André Bertrand resulta no mesmo resultado que o obtido com a doutrina de equivalência reversa aplicada pelas Cortes norte americanas. Em Taiwan o Patent Infringement Assessment Guidelines de 2016 suprimiu as referências que haviam na versão anterior do guia de 2004 referentes a aplicação da doutrina de equivalentes reversa. Pela versão de 2004 no caso de uma infraão literal de produto ou método em que os princípios de funcionamento do dito porduto ou método fossem substancialmente diferentes, ainda que realizando a mesma função, a aplicaão da doutrina de equivalência reveresa garantiria que neste caso não haveria contrafação. A retirada de tal doutrina se baseia no fato de que a doutrina tem sido pouco aplicada pelos tribunais de Taiwan e somente em alguns poucos países é aplicada. [9]

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[1] WASSON, Andrew. Protecting the next small thing: nanotechnology and the reverse doctrine of equivalents http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2004DLTR0010.pdf

[2] BURK,LEMLEY,op.cit.p.50

[3] LEMLEY, Mark. Software Patents and the Return of Functional Claiming, 2012, p.  http://ssrn.com/abstract=2117302

[4] MERGES, Robert; MENELL, Peter; LEMLEY, Mark. Intellectual property in the new technological age. Aspen Publishers, 2006. p.294

[5] PARK,Jae Hun. Patents and Industry Standards,Edward Elgar, 2010, p. 104.

[6] MERGES, Robert; MENELL, Peter; LEMLEY, Mark. Intellectual property in the new technological age. Aspen Publishers, 2006. p.293

[7] LUNDBERG, Steven; DURANT, Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and software patents. The Bureau of National Affairs, 2005, p.10-17

[8] TGI Paris 25 outubro 1989 Polo c. Leibinger, PIBD, 1990, III, 128. BERTRAND, André. La propriété intellectuelle, Livre II, Marques et Breves  Dessins et Modèles, Delmas:Paris, 1995, p.164

[9] LEE AND LI, Reverse Doctrine of Equivalents Removed from Taiwan Patent Infringement Assessment Guidelines, 01/07/2016 http://www.lexology.com