História do "caracterizado por"

O sistema de dividir a reivindicação em duas partes intercaladas por um termo de transição “caracterizado por” (dadurch gekennzeichnet) tem origem na legislação alemã de patentes nos anos 1880. Porém já na década de 1930 tinham perdido sua importância, por duas razões: 1) as Cortes tem se enquadrado na perspeciva francesa de se basear no relatório descritivo para delimitar precisamente o escopo de proteção da reivindicação de modo que o posicionamento da expressão de transição tem menos importância, 2) no caso de invenções pioneiras é difícil saber no momento da concessão se a reivindicação não se encontra excessivamente ampla, de modo que somente durante o eventual litígio é que esta questão estará mais clara e a reivindicação poderá se restringida com base no relatório descritivo.[1] A doutrina já desenvolvia nesta época de que as reivindicações fixam o objeto de proteção (der Gegenstand der Erfindung) porém caberia as Cortes definir o escopo de proteção (der Schutzumfang) seguem uma influência das Cortes norte americanas baseadas no common law.[2]

A utilização da expressão delimitadora “caracterizado por” e seu correto posicionamento na reivindicação tem sido por décadas uma exigência bastante comum no exame técnico do INPI. A prática administrativa de o INPI exigir a presença da expressão “caracterizado por” é bastante antiga. Na década de 1920 alguns poucos pedidos depositados no DNPI utilizavam da expressão, por exemplo na patente n°14397 de 2 de junho de 1924 que trata de “Suporte para cardápios em hotéis, restauurantes e outros caracterizado pelo fato de consistir de uma haste provida de um pé, ou base fixa ou giratória, tendo na extremidade superior um pegador com mola para sustentar o cardápio”. Em 1927 a ocorrência da expressão torna-se mais comum no entanto a maioria ddos pedidos ainda não se utilizam da expressão. A patente n°15811 de 9 de fevereiro de 1927 reivindica: “bomba para chopps caractreizada pelo fato de consistir de uma alavanca segura ao anel do garfo [...]”.

Benjamin do Carmo refere-se a um Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio que em separata número 2, de novembro de 1934 afirma que nas reivindicações: “é usual empregar a expressão “caracterizado” para distinguir a matéria já conhecida da matéria nova inventada. O que fica antes dessa expressão constitui matéria conhecida, não reivindicada, nem reivindicável. O que se segue à citada expressão é o que constitui a invenção, a matéria reivindicada que determina os direitos do inventor”.[3]

Segundo a Portaria nº 118 do Ministério do Trabalho publicada no Diário Oficial de 25 de julho de 1939 e modificada em 6 de setembro de 1939 temos que no Artigo 11 é especificada como devam ser redigidas as reivindicações, na época denominadas de “pontos característicos”:

“na especificação dos pontos característicos a que se refere à alínea c da condição 8 (especificação dos pontos característicos da invenção enumerados um a um, com absoluta exatidão e concisão, com destaque vital para cada qual representar relativamente ao conjunto da descrição), observar mais o seguinte: a) exprimirem os pontos característicos a definição lógica daquilo que o inventor considera ter inventado, para o efeito de determinar, tornando exclusivos, os respectivos títulos, b) empregar-se a expressão "caracterizado por" em cada ponto, após a menção do nome genérico da coisa inventada, para distinguir, da matéria já conhecida, aquela que constituir a novidade da invenção. A designação anterior a essa expressão fixa a coisa conhecida e o que se seguir constituirá a particularidade genuína da invenção, a matéria sobre a qual se estabelece o direito do inventor “[4]

Pela lei n°5772/71 artigo 14 § 2º As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão as particularidades do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor. O artigo 15 estabelece que “qualquer particularidade do invento, para ter assegurada proteção isoladamente, deverá ser requerida em separado, desde que possa ser destacada do conjunto e não tenha sido, antes, descrita pormenorizadamente”.

A Portaria nº 081 de 13 de março de 1972 previa no item 2.4

“As reivindicações devem conter, cada uma, a expressão “caracterizado por” seguindo-se a descrição objetiva, clara e concisa do detalhe a proteger sempre fundamentado no relatório descritivo. 2.4.1 a mataria anterior á expressão “caracterizado por” fixa a coisa conhecida. 2.4.2 a descrição que se seguir á expressão “caracterizado por” constitui a particularidade genuína do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor”

O Ato Normativo nº 019 de 11 de maio de 1976, que antecedeu o Ato Normativo 127/97, no item 1.3.3 deixava claro a obrigatoriedade da expressão “caracterizado por” para todas as reivindicações , contendo, quando necessário, um preâmbulo entre o título e a dita expressão. Sob o CPI 5772/71 Paulina Ben-Ami observa que “Apesar de mencionado no item 1.3.3.d do AN 019/76 que a parte que segue a expressão “caracterizado por” estabelece e delimita os diretos do inventor, deve ficar bem claro que a proteção é concedida à matéria definida na reivindicação como um todo e o posicionamento da expressão caracterizado por serve apenas para facilitar a compreensão da novidade da invenção através da definição das características que contribuem para a novidade. Assim, a proteção à invenção da primeira cadeira com braços seria concedida à cadeira com braços e não somente aos braços definidos após a expressão caracterizado por, o que seria um absurdo”.[5]

No PL 824/91 o Artigo 52 previa que a proteção conferida pela patente será determinada pelos elementos caracterizantes contidos nas reivindicações, interpretados com base no relatório descritivo. Roberto Campos propôs emenda de forma que a extensão da proteção conferida pela patente seja determinada pelas reivindicações interpretadas à luz do relatório descritivo. O relator Ney Lopes não acolheu esta emenda em seu substitutivo: “O Projeto estabelece que a extensão da proteção será determinada pelos elementos caracterizantes contidos nas reivindicações, que são compostas, em geral, de partes novas e outras já conhecidas, sendo que somente as primeiras caracterizam a invenção. O uso da expressão ‘elementos caracterizantes’ visa a tornar claro que não é passível de proteção a matéria já pertencente ao estado da técnica, mas apenas os elementos novos, aqueles caracterizantes da invenção”. O texto final da LPI, contudo, acolheu a proposta de Roberto Campos, pois em seu Artigo 41 estabelece que “A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos”.

A redação do artigo 25 da LPI é a que foi proposta no artigo 26 do Projeto de Lei do Executivo PL 824/91, sendo aprovada sem alterações e apenas renumerada para o artigo 25 na emenda substitutiva do relator Ney Lopes [6]. As Diretrizes de Exame da DIRPA (RPI 1669 de 31 de dezembro de 2002) no item 1.10.5.4 estabelecem que esta separação entre elementos conhecidos e elementos novos visa apenas a facilitar esta distinção, uma vez que não altera a abrangência ou escopo da reivindicação, que será sempre determinado com base no somatório das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante (artigo 41 da LPI). No entanto, a recomendação é a de que, sempre que apropriado, tal delimitação seja empregada, para facilitar a tarefa das cortes em identificar a invenção protegida.

Segundo as Diretrizes de Exame da DIRPA (RPI 1669 de 31.12.02) item 10.1.5.4 “Esta separação entre elementos conhecidos e elementos novos visa apenas a facilitar esta distinção, uma vez que não altera a abrangência ou escopo da reivindicação, que será sempre determinado com base no somatório das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante” e ainda segundo item 1.10.5.1 “Para efeito de demarcação do estado da técnica, o preâmbulo deve conter a descrição da matéria conhecida em um único documento do estado da técnica pertinente à invenção, sendo que o componente modificado pelo inventor deve ser descrito após a expressão caracterizante. A proteção é conferida para a matéria definida na reivindicação como um todo, de modo que, o posicionamento da expressão caracterizante serve apenas para a delimitação da novidade da invenção”.

A mesma Diretriz estabelece que “Para efeito de demarcação do estado da técnica, o preâmbulo deve conter a descrição da matéria conhecida em um único documento do estado da técnica pertinente à invenção, sendo que o componente modificado pelo inventor deve ser descrito após a expressão caracterizante”, ou seja, elementos da reivindicação somente poderiam ser deslocados para o preâmbulo se houvesse um único documento com todos os elementos do novo preâmbulo. No entanto, esta recomendação não se incorporou à prática de exame do INPI.

---

[1] VOJÁCEK, Jan. A survey of the principal national patent systems. New York:Prentice Hall, 1936, p.35, 36, 72

[2] VOJÁCEK, Jan. A survey of the principal national patent systems. New York:Prentice Hall, 1936, p.150

[3] JUNIOR, Benjamin do Carmo Braga, Pequeno Tratado prático das patentes de invenção no Brasil, Rio de Janeiro:Ed. Pocural 1936, p.63

[4] Revista de Direito Industrial, ano V, setembro 1939, n.9.p.238

[5] BEN-AMI, Paulina. Manual de Propriedade Industrial, São Paulo: Secretaria da Ind. Com. e Tecnologia, SEDAI, 1983, p.56

[6] DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários á lei da propriedade industrial, São Paulo:Forense, 2009, p. 121

"caracterizado por" na EPO

A EPO igualmente recomenda a construção da reivindicação em duas partes separadas pela expressão “caracterizado por” (Regras 29-1-b EPC1973 e 43-1-b EPC2000). Em T11/84 a Corte insistiu no uso desta expressão como delimitadora do estado da técnica quando a invenção se tratar claramente de um aperfeiçoamento do estado da técnica. [1]No entanto, são apresentados três situações em que a redação da reivindicação em duas partes é particularmente inadequada: i) a invenção reside na combinação de diferentes elementos de igual importância; ii) modificação de um processo químico conhecido caracterizado pela eliminação de uma substância ou sua substituição por outra, iii) sistemas complexos com partes funcionalmente inter-relacionadas, em que a invenção reside nesta inter-relação.[2] T 170/84 aponta que a reivindicação em duas partes que resulte em uma formulação complexa não é apropriada.[3] 

Se a Divisão de Exame entende que a reivindicação em duas partes (two part claims) é a mais apropriada, mas o requerente discordar e insistir na formulação original isto não poderá fundamentar o indeferimento do pedido se o relatório descritivo delimita adequadamente o estado da técnica da invenção.[4] T13/84 destaca que a invenção não está contida somente na parte caracterizante da reivindicação. Em T850/90 foi confirmado que a avaliação de atividade inventiva deve levar em conta as características do preâmbulo uma vez que a invenção é definida pela reivindicação como um todo. O Artigo 100 da EPC não considera como causa de oposição o fato da patente estar com a expressão caracterizado por mal posicionada. Em T99/85 a Câmara de Recursos entendeu que na faz de oposição não há razão para o titular da patente solicitar que a redação de uma reivindicação seja refeita meramente porque a divisão em duas partes em preâmbulo e parte caracterizante  não corresponde ao estado da técnica objetivo.[5] 

Em T980/95 entende que a Regra 29(1) da EPC1973 não possui qualquer exigência explícita que uma reivindicação em duas partes deva ser montada com base no documento mais próximo do estado da técnica (closest prior art) uma vez que a regra não afirma que a parte caracterizante deva definir a atividade inventiva da reivindicação. O fato portanto de mais tarde se concluir que outro seria o documento mais próximo para avaliação de atividade inventiva não resulta que a divisão em duas partes aprovada constitui uma violação da Regra 29(1) EPC1973 uma vez que dependendo de qual documento do estado técnica servir de base para divisão em duas partes teremos construções distintas de reivindicações. 

Deve-se observar que o Artigo 84 da EPC define que “as reivindicações devem definir a matéria para o qual se busca proteção elas devem ser claras e concisas e ser suportadas pelo relatório descritivo”. O artigo 25 da LPI é bastante similar: “As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção”. Comparando-se os dois artigos nota-se eu o texto legal brasileiro agrega a referência a “caracterizando as particularidades do pedido” que não se encontra no texto europeu.

---

[1] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.345

[2] Guidelines for Substantive Examination Part C abril 2010 item III-2.3 http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guiex/e/c.htm

[3] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p. 274 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html

[4] Guidelines for Substantive Examination Part C abril 2010 item III-2.3 http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guiex/e/c.htm

[5] STAUDER, Dieter; SINGER, Margareth; European Patente Convention: a commentary.  Thomson:Cologne, 2003, p. 384

A posição do "caracterizado por" e a falta de novidade

O artigo 5º incio IV da Instrução Normativa n°30/2013 informa que as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão ‘caracterizado por’, um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendida pelo estado da técnica. O inciso V afirma que após a expressão ‘caracterizado por’ devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo (ou seja, já conhecidos no estado da técnica), se deseja proteger. Dado um documento do estado da técnica, se uma reivindicação não tem novidade, não tem como meramente se deslocar o “caracterizado por” e esta reivindicação passar a ter novidade.  Não há que se fazer uma análise da novidade elemento por elemento da reivindicação tomados de forma isolada, mas um único documento deve antecipar todas as características em conjunto descritas na reivindicação para que esta seja destituída de novidade. Considere um pedido de patente que tenha como reivindicação aparelho dotado de A, B caracterizado por C, D. Se existir um documento do estado da técnica que revele aparelho dotado dos elementos A, B, C e D a reivindicação não terá novidade. Se por outro lado, este documento do estado da técnica revelar apenas A, C, D, faltando apenas B que consta do preâmbulo, a reivindicação terá novidade.

Considere um outro pedido de patente que tenha como reivindicação aparelho dotado de A, caracterizado por B, C, D. Se existir um documento do estado da técnica que revele aparelho dotado dos elementos A, B, C e D a reivindicação não terá novidade. Não houve qualquer influência no exame de novidade desta reivindicação o lugar onde se posiciona a expressão “caracterizado por”. Tal posição é irrelevante para análise de novidade da reivindicação.

Alguns críticos apontam que dado um pedido de patente que tem como reivindicação aparelho dotado de A, B caracterizado por C, D, se existir um documento do estado da técnica que revele aparelho dotado do elemento C a reivindicação já não terá novidade, uma vez que C é um dos elementos que representam a contribuição ao estado da técnica do pedido. Esta análise desconsidera os elementos do preâmbulo A e B e o elemento D. Nesta perspectiva uma nova redação da reivindicação para aparelho dotado de A, B, C caracterizado por D seria suficiente para tornar a reivindicação dotada de novidade. Em conclusão, bastaria um mero deslocamento da expressão “caracterizado por” para torná-la dotada de novidade.

O INPI elaborar uma exigência solicitando o deslocamento do elemento C para o preâmbulo porque este é destituído de novidade ignora o fato de todas as invenções, em última instância, são formadas da combinação de elementos por si já conhecidos isoladamente. A ser válido esta análise de novidade elemento por elemento, a rigor todos os elementos da parte caracterizante teriam de ser deslocados para o preâmbulo porque tais elementos isoladamente sempre poderão ser vistos como a reunião de outros elementos por si já conhecidos da técnica isoladamente.

Não há conhecimento de nenhum outro escritório de patentes que opera com reivindicações em duas partes (jepson type) que tenha o mesmo entendimento. A Diretriz de Exame do INPI no item 3.06 afirma que “Deve-se atentar para o fato de que a novidade das características contidas após a expressão "caracterizado por" deve sempre ser estabelecida em relação ao conjunto de características tidas como conhecidas e definidas no Preâmbulo”, de modo que não se pode ignorar os elementos A e B que constam do preâmbulo no exemplo citado. Segundo o TRF2 em DMV Brasil Equipamentos v. INPI[1] “A novidade exigida ao deferimento da exclusividade do uso de determinado invento deve ser apurada sob aspecto global daquela solução tecnológica e não sob a ótica dos elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica”. Não há que se fazer portanto uma análise da novidade elemento por elemento da reivindicação tomados de forma isolada, mas em um único documento antecipar todas as características em conjunto descritas na reivindicação. O juiz do TRF2 acolhe argumentação do perito: “uma reivindicação independente será considerada desprovida de novidade quando todos os seus elementos, tanto do preâmbulo como da parte caracterizante, estão presentes em uma única referência. Também é importante ressaltar que é a combinação de elementos definida na reivindicação (e não cada elemento individualmente) que proporciona a novidade e a inventividade da patente PI9703496”.[1]

O erro conceitual nesta análise de novidade que toma cada elemento da reivindicação isoladamente ao invés de considerar a reivindicação como um todo provém da confusão entre a contribuição ao estado da técnica (a rigor delimitada pela parte caracterizante) e o objeto de proteção da patente. A reivindicação de aparelho dotado A, B caracterizado pr C, D diz que a contribuição da invenção reside na inclusão de C e D neste conjunto e não na invenção de C e D propriamente ditos. Para que o titular da patente obtivesse proteção para C e D isoladamente seria necessário que ele tivesse apresentado reivindicações independentes próprias para estas duas características isoladamente ou seja desconectadas do restante do aparelho dotado de A, B. Não é por outro motivo que a doutrina francesa afirma que a contrafação se avalia pelas semelhanças e não pelas diferenças “la contrafaction doit se juger d ‘aprés lês ressemblances et non les différences”[2], pouco importa as diferenças secundárias em presença de similitudes consideradas essenciais (les éléments essentiels[3]), fundamentais (similitude fondamentale[4]). A análise de novidade por sua vez é feita pelas diferenças entre o objeto reivindicado como um todo e o documento (único) do estado da técnica. Havendo elementos presentes na reivindicação mas ausentes no documento do estado da técnica haverá novidade na reivindicação.

---

[1] Processo: AC 416701 RJ 2004.51.01.513998-3 Relator(a): Desembargador Federal ANDRÉ FONTES Julgamento: 24/06/2008 Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA Publicação: DJU - Data::02/07/2008 - Página::38 Apelante: DMV Brasil Equip. Ind. Com. Ltda. Apelado: INPI http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1548740/apelacao-civel-ac-416701-rj-20045101513998-3-trf2

[2] CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques; Droit de la Propriété Industrielle, Précis Dalloz:Paris,1998, p.242

[3] Cass. Com. 5 maio 1971, Ann. 1971-85, Tribunal Grnde Instance Paris, 22 novembro 1974, PIBD 1975.III.228

[4] Paris 20 junho 1969, Ann. 1971-89

Criação da Convenção Europeia de Patentes em 1973

Um primeiro acordo efeito na direção da uniformização do sistema de patentes europeu veio com a criação do IIB International Patent Institute (ou no original IIB Institut International des Brevets) em 6 de junho de 1947 no Acordo de Haia pela França e os países do Benelux com o objetivo de realizar as buscas por novidade das patentes (sem exame substantivo) depositadas nestes países. O IIB com sede em Haia na Holanda, que posteriormente viria a compor o EPO. Isto explica o porque da sede da EPO em Haia ter se dedicado inicialmente apenas as atividades de busca. [1] posteriormente outros países aderiram ao IIB:  Turquia (1955) para exame técnico de todos os pedidos, Marrocos (1956), Mônaco, Suíça (realizando o exame técnico de relojoaria e têxteis) e Inglaterra (1965) e Itália (1974).[2] Em 19 de dezembro de 1954 a classificação internacional de patentes adotada pelo Acordo de Estrasburgo foi um passo importante para uma patente comum na Europa, antes mesmo da entrada em vigor do Tratado de Roma em 1958.[3] 

Nesta ocasião foi levantada a ideia de se criar uma Oficina Europeia de Patentes de modo que uma primeira convenção nesse sentido foi assinada de 27 de novembro de 1963 em Estrasburgo que estabeleceu critérios de exame comuns que vieram a ser adotados pela lei francesa de 2 de janeiro de 1968[4]. Entre estes critérios destacavam-se como centrais o conceito de novidade absoluta, a presença de atividade inventiva  como aquilo que não fosse decorrência óbvia do estado da técnica para o técnico no assunto, a aplicação industrial e o fato de que o direito conferido pela patente deveria estar determinado pelas reivindicações.[5] François Panel destaca que a inserção do conceito de atividade inventiva foi muito importante para a França que teve de ajustar sua legislação nacional que previa apenas o conceito de novidade.[6] Para Paul Mathély como o mercado comum tornou-se inevitável a unificação do regime de patentes europeu: “existe uma contradição radical entre o estabelecimento de um mercado comum e, no interior deste mercado, um particionamento a partir dos direitos de propriedade industrial. Estava bem claro que um mercado comum exige uma patente comum”[7] A proposta original preparada em 1962 em anteprojeto de autoria de Kurt Haertel presidente do Deutsches Patentamt previa a patente comunitária no entanto não encontrou condições políticas para aprovação e teve de ser abandonado em 1965. 

François Panel observa que no pós guerra  poucos poderiam imaginar que dez anos depois estaria se discutindo um sistema de patente que toma como modelo o sistema alemão. A Alemanha de Hitler em 1942-1943 havia tentado impor tal modelo à uma Europa controlada[8]. François Panel, contudo, nega que a Europa libertada tenha guardado algum ressentimento desta proposta alemã[9]. Para François Panel as razões do fracasso na iniciativa se devem a questões de regras de acessibilidade e a cláusulas econômicas. Uma das propostas do plano Haertel previa a não acessibilidade, o que excluía os Estados Unidos que teria de continuar utilizando o sistema nacional de patentes. François Panel lembra que a legislação norte americana de primeiro a inventar beneficiava os inventores norte americanos residentes em detrimento dos direitos de prioridade unionista dos inventores europeus não residentes. No aspecto econômico muitas empresas não concordavam com a cláusula de exaustão de direitos da patente após a primeira venda do produto patenteado. Outra questão era o receio dos escritórios nacionais europeus de perda de receita com a respectiva diminuição dos depósitos nacionais com a entrada em vigor de uma patente  européia. Com o fracasso das negociações os Estados Unidos voltaram-se para o BIRPI e iniciaram em 1967 a articulação para criação do sistema PCT.[10] A proposta de uma patente européia foi retomada por iniciativa da França em 1969 em conferência intergovernamental presidida por Haertel e Savignon presidente do INPI francês e que levou a assinatura da Convenção de Munique em 5 de outubro de 1973.

Segundo Rodrigo Souto Maior o fracasso na negociação de uma patente europeia levou à busca de uma solução junto à OMPI [11]. As negociações que antecederam a assinatura do PCT se estenderam de 1966 a 1970. Em junho de 1965 a National Association of Manufacturers lançou a ideia de uma conferência internacional. O Conselho executivo da União de Paris em 1966 retomou o tema e os Estados Unidos em particular manifestou a “urgência de estudos que tendam a reduzir o retrabalho no exame das patentes, e as taxas de admissão exigidas tanto pelos depositantes quanto aos escritórios nacionais”.[12] Arpad Bogsch relata que na época da idealização do PCT a duplicidade de esforços de exame entre os diferentes escritórios e a falta de um relatório ainda que preliminar que pudesse orientar as ações dos depositantes obrigados a aguardar anos por uma decisão final de seus pedidos, constituíam dois problemas críticos do sistema de patentes: “os criadores do PCT sabiam que eles não poderiam resolver completamente estes problemas. Mas eles tentaram – e eu acredito com sucesso – ao reduzir a sobrecarga de repetidas buscas e exames e a multiplicidade de pedidos de traduções. O primeiro problema foi resolvido – parcialmente eu repito – através da introdução dos relatórios de busca e exame preliminar”.[13]

Uma minuta do Tratado foi assinada em junho de 1970. A assinatura do PCT impulsionou a retomada das negociações [14]. para conclusão de um acordo de harmonização e unificação dos procedimentos de exame e concessão de patentes na Europa que veio a ser assinada em 1973. Um importante fator para o sucesso das negociações do PCT segundo Arpad Bogsch diretor geral da OMPI (1973-1997) foi o apoio dos Estados Unidos. A proposta tinha como metas a redução do backlog dos escritórios de patentes, bem como a elaboração de um relatório de busca e exame que pudesse servir de orientador para os exames dos diferentes países bem como para o requerente. A primeira reunião convocada pelo BIRPI em 1967 teve a participação de França, Alemanha, Japão, União Soviética, Inglaterra, Estados Unidos e do IIB [15].

Kurt Haertel [16]

---

[1] GUELLEC, Dominique; POTTERIE, Bruno van Pottelsberghe de la. The economics of the european patent system. Great Britain:Oxford University Press, 2007, p.27; DRAHOS, Peter. The global governance of knowledge: patent offices and their clients. Cambridge University Press:United Kingdom, 2010, p.117; MATHÉLY, Paul. Le droit européen des brevets d'invention, Journal des notaires et des avocats:Paris, 1978 p.7

[2] PANEL, François. La protection des inventions en droit européen des brevets. Collection du CEIPI, Paris:Litec, 1977, p.2

[3] BELTRAN, Alain; CHAUVEAU, Sophie; BEAR, Gabriel. Des brevets et des marques: une histoire de la propriété industrielle, Fayard, 2001, p. 80; MATHÉLY, Paul. Le droit européen des brevets d'invention, Journal des notaires et des avocats:Paris, 1978 p.8

[4] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.100

[5] MATHÉLY, Paul. Le droit européen des brevets d'invention, Journal des notaires et des avocats:Paris, 1978 p.9

[6] PANEL, François. La protection des inventions en droit européen des brevets. Collection du CEIPI, Paris:Litec, 1977, p.3

[7] MATHÉLY, Paul. Le droit européen des brevets d'invention, Journal des notaires et des avocats:Paris, 1978 p.7

[8] LEPETRE, J. Le brevet européen et les problèmes de l’unification des législations nationales em matière de proprieté industrielle, Paris, 1971

[9] PANEL, François. La protection des inventions en droit européen des brevets. Collection du CEIPI, Paris:Litec, 1977, p.5

[10] PANEL, François. La protection des inventions en droit européen des brevets. Collection du CEIPI, Paris:Litec, 1977, p.8

[11] BARBOSA, Denis Borges; MAIOR, Rodrigo Souto; RAMOS, Carolina Tinoco, O contributo mínimo em propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima. Rio de Janeiro: Lumen, 2010. p. 193.

[12] BELTRAN, Alain; CHAUVEAU, Sophie; BEAR, Gabriel. Des brevets et des marques: une histoire de la propriété industrielle, Fayard, 2001, p. 78

[13] WIPO. The First Twenty-five Years of the Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970-1995, Geneva, 1995, p.10

[14] CORNISH, William, LLEWELYN, David. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights. London: Sweet&Maxwell, 2007. p. 127.

[15] http: //en.wikipedia.org/wiki/International_Patent_Institute.

[16] http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Haertel

O que é um método financeiro para o USPTO ?

Em 2015 o PTAB em JP Morgan Chase v.Intelectual Ventures[1] declinou em aplicar a revisão relativas a patentes de métodos financeiros (CBM review – Covered Business Method) previsto na seção 18(a)(1)(C) do America Invents Act. Segundo a definição legal uma patente de método financeiro significa que a patente reivindica um método ou aparelho correspondente para executar o porcessamento de daddos ou outras operações usados na prática, administração ou gerenciamento de um produto ou serviço financeiro, exceto pelo fato de que o termo não inclui as patentes para invenções tecnológicas. [2] A patente em questão US5745574 da Intelllectual Ventures tratava de método que usava criptograafia de chave pública para certificar comunicações eletrônicas de forma segura. A JP Morgan alegou que a técnica de criptografia é usada no estado da técnica para quase todas as transações financeiras eletrônicas e, portanto, a patente se dirigia a uma atividade relativa ao processamento de dados financeiros. O PTAB, contudo, entendeu que as reivindicações tinham aplicação geral e não estavam limitadas a uma aplicação específica e, portanto, não se enquadrava na previsão do AIA como método financeiro. Em Google Inc. v. Unwired Planet, LLC[3] o PTAB entendeu que a patente poderia ser enquadrada como método financeiro e confirmou que este enquadramento não está limitado a produtos ou serviços da indústria de serviços financeiros apenas. A patente US7203752 trata de método de controle de acesso a informações locais para dispositivos de comunicação sem fio que é solicitada por um aplicativo do cliente. O método é usado de forma complementar a produtos ou serviços financeiros tais como bancos. O sistema detecta quando um dispositivo sem fio está presente na área de um banco para iniciar o envio de informação de propagando relevante.

---

[1] J.P Morgan Chase v. Intellectual Ventures II LLC, CBM2014-00160 (PTAB Jan. 29, 2015) cf. GANDHI, Manoj. PTAB limits the scope o covered business method patent revies, 13/02/10215 http://www.lexology.com

[2] For purposes of this section, the term “covered business method patent” means a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions. http://www.bitlaw.com/source/America-Invents-Act/18.html

[3] CBM2014-00006, Paper 11 (April 8, 2014) cf. WEISENBERGER, Theresa. CBMS not limited to products or services of the financial services industry, 30/04/2014 http://www.lexology.com

Referências aos desenhos nas reivindicações

Segundo o Instrução Normativa 30/2013 artigo 4º inciso VI quando o pedido contiver desenhos, as características técnicas definidas nas reivindicações devem vir acompanhadas, entre parênteses, pelos respectivos sinais de referência constantes dos desenhos se for considerado necessário à compreensão do mesmo. O inciso V indica que as reivindicações não devem conter, no que diz respeito ás características da invenção, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo “como descrito na parte .... do relatório descritivo” ou “bem como representado pelos desenhos”. Na EPO T237/84 destaca que a utilização dos sinais de referências aos desenhos se deve a propósitos de clareza da reivindicação, entendendo-se que tais sinais de referência não são limitativos do escopo das reivindicações.[1] O guia de exame chinês refere-se a Regra 20.4 que estabelece que os sinais de referência aos desenhos presentes nas reivindicações tem o objetivo de facilitar o entendimento da invenção reivindicada porém não possuem qualquer efeito limitativo na construção do escopo da mesma reivindicação. [2]

Na EPO em T/94/12 a Câmara de Recursos admitiu que a reivindicação da patente EP1734598 fizesse referência as figuras uma vez que a estrutura do objeto a ser protegido era muito complexa e a descrição desta estrutura por meio apenas de palavras tornaria  a reivindicação menos concisa e menos clara. A regra 43(6) dispõe que salvo em caso de absoluta necessidade as reivindicações não devem se basear em referências ao relatório descritivo ou desenhos no que concerne as características técnicas da invenção. Da mesma forma T986/97 e T893/99 entenderam que quando a ausência desta referência aos desenhos tornar impossível exprimir o conteúdo técnico pertinente apenas com o recurso das palavras, deve-se considerar a possibilidade de se fazer esta referência como exceção à regra geral.[3]

EP1734598

---

[1] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p. 257 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html

[2] Guidelines for examination, 2006, SIPO, Intellectual Property Publishing House, parte II, cap. 2, parag. 3.3, p.152

[3] http://europeanpatentcaselaw.blogspot.com.br/2015/02/t9412-reference-aux-figures-dans-une.html

Patentes de métodos financeiros na França do séc XVIII

Segundo Benjamin do Carmo: “a proibição de concessão de privilégio para essas invenções explica-se pelo perigo que constituiria para o Estado a outorga de monopólios financeiros a financistas que descobrissem sistemas mais ou menos eficazes de organização de finanças e de crédito público. Ficaria o Estado impedido de aplicar o que esses sistemas tivessem de aproveitável, para as suas finanças, ou exposto a despropriações sempre dispendiosas e dependentes de longos processos judiciais. Explica-se ainda, tal proibição, pelo perigo e inconvenientes que representaria para a sociedade e para a economia particular o exclusivo de tais combinações, refletindo desastrosamente nas fortunas particulares. Essa proibição, que é uma redundância da lei, veio-nos do direito francês. Realmente a primeira lei francesa admitia que, apesar de faltar caráter industrial a tais invenções, fossem elas suscetíveis de privilégio. Tão deplorável era o estado das finanças naquele país, ao tempo dessa lei, que a possibilidade de privilégio era um estímulo, para a descoberta de um sistema que lograsse o resultado de restabelecê-las. Foi um dilúvio de utopias, aumentaram em tal número os inventores e tão amplas se apresentaram as invenções, que se tornou necessária uma nova lei, anulando as patentes concedidas e impedindo-as para o futuro, porque se chegara naquele país ao extremo de não se poder efetuar a menor combinação aritmética sem incorrer em delito de contrafação ou usurpação do privilégio. Entre nós a proibição é uma superfetação da lei. A exclusão de tais invenções, já se acha implícita no preceito legal que recusa o privilégio às invenções que não oferecem resultado prático industrial. Ora, os planos e combinações de finanças e créditos, como meras concepções abstratas, puramente teóricas, não se aplicam ás construções materiais, não tem caráter industrial, não podem apresentar utilidade ou resultado prático industrial, logo não seria possível o privilégio”[1].

Pouillet observa que a lei francesa de 1844 da mesma forma que vetava a patenteabilidade de medicamentos também vetava os planos de finanças: “Podemos questionar se esta disposição é necessária; a lei de fato protege as invenções industriais. Um plano de finanças pode ser considerado como um objeto industrial ? Não será ao contrário uma matéria de economia política ? Seja como for, esta disposição [que veda patentes para planos de finanças] existe, devemos mencioná-la enquanto contestemos seu pouco interesse”. A primeira lei de patentes em 1791 foi marcada por uma situação econômica considerada deplorável por Pouillet e em que logo surgiam ideias revolucionárias para restabelecer a ordem econômica, “o  que seguiu foi um dilúvio de utopias, contra as quais o legislador, em todo caso, quis tomar suas precauções”. Em 1792 através de uma proposição de Baignoux a Assembleia Francesa aboliu as patentes de planos de finanças,[2] segundo Picard como um exemplo a ser seguido para evitar a proliferação de tais esquemas especulativos. Louis Nouguier aponta que os planos e combinações de crédito ou de finanças são desprovidos de caráter industrial e portanto não patenteados.[3]

---

[1] JUNIOR, Benjamin do Carmo Braga, Pequeno Tratado prático das patentes de invenção no Brasil, Rio de Janeiro:Ed. Pocural 1936, p.28; PICARD, Edmond; OLIN, Xavier, Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle, précédé d'une théorie sur les inventions industrielles, 1869, p. 177

[2] POUILLET, Eugène. Traité Theorique et Pratique des Brevets d'Invention et de la Contrefaçon. Marchal et Bilard:Paris, 1899, p.112

[3] NOUGUIER, Louis. Des brevets d'invention et de la contrefaçon. Paris:Librairie de la Cour de Cassation, 1856, p.203

Pedido em sigilo serve como anterioridade ?

Um inventor coreano solicitou patente no Brasil sem pedir prioridade de pedido com mesma matéria depositado na Coréia, ainda em sigilo. O documento depositado na Coreia para mesma matéria, como está em sigilo e se trata de pedido depositado no exterior, não pode ser utilizado para fins de aferição da novidade ou atividade inventiva conforme o artigo 11 § 2^o da LPI, pois não é considerado estado da técnica. Somente pedidos em sigilo depositados no Brasil e que venham posteriormente a ser publicados é que servem para fins de aferição de novidade. O fato de perder a prioridade significa apenas que a data de depósito do pedido original na Coréia não pode ser utilizada como uma data limite para avaliar o estado da técnica, ou seja, a busca por anterioridades no pedido brasileiro será realizada da data de depósito do pedido brasileiro.

Na EPO igualmente, documentos de patente em sigilo depositados na EPO, poderão ser utilizados para aferição de novidade apenas e não para avaliação de atividade inventiva (Artigo 54(3) da EPC)[1]. Este artigo exclui considera apenas os pedidos de patentes depositados na EPO e exclui os pedidos nacionais, o que segundo Paul Mathély constitui um rompimento da unidade da patente européia. Ademais se a proposta é de assimilar ao estado da técnica tais pedidos publicados posteriormente, então não faz sentido estender esse conceito aos pedidos que posteriormente não são concedidos, pois neste caso não há qualquer risco de dupla proteção.[2]. Paul Mathély argumenta que para evitar o problema da dupla proteção, ou seja, a  atribuição de direitos para uma mesma invenção a inventores diferentes, duas soluções se apresentam: a primeira consiste em assimilar, artificialmente, a demanda precedente e ainda não publicada como anterioridade, a segunda opção consiste em se vetar explicitamente a possibilidade de dupla proteção, ou seja, não se pode reivindicar aquilo que já foi reivindicado em uma primeira patente anterior já concedida. O primeiro sistema pela sua maior simplicidade é o que é adotado pela maioria das legislações.[3] Nos Estados Unidos ao contrário, documentos em sigilo de pedidos depositados no USPTO, posteriormente publicados poderão ser utilizados para fins de avaliação de novidade e atividade inventiva.

Paul Mathély

---

[1] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p. 162 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html

[2] MATHÉLY, Paul. Le droit européen des brevets d'invention, Journal des notaires et des avocats:Paris, 1978 p.109

[3] MATHÉLY, Paul. Le droit européen des brevets d'invention, Journal des notaires et des avocats:Paris, 1978 p.108

Patentes de meios mais funções no Brasil

Reivindicações de meios mais funções são conhecidas como “means plus function claims” ou seja, reivindicações de meios mais funções, como por exemplo “material de construção incorporando uma camada isolante térmica”[1]. Preferencialmente o aparelho deve ser definido pelos dispositivos e elementos físicos que o compõe. Robert Faber esclarece que o acréscimo do termo “means for” é capaz de transformar uma reivindicaão de método em reivindicação de aparelho, assim como sua supressão faz o caminho inverso, de modo que as duas reivndicações são comparáveis em termos de escopo e igualmente amplas ou restritas.[2]

No Brasil este tipo de reivindicação tem sido usado desde a década de 40. Patente 28702 de 8 de janeiro de 1944 Titular: Companhia United Shoe Machinery do Brasil SA, depósito 24155 de 20 de novembro de 1939 Uma máquina para coser calçados especialmente uma máquina para fazer costuras internas, tendo dispositivos de manejo do fio, inclusive uma agulha, um apanhador e um mecanismo de tensão do fio caracterizada por um mecanismo para aumentar a tensão do fio até um valor máximo depois do início e durante o movimento de puxamento do fio ou assentamento dos pontos executado pelo apanhador.

Patente 28727 de 6 de fevereiro de 1941 Titular: Associated Electric Laboratories Inc. Depósito 24862 de 30 de março de 1940 Um aparelho telefônico de subestação no qual um dispositivo condutor unidirecional é provido no circuito de linha para impedir que se complete ligação a não ser que a corrente suprida pelo centro telefônico seja da devida direção.

Patente 28739 de 6 de fevereiro de 1941 Titular: RCA Depósito 24613 de 16 de fevereiro de 1940 Aparelho de recepção de televisão compreendendo um tubo de raios catódicos tendo um recipiente formando uma parede de dupla extremidade transmissora de luz, meios situados dentro do referido tudo e destinados a gerar um feixe eletrônico de intensidade variável [...] meios para pesquisar a superfície interna de uma face da referida parede dupla por meio do referido feixe eletrônico afim de produzir ali uma imagem eletrostática respresentativa da intensidade do referido feixe e meios destinados a imprimir à referida suspensão um campo eletrostático corresponde ã referida imagem eletrostática [...]

Patente 28763 de 20 de fevereiro de 1941 Titular Allan Wurtele, Depósito: 23468 de 25 de julho de 1939 Processo de ceifar e recolher safras compostas de plantas com caules e folhas nos mesmos que compreende os estágios de guiar ditos caules para dentro de meios transportadores, cortar ditos caules nas imediações das suas extremidades inferiores enquanto são eles mantidos mecanicamente numa posição vertical, transportar ditos caules em posição substancialmente vertical e em duas direções num plano horizontal, arrancar a folhage de ditos caules [...]

Patente 28767 de 20 de fevereiro de 1941 Titular: Detachable Bit Company, Depósito:: 24733 de 8 de março de 1940 Processo de fabricação de puas destacáveis para perfuradores de rochas, que consiste de desbastar numa máquina a superfície exetrior de uma barra, numa das extremidades dessa barra dando-lhe a form e as dimensões de uma simples pua, em perfurar e rosquear a mesma extremidade da barrar, em cortar esta extremidade da barra em comprimento igual à altura da pua [...]

Patente 28769 de 20 de fevereiro de 1941 Titular: Associated Electronic Labs Depósito 24861 de 30 de março de 1940 Aparelho telefônico tendo um transmissor de impulsos para preparar uma ligação telefônica automática o qual é adaptado depois de transmitir um número pré-detreminado de séries de impulsos a operar para tornar o transmissor de impulsos ineficaz para transmtir uma outra série de impulsos a não ser que uma moeda seja depositada [...]

Patente 28784 de 28 de fevereiro de 1941 Titular: Pioneer Parachute Co. Depósito 25181 de 27 de maio de 1940 Um paraquedas piloto capaz de ser ligado a um paraquedas principal e com ele colocado em um invólucro para constituir um pacote de paraquedas caracterizado por dispositivos que servem para conservar a parte central do docel do paraquedas piloto distendida permanentemente.

Patente 28791 de 28 de fevereiro de 1941 Titular: Remington Arms Co. Depósito: 24868 de 1 de abril de 1940 1.Processo para aplicar fechos com adesivo termoplástico a artigos, cartuchos de chumbo para caça, por exemplo, que consiste em segurar preliminarmente o fecho no cartucho aquecendo-o para isso uma parte do mesmo fecho, e em aplicar depois o fecho ao artigo aquecendo-se para isso toda a área do mesmo fecho. 8. Máquina para aplicar fechos com adesivo termoplástico a artigos tais como cartuchos de chumbo para caça,por exemplo, [...] um dispositivo que inclui um aquecedor que prende preliminarmente o fecho no artigo, um dispositivo que fixa depois permanentemente o mesmo fecho ao mesmo artigo.

Patente 28823 de 18 de março de 1941 Titular: RCA Depósito: 24822 de 20 de março de 1940 Processo de registro de som compreendendo a produção de correntes elétricas correspondentes aos valores instantâneos das ondas de som a serem resgitradas, a variação do feixe de luz de acordo com os valores instantâneos das ditas correntes, a variação do dito feixe de luz de acordo com o valor médio das ditas correntes [...]

Patente 28838 de 24 de março de 1941 Titular: Westinghouse Electric Depósito 24694 de 1 de março de 1940 Sistema para proteger um motor elétrico contra o superaquecimento e para rapidamente esfriar o motor quando o mesmo se aproxima de ua temperatura indesejável compreendendo um dispositivo sensível à temperatura do motor caracterizado por um dispositivo térmico de proteção para fazer com que o motor continue a operar praticamente sem carga até que as condições de temperatura no motoro protegido cessem.

Patente 28892 de 7 de abril de 1941 Titular: Associated Electric Labs. Depósito 25062 de 3 de maio de 1940 Sistema telefônico ou semelhante compreendendo uma pluralidade de redes ou zonas tendo cada zona o seu próprio esquema de numeração interligada no qual dispositivos de determinação de rota por meio dos quais os algarismos de comando de rota que comandam a preparação de uma ligação entre a zona que faz a chamada são localizados em um centro telefônico central ou subcentral selecionado na zona que fez a chamada e que pode ser o centro telefônico principal.

Patente 28904 de 7 de abril de 1941 Titular: Associated Electric Labs. Depósito: 24685 de 29 de fevereiro de 1940 Sistema telefônico ou semelhante no qual ligações são adaptadas a serem estendidas a através ou de certos pontos caracterizado pelo fato de que um sinal distintivo é provido a cada um dos ditos pontos independentemente das ligações que requerem identificação se estenderem a, através ou dos ditos pontos, ou ao contráriom que todos os pontos, a através ou dos quais tais ligações se estendem, podem ser identificados de uma vez

Patente 28903 de 7 de abril de 1941 Titular: The National Cash Register Co. Depósito 25074 de 7 de maio de 1940 Caixa registradora ou máquina similar incluindo uma pluralidade de totalizadores ajustáveis e um mecanismo de impressão para tomar as impressões dos dados de um dos totalizadores escolhido que se caracteriza por um dispositivo de comando adaptado para impedir o ajustamento dos totalizadores a menos que não se tenha tomado primeiro uma impressão dos seus dados.

Patente 28969 de 26 de abril de 1941 Titular: The edes Manufacturing Depósito: 25324 de 21 de junho de 1940 1. Processo para esmerilhar ou polir uma superfície de metal que compreende fazer girar um feltro ou almofada flexível com a superfície coberta com um tecido com abrasivo e grande velocidade em trajeto circular sobre a dita superfície [...] 8. Aparelho para esmerilhar ou polir as superfícies de lâminas de metal compreendendo um dispositivo de funcionamento contínuo para dar movimento retilíneo de vai-vem a uma lâmina num trajeto determinado [...] dispositivo de montagem do dito veio portador para permitir movê-lo em sentido vertical enquanto gira [..] dispositivo para acionar o dito eixo de transmissão [...]

Patente 28975 de 26 de abril de 1941 Titular: Engineering Research Co. Depósito 21321 de 18 de agosto de 1938 Processo para se determinar particularidades geológicas de uma área a levantar que compreende a propagação de ondas eletromagnéticas de rádio frequência a partir de uma localização fixa, a manutenção constante da frequência e amplitude das mesmas a recepção de uma componente das referidas ondas propagadas numa pluralidade de pontos que se acham localizados a distâncias variáveis selecionadas da referida locação de propagação [...]

Patente 29069 de 24 de maio de 1941 Titular: Cesare Pellegrini Depósito: 25362 de 29 de junho de 1940 Dispositivo de controle automático de combustível para motores de combustão interna caracterizado pelo fato de que o mesmo compreende um membro regulador para a abertura de alimentação de combustível controlado pelas mudanças de pressão no tudo de sucção do motor

Patente 29204 de 21 de junho de 1941 Titular Westinghouse Electric Depósito 25855 de 1 de outubro de 1940 Processo de operação de amplificadores em operação de classe C o qual compreende dar origem à produção de uma voltagem que é terceira harmônica de frequência fundamental do sinal caracterizado pela combinação da dita voltagem com a voltagem de saída à frequência fundamental de operação do dito amplificador em relação de fase tal que a terceira harmônica está a um máximo negativo quando a fundamental está no máximo positivo

---

[1] o exemplo consta no tem 5.25 de PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette, Special Issue, WIPO, 25 março 2004, S-02/2004

[2] FABER, Robert. Faber on Mechanics of Patent Claim Drafting (Sixth Edition), 2012, p.4-7