Em Ex parte
Whalen (BPAI, 2008) analisou reivindicação referente a Composição capaz de
embolizar um aneurisma em um sítio vascular, caracterizada pelo fato de que
compreende: (a) um polímero biocompatível; (b) um agente de contraste
biocompatível em que uma quantidade suficiente do referido agente de contraste
é empregue na referida composição para efetuar a visualização in vivo; e (c) um
solvente biocompatível que solubiliza o referido polímero biocompatível em que
uma quantidade suficiente do referido polímero é empregado na referida
composição de modo que, após a entrega a um local vascular, se forme um
precipitado de polímero que emboliza o referido local vascular; e ainda em que
o polímero biocompatível tem um peso molecular suficiente para conferir à
composição uma viscosidade de pelo menos cerca de 150C a 40C. A reclamação foi
rejeitada como óbvio em várias referências da técnica anterior. Todas as
referências da técnica anterior citadas divulgaram combinações de componentes
(a), (b) e (c) em composições para embolizar um aneurisma em um sítio vascular,
mas nenhuma divulgou explicitamente uma composição tendo "um peso
molecular suficiente para transmitir à composição uma viscosidade de pelo menos
cerca de 150C a 40C”. O examinador argumentou que as composições da técnica
anterior possuíam inerentemente a viscosidade reivindicada ou,
alternativamente, teria sido óbvio para um versado na técnica
"otimizar" as composições da técnica anterior aumentando sua
viscosidade para o nível recitado nas reivindicações. O BPAI, contudo, discordou,
pois a única divulgação na técnica anterior de viscosidade era de uma
composição preferida com uma viscosidade muito mais baixa do que a viscosidade
especificada na reivindicação 1. O BPAI concluiu que o examinador não havia
atendido o conceito de inerência. O BPAI afirmou que, mesmo que algumas das
composições abrangidas pela ampla divulgação da técnica anterior possam ter a
viscosidade reivindicada, "essa possibilidade não é adequada para apoiar
uma conclusão de antecipação inerente." O BPAI observou que o examinador
não forneceu evidências ou raciocínio científico para mostrar que qualquer
composição específica divulgada na técnica anterior estava dentro do escopo da
reivindicação 1: “o estado da técnica ensina se afastar da solução
reivindicada ... a obviedade não pode ser provada meramente mostrando que uma
composição conhecida poderia ter sido modificada por experimentação de rotina
ou apenas na expectativa de sucesso; deve ser mostrado que aqueles versados
na técnica teriam alguma razão aparente para modificar a composição conhecida
de uma forma que resultaria na composição reivindicada”.[1]
[1] Element IP - Jacob A. Doughty. Examiner Burden in
Showing Inherency and Routine Optimization - Past “Precedential” PTAB Decisions,
www.lexology.com 03/02/2021
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