A EPO não faz distinção, por exemplo,
entre uma reivindicação do tipo “método
de prevenção de corrosão de metais pela aplicação ao metal de um composto de
fórmula X” ou “uso de um composto de
fórmula X como agente anti-corrosivo de metais”. [1] Em T231/85 o Boards of Appeal entendeu
que mesmo que o novo uso não implique numa realização diferente, ainda assim
será patenteável. No caso em questão o uso conhecido da substância era como
regulador de crescimento, e o novo uso como fungicida. Nos dois casos a
realização técnica era feita borrifando a mesma substância sobre as plantas.
Nas decisões G2/88 e G6/88 de 1990, do Enlarged
Board foi reafirmado a patenteabilidade de segundo uso não médico de
produto conhecido e desde então patentes de novos usos tem sido aceitas de
forma mais corrente na EPO[2]. Em
G 6/88 a invenção tratava de um substância previamente conhecida como
reguladora do crescimento de plantas e usada como fungicida, porém utilizando o
mesmo método de aplicação. Em G2/88 um
composto conhecido usado como aditivo de motor para inibir corrosão foi
utilizado para melhorar as características de lubrificação. Enquanto na
Inglaterra o novo uso necessariamente deve apresentar novidade nas etapas do processo
correspondente do que simplesmente a novidade do propósito o Enlarged Boards of
Appeal conclui que o novo resultado poderia ser considerado como uma
característica técnica funcional capaz de conferir novidade às reivindicações.[3] Na
Inglaterra a prática de exame é a de que o uso de uma substância conhecida como
um aditivo para executar uma função particular não será considerado novo se
esta função for considerada inerente (ainda que não reconhecida explicitamente
pelo estado da técnica) do uso conhecido desta substância no estado da técnica.
Isto contrasta com as decisões G2/88 e
G6/88 em que a nova propriedade embora não revelada no estado da técnica era
inerenet de seu uso anterior. Segundo o escritório de patentes da Inglaterra: “estas duas decisões da EPO não refletem a
prática corrente do escritório e não devem ser seguidas”. Esta orientação
na Inglaterra é apoiada pela decisão da Corte inglesa em Tate & Lyle
Technology v Roquette Frères de 2010 que trata do uso de uma impureza, o
maltotritol para modificar ou controlar a forma de cristais de maltitol, um
adoçante. Este efeito na cristalização do maltitol era até então desconhecido
do estado da técnica, embora tal efeito estivesse inerentemente presente nos
processo conhecidos de cristalização do maltitol: “a indústria já vinha usando o maltotritol para controlar ou determinar
as características de cristalização sem saber. O que resta para a patente é
nada mais do que a descoberta de tal efeito”. Deve ser observado que uma
reivindicação que trata do uso da substância X como inseticida é considerada
como equivalente a uma reivindicação de processo para matar insetos usando a
substância X e não deve ser interpretando como protegendo à substância X. [4]
[1] Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy, Philip W. Grubb; Oxford University Press, 2004
[2] CaseLaw of the Boards Of Appeal of the EPO, 2006, item 5.3 p.113
[3] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.228
[4] IPO. Examination Guidelines for Patent Applications Relating to Chemical Inventions in the Intellectual Property Office, agosto 2012 p.16 http://www.ipo.gov.uk/chemicalguide.pdf
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