Em Raytheon
Technologies Corp. v. General Electric (Fed. Cir. 2021) o Federal Circuit
reverteu uma decisão do PTAB deixou claro que quando uma única referência da
técnica anterior é invocada para formar a base de uma rejeição de obviedade
(seção 103), a referência deve ser auto-suficiente. A referência (motor Knip) trata
de um artigo da NASA de 1987 sobre turbofan subsônico de tecnologia avançada
incorporando materiais revolucionários não disponíveis no momento do depósito
da patente. O artigo desta forma não divulga o impulso SLTO, o volume da
turbina ou a densidade de potência para este motor hipotético. Embora o
Circuito Federal tenha reconhecido que uma referência não suficientemente
descrita pode ser usada em combinação com outras referências para formar uma
rejeição de obviedade adequada nos termos do § 103, quando uma única referência
da técnica anterior é a base de uma rejeição § 103, ela deve ser auto-suficiente
o que significa que permite as partes de sua própria divulgação que estão sendo
invocadas para fazer a rejeição de § 103. O Circuito Federal descobriu que a
referência do estado da técnica falhou em permitir que um artesão qualificado
fizesse fisicamente o motor descrito no próprio artugo e, portanto, por não era
auto-suficiente, não poderia ser considerado suficientemente descrito em termos
de fazer a invenção reivindicada.[1] O
Federal Circuit observou também que "uma referência que não fornece uma
divulgação suficiente para uma limitação de reivindicação particular pode, no
entanto, fornecer a motivação para combinar, e ser combinada com, outra
referência na qual essa limitação é suficiente." Além disso, "tal
referência pode ser usada para fornecer elementos de reivindicação que sejam
considerados suficientemente descritos por outro documento do estado da técnica
anterior." Além disso, a GE argumentou que um artesão habilidoso poderia
atingir a densidade de potência alegada otimizando o motor descrito no
documento knip. Mas o Tribunal rejeitou esta noção, declarando que "se um
artesão habilidoso não pode fazer o motor de Knip, um artesão habilidoso
necessariamente não pode otimizar sua densidade de potência." O juiz
conclui "se um caso de obviedade for baseado em uma referência não autosuficiente
e nenhuma outra referência ou evidência da técnica anterior teria permitido a
um artesão qualificado fazer a invenção reivindicada, então a invenção não pode
ser considerada óbvia."[2]
[1] Federal Circuit reiterates the principle that when a §
103 rejection is based on a single prior art reference, the reference must be
self-enabling in order to render the claimed invention obvious. McKee Voorhees
& Sease PLC www.lexology.com 20/04/2021
[2] https://www.patentdocs.org/2021/04/raytheon-technologies-corp-v-general-electric-co-fed-cir-2021.html
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