Correção de erros nas reivindicações Canatex v. Wellmatics (Fed. Cir 2025)

 Correcting Patent Claim Errors: Federal Circuit Guidance on the Limited but Important Role of Courts. www.lexology.com 10/12/2025

Os tribunais devem usar a interpretação de reivindicações para corrigir falhas nas reivindicações de patente e, se sim, quais limites e diretrizes devem ser aplicados? O Circuito Federal analisou essas questões recentemente no caso Canatex Completion Solutions, Inc. v. Wellmatics, LLC,  (Fed. Cir.  2025). Neste caso, o Circuito Federal decidiu que, quando um erro em uma reivindicação é evidente ou óbvio à primeira vista da patente e existe apenas uma correção razoável, os tribunais têm autoridade para corrigir o erro da reivindicação por meio da interpretação da reivindicação. Essa decisão enfatiza os limites rigorosos em torno da correção judicial de reivindicações em patentes emitidas.

Contexto

A patente em questão, Patente dos EUA US10794122, concedida em 2020, reivindica um dispositivo de conexão liberável usado principalmente para poços de petróleo e gás. Durante operações no fundo do poço, os operadores podem implantar ferramentas e componentes em poços usando colunas de ferramentas, como cordas de fio ou tubos. Um dispositivo de conexão liberável é útil quando as circunstâncias exigem deixar um componente no fundo do poço, ou quando um componente fica preso no poço. O dispositivo de conexão liberável patenteado possui duas peças intertravadas que permanecem fixas durante as operações normais, mas podem ser separadas sob demanda. As três reivindicações independentes incluem cada uma uma linguagem afirmando que um pistão travado se move "para liberar o perfil de conexão da segunda peça." Essa frase apresentava um problema de base antecedente porque a parte inicial de cada reivindicação identificava "um perfil de conexão da primeira parte" em vez da segunda parte.

Avançando para setembro de 2022, a Canatex processou a Wellmatics no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas, alegando violação da patente '122. Por sua vez, a Wellmatics contestou a validade da patente '122, argumentando que as reivindicações alegadas eram indefinidas por falta de uma base antecedente para a frase em questão, "o perfil de conexão da segunda parte." O Distrito Sul do Texas considerou as reivindicações inválidas por indefinição, rejeitando o argumento de Canatex de que "segundo" era um erro óbvio que deveria ser interpretado como "primeiro". Canatex recorreu ao Circuito Federal. Durante o processo de recurso, a Canatex solicitou um certificado de correção do Escritório de Patentes e Marcas dos EUA para mudar "segundo" para "primeiro". No entanto, o Escritório de Patentes e Marcas dos EUA rejeitou a petição, concluindo que a correção solicitada foi mais do que um erro clerical ou tipográfico.

Análise do Circuito Federal

O Circuito Federal reverteu a decisão do Distrito Sul do Texas, concluindo que as reivindicações em questão não eram indefinidas. O caso foi analisado de novo como uma questão de interpretação da reivindicação baseada inteiramente em evidências intrínsecas. A análise do Circuito Federal foi fundamentada na decisão da Suprema Corte de 1926 no caso I.T.S. Rubber Co. v. Essex Rubber Co., que estabeleceu que os tribunais possuem autoridade para corrigir erros administrativos óbvios em reivindicações de patente por meio da construção de reivindicações. Esse caso envolvia uma patente que cobria elevações de calcanhar de borracha para sapatos, na qual uma reivindicação omitiu inadvertidamente a palavra "traseiro" antes de "borda superior". A Suprema Corte entendeu que a omissão resultou de erro que tanto o advogado do requerente quanto o examinador de patentes entenderam que a palavra "traseiro" estava incluída na reivindicação. A decisão I.T.S. Rubber estabeleceu que a correção judicial é apropriada apenas quando o erro é evidente e o significado pretendido foi compreendido pelo examinador durante a fase de acusação.

Com base em casos de I.T.S. Rubber e outros, o Circuito Federal em Canatex identificou três requisitos para quando a correção judicial é permitida. Primeiro, o erro deve ser evidente na face da patente sob a perspectiva de um artesão habilidoso. Segundo, a correção não pode ser objeto de debate razoável com base na revisão do documento da patente e do histórico de processamento. Terceiro, a correção deve se limitar a erros tipográficos e administrativos menores óbvios. Embora os três elementos tenham sido derivados do precedente anterior, o Circuito Federal observou que não havia declarado explicitamente que o terceiro elemento era necessário e evitou cuidadosamente considerar que constitui um requisito obrigatório.

Aplicando esse enquadramento, o Circuito Federal concluiu que o erro era corrigível judicialmente. O tribunal observou que um artesão habilidoso reconheceria que a expressão "o perfil de conexão da segunda parte" carece de base antecedente, pois as reivindicações não mencionavam anteriormente nenhum perfil de conexão da segunda parte. Mais especificamente, o termo liberar "o perfil de conexão da segunda parte" não fazia sentido funcional, pois uma pessoa com habilidade comum na arte reconheceria que o que é liberado por expansão radial deve ser o mesmo componente que já existia, ou seja, o perfil de conexão da primeira parte. Além disso, os números na patente não mostraram perfil de conexão na segunda parte. O Circuito Federal concluiu que um "leitor relevante" teria entendido os erros ao visualizar o documento completo.

Conclusões

A Canatex reforça o papel limitado, mas importante, que os tribunais podem desempenhar na correção de erros das reivindicações de patente por meio da construção das reivindicações. Por meio da aplicação de um teste rigoroso, o tribunal evita avançar para a reformulação substantiva da reivindicação, ao mesmo tempo em que oferece aos titulares da patente uma forma de preservar a validade da reivindicação em uma situação em que a evidência intrínseca é clara quanto ao erro quanto à única correção razoável.