Termo consistindo essencialmente de Eye Therapies, v. Slayback Pharma (Fed, Cir. 2025)

 Eye Therapies, v. Slayback Pharma:

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/23-2173/23-2173-2025-06-30.html

"Consisting Essentially Of": Federal Circuit Upholds Atypical Claim Meaning Based on Prosecution History www.lexology.com 01/12/2025

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Resumo do Caso

O Circuito Federal anulou a decisão do PTAB que havia considerado óbvias e, portanto, não patenteáveis certas reivindicações da patente ’742, relacionadas a um método de tratamento da vermelhidão ocular com brimonidina em baixíssima concentração. US8293742

Reivindicações independentes 1 e 3 recitam:

Um método para reduzir a vermelhidão ocular que consiste essencialmente na administração de brimonidina a um paciente com condição ocular, no qual a brimonidina está presente em uma concentração entre cerca de 0,001% peso por volume e cerca de 0,05% peso por volume.

Um método para reduzir a vermelhidão ocular consiste essencialmente em administrar topicamente a um paciente com condição ocular uma composição composta essencialmente de brimonidina no tecido ocular, em que o pH dessa composição está entre cerca de 5,5 e cerca de 6,5, em que a concentração de brimonidina está entre cerca de 0,001% e cerca de 0,025% em peso em volume e em que essa composição é formulada como uma gota ocular.

Questão central

O litígio girou em torno da interpretação da expressão “consistindo essencialmente em” nas reivindicações. O PTAB havia declarado todas as reivindicações não patenteável por obviedade, mas o Circuito Federal reverteu essa decisão em parte, devido a um erro de construção de reivindicação.

1. Problema central: interpretação de “consisting essentially of”

A disputa girou em torno da expressão “consisting essentially of” nas reivindicações que descrevem:

• administrar apenas brimonidina (em baixas concentrações),

• sem outros ingredientes ativos adicionais.

O PTAB interpretou a expressão de forma ampla, permitindo outros agentes ativos, desde que não afetassem as propriedades “básicas e novas” da invenção.

2. O erro do PTAB

O CAFC entendeu que essa interpretação estava errada, porque:

• Durante a processamento no USPTO, o depositante trocou “comprising” por “consisting essentially of” justamente para superar o prior art Dean, que usava brimonidina + brinzolamida.

• O depositante afirmou repetidamente que a invenção “não inclui nenhum outro agente ativo além da brimonidina”, usando inclusive linguagem definicional (“i.e.”).

Assim, o histórico de tramitação restringiu o sentido do termo, alterando o seu significado típico.

3. Decisão do CAFC

O Tribunal decidiu:

• Reverter a construção do PTAB.

• Interpretar “consisting essentially of” como excluindo qualquer outro ingrediente ativo além da brimonidina.

• Como a análise de obviedade do PTAB se baseou nessa construção errada, o CAFC:

  • reverteu a decisão de óbvio,

  • Remeteu o caso ao PTAB para nova análise.

4. Consequência prática

O PTAB agora terá de reconsiderar:

• se o prior art realmente levaria um especialista a usar somente brimonidina, sem coadministrar outros agentes ativos,

• considerando a nova construção restrita determinada pelo CAFC.