A importância do termo caracterizante

Importância do Escopo Forte de Patente. Por Cesar Vianna Moreira Júnior, Deuzanira Lima dos Santos, Maria Ângela de Souza Fernandes e Pedro Leal de Lima Soares Revista ABPI 171 mar/abr 2021

O artigo discute a importância de um escopo forte e bem delimitado de patente no sistema patentário brasileiro, enfatizando que a clareza e a precisão das reivindicações são fundamentais para a segurança jurídica, a eficiência do exame técnico e o bom funcionamento do mercado. 

O ponto central do estudo é o uso adequado do termo caracterizante (“caracterizado por”) nas reivindicações, previsto historicamente no Código da Propriedade Industrial e atualmente no art. 25 da LPI. Esse termo cumpre a função de separar o estado da técnica (preâmbulo) das características técnicas novas e inventivas, delimitando com precisão o objeto da proteção.

Após a criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ocorrido em 1970, foi promulgado o Código da Propriedade Industrial (CPI, Código n° 5.772, de 21/12/1971), que traz: “Art. 14. Além do requerimento, o pedido, que só poderá se referir a um único privilégio, conterá ainda: § 2° As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão das particularidades do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor [grifo nosso].” Assim, passou-se a adotar o uso da expressão “caracterizado por”, ou seja, a expressão caracterizante. Mesmo antes do CPI (1971) as patentes já definiam os pontos característicos da invenção, mas não de forma padronizada, sistemática e normativa como passou a ocorrer depois.

https://patentescomentarios.blogspot.com/2015/02/historia-do-caracterizado-por.html

A utilização da expressão delimitadora “caracterizado por” e seu correto posicionamento na reivindicação tem sido por décadas uma exigência bastante comum no exame técnico do INPI. A prática administrativa de o INPI exigir a presença da expressão “caracterizado por” é bastante antiga. Na década de 1920 alguns poucos pedidos depositados no DNPI utilizavam da expressão, por exemplo na patente n°14397 de 2 de junho de 1924 que trata de “Suporte para cardápios em hotéis, restauurantes e outros caracterizado pelo fato de consistir de uma haste provida de um pé, ou base fixa ou giratória, tendo na extremidade superior um pegador com mola para sustentar o cardápio”. Em 1927 a ocorrência da expressão torna-se mais comum no entanto a maioria ddos pedidos ainda não se utilizam da expressão. A patente n°15811 de 9 de fevereiro de 1927 reivindica: “bomba para chopps caractreizada pelo fato de consistir de uma alavanca segura ao anel do garfo [...]”.

Benjamin do Carmo refere-se a um Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio que em separata número 2, de novembro de 1934 afirma que nas reivindicações: “é usual empregar a expressão “caracterizado” para distinguir a matéria já conhecida da matéria nova inventada. O que fica antes dessa expressão constitui matéria conhecida, não reivindicada, nem reivindicável. O que se segue à citada expressão é o que constitui a invenção, a matéria reivindicada que determina os direitos do inventor”.[3]

Segundo a Portaria nº 118 do Ministério do Trabalho publicada no Diário Oficial de 25 de julho de 1939 e modificada em 6 de setembro de 1939 temos que no Artigo 11 é especificada como devam ser redigidas as reivindicações, na época denominadas de “pontos característicos”:

“na especificação dos pontos característicos a que se refere à alínea c da condição 8 (especificação dos pontos característicos da invenção enumerados um a um, com absoluta exatidão e concisão, com destaque vital para cada qual representar relativamente ao conjunto da descrição), observar mais o seguinte: a) exprimirem os pontos característicos a definição lógica daquilo que o inventor considera ter inventado, para o efeito de determinar, tornando exclusivos, os respectivos títulos, b) empregar-se a expressão "caracterizado por" em cada ponto, após a menção do nome genérico da coisa inventada, para distinguir, da matéria já conhecida, aquela que constituir a novidade da invenção. A designação anterior a essa expressão fixa a coisa conhecida e o que se seguir constituirá a particularidade genuína da invenção, a matéria sobre a qual se estabelece o direito do inventor

Os autores demonstram que um escopo mal definido gera: dificuldades no exame de patenteabilidade; aumento do backlog do INPI; insegurança jurídica para titulares e terceiros; maior judicialização de conflitos; entraves ao licenciamento e à inovação.

"Com base em pesquisa empírica com examinadores do INPI, o artigo mostra que a ampla maioria reconhece que o termo caracterizante: facilita a busca de anterioridades; contribui para a análise de novidade e atividade inventiva; melhora a clareza, suficiência descritiva e compreensão do pedido por todos os atores (examinadores, advogados, concorrentes e juízes)." Rule 6.3.b do PCT –(ii)  a characterizing portion-preceded by the words “characterized in that,” “characterized by,” “wherein the improvement comprises,” or any other words to the same effect-stating concisely the technical features which, in combination with the features stated under (i), it is desired to protect. https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6 

No Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO), as reivindicações tipo Jepson são permitidas, mas não são obrigatórias. Elas são frequentemente usadas para destacar as melhorias em relação à tecnologia existente. https://patentescomentarios.blogspot.com/2015/03/caracterizado-por-nos-estados-unidos.html 

Entretanto, a pesquisa também revela falta de plena harmonização institucional quanto à exigência e ao posicionamento correto do termo caracterizante, o que pode gerar decisões divergentes dentro do próprio INPI. Um questionário respondido por 260 examinadores respondeu a seguinte pergunta: Questão 3: Você solicita que o Requerente ajuste a posição do termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações, quando a parte caracterizante contempla características do estado da técnica que deveriam fazer parte do preâmbulo, para delimitar adequadamente a matéria pleiteada? 180 responderam sim (80%), e 40 não. 

Resolução 169/2016 

1.10 O fato de um método ser aplicado à área financeira não necessariamente significa o enquadramento do mesmo como método financeiro. Há que se avaliar a matéria reivindicada como um todo e se a mesma resolve um problema de natureza técnica.

4.6 A novidade exigida para uma reivindicação deve ser apurada sobre a reivindicação como um todo, e não somente sobre a parte caracterizante da mesma, tampouco sobre a análise individual dos elementos que a compõem, que poderão separadamente estar abrangidos pelo estado da técnica. Assim, se o preâmbulo define as características A e B, e a parte caracterizante define as características C e D, não importa que C e/ou D sejam em si conhecidas, mas sim se são conhecidas em associação com A e B - não somente com A nem somente com B, mas com ambos.

Atividade inventiva: 5.6 A invenção reivindicada deverá ser considerada como um todo, levando-se em conta os elementos constantes no preâmbulo e na parte caracterizante. Na determinação das diferenças entre as reivindicações e o estado da técnica, a questão não é se as diferenças seriam óbvias individualmente, mas se a invenção reivindicada seria óbvia como um todo.

Procedimento CPAT–ETP–PP–0001 de 2021 6.2.18 Nota 3; Caso o examinador considere necessário utilizar no parecer um documento A para motivar o deslocamento da expressão “caracterizado por”, o examinador deve incluir o documento A no Quadro 4, assim como as justificativas e comentários. Nesses casos, o examinador deve apontar os trechos do documento A que motivaram a nova definição do preâmbulo e vincular a necessidade de deslocamento ao art. 25 da LPI (ausência de clareza e precisão da matéria reivindicada).

Portaria 16/2024 3.05 Esta separação entre elementos conhecidos e elementos novos visa apenas facilitar esta distinção, uma vez que não altera a abrangência ou escopo da reivindicação, que será sempre determinado com base no somatório das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante.

O artigo dedica atenção especial às Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) e aos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), destacando que, para essas entidades, um escopo forte é estratégico, pois: aumenta o valor econômico da patente como ativo intangível; facilita negociações de licenciamento e transferência de tecnologia; reduz riscos para parceiros privados; mitiga impactos negativos do backlog do INPI.

Por fim, os autores relacionam o escopo da patente aos regimes de apropriação da inovação, argumentando que uma proteção bem delimitada fortalece a capacidade de captura de valor pelo titular, sem prejudicar a concorrência, contribuindo para um ambiente de negócios mais previsível e favorável à inovação.

Ideia-chave do artigo

Escopo forte não significa escopo amplo, mas sim escopo claro, preciso e tecnicamente bem definido, capaz de proteger efetivamente a invenção, reduzir conflitos e promover inovação com segurança jurídica.

Seagen v. Daiichi Sankyo/AstraZeneca (Fed. Cir 2025)

 From genus to subgenus: When written description and enablement demand more www.lexology 11/12/2025

SEAGEN INC. v. DAIICHI SANKYO COMPANY, LTD. , No. 23-2424 (Fed. Cir. 2025)

A Corte de Apelações do Circuito Federal dos EUA reverteu a decisão do tribunal distrital que havia confirmado a validade da patente da Seagen (US 10.808.039) e reconhecido infração pela Daiichi Sankyo/AstraZeneca, com indenização superior a US$ 41 milhões.

Objeto da patente: um anticorpo–droga conjugado (ADC) cujo “linker” contém um tetrapeptídeo formado apenas por glicina e fenilalanina (Gly/Phe-only) e cuja droga é clivada intracelularmente.Na patente US 10.808.039, o claim 1 define que: cada unidade W do tetrapeptídeo tem R19 = hidrogênio ou benzil; isso corresponde exclusivamente a glicina (Gly) ou fenilalanina (Phe); e o Ww deve ser um tetrapeptídeo. Portanto, o claim delimita expressamente um tetrapeptídeo composto apenas por Gly e/ou Phe, formando o subgênero Gly/Phe-only (81 espécies possíveis, considerando estereoquímica) 

Ponto central: se a patente de 2019 podia reivindicar prioridade de um pedido de 2004. Se não pudesse, a divulgação pública do Enhertu® (DS-8201) em 2015 anteciparia as reivindicações, tornando-as inválidas. O problema apontado pelo Federal Circuit não foi a redação do claim de 2019, mas o fato de que: o pedido de 2004: lista dezenas de aminoácidos possíveis; admite tetrapeptídeos em geral; não descreve um tetrapeptídeo exclusivamente formado por Gly e Phe; fornece apenas um exemplo concreto (GFLG, que inclui leucina).  Assim, embora o subgênero esteja matematicamente contido no gênero amplo de 2004, ele não é individualizado nem sinalizado como objeto da invenção naquela data.

Decisão da Corte:

1. Falta de descrição escrita (written description):
   O pedido de 2004 descrevia um gênero amplíssimo (milhões de tetrapeptídeos possíveis), mas não descrevia especificamente o subgênero Gly/Phe-only (81 espécies). Não havia “blaze marks” suficientes para indicar posse desse subgênero em 2004. Depoimentos dos próprios inventores confirmaram que não haviam concebido esse subgênero à época. Um subgênero pode ser claramente reivindicado em 2019, mas não pode herdar a prioridade de 2004 se não estava descrito como possuído naquela data. ➜ Sem prioridade de 2004.

2. Falta de suficiência descritiva (enablement):
   As reivindicações cobriam qualquer droga desde que fosse clivada intracelularmente, um critério funcional. Dada a imprevisibilidade da tecnologia de ADCs, a especificação exigiria ensaio e erro extensivo para identificar quais combinações funcionariam — situação análoga a Amgen v. Sanofi. A especificação, no entanto, não identificou nenhuma característica estrutural comum que prediga a clivagem intracelular em todas as combinações possíveis de ligador de medicamento-anticorpo. Em vez disso, as evidências mostraram que o comportamento dos ADCs era altamente imprevisível, e os cientistas precisavam realizar ensaios para determinar se um determinado ADC atendia à limitação funcional. Sob precedentes antigos do Circuito Federal em que uma divulgação de patente exige que pesquisadores conduzam a doutrina da experimentação indevida, ela não satisfaz o requisito de descrição por escrito. Como artesãos habilidosos precisariam avaliar um número enorme de permutações de ADC para determinar se alcançavam a decomposição intracelular alegada, a patente não cumpriu o requisito de habilitação. ➜ Experimentação indevida.

Consequência:

o subgênero Gly/Phe-only é explicitamente reivindicado no ’039; mas não tem suporte de descrição escrita no pedido de 2004; logo, perde a prioridade, e o Enhertu (divulgado em 2015) antecipa a patente.  Sem prioridade, a divulgação do Enhertu® em 2015 antecipa as reivindicações. A patente é inválida; a Corte anulou a constatação de infração dolosa e os danos.

A necessária recalibração da atividade inventiva diante da IA segundo Caroline Tauk

 A inteligência artificial, o aumento da potência humana e os impactos sobre a atividade inventiva,  Caroline Somesom Tauk, Revista ABPI, n. 170 jan fev 2021

No artigo “A inteligência artificial, o aumento da potência humana e os impactos sobre a atividade inventiva”, Caroline Somesom Tauk analisa como a crescente utilização de sistemas de inteligência artificial (IA) no processo criativo-tecnológico afeta o conceito jurídico de atividade inventiva no direito de patentes. A autora parte da constatação de que a IA funciona como um instrumento de ampliação das capacidades humanas, elevando o nível técnico médio do chamado técnico no assunto.

A indústria farmacêutica gera diversos exemplos de como os sistemas de IA têm sido usados para acelerar e trazer eficiência ao processo de descoberta de medicamentos, identificando alvos de doenças, fazendo a seleção dos compostos, prevendo a potência e toxicidade dos fármacos, dentre tantos outros usos.A maior inserção das tecnologias de IA no processo de pesquisa, auxiliando a intelctualidade humana, pode vir a alterar o parâmetro do que seja óbvio. Se houver aumento das habilidades do inventor-médio e o parâmetro de técnico no assunto continuar o mesmo, a consequência será a sensação de um padrão muito brando de patenteabilidade, com os custos sociais daí decorrentes.

Indo além da função de ferramenta, é possível falar em “criações não regidas sob o controle expressivo humano” segundo expressão do professor BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Autoria de bens intelectuais e as criações de inteligência artificial. In: TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia (Orgs). O Direito Civil na era da Inteligência Artificial. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2020.

Tanto na EPO quanto nos Estados Unidos, Stephen Thaler sustentou que a imprevisibilidade do resultado seria um indício de que a invenção foi gerada autonomamente pela IA (DABUS). O raciocínio dele, em linhas gerais, foi o seguinte: O resultado inventivo não era antecipável nem pelo programador; Logo, não teria sido diretamente concebido por um humano; Portanto, a IA deveria ser reconhecida como inventora, ainda que os direitos patrimoniais fossem atribuídos ao seu proprietário. Esse argumento aparece reiteradamente nas petições e recursos do caso DABUS, associado à ideia de “criatividade emergente” ou “autonomia funcional” da máquina. O que é importante é que: Esse foi um argumento do requerente, mas não foi aceito nem pela EPO nem pelas cortes norte-americanas.

O texto afirma que a imprevisibilidade do resultado não comprova a autonomia de um sistema de IA, argumento usado pelo requerente no caso DABUS na EPO e Estados Unidos. Primeiro, porque a imprevisibilidade não é exclusiva de máquinas: mesmo em invenções puramente humanas, sobretudo aquelas obtidas por experimentação, tentativa e erro, o resultado final muitas vezes não é conhecido de antemão. Exigir previsibilidade como critério para reconhecer a autoria humana seria, portanto, incoerente e incompatível com a prática histórica da atividade inventiva. Segundo, porque, ainda que os sistemas de IA sejam altamente sofisticados, o elemento juridicamente relevante não é a surpresa do resultado, mas o fato de que o método de resolução do problema (o algoritmo) foi concebido por um ser humano. Assim, a IA opera dentro de uma arquitetura, objetivos e limites definidos previamente por pessoas, o que impede que ela seja considerada verdadeiramente autônoma para fins de atribuição de direitos de propriedade intelectual. Em termos conceituais, o argumento desloca o foco: não da imprevisibilidade do resultado mas da origem humana do método inventivo. Esse raciocínio das Cortes EPO e US está alinhado com a posição de Caroline Tauk: a IA aumenta a potência humana, mas não substitui o papel humano como sujeito jurídico da invenção, reforçando que o debate sobre patentes deve recair sobre os critérios de atividade inventiva e autoria, e não sobre uma suposta “criatividade independente” da máquina.

O ponto central do texto é a hipótese de que, à medida que o uso de ferramentas de IA se torne rotineiro em determinados setores, o parâmetro de obviedade poderá sofrer uma revisão: invenções que hoje seriam consideradas não óbvias podem, no futuro, ser vistas como resultado esperado do uso normal dessas tecnologias. Com isso, o critério de atividade inventiva tenderia a se tornar mais rigoroso, elevando o “patamar” de patenteabilidade. Ainda que o nível de participação humana e do sistema de IA no resultado inovador possa variar consideravelmente, uma conclusão parece clara: estas máquinas estão presentes no processo inventivo em diversos setores da indústria, em alguma medida. Tal situação pode, a médio prazo, ocasionar um aumento da capacidade humana auxiliada por tecnologias de IA e impactar no parâmetro objetivo-normativo do que seja óbvio. É oportuno, portanto, revisitá-lo à luz do desenvolvimento tecnológico.

O nível de formação do técnico médio varia conforme o setor industrial: “num setor mecânico tradicional, poderá ser o torneiro experiente; nos extremos da produção biotecnológica, poderá ser um Ph.D., ainda que não o expoente internacional”. Pedro Marcos Nunes Barbosa chama atenção para o risco de uma “hipertrofia da capacidade do autor-inventor médio”, isto é, para o fato de que o uso disseminado de ferramentas tecnológicas avançadas — como sistemas de IA — eleva o nível médio de competência técnica de quem inventa. Quando isso ocorre, há uma consequência jurídica inevitável: o patamar do que conta como atividade inventiva também deve subir. Em outras palavras, se o inventor médio passa a dispor de recursos muito mais potentes, o simples uso desses recursos não pode, por si só, justificar a concessão de um monopólio patentário. Será necessário demonstrar um contributo qualitativamente superior, algo que vá além do resultado esperado da aplicação normal dessas ferramentas. O argumento reforça que: o critério da atividade inventiva é relativo, não absoluto; ele depende do estado da técnica e das capacidades médias disponíveis em determinado momento histórico; a função do exame de patentes é filtrar a qualidade da inovação, evitando a banalização de títulos de exclusividade.

Elevar o padrão atual implicaria em aumentar a dificuldade para a obtenção de patentes. Para superar o novo padrão, seria preciso que pesquisadores de um determinado setor em que há o uso rotineiro de tecnologias de IA tivessem um insight incomum, que excedesse o parâmetro, ou usassem computadores mais sofisticados que os comumente usados. seria preciso a alteração legal para a exigência de maior rigor na avaliação da atividade inventiva? Acreditamos não ser esta a melhor solução, já que a legislação correria o risco de ficar desatualizada muito rapidamente por não acompanhar o ritmo intenso do desenvolvimento tecnológico.

Sob a ótica da teoria econômica, os direitos de exclusividade não são um fim em si mesmos: eles funcionam como incentivos à inovação, compensando o inventor pela externalidade positiva que sua invenção gera para a sociedade (difusão de conhecimento, ganhos de eficiência, novos mercados etc.). A patente existe justamente para equilibrar esse benefício coletivo com uma retribuição privada temporária.  O ponto crucial do texto é que, com o uso rotineiro de tecnologias de IA, especialmente como ferramentas de apoio significativo à pesquisa e ao desenvolvimento, ocorre uma elevação das habilidades do inventor médio. Nesse cenário, resultados que antes exigiam engenhosidade passam a ser mais facilmente alcançáveis, aumentando a probabilidade de que certas soluções sejam consideradas óbvias para esse novo “inventor médio aumentado”.

A autora não defende, porém, a exclusão automática de invenções assistidas por IA do sistema de patentes. Em vez disso, propõe uma reflexão crítica sobre a adequação dinâmica dos critérios jurídicos tradicionais, especialmente o da atividade inventiva, diante de um novo contexto tecnológico. O artigo conclui que o desafio não está em negar proteção às invenções relacionadas à IA, mas em recalibrar os parâmetros jurídicos para preservar o equilíbrio entre incentivo à inovação e prevenção da concessão de monopólios indevidos

Atividade inventiva de execução remota de máquinas físicas T2030/22

 Increasing gaming efficiency and security: Technical www.lexology.com 10/12/2025  Preston Richard

A invenção está relacionada a um sistema que permite a execução remota de máquinas físicas por meio de uma interface em tempo real. A Divisão de Exames considerava bloquear automaticamente o jogador remoto caso um jogador local em frente à máquina não tivesse efeito técnico. O Conselho discordou e considerou técnica, pois mantém e melhora os padrões de segurança de dados, além de simplificar e acelerar a troca entre o player remoto e o player local.

Aqui estão as conclusões práticas da decisão: T 2030/22 de 27 de novembro de 2025, 

Principais lições

• O aumento da eficiência e segurança nos jogos é um efeito técnico pois melhora os padrões de segurança de dados, além de simplificar e acelerar a troca entre o player remoto e o player local, em comparação com uma situação em que seria necessário um processo de login/log-out via interface gráfica ou a operação de botões

A invenção

O Conselho definiu a invenção da seguinte forma:

1. A invenção

A invenção está relacionada a um sistema que permite a execução remota de máquinas de jogos físicas por meio de uma interface em tempo real. Componentes chave incluem:

(a) Transmissão de vídeo em tempo real: Uma câmera digital captura imagens ao vivo da tela da máquina de jogos, transmitindo-as para o dispositivo do usuário remoto.

(b) Controle remoto interativo: Os jogadores podem interagir com a máquina de jogo usando controles virtuais análogos aos botões físicos.

(c) Gestão segura de pagamentos e pagamentos: Mecanismos integrados gerenciam pagamentos e pagamentos para usuários remotos de forma segura.

(d) Sinais de controle e sinais de vídeo são separados usando dois servidores/canais separados (recurso (W)).

(e) Comutação automática: O sistema bloqueia automaticamente comandos remotos quando um jogador local está usando a máquina e vice-versa (recurso (X)).

O sistema combina os aspectos tangíveis das máquinas de jogo físicas com a conveniência da acessibilidade remota, abordando tanto questões de confiança quanto de praticidade.

 

A Divisão Examinadora considerou que a reivindicação carecia de um passo inventivo, começando pelo D1. O Conselho discordou e identificou as características distintivas da seguinte forma:

2.3.2 Portanto, D1 não divulga

(b) o módulo de controle compreendendo ainda uma unidade de reconhecimento programada para emitir um sinal de bloqueio que impede a ativação da máquina de jogos pelo terminal remoto do jogador quando a câmera digital não captura imagens da tela física da máquina de jogos (recurso (X)).

Depois, o Conselho discutiu o efeito técnico das características distintivas:

2.4 Efeito – problema técnico objetivo

2.4.1 A característica diferente (a) tem o efeito técnico de que a transmissão de dados é mais eficiente, pois menos dados de imagem e vídeo transmitidos leva a maior eficiência de transmissão de dados.

2.4.2 A diferença de recurso (b) tem o efeito técnico de aumentar a eficiência e a segurança do jogo, pois apenas com jogadores locais em frente à máquina, a possibilidade de a máquina ser ativada por um jogador remoto é automaticamente bloqueada. De acordo com a funcionalidade (X), os padrões de segurança de dados são mantidos ou até melhorados, e a alternância entre o player remoto e o player local é simplificada e acelerada, pois um processo de login/logout via interface gráfica ou a operação de botões não é mais necessário.

O Conselho aceitou que o recurso proporcionava um efeito técnico:

2.5.1 O conselho chega à conclusão de que D1 não revela nem sugere pelo menos a característica (X):

2.5.3 D1 menciona apenas um modo combinado para jogadores locais e remotos. O D1 não fornece detalhes sobre como implementar esse modo combinado, em particular como o jogo remoto é desativado quando um jogador local usa a máquina.

Esta é uma solução relativamente eficiente, rápida e relativamente simples para desativar jogos remotos quando um jogador local deseja usar uma máquina de jogo, porque (1) o usuário local não precisa apertar um botão específico, (2) nenhum botão desse tipo precisa ser fornecido, e (3) o jogador pode começar a jogar imediatamente.

2.5.8 Consequentemente, a solução definida pela característica (X) não é óbvia diante da divulgação de D1 e do conhecimento geral comum da pessoa qualificada.

2.5.10 O conselho considera que o efeito descrito acima é de natureza técnica, já que o recurso (X) mantém e melhora os padrões de segurança de dados, além de simplificar e acelerar a troca entre o player remoto e o player local, em comparação com uma situação em que um processo de log-in/log-out via interface gráfica ou a operação de botões seria necessário. A implementação de um algoritmo que detecta quando a exibição de jogo é coberta por um jogador foi tecnicamente viável sem problemas no momento do registro, para que a pessoa qualificada não precise de mais detalhes a esse respeito.

Portanto, o Conselho considerou que o tema era inventivo.

Correção de erros nas reivindicações Canatex v. Wellmatics (Fed. Cir 2025)

 Correcting Patent Claim Errors: Federal Circuit Guidance on the Limited but Important Role of Courts. www.lexology.com 10/12/2025

Os tribunais devem usar a interpretação de reivindicações para corrigir falhas nas reivindicações de patente e, se sim, quais limites e diretrizes devem ser aplicados? O Circuito Federal analisou essas questões recentemente no caso Canatex Completion Solutions, Inc. v. Wellmatics, LLC,  (Fed. Cir.  2025). Neste caso, o Circuito Federal decidiu que, quando um erro em uma reivindicação é evidente ou óbvio à primeira vista da patente e existe apenas uma correção razoável, os tribunais têm autoridade para corrigir o erro da reivindicação por meio da interpretação da reivindicação. Essa decisão enfatiza os limites rigorosos em torno da correção judicial de reivindicações em patentes emitidas.

Contexto

A patente em questão, Patente dos EUA US10794122, concedida em 2020, reivindica um dispositivo de conexão liberável usado principalmente para poços de petróleo e gás. Durante operações no fundo do poço, os operadores podem implantar ferramentas e componentes em poços usando colunas de ferramentas, como cordas de fio ou tubos. Um dispositivo de conexão liberável é útil quando as circunstâncias exigem deixar um componente no fundo do poço, ou quando um componente fica preso no poço. O dispositivo de conexão liberável patenteado possui duas peças intertravadas que permanecem fixas durante as operações normais, mas podem ser separadas sob demanda. As três reivindicações independentes incluem cada uma uma linguagem afirmando que um pistão travado se move "para liberar o perfil de conexão da segunda peça." Essa frase apresentava um problema de base antecedente porque a parte inicial de cada reivindicação identificava "um perfil de conexão da primeira parte" em vez da segunda parte.

Avançando para setembro de 2022, a Canatex processou a Wellmatics no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas, alegando violação da patente '122. Por sua vez, a Wellmatics contestou a validade da patente '122, argumentando que as reivindicações alegadas eram indefinidas por falta de uma base antecedente para a frase em questão, "o perfil de conexão da segunda parte." O Distrito Sul do Texas considerou as reivindicações inválidas por indefinição, rejeitando o argumento de Canatex de que "segundo" era um erro óbvio que deveria ser interpretado como "primeiro". Canatex recorreu ao Circuito Federal. Durante o processo de recurso, a Canatex solicitou um certificado de correção do Escritório de Patentes e Marcas dos EUA para mudar "segundo" para "primeiro". No entanto, o Escritório de Patentes e Marcas dos EUA rejeitou a petição, concluindo que a correção solicitada foi mais do que um erro clerical ou tipográfico.

Análise do Circuito Federal

O Circuito Federal reverteu a decisão do Distrito Sul do Texas, concluindo que as reivindicações em questão não eram indefinidas. O caso foi analisado de novo como uma questão de interpretação da reivindicação baseada inteiramente em evidências intrínsecas. A análise do Circuito Federal foi fundamentada na decisão da Suprema Corte de 1926 no caso I.T.S. Rubber Co. v. Essex Rubber Co., que estabeleceu que os tribunais possuem autoridade para corrigir erros administrativos óbvios em reivindicações de patente por meio da construção de reivindicações. Esse caso envolvia uma patente que cobria elevações de calcanhar de borracha para sapatos, na qual uma reivindicação omitiu inadvertidamente a palavra "traseiro" antes de "borda superior". A Suprema Corte entendeu que a omissão resultou de erro que tanto o advogado do requerente quanto o examinador de patentes entenderam que a palavra "traseiro" estava incluída na reivindicação. A decisão I.T.S. Rubber estabeleceu que a correção judicial é apropriada apenas quando o erro é evidente e o significado pretendido foi compreendido pelo examinador durante a fase de acusação.

Com base em casos de I.T.S. Rubber e outros, o Circuito Federal em Canatex identificou três requisitos para quando a correção judicial é permitida. Primeiro, o erro deve ser evidente na face da patente sob a perspectiva de um artesão habilidoso. Segundo, a correção não pode ser objeto de debate razoável com base na revisão do documento da patente e do histórico de processamento. Terceiro, a correção deve se limitar a erros tipográficos e administrativos menores óbvios. Embora os três elementos tenham sido derivados do precedente anterior, o Circuito Federal observou que não havia declarado explicitamente que o terceiro elemento era necessário e evitou cuidadosamente considerar que constitui um requisito obrigatório.

Aplicando esse enquadramento, o Circuito Federal concluiu que o erro era corrigível judicialmente. O tribunal observou que um artesão habilidoso reconheceria que a expressão "o perfil de conexão da segunda parte" carece de base antecedente, pois as reivindicações não mencionavam anteriormente nenhum perfil de conexão da segunda parte. Mais especificamente, o termo liberar "o perfil de conexão da segunda parte" não fazia sentido funcional, pois uma pessoa com habilidade comum na arte reconheceria que o que é liberado por expansão radial deve ser o mesmo componente que já existia, ou seja, o perfil de conexão da primeira parte. Além disso, os números na patente não mostraram perfil de conexão na segunda parte. O Circuito Federal concluiu que um "leitor relevante" teria entendido os erros ao visualizar o documento completo.

Conclusões

A Canatex reforça o papel limitado, mas importante, que os tribunais podem desempenhar na correção de erros das reivindicações de patente por meio da construção das reivindicações. Por meio da aplicação de um teste rigoroso, o tribunal evita avançar para a reformulação substantiva da reivindicação, ao mesmo tempo em que oferece aos titulares da patente uma forma de preservar a validade da reivindicação em uma situação em que a evidência intrínseca é clara quanto ao erro quanto à única correção razoável.

Clareza em Duke University, Allergan v. Sandoz Fed. Circuit 2025

 

O Circuito Federal considerou inválida a reivindicação 30 da Patente dos EUA US9579270 por falta de descrição escrita. A patente tratava do uso de análogos da prostaglandina F (PGF) para estimular o crescimento capilar, mas o tribunal entendeu que a especificação não demonstrou posse da invenção reivindicada, nem forneceu “blaze marks” (indícios claros) suficientes para conduzir um técnico no assunto ao subgênero específico reclamado.

A reivindicação 30 cobria um subconjunto estreito de compostos (espinha dorsal em “hairpin”, amida em C1 e fenil em Z), enquanto a especificação descrevia um universo extremamente amplo de análogos (bilhões de possibilidades). O tribunal destacou que:

• Não havia exemplos explícitos dentro do subgênero reivindicado.

• As opções “preferidas” e “mais preferidas” da especificação não incluíam a amida em C1 alegada, afastando o leitor do subgênero.

• Embora o fenil fosse dito “mais preferido” em Z, isso só faria sentido após a escolha de um grupo aromático, escolha não guiada pela especificação; além disso, os exemplos favoreciam fluorobenzeno, não fenil.

Concluiu-se que a divulgação era uma lista extensa de alternativas em múltiplas posições, sem características estruturais comuns ou indícios claros que direcionassem ao subgênero amida-em-C1/fenil-em-Z.

A reivindicação 30, lida com suas reivindicações dependentes, recita um método de crescimento de cabelo usando um análogo do PGF com uma estrutura particular de espinha dorsal " com substituintes específicos nas posições C1 e Z, incluindo uma amida em C1 (R1 = C(O)NHR3 com R3 como metil, etil ou isopropílico) e um grupo fenil em Z. O Circuito Federal observou que a especificação descreve um amplo universo de análogos do PGF abrangendo bilhões de possíveis compostos, e que a reivindicação abrange um subgênero muito menor de compostos. O tribunal concordou que a patente não divulgava expressamente nenhuma incorporação dentro do subgênero da reivindicação 30 e, portanto, analisou se a divulgação identificava características estruturais e "blaze marks" suficientes para guiar um artesão habilidoso a esse conjunto mais restrito de compostos.

A decisão reforça a linha restritiva do Circuito Federal sobre descrição escrita em química e ciências da vida, alinhando-se a precedentes como Regents v. Gilead e Biogen v. Mylan. Em termos práticos, o tribunal sinaliza que espinhas dorsais (generic backbone) genéricas, listas longas de substituintes ou menções isoladas não bastam. Para sustentar reivindicações de gênero/subgênero, recomenda-se:

1. identificar características comuns claras;

2. definir subgêneros-chave e suas propriedades compartilhadas;

3. fornecer exemplos representativos e, quando possível, dados.

Termo consistindo essencialmente de Eye Therapies, v. Slayback Pharma (Fed, Cir. 2025)

 Eye Therapies, v. Slayback Pharma:

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/23-2173/23-2173-2025-06-30.html

"Consisting Essentially Of": Federal Circuit Upholds Atypical Claim Meaning Based on Prosecution History www.lexology.com 01/12/2025

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Resumo do Caso

O Circuito Federal anulou a decisão do PTAB que havia considerado óbvias e, portanto, não patenteáveis certas reivindicações da patente ’742, relacionadas a um método de tratamento da vermelhidão ocular com brimonidina em baixíssima concentração. US8293742

Reivindicações independentes 1 e 3 recitam:

Um método para reduzir a vermelhidão ocular que consiste essencialmente na administração de brimonidina a um paciente com condição ocular, no qual a brimonidina está presente em uma concentração entre cerca de 0,001% peso por volume e cerca de 0,05% peso por volume.

Um método para reduzir a vermelhidão ocular consiste essencialmente em administrar topicamente a um paciente com condição ocular uma composição composta essencialmente de brimonidina no tecido ocular, em que o pH dessa composição está entre cerca de 5,5 e cerca de 6,5, em que a concentração de brimonidina está entre cerca de 0,001% e cerca de 0,025% em peso em volume e em que essa composição é formulada como uma gota ocular.

Questão central

O litígio girou em torno da interpretação da expressão “consistindo essencialmente em” nas reivindicações. O PTAB havia declarado todas as reivindicações não patenteável por obviedade, mas o Circuito Federal reverteu essa decisão em parte, devido a um erro de construção de reivindicação.

1. Problema central: interpretação de “consisting essentially of”

A disputa girou em torno da expressão “consisting essentially of” nas reivindicações que descrevem:

• administrar apenas brimonidina (em baixas concentrações),

• sem outros ingredientes ativos adicionais.

O PTAB interpretou a expressão de forma ampla, permitindo outros agentes ativos, desde que não afetassem as propriedades “básicas e novas” da invenção.

2. O erro do PTAB

O CAFC entendeu que essa interpretação estava errada, porque:

• Durante a processamento no USPTO, o depositante trocou “comprising” por “consisting essentially of” justamente para superar o prior art Dean, que usava brimonidina + brinzolamida.

• O depositante afirmou repetidamente que a invenção “não inclui nenhum outro agente ativo além da brimonidina”, usando inclusive linguagem definicional (“i.e.”).

Assim, o histórico de tramitação restringiu o sentido do termo, alterando o seu significado típico.

3. Decisão do CAFC

O Tribunal decidiu:

• Reverter a construção do PTAB.

• Interpretar “consisting essentially of” como excluindo qualquer outro ingrediente ativo além da brimonidina.

• Como a análise de obviedade do PTAB se baseou nessa construção errada, o CAFC:

  • reverteu a decisão de óbvio,

  • Remeteu o caso ao PTAB para nova análise.

4. Consequência prática

O PTAB agora terá de reconsiderar:

• se o prior art realmente levaria um especialista a usar somente brimonidina, sem coadministrar outros agentes ativos,

• considerando a nova construção restrita determinada pelo CAFC.

Obviedade em DexCom sensor em camadas

 Obviousness Win: Federal Circuit Affirms Glucose Sensor Claims Unpatentable www.lexology.com 08/12/2025

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/24-1291/24-1291-2025-08-19.html

Resumo da discussão de obviedade (35 U.S.C. § 103)

A questão central do caso era se as reivindicações 1–3 e 11–13 da patente da DexCom eram óbvias à luz da publicação de Feldman (US 2005/0215871).

Um sistema de sensor contínuo transcutâneo de glicose compreendendo: um sensor substancialmente planar, o sensor compreendendo: uma primeira camada condutora associada a um primeiro eletrodo; uma primeira camada não condutora localizada, pelo menos em parte, sobre a primeira camada condutora; uma segunda camada condutora associada a um segundo eletrodo, em que a segunda camada condutora está localizada, pelo menos em parte, sobre a primeira camada não condutora; uma segunda camada não condutora localizada, pelo menos em parte, sobre a segunda camada condutora; uma terceira camada condutora associada a um terceiro eletrodo, em que a terceira camada condutora está localizada, pelo menos em parte, sobre a segunda camada não condutora; e uma membrana localizada sobre pelo menos uma porção de um eletrodo de trabalho; em que pelo menos um dos eletrodos, o primeiro, o segundo ou o terceiro, é o eletrodo de trabalho, e em que o eletrodo de trabalho é configurado para medir um sinal indicativo da concentração de glicose.

Um problema com outros sensores de glicose implantados era que eles tendiam a perder sua função com o tempo devido à resposta inflamatória local do corpo ao implante, conhecida como resposta de corpo estranho ("FBR"). A patente de 193 buscava tratar dos efeitos adversos da FBR.

O sensor divulgado na patente de 193 é "amperométrico". Isso significa que ele utiliza eletrodos para medir os níveis de glicose com base em mudanças na corrente elétrica.

1. Estrutura da análise de obviedade

O CAFC reiterou a estrutura tradicional da análise sob Graham v. John Deere, que envolve:

1. Escopo e conteúdo da arte anterior

2. Diferenças entre a arte anterior e as reivindicações

3. Nível de habilidade na arte

4. Considerações secundárias (não aplicadas no caso)

O foco aqui foi principalmente nos itens 1 e 2.

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2. O ponto central da disputa

A reivindicação representativa da DexCom exige uma configuração empilhada de cinco camadas — três camadas de eletrodos separadas por duas camadas não condutivas.

A pergunta:
Feldman sugeria ou não sugeria a um artesão habilidoso essa disposição empilhada?

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3. Por que o PTAB achou que era óbvio

O PTAB concluiu que um POSITA (artesão habilidoso) entenderia, a partir das Figuras 4A–4B de Feldman, que:

• as três camadas condutoras correspondentes aos eletrodos estavam “localizadas uma sobre a outra, de modo empilhado”;

• seria óbvio separar essas camadas com material não condutivo para evitar curto-circuitos.

Além disso, Feldman descrevia sensores:

• implantáveis,

• amperométricos,

• com múltiplos eletrodos.

Assim, as características essenciais da patente DexCom estavam já presentes ou sugeridas.

O PTAB baseou-se fortemente no testemunho pericial, que explicou como um especialista interpretaria as figuras de Feldman.

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4. Os argumentos da DexCom — e por que falharam

A anulante Abbot alegou que A Figura 4A de Feldman mostra um sensor de três eletrodos. A Figura 2A de Feldman mostra um "sensor de glicose amperométrico de dois eletrodos" com as camadas de eletrodos separadas por um substrato plástico. Abbott argumentou que um artesão habilidoso "teria entendido, pelas representações nas FIGS. 4A e 4B, que as três camadas condutoras associadas aos eletrodos estão localizadas uma sobre a outra de forma empilhada...." Abbott também argumentou que seria óbvio para um artesão habilidoso incluir camadas não condutivas entre as camadas de eletrodos para evitar um curto-circuito entre eles.

A DexCom alegou:

• que Feldman não mostrava explicitamente uma estrutura empilhada;

• que as figuras poderiam ser interpretadas de modo diferente (por exemplo, eletrodos colocados lado a lado);

• que o PTAB interpretou demais aquilo que não estava literalmente descrito.

O CAFC rejeitou esses argumentos porque:

A. Arte anterior deve ser considerada pelo que “ensina ou sugere”, não só pelo que diz literalmente

O tribunal repetiu vários precedentes segundo os quais:

A arte anterior deve ser lida não apenas pelo que diz explicitamente, mas também pelo que um POSITA entenderia implicitamente.

DEXCOM, INC. v. STEWART , No. 2…

B. A DexCom não demonstrou erro factual do PTAB

O PTAB considerou:

• o testemunho dos especialistas,

• a interpretação técnica das figuras,

• a plausibilidade da configuração empilhada.

O CAFC disse que a DexCom apenas discordou, mas não ofereceu evidências que mostrassem que o PTAB estava errado.

C. Substancial evidência

O tribunal enfatizou que:

A decisão do PTAB estava apoiada em evidências substanciais, o suficiente para manter a conclusão de óbvio.

DEXCOM, INC. v. STEWART , No. 2…

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5. O papel de considerações secundárias

Não houve argumentos significativos de:

• sucesso comercial,

• falha de outros,

• ceticismo da indústria, etc.

Como DexCom não desenvolveu isso, o CAFC não tratou do tema.

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6. Conclusão do CAFC

O tribunal concluiu que:

• Feldman ensina ou sugere a estrutura empilhada reclamada; "As Figuras 4A–B de Feldman teriam sido entendidas e interpretadas por uma pessoa de habilidade comum na arte como abrangendo" a alegada disposição de cinco camadas de eletrodos empilhados e camadas não condutivas.

• um POSITA teria motivação para adicionar camadas não condutivas;

• DexCom não mostrou erro na análise do PTAB.

Portanto:

As reivindicações 1–3 e 11–13 da ’193 patent são óbvias e, portanto, inbrevetáveis.
A decisão do PTAB foi confirmada.

Patente do captcha no USPTO

 Google Wins Federal Circuit Reversal on Bot Patent Claims www.lexology.com 05/12/2025 Adam L.K. Philipp

https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1432.OPINION.11-20-2025_2606713.pdf?utm_source=chatgpt.com

O Tribunal do Circuito Federal dos EUA reverteu uma decisão do Conselho de Julgamento e Apelação de Patentes (PTAB) envolvendo a patente norte-americana US 9.595.008, pertencente à Nobots LLC, que descreve métodos para diferenciar humanos de bots em acessos a servidores — tecnologias do tipo CAPTCHA.

A Nobots havia processado o Google por infração. O Google então solicitou uma revisão inter partes (IPR) no USPTO contra todas as 20 reivindicações da patente. O PTAB invalidou a maioria, mas manteve a reivindicação 19, levando o Google a recorrer.

19. Um método para avaliar um nível de confiança de que um operador de um dispositivo de computação cliente interagindo com um servidor é um ser humano e não uma aplicação de computador autônoma, o método compreendendo:

a) adquirir dados de interesse do dispositivo de computação cliente antes da entrega dos dados emitidos pelo servidor ao dispositivo de computação cliente;

b) comparar os dados de interesse com os dados de modelos relacionados à interação humana com um dispositivo de computação antes do momento em que os dados de interesse são adquiridos; e

c) gerar um valor que represente um nível de confiança de que um usuário humano, e não um usuário autônomo, operava o dispositivo de computação cliente antes do momento em que os dados de interesse foram adquiridos.

Ponto central da disputa

A controvérsia envolvia a interpretação da frase “acquiring data of interest” ("adquirir dados de interesse") presente na reivindicação 19.

A patente distingue:

Dados passivos: já armazenados ou transmitidos (ex.: IP, localização);

Dados ativos: gerados por interação do usuário (ex.: digitação, tempo de resposta).

E define “dados de interesse” como “dados ativos ou passivos”, sem exigir que sejam ativos.

A patente define “interest data” como:

“dados ativos ou passivos, disponíveis ou adquiridos”.

Ou seja, inclui dados passivos (como IP e localização).

O PTAB, porém, aceitou a tese da Nobots de que “acquiring interest data” exigiria obrigatoriamente algum dado ativo.

Os Nobots argumentaram que, apesar da definição ampla, a expressão “adquirir dados de interesse” implicaria que alguns dados deveriam ser ativos.

O Google, ao contrário, apontou que uma referência anterior (Kitts, 2008) já descrevia aquisição de dados passivos suficientes para antecipar ou tornar óbvia a reivindicação 19.

Entendimento do Tribunal

O Circuito Federal discordou completamente:

1. “Acquiring interest data” = verbo “adquirir” + objeto “dados de interesse”.

   • O verbo não impõe qualquer tipo de dado.

   • “Interest data” já está definido na patente e inclui dados passivos.

2. Nenhuma parte da patente redefine a expressão de forma mais restrita. Como a própria patente define "dados de interesse" como ativos ou passivos, a etapa de adquirir esses dados não exige que sejam ativos.

3. O próprio texto da patente reforça que:

   • “interest data” pode ser totalmente passivo,

   • “acquired and/or available data” podem ser usados na comparação,

   • o uso de “and/or” mostra que apenas dados disponíveis (passivos) podem ser utilizados.

4. A tentativa da Nobots de usar a definição de “acquired data” para restringir “acquiring interest data” foi rejeitada:

   • “Acquired data” é outra categoria, distinta de “interest data”.

   • A patente não autoriza misturar as definições.

Conclusão do Tribunal

• “Acquiring interest data” pode envolver apenas dados passivos.

• Assim, a referência Kitts (2008), que lida apenas com dados passivos, antecipa a reivindicação 19.

Akamai Technologies, Inc. v. MediaPointe, Inc. e falta de clareza

 Akamai Technologies, Inc. v. MediaPointe, Inc., Fed Circuit 2025

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/24-1571/24-1571-2025-11-25.html

From ‘best’ to bust: Multiple methods to determine “optimal/best” render claims indefinite

www.lexology.com 04/12/2025

A disputa envolvia duas patentes da MediaPointe (AMHC):

US 8,559,426 1. Um sistema que compreendo: um centro de gestão; uma pluralidade de nós configurados para: retransmitir um fluxo contínuo de dados de um provedor de conteúdo para um primeiro cliente em resposta a um pedido inicial pelo fluxo contínuo de dados, replicar o fluxo contínuo de dados e transmitir o fluxo replicado para pelo menos outro cliente; em que o centro de gerenciamento é composto por um motor de mapeamento configurado para mapear rotas de traço entre o centro de gerenciamento, pelo menos um dos nós e pelo menos o primeiro cliente, a fim de determinar uma ou mais rotas ótimas do centro de gerenciamento para o primeiro cliente via pelo menos um dos nós, e configurado para direcionar um nó que retransmite o fluxo contínuo de dados do provedor de conteúdo para o primeiro cliente a replicar o fluxo contínuo de dados do provedor de conteúdo, em resposta a pedidos subsequentes pelo fluxo contínuo de dados, enquanto o nó retransmite o fluxo contínuo de dados do provedor de conteúdo para o primeiro cliente, e transmitir o fluxo replicado de dados para pelo menos outro cliente em resposta às solicitações subsequentes pelo fluxo contínuo de dados; e onde o centro de gerenciamento é configurado para rebaixar clientes de menor prioridade de um link de rede de maior qualidade de serviço para um link de rede menos ideal quando um cliente de maior prioridade solicita o uso do link de rede de maior qualidade de serviço.

US9426195  1. Um método que compreende: receber uma solicitação inicial de um centro de gestão para conteúdo de mídia de um primeiro cliente; mapear rotas de rastreamento entre o centro de gerenciamento e o primeiro cliente; mapear rotas de traço entre o centro de gerenciamento e um ou mais nós para retransmitir um fluxo de conteúdo de um provedor de conteúdo para o primeiro cliente; determinar a melhor rota para retransmitir o fluxo de conteúdo ao primeiro cliente a partir do provedor de conteúdo com base na comparação entre as rotas de rastreamento entre o centro de gerenciamento e o primeiro cliente e as rotas de rastreamento entre o centro de gerenciamento e um ou mais nós, a melhor rota incluindo um ou mais de: pelo menos uma parte de um caminho de rede do centro de gerenciamento ao primeiro cliente e pelo menos um parte de um caminho de rede do centro de gerenciamento até um ou mais nós; retransmitindo o fluxo de conteúdo do provedor de conteúdo através de um ou mais nós para o primeiro cliente, de acordo com a melhor rota determinada; replicando o fluxo de conteúdo para outros clientes durante a retransmissão do fluxo de conteúdo, em resposta a solicitações subsequentes de conteúdo de mídia dos outros clientes, os outros clientes conectados a um ou mais nós com base na identificação de que um ou mais nós já estão retransmitindo o fluxo de conteúdo do provedor de conteúdo através de um ou mais nós para o primeiro cliente; e transmitindo o fluxo de conteúdo replicado de um ou mais nós para pelo menos outro cliente em resposta aos pedidos subsequentes pelo conteúdo de mídia. 

5. O método da reivindicação 1 consiste em acessar uma tabela única de endereços de roteador de índice de nós de melhor desempenho.

Ambas tratam de sistemas para rotear de forma eficiente conteúdo de mídia via internet, usando uma “rede de distribuição inteligente”. Akamai entrou com ação pedindo declaração de não infração, e MediaPointe contra-atacou com alegação de infração. Akamai também pediu invalidação das patentes.

2. Principais temas decididos

O tribunal analisou duas questões:

(A) Indefinição (“indefiniteness”) de termos como “melhor” e “ótimo”

O Tribunal confirmou que os termos:

“optimal routes”,

“best performing nodes”,

“best/optimal”,

são indefinidos (violam §112), porque:

São termos de grau sem critérios objetivos claros.

A especificação lista vários fatores possíveis (latência, número de hops, confiabilidade, largura de banda, histórico etc.), sem definir como equilibrá-los. O texto permite diferentes métodos que levam a diferentes resultados, sem orientação sobre qual usar. Assim, um técnico na área não consegue saber com certeza o escopo da invenção. Resultado: todas as reivindicações que usam “best/optimal” foram invalidadas. Na fase de construção da reivindicação, o tribunal distrital determinou que as limitações da reivindicação usando a linguagem "ótima/melhor" eram inválidas por indefinição porque a especificação não forneceu um procedimento ou limites para determinar o que é "ótimo/melhor". Para as demais alegações alegadas, o tribunal distrital concedeu julgamento sumário de não infração. A MediaPointe argumentou que as reivindicações usando a linguagem "ótima/melhor" não eram indefinidas, argumentando que a exigência de usar dados de desempenho mensuráveis (especificamente "resultados de traço") fornecia um padrão objetivo. O Circuito Federal discordou, concluindo que esse requisito não fornecia uma definição razoavelmente clara e exclusiva de "ótimo/melhor". A Corte explicou que o requisito de "resultados de traçamento" não era suficientemente claro porque múltiplos métodos poderiam ser usados para determinar a conformidade, e a patente não oferecia orientação sobre quais medidas aplicar.

(B) Não-infração das reivindicações restantes da patente ’195

O Tribunal Federal de Apelações:

✔ Confirmou a invalidez das reivindicações com termos “best/optimal”.

✔ Confirmou o sumário de não-infração para as reivindicações restantes.

✔ Akamai venceu totalmente.

Efeito técnico para justificar a atividade inventiva de um produto T1523/23

 https://europeanpatentcaselaw.blogspot.com/2025/12/t152323-pas-de-prise-en-compte.html 

É uma tela/display que cria cores refletindo a luz de forma inteligente, como as bolhas de sabão. É uma tela com "pixels estruturais" de duas alturas diferentes que trabalham em equipe para manter as cores consistentes de qualquer ângulo que você olhe. É como ter dois tipos de molas numa cama - uma que endurece quando você vira para a esquerda, e outra que amolece quando você vira para a esquerda. No fim, o conforto total quase não muda! Imagine uma superfície com montes (convexidades) ou buracos (concavidades). Coloca-se uma camada refletora (como um espelho) sobre essa superfície irregular. A luz bate no espelho, passa pela estrutura irregular e cria cores específicas . Essas duas regiões são dispostas alternadamente, como um tabuleiro de xadrez. A grande sacada é que a altura não é escolhida aleatoriamente - é escolhida justamente de faixas onde o comportamento da cor é oposto, criando esse efeito compensatório.

Combinação Anti-Deslocamento de Cor:

A altura da Região A é escolhida de uma faixa onde:

Se aumentar a altura → a cor muda para um lado do espectro

A altura da Região B é escolhida de outra faixa onde:

Se aumentar a altura → a cor muda para o lado oposto do espectro

Quando você olha para a tela de diferentes ângulos:

Normalmente: as cores mudariam bastante (é o "deslocamento de cor" ou color shift)

Com esta invenção: as duas regiões compensam-se mutuamente!

Se a Região A tende a ficar mais azul num ângulo...

...a Região B tende a ficar mais amarela no mesmo ângulo

Resultado: a cor total muda muito menos = redução do deslocamento de cor

EP3454099A1

 Um display composto por:

uma camada estrutural irregular com uma superfície provida de uma pluralidade de concavidades ou uma pluralidade de convexidades, respectivamente, com fundos planos e topos planos substancialmente paralelos aos fundos planos; e

camada refletora de luz cobrindo total ou parcialmente uma superfície irregular da camada formadora de estruturas irregulares, caracterizada em que:

A camada formadora de estruturas irregulares possui dois tipos de regiões formadoras de estruturas irregulares, nas quais cada uma das duas regiões formadoras de estruturas irregulares possui uma distância óptica constante entre os fundos planos e os topos planos, sendo a distância óptica diferente entre os dois tipos de regiões;

os dois tipos de regiões formadoras de estruturas irregulares são alternadamente dispostas; e

As distâncias ópticas nos dois tipos de regiões de formação de estrutura desigual possuem valores conjuntos respectivos que são assim selecionados, ao formar a superfície irregular da camada de formação de estrutura desigual, para formar uma combinação que contribui para a redução do deslocamento de cor da tela.

Conclusão: As reivindicações 1 e 6 (patente principal) não envolvem atividade inventiva face ao documento D3.

Análise (Partindo de D3 como Estado da Técnica mais Próximo):

Reivindicação 1: A única característica distintiva em relação a D3 é a característica M1.6, que define intervalos específicos para as distâncias (geométricas ou óticas) nas duas regiões da camada irregular.

Efeito Técnico: O alegado efeito (redução do desvio de cromaticidade/ color shift) é um resultado do processo de fabrico (ou de um conjunto de displays), não uma propriedade do display individual reivindicado. Um display individual com distâncias fixas não "reduz" um desvio.

Problema Técnico Objetivo: Fornecer um display com uma cor mista alternativa.

Óbvio: D3 já ensina a produzir cores mistas variando as profundidades/alturas das regiões. A seleção de valores específicos dentro do espectro conhecido seria óbvia para um técnico no assunto.

A argumentação do proprietário, baseada nas decisões T 648/88 e T 1089/15 (onde a atividade inventiva de um processo químico se "transfere" para um produto intermediário novo), não é aplicável. Este caso trata de um produto físico final (um display), não de um intermediário químico. Para produtos físicos, as vantagens do processo de fabrico não se transferem automaticamente para o produto em si, conforme a jurisprudência consolidada sobre reivindicações "produto pelo processo".

As reivindicações 1 e 6 são reivindicações de produto:

Reivindicam um objeto físico específico: um display com camadas, superfícies irregulares, distâncias definidas, etc.

Não reivindicam um método de fabrico.

Princípio Fundamental: Ao avaliar a patenteabilidade de um produto, a análise concentra-se exclusivamente nas características técnicas do produto em si e no efeito técnico que esse produto produz.

O Efeito não Reside no Produto Individual

Imagine que você compre um desses displays.

Você pode medir suas distâncias, sua cor, seu brilho.

Mas você NUNCA poderá medir ou constatar nele o "desvio de cor reduzido". Esse conceito só faz sentido quando você compara muitos displays entre si ou com um alvo de produção.

O display individual tem uma cor fixa. Se ela é "a cor correta" ou "desviada" é uma comparação com um padrão externo, não uma propriedade intrínseca do objeto.

Analogia: Pense em uma fábrica de canetas que aperfeiçoou seu processo para que todas as canetas tenham exatamente 14,0 cm, sem variação.

Processo: Mais preciso, menos desperdício.

Produto (uma caneta individual): Mede 14,0 cm. Essa caneta em si não é "mais precisa" do que uma caneta de 14,0 cm feita por um processo pior. A "precisão" é uma propriedade do processo, não da caneta individual. A caneta é apenas longa de 14,0 cm.

A "grande sacada" APARECE na reivindicação 1 (características M1.6 e M1.7): Escolher alturas de regiões que variam a cor em sentidos opostos Para criar uma combinação que reduz o deslocamento de cor. mas a Câmara não considerou essa "grande sacada" como um efeito técnico válido para o produto: 

1. O QUE A REIVINDICAÇÃO DIZ vs O QUE O PRODUTO FAZ

A reivindicação diz:

"as alturas são escolhidas de faixas onde a cor varia em sentidos opostos, de modo a reduzir o deslocamento de cor"

Mas o produto individual (o display físico):

Tem alturas fixas e imutáveis (ex: 200nm e 350nm)

Produz uma cor mista fixa (ex: laranja)

Não pode "reduzir" ou "compensar" nada - ele simplesmente é o que é

2. O PROBLEMA DO "DESLOCAMENTO DE COR"

O "deslocamento de cor" (color shift) é um fenômeno que só existe quando:

Você compara a cor vista de frente com a cor vista de lado

Ou quando você compara diferentes displays entre si

Um display individual, sozinho na sua mesa:

Mostra cor X de frente

Mostra cor Y de lado

Mas ele não "sabe" se Y está "deslocada" em relação a X

Essa é uma avaliação humana/externa, não uma propriedade intrínseca do objeto

⚖️ A DECISÃO DA CÂMARA PASSO A PASSO:

Passo 1: Separar o "Projeto" do "Produto"

Projeto/Processo: Escolher alturas que se compensam ✅ (é inteligente)

Produto Físico: Um objeto com alturas fixas A e B

Passo 2: Perguntar: "O que este DISPLAY faz de especial?"

Resposta: Ele produz uma cor mista (ex: laranja a partir de amarelo+magento)

D3 já fazia isso! D3 já mostrava um padrão xadrez com duas alturas produzindo cores que se misturam

Passo 3: A Crítica Devastadora da Câmara:

"Mesmo que o PROCESSO de escolha das alturas seja inteligente, o PRODUTO resultante não faz nada que um produto óbvio (de D3) não faça."

📉 POR QUE ISSO É IMPORTANTE NO DIREITO PATENTÁRIO:

A Câmara seguiu esta lógica jurídica:

Para um PRODUTO ser inventivo, ele precisa ter uma NOVA FUNÇÃO ou ESTRUTURA

Aqui: O display tem a MESMA FUNÇÃO (produzir cor mista) e MESMA ESTRUTURA (padrão xadrez com duas alturas) que D3

A única diferença: OS VALORES NUMÉRICOS das alturas

Mas: Escolher valores numéricos dentro de um intervalo conhecido não é inventivo para um produto, a menos que esses valores criem um efeito técnico surpreendente no produto

E o efeito "redução do color shift"?

A Câmara disse: "Isso não é um efeito do PRODUTO, é um objetivo do PROJETO"

🔬 O VEREDITO TÉCNICO DA CÂMARA:

Traduzindo o raciocínio:

"Senhor Proprietário, você patenteou um DISPLAY, não um MÉTODO PARA PROJETAR DISPLAYS.

Se eu pegar seu display e um display de D3, ambos:

Têm padrão xadrez com duas alturas

Produzem cores mistas

Mudam de cor conforme o ângulo

Seu display pode ter as alturas 'melhor escolhidas', mas isso não se traduz em uma propriedade mensurável diferente no produto final.

A 'redução do color shift' é uma vantagem estatística do seu método de produção (menos displays fora da especificação), não uma propriedade técnica deste display específico."

💡 O QUE FALTOU PARA A PATENTE:

Para a reivindicação 1 ser válida, o proprietário precisaria demonstrar que:

OU o display tem uma nova propriedade estrutural (ex: uma terceira camada, um novo material)

OU as alturas específicas criam um efeito técnico inesperado (ex: "com estas alturas exatas, o display fica INVISÍVEL a 45°" - algo mensurável e surpreendente)

OU o display funciona de forma qualitativamente diferente (ex: "não muda de cor NENHUMA com o ângulo")

Como ele não demonstrou nada disso, a Câmara considerou que o display era apenas uma escolha óbvia de parâmetros dentro do que D3 já ensinava.

🎯 RESUMO FINAL DA POSIÇÃO DA CÂMARA:

"A inteligência está na CABEÇA do projetista (ao escolher as alturas), não nas PROPRIEDADES do display (que é apenas mais um display com duas alturas diferentes)."