Clareza em Duke University, Allergan v. Sandoz Fed. Circuit 2025

 

O Circuito Federal considerou inválida a reivindicação 30 da Patente dos EUA US9579270 por falta de descrição escrita. A patente tratava do uso de análogos da prostaglandina F (PGF) para estimular o crescimento capilar, mas o tribunal entendeu que a especificação não demonstrou posse da invenção reivindicada, nem forneceu “blaze marks” (indícios claros) suficientes para conduzir um técnico no assunto ao subgênero específico reclamado.

A reivindicação 30 cobria um subconjunto estreito de compostos (espinha dorsal em “hairpin”, amida em C1 e fenil em Z), enquanto a especificação descrevia um universo extremamente amplo de análogos (bilhões de possibilidades). O tribunal destacou que:

• Não havia exemplos explícitos dentro do subgênero reivindicado.

• As opções “preferidas” e “mais preferidas” da especificação não incluíam a amida em C1 alegada, afastando o leitor do subgênero.

• Embora o fenil fosse dito “mais preferido” em Z, isso só faria sentido após a escolha de um grupo aromático, escolha não guiada pela especificação; além disso, os exemplos favoreciam fluorobenzeno, não fenil.

Concluiu-se que a divulgação era uma lista extensa de alternativas em múltiplas posições, sem características estruturais comuns ou indícios claros que direcionassem ao subgênero amida-em-C1/fenil-em-Z.

A reivindicação 30, lida com suas reivindicações dependentes, recita um método de crescimento de cabelo usando um análogo do PGF com uma estrutura particular de espinha dorsal " com substituintes específicos nas posições C1 e Z, incluindo uma amida em C1 (R1 = C(O)NHR3 com R3 como metil, etil ou isopropílico) e um grupo fenil em Z. O Circuito Federal observou que a especificação descreve um amplo universo de análogos do PGF abrangendo bilhões de possíveis compostos, e que a reivindicação abrange um subgênero muito menor de compostos. O tribunal concordou que a patente não divulgava expressamente nenhuma incorporação dentro do subgênero da reivindicação 30 e, portanto, analisou se a divulgação identificava características estruturais e "blaze marks" suficientes para guiar um artesão habilidoso a esse conjunto mais restrito de compostos.

A decisão reforça a linha restritiva do Circuito Federal sobre descrição escrita em química e ciências da vida, alinhando-se a precedentes como Regents v. Gilead e Biogen v. Mylan. Em termos práticos, o tribunal sinaliza que espinhas dorsais (generic backbone) genéricas, listas longas de substituintes ou menções isoladas não bastam. Para sustentar reivindicações de gênero/subgênero, recomenda-se:

1. identificar características comuns claras;

2. definir subgêneros-chave e suas propriedades compartilhadas;

3. fornecer exemplos representativos e, quando possível, dados.