Produtos comerciais como estado da técnica na EPO

 EPO Enlarged Board Decision Confirms Commercially Available Products Are Prior Art

Williams Powell www.lexology.com 24/11/2025

Uma recente decisão do Conselho de Apelação ampliado do Escritório Europeu de Patentes, G1/23, esclareceu que produtos comercialmente disponíveis fazem parte do estado da arte, independentemente de a pessoa qualificada ser capaz de fabricá-los de forma reprodutiva.

Por cerca de trinta anos, a principal autoridade sobre se um produto foi disponibilizado ao público e, portanto, faz parte do estado da arte tem sido a Decisão Ampliada do Conselho G1/92, na qual foi decidida:

1. A composição química de um produto é de última geração quando o produto em si está disponível ao público e pode ser analisado e reproduzido pela pessoa qualificada, independentemente de razões específicas para analisar a composição ou não.
2. O mesmo princípio se aplica à mutatis mutandis a qualquer outro produto.

O G1/92, portanto, introduziu um requisito de "habilitação" para o estado da técnica. No entanto, como a G1/92 não estabeleceu até que ponto o produto deve ser reproduzível, ele foi aplicado de maneira não uniforme em várias decisões de apelação da EPO.

A decisão G 1/92 (EPO Enlarged Board of Appeal, 1993) tratou da questão: Quando uma informação técnica é considerada parte do estado da técnica (“state of the art”) por estar "disponível ao público"? A decisão esclareceu que: Um produto disponibilizado ao público faz parte do estado da técnica se o público puder, de forma rotineira e sem invenção, analisar sua composição ou estrutura. Ou seja: Se um produto está no mercado; E um técnico médio pode descobrir sua composição por métodos normais já conhecidos; então toda a informação obtida dessa análise integra o estado da técnica, mesmo que ninguém de fato tenha realizado a análise. O “requisito de habilitação” (enablement) Ao dizer que G 1/92 introduziu um "requisito de habilitação" para o estado da técnica, significa o seguinte: Para que algo seja estado da técnica, não basta estar acessível ao público é necessário que o público possa efetivamente acessar o seu conteúdo técnico. Isto é o que se chama de "enablement" do estado da técnica.

T0438/19 é um recurso de uma decisão da Divisão de Oposição que rejeitou uma oposição. A oposição baseou-se no argumento da falta de passo inventivo em relação a um polímero complexo comercialmente disponível como estado da técnica. O produto estava disponível para a pessoa qualificada para análise, mas o método de fabricação do polímero não estava em domínio público na data de prioridade. Assim, teria sido muito difícil para uma pessoa habilidosa reproduzir o polímero exatamente.

Diante da jurisprudência divergente sobre o conceito de "reprodutibilidade", o Conselho, no caso T0439/19, remeteu três questões ao Conselho Ampliado:

• Pergunta 1 

Um produto colocado no mercado antes da data de apresentação de um pedido de patente europeia deve ser excluído do estado da arte nos termos do Artigo 54(2) do CPE pelo único motivo de que sua composição ou estrutura interna não poderia ser analisada e reproduzida sem um ônus excessivo pela pessoa qualificada antes dessa data?

Resp. Não

• Pergunta 2

Se a resposta à pergunta 1 for não, as informações técnicas sobre o referido produto que foram disponibilizadas ao público antes da data de registro (por exemplo, por meio da publicação de folhetos técnicos, literatura não patente ou patente) são do estado da arte nos termos do Artigo 54(2) do EPC, independentemente de a composição ou estrutura interna do produto poderem ser analisadas e reproduzidas sem ônus excessivo pela pessoa qualificada antes dessa data?

Resp. Sim

• Pergunta 3

Se a resposta à pergunta 1 for sim ou a resposta à pergunta 2 for não, quais critérios devem ser aplicados para determinar se a composição ou estrutura interna do produto poderia ser analisada e reproduzida sem ônus excessivo no sentido da opinião G 1/92? Em particular, é necessário que a composição e a estrutura interna do produto sejam totalmente analisáveis e idênticas reproduzíveis?"

Resp. Irrelevante diante das respostas 1 e 2

Ao chegar à sua decisão, o Conselho Ampliado oferece uma longa discussão, após a qual concluiu que exigir que um produto seja reproduzível para fazer parte do estado da arte leva a resultados absurdos. Por exemplo, seguir o requisito de "habilitação" do G1/92 até sua conclusão lógica resulta na ficção de que um "produto comercialmente disponível, mas não reproduzível", simplesmente não existe para a pessoa qualificada ao avaliar a patenteabilidade. Isso poderia levar à patente posterior de produtos já comercialmente disponíveis, sob o argumento de que uma pessoa qualificada não poderia "reproduzir" o produto, o que não pode ser uma aplicação correta da lei.

Foi feita uma distinção entre divulgações escritas (que podem ser puramente teóricas) e produtos físicos comercialmente disponíveis (que, por definição, existem no mundo real). "Reprodutibilidade" foi reinterpretada para cobrir a capacidade de obter e possuir o produto (por exemplo, simplesmente comprando-o). Um produto comercialmente disponível, portanto, é inerentemente disponibilizado ao público, independentemente de poder ser fabricado de forma confiável por uma pessoa habilidosa na arte sem ônus excessivos.

O Conselho Ampliado, portanto, respondeu negativamente à Pergunta 1 e à Pergunta 2 afirmativamente (a Pergunta 3 sendo portanto irrelevante). Portanto, foi feita uma reinterpretação do G1/92.