41º Congresso da ABPI Decisões Recentes e Relevantes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria de Propriedade Industrial

 41º Congresso da ABPI

Decisões Recentes e Relevantes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria de Propriedade Industrial

Antonio Ferro Ricci, Ricci Propriedade Intelectual

Em decisão recente de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino (STJ. Recurso Especial 1.843.507/SP, rel. min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª turma, j. em 6/10/20), a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça, de forma unânime, julgou pela possibilidade de se declarar, incidentalmente, a nulidade de uma patente/desenho industrial, no bojo de uma ação de infração, sem a necessidade de uma ação autônoma, conforme expressamente autorizado pelo art. 56, § 1º da LPI. Ressaltou, inclusive, que a possibilidade de arguição de nulidade de patentes como matéria de defesa configurou uma inovação na Lei de Propriedade Industrial, citando a obra de autoria de Jacques Labrunie (Direito de Patentes: Condições legais de obtenção e nulidade. Barueri: Editora Manole, 2006, p. 129/131) para embasar a sua decisão. A decisão possui orientação divergente da então adotada pela Ministro Andrighi (STJ. Recurso Especial 325.158/SP, rel. min. Nancy Andrighi, 3ª turma, j. em 10/8/06) [1]. O TJSP em Apelação 1019595-71.2014.8.26.0003 Relator Ricardo Negrão, decisão que declina da competência para a Justiça Federal, aplicando o tema 950 do STJ. O STJ em 171.352 relatora Nancy Andrigui em 21.10.2020 decide pela competência da Justiça Federal com fundamento no Tema 950. O STJ em 172.905 de 12.02.2021 relator Luiz Felipe Salomão (relator do Tema 950) decide pela competência da Justiça Estadual segundo Súmulas STJ 150, 254 e 224. Temos, portanto, uma divergência no STJ sobre qual o destino de ações deste tipo. Minha posição é de que caso já exista uma ação de nulidade de marca do reu, tramitando perante a Justiça Federal, poderá o Tribunal Estadual (no qual o INPI não é parte do processo) suspender a tramitação do processo, por prejudicialidade externa, para apreciar o pedido de indenização posteriormente. Talvez uma solução seja suscitar o Ministro Salomão para que ele unifique a jurisprudência no tema. Observa-se que começou a se invocar doutrinas de marcas em patente, há que se separar isso, como bem aponta o acórdão do relator Sanseverino. [Nota: há enunciado do CJF (III Jornada de Direito Comercial) ENUNCIADO 109 – Os pedidos de abstenção de uso e indenização, quando cumulados com ação visando anular um direito de propriedade industrial, são da competência da Justiça Federal, em face do art. 55 do CPC. Em ação de anulação do ato administrativo exarado pelo INPI que concede título de propriedade intelectual, com base em título de propriedade de titularidade do autor da ação, os pedidos de abstenção de uso e de indenização são acessórios, vez que decorrem da pretensão principal da desconstituição do título de propriedade da parte em litisconsórcio passivo com a autarquia. Assim, no caso de provimento jurisdicional do pedido de anulação do título, os pedidos reflexos devem seguir a competência determinada pelo pedido principal, sendo processados e julgados pela Justiça Federal. Tal entendimento, em respeito, inclusive, aos princípios da celeridade e da economia processual, evitam gastos desnecessários de tempo e recursos com o ajuizamento de nova ação judicial perante a Justiça Estadual. https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/1311].

Alexandre Alves Lazzarini, TJSP

O tema 950 destaca a competência no exame de trade dress e marca. Ele não trata de patente ou desenho industrial. O acórdão no relator Sanseverino deu novas luzes para delimitar aquilo que está no Tema 950. Não vejo conflito entre acórdãos porque eles tratam de matérias distintas porque o tema 950 trata apenas de trade dress (a ser julgado pela Justiça Estadual) e marca (a ser julgado pela Justiça Federal). O acórdão do relator Sanseverino é bem didático e deixa claro que o reconhecimento incidental não se aplica a marca, mas apenas a patente e ao desenho industrial como se deduz do Tema 950 que só aborda explicitamente as marcas. A LPI quando tínhamos o CPC1973 e suas estruturas processuais estão vinculadas entre os dois normativos. O CPC1973 declara que a coisa julgada não incide sobre questões relevantes prévias, para isso (ter  a coisa julgada sobre questões prévias) deveria de entrar com ação declaratório incidental (que não existe mais uma vez que no artigo 503 do CPC vigente a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm). Talvez caiba uma pequena crítica ao parágrafo primeiro do artigo 56 da LPI. Para desconstituir uma decisão do INPI é claro que ele tem que fazer parte. A matéria de defesa não precisa se referir a nulidade da patente, basta dizer que o direito da patente não atinge o do objeto em questão ou que este faz parte do estado da técnica. Talvez este artigo 56 pudesse ter uma redação melhor. Não se trata propriamente uma nulidade mas de uma limitação ao direito do titular da patente em relação aquela pessoa apontada como infratora. Trata-se propriamente de um fato impeditivo, aquele patente não pode ser usada contra aquela pessoa específica e apenas contra ela. Não creio no caso de patente que o Tribunal Estadual deva declinar da competência, ele deve analisar o tema, portanto, não deverá extinguir o processo sem julgamento de mérito. Quando estivermos discutindo marca a melhor opção seria extinguir o processo sem julgamento de mérito. Não me parece aconselhável em marca, a opção do Tribunal julgar a ação improcedente com julgamento de mérito. Quanto a ações de indenização compete à Justiça Estadual julgar. Quanto ao INPI se manifestar na Justiça Estadual como amicus curiae envolvendo marca entendo que há precedente com casos da Justiça Estadual que envolvem agências reguladoras que foram intimadas a se manifestar, mas quando o INPI é intimado, em regra, o INPI diz que não tem interesse em participarem alega ser questão de competência da Justiça Federal. Mesmo que INPI intervenha em amicu curiae manifesta seu interesse e a questão de qualquer forma deve ser deslocada para Justiça Federal. Creio que essa participação como amicus curiae não atende o instituto da nulidade o ideal seria entrar como litisconsorte necessário, mas concluo que o INPI entendendo a relevância e interesse público em alguma matéria poderia intervir, mas não num caso de interesse específico (não faz sentido entrar como palpiteiro).  Segundo Gabriel Leonardos não cabe o INPI entrar como amicus curiae em função consultiva pois seria desvio de função.

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[1] https://www.migalhas.com.br/depeso/336770/o-stj-e-a-interpretacao-do-art--56----1---da-lei-da-propriedade-industrial--e-possivel-a-arguicao-de-nulidade-incidental-de-patentes-na-justica-estadual