Tornar
um artigo menor pode muitas vezes ter benefícios valiosos e pode exigir
engenhosidade inventiva para ser realizado. No entanto, muitas vezes é difícil
convencer o US Patent and Trademark Office (USPTO) de que um pequeno artigo ou
dimensão merece uma patente. Os examinadores do USPTO geralmente veem com
suspeita porque tais invenções, tais como invenções em escala reduzida, podem
parecer simples à primeira vista e com o benefício de uma visão posterior
(hindsight). Em Drozdenko (PTAB, 2021) a reivindicação 1, relacionada a um aerofólio, reivindicou um
certo tamanho de orifícios em uma camada de tecido. O examinador rejeitou esta
alegação, afirmando que era óbvio para o requerente escolher uma camada de
tecido com orifícios que são, em média, inferiores a 0,001 polegada. O USTPO
havia considerado não inventiva tendo em vista a decisão de Rose (CCPA 1955) que
tratou de um método de transporte de grandes pacotes de madeira serrada. A
técnica anterior divulgou métodos de transporte de embalagens menores de
madeira serrada dispostas de maneira semelhante ao pedido do inventor. O
inventor argumentou que o alegado "pacote de madeira" exigia uma
empilhadeira para manuseio devido ao seu grande tamanho. No entanto, este
argumento foi rejeitado com base em que a "invenção" reivindicada era
meramente uma ampliação da totalidade da técnica anterior, sem nenhum conceito
inventivo. Assim, o Tribunal considerou que esta limitação, ou seja, tamanho e
peso da embalagem é não patentevelmente significativa, uma vez que, no máximo,
se refere ao tamanho do artigo em consideração, que normalmente não é uma
questão de invenção. Em Drozdenko, ao conrário, o PTAB considerou inventiva a
solução por dois motivos. Em primeiro lugar, o PTAB afirmou que o examinador
não demonstrou que as substituições feitas pelo requerente eram uma questão
óbvia de escolha de projeto. O Drozdenko, o examinador, não propôs uma mudança
no tamanho geral do artigo em consideração. Em vez disso, o examinador propôs
mudar a estrutura do tecido; uma mudança que vai para a própria estrutura e
função do artigo reivindicado. Em segundo lugar, o PTAB declarou que o
Examinador não articulou adequadamente as razões pelas quais alguém com
habilidade comum na técnica teria sido motivado a fazer a substituição proposta
pelo requerente, há que sevconsiderar se a mudança no tamanho ou desempenho da
invenção reivindicada resulta em uma função diferente daquela da técnica
anterior.[1]
[1] Does Size Matter in Patent Claims? Bereskin & Parr
LLP www.lexology.com 28/07/2021
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