T1099/16 OJ 2021 tem uma reivindicação direcionada ao uso de
derivados de melamina como um intensificador de adesão. A questão era se a
reivindicação era funcionalmente limitada pelo efeito de aumento de adesão
reivindicado. O oponente interpôs recurso argumentando que, em consequência da
falta de prova, o efeito de reforço da adesão não poderia ser considerado como
uma característica funcional limitante e deveria ser ignorado. O efeito não
poderia ser considerado como uma característica funcional limitante e,
portanto, a patente seria evidente à luz do citado estado da técnica O Conselho
concordou com a divisão de oposição e negou provimento ao recurso. Se o efeito
é plausivelmente descrito, isso é suficiente. A reivindicação pleiteia Uso de
pelo menos um dentre cianurato de melamina, fosfato de melamina, pirofosfato de
melamina ou polifosfato de melamina como um intensificador de adesão em um
membro de suporte de carga de elevador (26), um membro de acionamento de
transportador de passageiros (56) ou um corrimão de transportador de
passageiros (48 ) (...). ” G2 / 88 estabelece que devem ser ignorados se (i) o efeito técnico não foi
disponibilizado ao público antes da data relevante, e (ii) o efeito técnico em
que o uso reivindicado está descrito na patente. No presente caso a condição
(i) era indiscutível e, portanto, atendida. A decisão, portanto, dependeu da
interpretação do “descrito na patente”. De acordo com o Conselho: "Não há,
no entanto, nenhum indicador nas considerações do Conselho Ampliado Enlarged
Boards of Appeal, sugerindo seria necessário uma avaliação da plausibilidade ou
credibilidade da realização real do efeito técnico alegado com base no
relatório descritivo da patente”. Assim, o Conselho concluiu que “descrito na
patente” refere-se a se a pessoa qualificada pode reconhecer que efeito técnico
está subjacente ao novo propósito reivindicado, ou seja, isso não precisa estar
explícito no relatório descritivo. O Conselho considerou que “intensificador de
adesão” está descrito na patente (ainda que não explicitamente) e, portanto, a
condição (ii) de G 2/88 é atendida. Consequentemente, a obtenção do efeito
técnico foi considerada como uma característica funcional técnica limitante da
reivindicação 1 que não pode ser ignorada no exame da atividade inventiva. Uma
vez que o efeito intensificador de adesão dos derivados de melamina não
pertence ao conhecimento geral comum nem é divulgado na técnica anterior
citada, o assunto da reivindicação 1 envolve uma etapa inventiva. O
Conselho concluiu ainda que: “Se o efeito é plausivelmente descrito, em vez de
meramente descrito, não é relevante para a presente decisão, uma vez que se
trata, no caso de um efeito definido na própria reivindicação, do fundamento de
oposição nos termos do Artigo 100 (b) EPC. Somente quando o efeito não for
definido na reivindicação, surgirá a questão de saber se tal efeito precisa ser
levado em consideração ao decidir sobre a atividade inventiva. ”[1]
[1] Implications of a technical effect defined in the
claim, NLO, www.lexology.com, 21/06/2021
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