A seleção de um composto no qual se
observe vantagens substanciais com relação a características específicas do
composto descrito de forma genérica em patente anterior poderá justificar a
atividade inventiva de uma nova patente como patente de seleção desde que se
mostre adicionalmente que não se trata de mera seleção arbitrária de uma faixa
contínua já conhecida. A patente de seleção se refere ao composto incluído na
fórmula geral, mas o composto não foi sintetizado e, portanto, a atividade
superior comparada com os demais sintetizados não foi verificada pelo
depositante do primeiro pedido. Na EPO T 12/81 discutiu os critérios para
concessão de patentes de seleção que consiste na síntese de um produto químico
envolvendo a preparação de uma mistura. A seleção de uma substância pode
ocorrer para um composto não mencionado no estado da técnica, tendo uma fórmula
específica que esteja englobada em fórmula mais geral conhecida do estado da
técnica, na ausência de qualquer informação que sirva como substância de
partida para tal composição. No caso em que o documento do estado da técnica
revela tal substância de partida assim como o processo de reação, então neste
caso a dita composição sendo decorrência destas informações não possui
novidade. Por outro lado se esta composição é resultante de duas substâncias de
partida, conhecidas individualmente em duas listas distintas de compostos,
então haverá patente de seleção, na medida em que as possibilidades de
combinação de quais substâncias usar entre as duas listas seja bastante ampla. [1] T401/94
aplica o mesmo critério para misturas de compostos. Da mesma maneira emendas no
quadro reivindicatório que contemplem combinações de características ou
elementos tomados de duas listas distintas, ainda que tais listas tenham sido
reveladas no relatório descritivo, configuram uma violação do Artigo 123(2) da
EPC.
Por outro lado T 366/96 analisou a
novidade de um pedido que tratava de uma composição detergente compreendendo
peroxidase, peróxido de hidrogênio e um surfactante. Uma documento do estado da
técnica revela uma composição detergente compreendendo surfactantes, enzimas e
um agente de braqueamento. Na longa lista de enzimas utilizadas são citados
peroxidases. A lista de agentes de branqueamento compreende, entre outros,
peróxidos inorgânicos. É conhecido da técnica que peroxidases atuam sobre o
peróxido de hidrogênio como substrato. Portanto, se o documento cita
peroxidases, também haveria a presença simultânea de peróxidos de hidrogênio. Se uma lista cita peroxidases (como enzimas) e outra lista peróxido
de hidrogênio (como agente de branqueamento) para se atingir a composição
pleiteada no pedido em exame não seria necessária a seleção de dois
componentes, pois, uma vez escolhido peroxidase e escolha do peróxido de
hidrogênio como substrato seria a combinação esperada por um técnico no assunto,
e desta forma o pedido em exame não possui novidade.
T 1233/05 considerou que o critério de
seleção baseada em um objetivo, dentro de uma faixa contínua conhecida deve ser
considerada apenas na avaliação de atividade inventiva. A presença de um efeito
técnico não é um pré requisito para
novidade nem tampouco é capaz de conferir novidade , sua existência meramente
serve para confirmar uma novidade já encontrada, de modo que uma subfaixa não
se torna nova pela presença de um efeito novo. Este entendimento foi confirmado
em T 230/07. A AIPPI em seu questionário Q209 se alinha com este entendimento.[2]
Se, por outro lado, uma seleção é feita
a partir de uma lista individualizada de opções identificadas no estado da
técnica, está claro que não há novidade nesta seleção conforme T 12/81. T 7/86
por sua vez estabelece que no caso do estado da técnica revelar um documento
com duas listas individualizadas (por exemplo elementos redondos ou quadrados ,
feitos de metal, plástico ou madeira) e apenas alguns elementos são citados neste
documento como por exemplo elementos redondos feitos de madeira, então há
novidade caso documento posterior pleiteie a seleção de elementos não descritos
diretamente neste primeiro documento como por exemplo elementos quadrados
feitos de metal. Este critério é igualmente aplicado para se reconhecer a
prioridade de um documento, ou seja, tal elemento quadrado de metal se não
tiver citado no documento de prioridade (apenas as duas listas forem citadas)
então esta não é aceita. Em T 77/97 um documento de prioridade menciona A como
sendo A1 ou A2 e B como sendo B1 ou B2. Um depósito posterior que revele A1 e
B1 não teve a prioridade reconhecida por não ter o documento de prioridade
mencionado diretamente esta combinação. Sem o benefício da prioridade uma
anterioridade depositada no intervalo entre esta data de prioridade e o
depósito do pedido, pode ser usado contra novidade do pedido. Este entendimento
foi confirmado em T 1374/07 também para possibilidade de emendas no relatório
descritivo ao concluir que se o pedido depositado se limita a revelar os
elementos A, B, C, D e E e suas misturas, uma emenda posterior pleiteando A
misturado com B foi considerada como acréscimo de matéria que viola o Artigo
123(2) da EPC.
Com
relação a análise de atividade inventiva das patentes de seleção T 939/92
observa que uma seleção arbitrária de um número de soluções possíveis, na
ausência de uma indicação em favor desta seleção, é considerada inventiva se
houver um efeito técnico novo que distingue a solução reivindicada das outras
soluções. A presença de um efeito surpreendente, ao invés de efeitos
imediatamente previsíveis, será portanto decisiva para caracterização da atividade
inventiva. No
entanto T 21/81 destaca que não basta este efeito surpresa, é importante que a
solução seja considerada não óbvia, portanto a existência de um efeito surpresa
não confere inventividade a uma solução considerada óbvia. T 192/82 destaca que o técnico no assunto deve estar livre para adotar uma
multiplicidade de soluções, de modo que a solução escolhida, gerando efeitos
surpreendentes possa ser patenteável. No caso em que o técnico no assunto é
conduzido para uma situação de via única (one-way-street)
a existência do chamado efeito surpreendente, ou efeito bônus, não será
suficiente para conferir inventividade à solução. T 154/87 destaca que a
existência de um efeito surpreendente não é uma pré-condição para existência de
atividade inventiva.
[1] Case Law
of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010,
p. 119 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
[2] BREMI, T. finally ! EPO disentangles novelty and inventive step consideerations or selection inventions, EPI Information, http://www.patentepi.com/en/publications/archived-issues/
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