A motivação para combinar documentos nos Estados Unidos

 

Nos Estados Unidos em Standard Oil v. American Cyanamid a Corte conclui: “uma pessoa técnica no assunto é presumivelmente alguém que pensa conforme a sabedoria convencional na técnica e não alguém que empreende uma inovação”.[1] No caso KSR v. Teleflex[2] a Suprema Corte expandiu o conceito de técnico no assunto como “o técnico no assunto é também uma pessoa com criatividade comum, e não um mero autômato”[3]. Em In re Vaeck [4] a Corte entendeu que nos casos em que uma patente seja rejeitada como óbvia diante de uma combinação de anterioridades apresentadas, uma análise adequada da seção 103 exige a consideração de dois fatores: 1) se o estado da técnica teria sugerido ao técnico no assunto de que ele poderia fabricar a composição ou dispositivo ou ter realizado o processo reivindicado, 2) se o estado da técnica teria revelado que ao agir desta forma, o técnico no assunto teria razoável expectativa de sucesso. Segundo esta decisão tanto a sugestão como uma razoável expectativa de sucesso devem ser encontrados no estado da técnica.[5] Em SIBIA Neurosciences v. Cadus Pharm[6], no entanto, a Corte flexibiliza este entendimento na medida em que a anterioridade não precisa citar esta motivação de forma expressa: “a sugestão ou motivação pode ser derivada do documento do estado da técnica propriamente dito, do conhecimento do técnico no assunto, ou da natureza do problema a ser resolvido”. Em Intel v. Qualcomm (Fed. Cir 2021)[7] o Circuito Federal explicou que "um fundamento lógico não é inerentemente suspeito meramente porque é genérico no sentido de ter ampla aplicabilidade ou apelo". Em vez disso, melhorias genéricas podem dar origem a "uma motivação para combinar referências da técnica anterior, mesmo na ausência de qualquer sugestão nas próprias referências." O Circuito Federal concluiu que a motivação da Intel para combinar foi suficientemente apoiada por depoimentos de especialistas explicando especificamente como e por que um profissional combinaria as referências citadas para alcançar as melhorias reivindicadas.[8]

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[1] 774 F.2d 448 USPQ 293 (Fed. Cir. 1985) FRANZOSI, Mario. Non-Obviousness, The Journal of World Intellectual Property, v.6, n.2, March 2003, p.241; MILLER, Joseph Scott. Remixing obviousness, 2007, p. 8 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1002454; DURIE, Daralyn; LEMLEY, Mark, A realist approach to the obviousness of inventions, 2011, p. 13 http://ssrn.com/abstract=1133169

[2] 550 U.S. 398 (US 2007)

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Person_having_ordinary_skill_in_the_art BARBOSA, MAOR, RAMOS, op.cit, p.177 MUELLER, Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p.224

[4] MERGES, Robert; MENELL, Peter; LEMLEY, Mark. Intellectual property in the new technological age. Aspen Publishers, 2006. p.226

[5] MERGES.op.cit.p.228

[6] 225 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2000) cf. MERGES,op.cit.p.234

[7] https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/20-1664.OPINION.12-28-2021_1885985.pdf

[8] Christopher S. Smith and Christie Matthaei. A Generic Motivation Is Still a Motivation Knobbe Martens, www.lexology.com 29/12/2021