Les éléments facultatifs et illustratifs dans les revendications de brevets au Canada
Smart & Biggar www.lexology.com 07/11/2025 Smart & Biggar - David Schwartz
Para evitar taxas por reivindicações excedentes no Canadá, é comum que o requerente reduza o número de reivindicações quando pede o exame. Em vez de cancelar reivindicações, muitos incorporam elementos opcionais ou exemplificativos na reivindicação principal, reduzindo a contagem total. Diferença entre “exemplary” e “optional” Exemplary: dá exemplos de uma característica já essencial. Não cria novos elementos; apenas ilustra um gênero já reivindicado. Optional: introduz um elemento que pode estar presente ou não, como um passo adicional de um processo. Em química, expressões como “optionally substituted” são fundamentais: removê-las altera o escopo. Em reivindicações fechadas (“consisting of”), “optional” é necessário para permitir elementos adicionais sem perder a natureza fechada. O CIPO frequentemente objetaria termos como “such as”, “for example”, “preferably” e até “optionally”, alegando falta de clareza (indefiniteness). A legislação canadense exige que as reivindicações definam o escopo de forma explícita e distinta, permitindo ao público saber o que infringe. Se o requerente usa elementos exemplificativos/ opcionais: O CIPO pode exigir alterações, prolongando o exame e podendo gerar taxas por RCE. Em litígios, o réu pode alegar indefinição. O próprio titular terá que defender que tais elementos não são limitantes, diminuindo seu valor estratégico. Em vez de colocar exemplos/elementos opcionais dentro da reivindicação independente, é preferível usar reivindicações dependentes, que: conferem peso patenteável real, evitam ambiguidades, permitem uma hierarquia clara entre escopo amplo e escopos mais restritos. Cada reivindicação tem validade julgada separadamente no Canadá. Ao solicitar o exame, o requerente deve decidir se é melhor: manter os elementos exemplificativos/opcionais, removê-los, torná-los essenciais, ou pagar as taxas para manter reivindicações dependentes separadas. Em termos gerais, o uso de linguagem exemplificativa/ opcional tende a ter pouco benefício prático e pode criar problemas de clareza e interpretação, exceto em casos específicos (como química ou reivindicações fechadas).
Um processo que inclui as seguintes etapas:
(a) combinar compostos X e Y para criar uma mistura;
(b) adicionar de 0,5 a 1,0% em peso de um diluente com a fórmula ROH à mistura, dependendo do peso total da mistura, no qual R é um grupo benzil opcionalmente substituído ou um grupo alquilo C1 a C6 opcionalmente substituído;
(c) aquecer a mistura a uma temperatura entre 70 e 90 °C;
Na terminologia das reivindicações de patente, o termo "ilustrativo" significa "por exemplo" em vez de "recomendado" ou "digno de imitação". Nas reivindicações acima, os termos "por exemplo", "preferencialmente" e "tal como" são usados como terminologia ilustrativa das reivindicações, fornecendo exemplos ilustrativos particulares do elemento da reivindicação que as precede. Os pedidos de patente normalmente se referem a grupos químicos que compreendem cadeias de carbono nos quais um átomo de hidrogênio é substituído ("substituído") por outro átomo ou grupo. Às vezes, tais substituições são permitidas, mas em outros casos, o titular da patente pode querer excluí-las. Normalmente, as reivindicações afirmam isso claramente e o titular da patente pode usar uma expressão como "um grupo benzil opcionalmente substituído ou grupo alquilo C1 para C6" para esclarecer que tanto grupos alquilo substituídos quanto não substituídos estão cobertos. Remover a palavra "opcionalmente" excluiria grupos alquilos não substituídos, e remover "opcionalmente substituído" poderia lançar dúvidas sobre a possibilidade de substituições. Nesse contexto, "opcionalmente substituído" abrange inequivocamente ambas as opções e também pode ser capturado pela seguinte formulação: "Grupo alquilo de C1 para C6 substituído ou não substituído". Uma das razões pelas quais o termo "opcional" é tão importante na redação de patentes químicas é o uso de "inclui" ou "entendimento", que geralmente são considerados termos abertos que significam "incluindo pelo menos".
O Manual de Práticas do Escritório de Patentes do CIPO (MOPOP) lista certos termos considerados "imprecisões", incluindo: "tais como", "ou similar", "por exemplo" e "preferencial".
MOPOP 16.03.02
As reivindicações devem ser formuladas em linguagem clara e distinta. Eles não devem incluir formas vagas ou ambíguas de redação que criem dúvida. Exemplos de linguagem pouco clara são termos ou expressões relativas como "fino", "forte", "uma parte principal", "se desejado". Se tais expressões aparecerem em uma reivindicação, elas devem ser definidas de forma clara e distinta ou removidas da reivindicação. A seguir estão alguns dos termos imprecisos mais comumente usados que podem ser encontrados em reivindicações: "Como o quê", "Ou semelhante", "Por exemplo". "Se desejado", "Quando necessário". "Sobre", "Aproximadamente", "Mais ou menos". "De preferência". Outros termos que, em certas circunstâncias, podem ser indefinidos são: "Contendo como ingrediente ativo". "Quantidade terapêuticamente eficaz". "Um papel importante". "Do caráter descrito", "Como aqui descrito". "Pelo menos", "Pelo menos um dos". "E/ou", "Ou Ou..." ou". "Uma quantidade efetiva", "Uma quantidade suficiente", "Uma quantidade sinérgica". "Não ser...", "Não ter...", "Não exigir...". Sempre que algum dos termos acima é encontrado em uma reivindicação, existe a possibilidade de que a reivindicação não satisfaça os requisitos da Lei e das Regras de Patentes. Especificamente, o parágrafo 27(4) da Lei de Patentes e a Seção 60 das Regras de Patentes devem ser considerados.
Regra 60. As reivindicações devem ser claras e concisas e totalmente apoiadas pela descrição, independentemente de qualquer documento referido na descrição.
Artigo 27(4) A especificação deve terminar com uma reivindicação ou reivindicações definindo distintamente e em termos explícitos o objeto da invenção para a qual um privilégio ou propriedade exclusiva é reivindicado.
O MOPOP afirma que, se algum desses termos for usado em uma reivindicação, "é bastante possível" que a reivindicação não atenda aos requisitos do parágrafo 27(4) da Lei de Patentes ou da seção 60 das Regras de Patentes2. No entanto, na prática, o CIPO quase invariavelmente levanta objeções ao uso desses termos. Deve-se notar que o uso do termo "opcionalmente" não é especificamente abordado no MOPOP, mas frequentemente é objeto de objeções. A objeção geralmente levantada é que a redação das reivindicações ilustrativas ou possivelmente discricionárias é pouco clara, contrariando o parágrafo 27(4) da Lei de Patentes, que estabelece que "A especificação terminará com uma ou mais reivindicações definindo distinta e explicitamente o objeto da invenção da qual o requerente reivindica propriedade exclusiva ou privilégio."Uma rejeição típica levantada durante a prossecução de uma candidatura é a seguinte: As reivindicações... são vagas e não cumprem o parágrafo 27(4) da Lei de Patentes. O uso do termo subjetivo "preferencialmente" parece dar às incorporações da invenção um escopo amplo e restrito, resultando em falta de clareza quanto ao escopo pretendido dessas reivindicações. Essa rejeição se divide em dois aspectos. Primeiro, o termo "preferido" é considerado subjetivo, pois "preferência" pode ser uma questão de opinião. No entanto, esse aspecto da rejeição poderia ser evitado usando os termos "por exemplo" ou "como assim". O segundo aspecto da rejeição é mais fundamental: a expressão "preferencialmente" limita o escopo da alegação? Embora muitas objeções sob o parágrafo 27(4) da Lei de Patentes se refiram a expressões em reivindicações que, embora genéricas ou gerais, não são ambíguas e, portanto, são objeções ao escopo de uma reivindicação em vez de à sua clareza
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