Zero Term Patent: When 20 Years Expire Before Your Rights Begin
Nishith Desai Associates www.lexology.com 12/11/2025
O texto explica o problema das patentes que são concedidas após o término do prazo de 20 anos a partir da data de depósito mais antiga — as chamadas “patentes de prazo zero”. Elas nascem já expiradas. A questão analisada no caso In re Forest (Fed. Cir. 2025) é: Uma patente concedida, mas já expirada, garante algum direito sobre infrações ocorridas enquanto o pedido estava pendente?
O Tribunal respondeu: NÃO.
Uma patente dura 20 anos desde a data de prioridade, não desde a concessão. Se for concedida depois desses 20 anos, não há mais direitos excludentes. Direitos provisórios (§154(d)) permitem cobrar royalties por infração ocorrida entre a publicação e a concessão, mas somente se a patente vier a ser concedida e tiver prazo válido. Se a patente concede após o vencimento, então: não há direitos excludentes, não há direitos provisórios, não há indenização por infração pregressa, e a patente não vale nada juridicamente. De acordo com 35 U.S.C. § 154, os direitos de exclusão começam na data de emissão, mas terminam exatamente 20 anos após sua data de prioridade.
35 U.S.C. § 154d DIREITOS PROVISÓRIOS.—
(1) EM GERAL.— Além de outros direitos previstos por esta seção, uma patente incluirá o direito de obter royalties razoáveis de qualquer pessoa que, durante o período a partir da data de publicação da solicitação de tal patente sob a seção 122(b), ou no caso de um pedido internacional apresentado sob o tratado definido na seção 351(a) designando os Estados Unidos sob o Artigo 21(2)(a) de tal tratado, ou de um pedido internacional de desenho apresentado sob o tratado definido na seção 381(a)(1) que designa os Estados Unidos sob o Artigo 5 desse tratado, a data de publicação do pedido e que termina na data em que a patente é emitida— (A) (i) faz, utiliza, oferece para venda ou vende nos Estados Unidos a invenção conforme reivindicada no pedido de patente publicado ou importa tal invenção para os Estados Unidos; ou (ii) se a invenção, conforme reivindicada no pedido de patente publicado, for um processo, utiliza, oferece para venda ou vende nos Estados Unidos ou importa para os Estados Unidos produtos produzidos por esse processo, conforme reivindicado no pedido de patente publicado; e (B) teve notificação efetiva do pedido de patente publicado e, em um caso em que o direito decorrente deste parágrafo se baseia em um pedido internacional designando os Estados Unidos e publicado em um idioma diferente do inglês, teve tradução do pedido internacional para o inglês. (2) DIREITO BASEADO EM INVENÇÕES SUBSTANCIALMENTE IDÊNTICAS.— O direito, previsto no parágrafo (1) de obter royalties razoáveis, não estará disponível sob este parágrafo, a menos que a invenção reivindicada na patente seja substancialmente idêntica à invenção reivindicada no pedido de patente publicado. (3) PRAZO PARA OBTER UM ROYALTY RAZOÁVEL.— O direito, previsto no parágrafo (1) de obter um royalty razoável, só estará disponível em uma ação movida no máximo 6 anos após a emissão da patente. O direito, previsto no parágrafo (1), de obter royalties razoáveis não será afetado pela duração do período descrito no parágrafo (1). https://bitlaw.com/source/35usc/154.html
O Tribunal afirmou:
Se não há direitos de exclusão porque o prazo expirou, então também não podem existir direitos provisórios. A situação é similar em outros países (EPO, Índia, Reino Unido, Alemanha, Japão): sem concessão válida dentro do prazo legal → sem compensação provisória.
De acordo com a seção 11 da Lei de Patentes Indianas de 1970, os requerentes desfrutam de algo semelhante a direitos provisórios dos EUA. Após a publicação de sua solicitação, eles podem reivindicar compensação razoável por infrações ocorridas antes da concessão da patente. Assim como a lei dos EUA, se a patente for finalmente rejeitada ou abandonada, os direitos de compensação desaparecem imediatamente. Direitos provisórios não podem exceder o prazo legal. Se a patente nunca for emitida, ou se o prazo de 20 anos tiver expirado, os direitos da Seção 11 não se aplicam.
artigo 11A7 A partir da data de publicação do pedido de patente e até a data de concessão da patente referente a esse pedido, o requerente terá os mesmos privilégios e direitos como se a patente para a invenção tivesse sido concedida na data de publicação do pedido: contanto que o requerente não poderá instaurar qualquer processo por infração até que a patente seja concedida: Contanto ainda que os direitos do titular da patente referentes aos pedidos feitos nos termos do inciso (2) do artigo 5º antes de 1º de janeiro de 2005 passem a vigorar a partir da data de concessão da patente: Contanto também que, após a concessão de uma patente referente aos pedidos feitos nos termos do inciso (2) do artigo 5º, o titular da patente terá direito apenas a receber royalties razoáveis das empresas que tenham feito investimentos significativos e estivessem produzindo e comercializando o produto em questão antes de 1º de janeiro de 2005 e que continuem a fabricar o produto abrangido pela patente na data de concessão da patente, sem infração. Serão instaurados processos contra tais empresas.
https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22960
Sob a Convenção Europeia de Patentes (CPE), a publicação também confere um direito condicional a uma "compensação razoável" (semelhante a direitos provisórios). Mas a condição é absoluta: os direitos de compensação só existem se e quando a Patente Europeia for concedida e validada pelos Estados-membros. Se a solicitação de OEB for recusada, abandonada ou considerada inválida, os direitos de compensação por infração durante o período de independência são recebidas. Artigo 67(1) do CEBE: Um pedido de patente europeia concede proteção provisória somente após a publicação, sujeito à legislação nacional, e somente após a concessão de indenização pode ser solicitada por infração. O Artigo 67(4) do EPC esclarece que nenhum processo por infração pode ser iniciado até que a patente seja efetivamente concedida e validada. Os Artigos 67(1) e 67(4) da EPC deixam claro: nenhum processo por infração pode ser iniciado até que a patente seja efetivamente concedida e validada.
Artigo 67 Direitos conferidos por um pedido de patente europeu após a publicação (1)Um pedido de patente europeia desabe, a partir da data de sua publicação, conferir provisoriamente ao requerente a proteção prevista pelo Artigo 64, nos Estados Contratantes designados no pedido. https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a67.html
A Lei de Patentes do Reino Unido de 1977, Seção 69, reflete a regra do EPC. Uma vez publicada a aplicação de patente, o requerente pode reivindicar indenização por uso pré-concessão somente se as reivindicações concedidas forem substancialmente idênticas às publicadas. Mas se a patente nunca concede (ou expira antes da concessão), não existe direito. No entanto, o Reino Unido adiciona flexibilidade: se um infrator demonstrar que foi irrazoável antecipar a concessão da patente (ou com as reivindicações finais) no momento em que a atividade infratora ocorreu, os danos podem ser reduzidos
artigo 69 Quando um pedido de patente para uma invenção for publicado, então, sujeito aos parágrafos (2) e (3) abaixo, o requerente terá, a partir da publicação e até a concessão da patente, o mesmo direito que teria se a patente tivesse sido concedida na data da publicação do pedido, de instaurar processo no tribunal ou perante o controlador por danos em relação a qualquer ato que teria infringido a patente; e (sujeito aos parágrafos (2) e (3) abaixo) as referências nas seções 60 a 62 e 66 a 68 acima a uma patente e ao titular de uma patente deverão ser interpretadas respectivamente como incluindo referências a qualquer pedido desse tipo e ao requerente, e as referências a uma patente estar em vigor, ser concedida, ser válida ou existir deverão ser interpretadas em conformidade. (2) O requerente terá o direito de instaurar processo em virtude desta seção em relação a qualquer ato somente— (a) após a concessão da patente; e (b) se o ato, caso a patente tivesse sido concedida na data da publicação do pedido, teria infringido não só a patente, mas também as reivindicações (conforme interpretadas pela descrição e quaisquer desenhos referidos na descrição ou reivindicações) na forma em que estavam contidas no pedido imediatamente antes de os preparativos para a sua publicação serem concluídos pelo Escritório de Patentes. https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/23258
A Lei de Patentes Alemã (PatG) Seção 33(1) permite uma proteção provisória limitada após a publicação. Mas, como nos outros, a compensação só fica disponível após a concessão, e somente para atos realizados após a publicação. Se a patente nunca for emitida, esses direitos condicionais nunca se concretizam. artigo 33(1) A partir da data de publicação do aviso nos termos da Seção 32(5), o requerente pode exigir compensação adequada de qualquer pessoa que tenha usado o objeto do pedido, mesmo que soubesse ou devesse saber que a invenção que usou era o objeto do pedido; outras reivindicações são excluídas. https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/23031
De acordo com o Artigo 65 da Lei de Patentes do Japão, a publicação de um pedido não examinado dá aviso, mas não um direito exequível. O requerente só pode fazer uma reivindicação de compensação após a concessão, assumindo que as reivindicações publicadas e concedidas correspondam substancialmente. Se a solicitação for retirada, rejeitada ou expirar antes da concessão, nenhum direito poderá ser exercido.Artigo 65(1) Se o requerente da patente emitir um aviso por escrito contendo os detalhes da invenção constante no pedido de patente após a publicação deste, poderá apresentar uma reclamação de indemnização contra qualquer pessoa que explore a invenção no âmbito da sua atividade comercial após ter sido avisada e antes do registo que confere os direitos de patente, com um montante correspondente ao montante que o requerente teria direito a receber pela exploração da invenção se esta fosse um convite patenteado. O mesmo se aplica a uma reclamação contra qualquer pessoa que, conscientemente e no âmbito da sua atividade comercial, explore uma invenção reivindicada num pedido de patente publicado, antes do registo que confere os direitos de patente, mesmo que não tenha sido emitido tal aviso. https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4097#je_ch4at4
Inventores devem monitorar rigorosamente o prazo de 20 anos e evitar cadeias longas de continuações que levam à concessão muito tardia. O único alívio possível é o PTA (Patent Term Adjustment).
Uma patente concedida garante direitos antes da concessão? Normalmente, não.
A patente só gera direitos excludentes após a concessão. O que existe é um mecanismo de direitos provisórios, que permite cobrar royalties por infração ocorrida antes da concessão, mas somente se: O infrator teve aviso real. As reivindicações publicadas e concedidas são substancialmente idênticas. A patente foi efetivamente concedida e dentro do prazo de 20 anos.
🟩 Conclusão final:
Não, uma patente concedida não garante direitos antes da concessão, exceto na situação limitada dos direitos provisórios, e mesmo estes não se aplicam quando a patente nasce expirada.
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