Mandamus Muddle: What the Federal Circuit’s Recent Decisions Mean For the PTAB Morrison Foerster LLP www.lexology.com 13/11/2025
https://patentlyo.com/patent/2025/11/usptos-institution-rate.html
O PTAB é o Patent Trial and Appeal Board — em português, algo como Conselho de Julgamento e Apelação de Patentes. Ele faz parte do USPTO (Escritório de Patentes e Marcas dos EUA) e tem duas funções principais: 1. Julgar pedidos de patente recusados e 2. Julgar processos administrativos contra patentes concedidas. Nesta segunda função o PTAB julga: IPR – Inter Partes Review, Processo rápido para discutir se a patente é válida à luz de prior art (patentes e publicações). É o mais usado, especialmente por empresas de tecnologia. PGR – Post-Grant Review Pode atacar uma patente sob diversos fundamentos, mas só nos 9 meses após a concessão. CBM – Covered Business Method (encerrado) Antigo procedimento só para métodos de negócios. Expirou.
Desde o início de 2025, a nova administração do USPTO vem mudando profundamente as regras de instituição de revisões inter partes (IPR) no PTAB. Essas mudanças geraram reações de empresas — como Motorola, Google e SAP — que recorreram ao Federal Circuit com pedidos de mandado de segurança (mandamus) alegando violação de devido processo e da APA (Lei de Procedimento Administrativo).
Na semana passada, novembro 2025 o Federal Circuit negou três dessas petições (incluindo a da Motorola), por entender que: Mandado de segurança exige padrão extremamente alto e os peticionários não demonstraram direito “claro e indiscutível”. A decisão de instituir ou não uma IPR é discricionária do Diretor do USPTO e, pela lei 35 U.S.C. § 314(d), não é revisável judicialmente. O memorando Vidal de 2022, que dava peso especial à “estipulação Sotera”, era apenas orientação provisória e poderia ser rescindido a qualquer momento. Portanto, não criou direito constitucional adquirido.Se a Motorola quisesse alegar que a rescisão do memorando violou a APA, poderia → ajuizar ação autônoma na justiça federal, sem usar mandamus.
O Memorando Vidal de 2022 foi uma orientação administrativa emitida pela então diretora do USPTO, Kathi Vidal, para ajustar como o PTAB deveria aplicar o teste Fintiv nas decisões de instituição de IPR (Inter Partes Review). Ele não mudava a lei, mas abria um grande atalho para que peticionários conseguissem escapar de uma negação baseada em processos judiciais paralelos. Pelo memorando o PTAB deveria dar menor peso ao teste Fintiv. O memorando determinou que, se o peticionário apresentasse uma Sotera stipulation, o PTAB não deveria negar a IPR com base em Fintiv. A Sotera stipulation significa: A empresa promete que, no processo judicial paralelo, não irá levantar nenhuma invalididade baseada em: §§102 (novidade) §§103 (óbvio) se esses fundamentos já foram levantados (ou poderiam razoavelmente ser levantados) na IPR. Em outras palavras: Se eu usar esse argumento na IPR, não vou usar no tribunal.” Isso eliminava o risco de litígio duplicado e desmontava o motivo central do Fintiv para negar a instituição.
O USPTO publicou um NPRM (proposta de regulamentação) em outubro de 2025, impondo novas regras de instituição de IPR — inclusive uma regra polêmica que obrigaria todo peticionário a abrir mão, em processos paralelos, de qualquer contestação sob §§102 e 103. Essa regra parece juridicamente vulnerável e poderá ser contestada sob a APA. O novo USPTO está tentando tornar mais difícil a abertura de IPRs, usando: reversão do memorando Vidal (2022), novos critérios administrativos, novas regras propostas no NPRM. As empresas que dependem de IPR para invalidar patentes estão reagindo especialmente quando suas petições foram negadas após mudanças abruptas na política.
A proposta NPRM do USPTO inclui: exigir renúncia total a todas as defesas baseadas em §§102/103 em litígios paralelos; impor preclusão quando a validade já foi julgada em outro fórum; impedir instituição quando outro processo decidirá antes; permitir instituição apenas em “casos extraordinários”. A regra nº 1 é a mais problemática juridicamente, pois: ultrapassa o escopo da preclusão legal (315(e)) contraria precedentes do Federal Circuit, “reescreve” a AIA por regulamento. Deve gerar litígios sob a APA assim que for implementada.
Dennis Crouch observa que o diretor do USPTO, John Squires, já emitiu 34 decisões sobre a instituição de DPI desde que assumiu o controle pessoal do processo da instituição em outubro de 2025, com todas as 34 petições negadas. O aviso do Diretor de 6 de novembro de 2025 nega a instituição em 21 DPIs adicionais, após um aviso de 31 de outubro negando outros 13. Essas ordens sumárias não fornecem raciocínio ou análise, listando apenas os números de DPI negados e afirmando que "a instituição de revisão inter partes é negada". Dennis Crouch conclui: "A atual taxa de instituição de 0% contrasta fortemente com a taxa histórica de instituição do PTAB de aproximadamente 67%. Isso levanta questões em minha mente sobre se o sistema de DPI pode continuar a funcionar como a alternativa ao litígio do tribunal distrital que o Congresso imaginou na Lei de Inventos da América".
2. O caso da Motorola (e outros)
Em 2022, o Memorando Vidal permitia que uma empresa evitasse uma negação com base em Fintiv se fizesse uma “estipulação Sotera”. Em 2025, a nova administração revogou esse memorando e anulou a instituição da IPR da Motorola. A Motorola pediu mandamus dizendo: “Eu tinha direito a essa política!” “Rescindir a política sem aviso viola devido processo e a APA.” O Tribunal respondeu: Não existe direito constitucional a uma política administrativa provisória. Mandamus não cabe porque existe caminho alternativo (ação de APA). A decisão de instituir IPR é discricionária e bloqueada contra revisão judicial pelo §314(d).
3. Impacto imediato
As decisões do Federal Circuit: enfraquecem muito o uso de mandamus para reverter negações de IPR. reforçam que o USPTO tem ampla margem de manobra para mudar políticas internas. mas não fecham totalmente as portas para mandamus:
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