Dupla proteção no Canadá

Federal Court of Appeal Decisions NCS Multistage Inc. v. Kobold Corporation Court (s) Database Federal Court of Appeal Decisions Date 2025-10-20 Neutral citation 2025 FCA 187

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What the Frack? FCA Clarifies Claim Construction and Double Patenting www.lexology.com 24/10/2025 Sanjaya Mendis, James S. S. Holtom and Daniella Febbraro

Este é um resumo da decisão do Tribunal Federal de Apelação do Canadá no caso NCS Multistage Inc. v. Kobold Corporation (2025 FCA 187), proferida em 20 de outubro de 2025.

As partes, NCS Multistage Inc. (NCS), a Apelante, e Kobold Corporation e afiliadas (Kobold), os Apelados, são concorrentes na indústria de serviços de campos petrolíferos, fornecendo equipamentos especializados para poços usados em fraturamento hidráulico (fracking)

O principal ponto da Patente CA3027571 (que descreve um sistema de absorção de choque para uma luva deslizante usando amortecimento viscoso) era se as Reivindicações Afirmadas (6, 11, 12, 16) abrangiam apenas a modalidade de folga (gap embodiment) ou também a modalidade de vedação (seal embodiment).

12. O aparelho de fundo de poço da reivindicação 11 em que o espaço anular está localizado em um local fixo em relação ao invólucro, e a barreira anular é fixada à luva e móvel com ela, o movimento da barreira anular reduzindo simultaneamente o volume da primeira câmara e ampliando o volume da segunda câmara.

13. O aparelho da reivindicação 12 em que a referida barreira compreende um arranjo de vedação para vedação entre a luva e a carcaça.

• O FC concluiu que a Reivindicação 12 não incluía a vedação de barreira anular (modalidade de vedação).

• O FCA considerou que o FC cometeu um erro de direito ao interpretar as Reivindicações Afirmadas.

• A Reivindicação 12, da qual depende a Reivindicação 13 (a modalidade de vedação), deve necessariamente abranger a modalidade de folga e a modalidade de vedação

O erro do FC decorreu de uma aplicação incorreta do princípio de diferenciação de reivindicações (claim differentiation), que impede que as limitações de uma reivindicação dependente (como a vedação na Reivindicação 13) sejam lidas na reivindicação independente (Reivindicação 12) como uma limitação que a exclui.

• Conclusão: O FCA considerou que as Reivindicações 6, 11, 12 e 16, quando corretamente interpretadas, abrangem tanto a modalidade de folga quanto a modalidade de vedação

Dupla proteção

A NCS argumentou que as Reivindicações Afirmadas da Patente 571 (o segundo patente) são inválidas devido à dupla patenteabilidade por obviedade em relação à Patente 830 da Kobold (o primeiro patente).

• O FC havia concluído que as Reivindicações Afirmadas (que julgou serem apenas a modalidade de folga) não eram inválidas porque forneciam um "conceito inventivo diferente" da Patente 830, que cobria a modalidade de vedação (Claim 17). O FC chegou a sugerir que a Reivindicação 13 (apenas a modalidade de vedação) poderia ser inválida por dupla patenteabilidade em relação à Patente 830

Reiv 17 CA2856830. O aparelho da reivindicação 16 em que pelo menos uma passagem de medição se estende axialmente através da interface da luva e da barreira.

Conclusão: Como o FC baseou sua análise de dupla patenteabilidade em uma interpretação incorreta das reivindicações (achando que elas excluíam a modalidade de vedação), a conclusão de que as Reivindicações Afirmadas são válidas deve ser anulada

O Tribunal Federal de Apelação (FCA) enfatiza que, na análise de patenteamento duplo por obviedade, a presença de modalidades (ou escopo de reivindicações) sobrepostas não é o fator determinante para a invalidade.

O teste para o patenteamento duplo por obviedade (que é o tipo mais flexível de patenteamento duplo) exige que se determine se a segunda patente reivindica uma invenção que não é distintiva do ponto de vista patentário em relação à primeira.

Citando o caso Hospira, o FCA explicitou a diferença fundamental no teste:

• A questão não é se o escopo das reivindicações das duas patentes se sobrepõe de forma a cobrir as mesmas modalidades (embodiments).

• Em vez disso, a questão é se existe uma distinção patentável entre as duas patentes.

O Tribunal Federal de Apelação (FCA) notou que o Tribunal Federal (FC) já havia identificado corretamente esse princípio: "a questão não é se há uma sobreposição nas modalidades reivindicadas. Pelo contrário, a questão chave é uma diferença inventiva". O FCA utilizou este ponto para criticar a dependência do Tribunal Federal anterior em sua interpretação incorreta, que sugeria que a Reivindicação 16 permanecia válida apenas por abranger uma modalidade não selada (a modalidade de folga), excluindo assim a modalidade selada

Embora a sobreposição não seja proibida por si só, o FCA observou que o princípio de Hospira "não estabelece o princípio geral de que as modalidades sobrepostas são permitidas e impedem uma conclusão de invalidade por patenteamento duplo".

2. A Necessidade de Considerar o Conceito Inventivo

O cerne da análise de patenteamento duplo por obviedade reside na determinação da diferença inventiva entre as patentes. O sistema proíbe que um inventor receba mais de uma patente pela mesma invenção.

Mesmo que duas patentes (como a 830 e a 571 da Kobold) compartilhem um "conceito inventivo abrangente e único" (neste caso, um mecanismo de amortecimento capaz de controlar a velocidade de uma luva interna), a análise deve ser feita reivindicação por reivindicação.

É necessário determinar o conceito inventivo de cada uma das Reivindicações Afirmadas e se esse conceito inventivo é distintivo do ponto de vista patentário em relação à reivindicação do primeiro patente.

Neste caso, o Tribunal Federal havia concluído que a Reivindicação 13 da Patente 571 (não reivindicada) "compartilha o mesmo conceito inventivo que a Reivindicação 17 da Patente 830". No entanto, a análise do patenteamento duplo teve que ser refeita pelo FC após a correção da interpretação das reivindicações pelo FCA.

Em resumo, a distinção patentável (o conceito inventivo) é o que salva a segunda patente da invalidade, mesmo que ela cubra um ou mais dos mesmos dispositivos ou métodos (modalidades) que a primeira patente.

Analogia: Imagine que você patenteia um "Veículo de Transporte Terrestre" (Patente A). Se você depois patenteia um "Veículo de Transporte Terrestre com Motor a Vapor de Alta Eficiência" (Patente B), o fato de ambos cobrirem "carros" (a modalidade sobreposta) não invalida Patente B, desde que o motor a vapor de alta eficiência represente um novo e não óbvio conceito inventivo que não estava presente na Patente A.