Duplo patenteamento no USPTO por variação óbvia

Em julgamento na Corte do District of Massachusetts em Janssen Biotech, Inc. et al. v. Celltrion Healthcare a empresa acusada de contrafação Celltrion alegou que a patente em litígio era inválida por dupla proteção (obviousness-type double patenting). A depositante por sua alegou em sua defesa que uma patente do estado da técnica não poderia ter sido usada como anterioridade por ter sido concedida posteriormente à patente em questão, no entanto a Corte discordou desse entendimento pois segundo Gilead Sciences v. Natco Pharma 753 F.3d 1208 (Fed. Cir 2014) “uma patente concedida depois [da patente em questão] mas que expire antes [da patente em questão] pode servir como uma referência para fundamentar uma objeção de duplo patenteamento para uma patente concedida antes com data de expiração posterior”.[1] A Celltrion alegou também dupla proteção da patente em litígio com duas outras patentes continuation in part desta. A depositante alegou que a seção 35 USC § 121 trata dos pedidos divididos como uma situação “safe harbour” ou seja “porto seguro” em que não se pode usar um pedido dividido contra o pedido original[2]. A Corte, contudo, alegou que este dispositivo não se aplica no presente caso porque as patentes usadas não são pedidos divididos, e, portanto, os documentos citados são relevantes para aferição de dupla proteção. [3] O Federal Circuit em In re Janssen Biotech, Inc. (Fed. Cir. 2018) confirmou a rejeição de reivindicações de US6284471 (anticorpo quimérico específico para alfa TNF e ensaios usando anticorpos anti TNF) por constituírem variações óbvias de invenção já protegida em US5656272 (método de tratamento de doença de Crohn usando anticorpos quiméricos anti TNF) e US5698195 (método de tratamento de artrite reumatoide usando anticorpos quiméricos anti TNF) do mesmo depositante. A rejeição foi baseada na doutrina de double patenting rejection. A Corte concluiu que as exceções previstas no parágrafo 121 para não se aplicar a doutrina de double patenting são válidas apenas para pedidos divisionais e não para continuation in part como no presente caso. O requerente não pode ter o benefício de tais exceções meramente alegando que seu pedido continuaton in part (CIP) é um pedido divisional de forma retroativa, inclusive pelo fato de por ser um CIP o pedido de fato apresenta acréscimos de matéria em relação ao pedido original. [4]

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[1] a later-issuing, earlier-expiring patent can act as a double-patenting reference for an earlier-issuing, later-expiring patent

[2] A patent issuing on an application with respect to which a requirement for restriction under this section has been made, or on an application filed as a result of such a requirement, shall not be used as a reference either in the Patent and Trademark Office or in the courts against a divisional application or against the original application or any patent issued on either of them, if the divisional application is filed before the issuance of the patent on the other application.

[3] SIRLES, Gourdin. Double Patenting Decision Delivers Bitter Pill To Antibody Patent, 23/09/2016 www.lexology.com

[4] http://www.patentdocs.org/2018/01/in-re-janssen-biotech-inc-fed-cir-2018.html