Segundo
as Diretrizes de Exame Resolução n° 169/2016 item 5.34 constitui um exemplo de
seleção não óbvia “A invenção consiste na
seleção de certos compostos químicos ou composições - incluindo ligas, a partir
de um campo amplo, onde estes compostos ou composições apresentam efeito
técnico inesperado. A invenção reside na seleção de um radical “R” de um conjunto
de possibilidades definidas no estado da técnica (comumente numa Fórmula
Markush). Os compostos selecionados apresentam propriedades não óbvias, sem que
existam indicações que induziriam um técnico no assunto a realizar esta seleção
em particular. Em geral, tais efeitos são comprovados através de testes
comparativos apresentados”. Segundo o item 6.7 “Na avaliação de atividade inventiva de uma fórmula Markush deve ser
verificada se ela decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Os
compostos definidos na nova fórmula Markush apresentarão atividade inventiva
se, baseado nos conhecimentos contidos no estado da técnica, um técnico no
assunto não seria motivado a realizar as modificações estruturais propostas.
Nos casos em que o estado da técnica apresentar matéria muito semelhante à
pleiteada, os compostos pleiteados apresentarão atividade inventiva se houver
um efeito técnico inesperado advindo da modificação estrutural dos mesmos. Exemplo:
Uma modificação de um radical de uma molécula existente no estado da técnica
que resulte na redução ou eliminação de um efeito colateral que se deseje
evitar em um medicamento pode indicar a existência de um efeito técnico
inesperado”.
Na
China em Beijing Winsunny Pharmacy Co., Ltd. v. Daiichi Sankyo Co., Ltd.
(Administrative Judgment (2012) Gao Xing Zhong Zi No. 833 by the Court on Sep.
24, 2013) a Corte conclui: “uma
reivindicação Markush deve ser interpretada como uma coleção de uma pluralidade
de soluções técnicas alternativas ao invés de uma solução técnica única. Desta forma,
durante o exame é permitido retirar qualquer das alternativas de uma
reivindicação Markush. Uma reivindicação Markush envolve atividade
inventivasomente quando cada um dos compostos particulares tal como
reivindicado produz efeitso inesperados ou quando tem um uso inesperado quando
comparado com o composto de estrutura similar conhecido do estado da técnica”.
Em outras palavras a determinação da atividade inventiva em reivindicações do
tipo Markush deve ser feita em uma análise composto por composto ao invés de se
comparar a formula reivindicada com a fórmula encontrada no estado da técnica
de outro documento na forma Markush. [1]
[1] XIAO, Shanqiang. Interpretation
and Inventive Step of Markush Claims, 06/02/2017 www.lexology.com
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