Fim do best mode nos Estados Unidos ?

Janice Mueller destaca que o critério de best mode parece desnecessário diante do critério de enablement. Alguns críticos defendiam a eliminação deste critério por ser subjetivo em função dos conhecimentos do inventor. Joseph Root destaca que o enfoque que os juízes do Federal Circuit tem adotado nas decisões mais recentes indicam que uma descrição preferencial no relatório descritivo tende a ser usada para interpretar de forma mais restritiva a reivndicação, o que pode constituir um fator de desestímulo a apresentação do best mode.[1] Em Honeywell Int’l Inc v. ITT Indus a invenção trata a geração de eletricidade estática proporcionada por um material polimérico em um sistema de injeção de combustível de um motor que evita o desgaste de seus componentes. As reivindicações pleiteam a aplicação da invenção em um componente qualquer do sistema de injeção de combustível porém o relatório descritivo restringe a aplicação para o filtro de combustível, sem mencionar outros componentes. Por outro lado, nada no relatório descritivo permite concluir que a invenção se limitaria a aplicação em filtros de combustíveis. A Corte conclui que o fato de citar apenas uma realização, implica que o depositante estava consciente da limitação ao escopo de sua patente.[2] Em SciMed Life Systems, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems Inc[3] a invenção descreve catéteres do tipo balão usados em angioplastia, em formato coaxial. Tal descrição coaxial não é apresentada nas reivindicações mas é descrita de forma preferencial no relatório e por este motivo a Corte conclui que a reivindicação deve ser interpretada com esta limitação.

Outro motivo para crítica ao best mode é o fato de que a maioria das legislações como Europa e Japão não exigem este critério de best mode. Um pedido com prioridade estrangeira, que não atenda este critério em seu pedido de origem não poderá usufruir dos direitos de prioridade unionista conforme 35 USC 119. [4] A falta de best mode não pode ser alegada no caso de reexame (reexamination) da patente.[5] Na proposta de Patent Reform Act 2007 este critério é atenuado na medida em que a ausência da descrição do best mode não poderá ser causa de nulidade da patente. A proposta foi aprovada em setembro de 2011. Embora eliminado como fundamento para se anular uma patente já concedida (já não se pode alegar que o titular agiu de má fé – inequitable conduct – ao não apresentar o best mode em seu pedido), o critério de best mode continua sendo utilizado para concessão da patente nos Estados Unidos, conforme a Seção 15 da Reforma de Patentes.[6]

 

Com a aprovação do American Inventor Act de setembro de 2011 tornando o best mode unenforceable ou seja, já embora a seção 35 USC 112 exija a presença de um best mmode para concessão da patente, caso venha a se mostrar que o best mode de fato não foi atendido isto não constitui razão para anulação da patente. Jason Rantanen conclui que “para todos os efeitos práticos, a exigência de que um pedido de patente revele um best mode tornou-se efetivamente letra morta”.[7] O fato da exigência de best mode não estar presente em muitas legislações representava uma desvantagem para os inventores norte americanos onde tal exigência estava presente. Jason Rantanem explica que uma patente mais difusa, que não revela o best mode, abre a possibilidade para que este best mode possa receber uma patente posterior pois o genérico não antecipa o específico. Com o best mode relevaldo esta possibilidade se reduz, desta forma a doutrina de best mode coopera com a doutrina de obviedade para proteger o domínio público. Tivesse o best mode sido revelado na patente inicial mas não reivindicado, logo ele entraria em domínio público com a publicação do pedido de patente. A revelação do best mode portanto reduz a possibilidade de patentes futuras em benef´cio do domínio público. Para Jason Rantanen um efeito inesperado do best mode é auxiliar no nívelde inventividade necessário para um sistema de patente ótimo. Ademais o best mode ajuda a construir interpretações mais restritivas do escopo de uma patente.

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[1] ROOT, Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford University Press, 2011, p.4

[2] ROTT.op.cit.p.7

[3] 242 F.3d 1337, 56 USPQ2d (BNA) 1840 (Fed. Cir. 2001) cf. ROOT, Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford University Press, 2011, p.10

[4] MUELLER, Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p.115

[5] MUELLER, Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p. 316

[6] SEC. 15. BEST MODE REQUIREMENT: Section 282 of title 35, United States Code, is amended in the second undesignated paragraph by striking paragraph (3) and inserting the following: (3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with (A) any requirement of section 112, except that the failure to disclose the best mode shall not be a basis on which any claim of a patent may be canceled or held invalid or otherwise unenforceable; or (B) any requirement of section 251. Cf.LUNDIN, Thomas. America Invents Act eliminates Best mode chalenge to patent validity. Set. 2011 http://www.lexology.com/r.ashx?i=2892512&l=7FUWGRB

[7] RANTANEN, Jason; PETHERBRIDGE, Lee. In Memoriam Best Mode, 25/04/2012 Stanford Law Review http://www.stanfordlawreview.org/online/in-memoriam-best-mode