Casos
recentes do Federal Circuit contudo
tendem a não aplicar a doutrina de equivalência reversa. Em Tate Access Floors, Inc. v. Interface
Architectural Res., Inc uma vez que uma reivindicação de produto macro em
geral possui escopo específico e dificilmente teria o alcance de proteger
produtos em nanoescalas. Dan Burk e Mark Lemley também entendem que face a
mudança de paradigma da nanotecnologia a doutrina de equivalência reversa pode
ser particularmente útil. [1] Os
mesmos autores apontam que em nanotecnologia existe menos probabilidade de se
aplicar a doutrina de equivalência. [2]A
doutrina de equivalência reversa aparece formulada em Boyden Power-Brake Co. v.
Westinghouse, 170 U.S. 537 (1898), porém Tate Access Floors, Inc. v. Interface
Architectural Res., Inc., 279 F.3d 1357, 1368 (Fed. Cir. 2002) e SRI Int. v.
Matsushita Electric , 775 F.2d 1107, 1123 (Fed. Cir 1985) sugerem que esta
doutrina deixou de ser adotada deixou de ser adotada após 1952.[3] Em
Tate Access Floors a Corte se refere a
esta doutrina como “uma exceção anacrônica,
longamente mencionada mas raramente aplicada”.[4] Em
Boyden Power Brake a patente de George Westinghouse tratava de um sistema de
freios em locomotivas baseado em ar comprimido foi aperfeiçoada de forma
substancial por George Boyden. A Suprema Corte conclui que mesmo havendo
infração literal da reivindicação isto não significava infração aos direitos do
titular da patente, uma vez que embora os dois dispositivos desempenhem a mesma
função, os mecanismos para realização destas funções eram tão distintos que não
se podia considerá-los equivalentes [5]: “nós somos induzidos a olhar de modo
favorável a este dispositivo, não somente porque é novo e manifestamente
distante do princípio da patente de Westinghouse, mas porque resolve de uma
forma mais simples o problema da ação rápida de frenagem, enquanto a aptente de
Westinghouse não provou ser bem sucedida sem que certos elementos adicionais
sejam incorporadas a ela”.[6]
No
Japão, Steven Lundberg mostra que no Japão os efeitos revelados no relatório
descritivo do pedido de patente podem ser utilizados para interpretar de forma
limitativa a reivnidcação. Assim, por exemplo, se uma patente aponta como
efeito a maior velocidade do processador, no caso de um sistema processador do
mercado apresentar de forma literal, todos os elementos da reivindicação,
porém, não alcançar a dita melhoria na velocidade em relação ao estado da
técnica apontada no relatório descritivo, então as Cortes tenderão a não
interpretar como contrafação.[7] Na
França André Bertrand observa que o Tribunal de Grande Instance[8] de
Paris concluiu que não haverá contrafação na medida em que não houver reprodução dos fundamentos da
invenção “fondement de l’ invention”
o que segundo André Bertrand resulta no mesmo resultado que o obtido com a
doutrina de equivalência reversa aplicada pelas Cortes norte americanas. Em
Taiwan o Patent Infringement Assessment Guidelines de 2016 suprimiu as
referências que haviam na versão anterior do guia de 2004 referentes a
aplicação da doutrina de equivalentes reversa. Pela versão de 2004 no caso de
uma infraão literal de produto ou método em que os princípios de funcionamento do
dito porduto ou método fossem substancialmente diferentes, ainda que realizando
a mesma função, a aplicaão da doutrina de equivalência reveresa garantiria que
neste caso não haveria contrafação. A retirada de tal doutrina se baseia no
fato de que a doutrina tem sido pouco aplicada pelos tribunais de Taiwan e
somente em alguns poucos países é aplicada. [9]
[1] WASSON,
Andrew. Protecting the next small thing: nanotechnology and the reverse
doctrine of equivalents
http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2004DLTR0010.pdf
[3] LEMLEY, Mark. Software
Patents and the Return of Functional Claiming, 2012, p. http://ssrn.com/abstract=2117302
[4] MERGES, Robert; MENELL,
Peter; LEMLEY, Mark. Intellectual property in the new technological age. Aspen
Publishers, 2006. p.294
[6] MERGES, Robert; MENELL,
Peter; LEMLEY, Mark. Intellectual property in the new technological age. Aspen
Publishers, 2006. p.293
[7] LUNDBERG, Steven; DURANT,
Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and software patents. The Bureau of
National Affairs, 2005, p.10-17
[8] TGI Paris 25 outubro 1989 Polo c. Leibinger, PIBD, 1990, III, 128. BERTRAND,
André. La propriété intellectuelle, Livre II, Marques et Breves Dessins et Modèles, Delmas:Paris, 1995, p.164
[9] LEE AND LI, Reverse
Doctrine of Equivalents Removed from Taiwan Patent Infringement Assessment
Guidelines, 01/07/2016 http://www.lexology.com
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