Federal Circuit ignora Guia de Exame do USPTO

Intellectual Ventures v. Erie Indemnity (Fed. Cir. 2017) analisou a patente US7757298 referente a método implementado por programa de computador caracterizado pelo armazenamento de arquivos eletrônicos que compreende a seleção de um arquivo dentre uma pluralidade de arquivos baseado no tamanho, tipo ou marcador de dados do arquivo e geração de um valor de identificação associado com o arquivo selecionado representativo do mesmo e comparação deste valor de identificação com valores associados a uma pluralidade de arquivos não autorizados. A identificação de tais arquivos não autorizados reduz os riscos legais para a corporação, por exemplo, esta pode inadvertidamente estar armazenando arquivos contendo material violação de copyright ou de pornografia. O Federal Circuit concluiu que o método trata da identificação de arquivos não autorizados em uma rede de computadores e conclui tratar-se de matéria abstrata tal como em Content Extraction & Transmission v. Wells Fargo Bank, Nat'l Ass'n e FairWarning IP v. Iatric Systems. O método de seleção pode ser realizado por humanos e portanto dirige-se a uma ideia abstrata. Em McRO. v. Bandai Namco Games America, a invenção tratava da identificação de características em sinal de audio como igualmente sendo dirigida a uma ideia abstrata. Ao contrário de Enfish v. Microsft a patente US7757298 não se dirige a um aperfeiçoamento no modo em que o computador funciona, ao invés disso, meramente usa um comutador para realizar uma tarefa mais rápido e de forma mais precisa. A Intellectual Ventures em sua defesa alegou que o método é muito similar ao apresentado no guia de exame do USPTO como patenteável. O Federal Circuit ignorou este argumento uma vez que não está vinculado ao guia de exame do USPTO. O Federal Cicuit considerou que os componentes genéricos do computador citados na reivindicação não contribuem como nada além do que uma ideia abstrata. Michael Borella observa que neste em outros casos, na prática, o Federal Circuit tem considerado as duas etapas de exame previstas pela Suprema Corte em Alice como uma etapa somente. Se a primeira etapa conclui ser uma ideia abstrata por realizar de forma análogo o que antes era realizado por uma atividade humana, invariavelmente a segunda etapa será levada a mesma conclusão.[1]

 

http://www.patentdocs.org/2017/11/intellectual-ventures-i-llc-v-erie-indemnity-co-fed-cir-2017.html