Segundo artigo 25 da LPI
“As reivindicações deverão ser
fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do
pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção”.
O conceito de clareza e precisão, portanto, é um resgate de uma terminologia
usada na lei de 1975 e que embora não presente na lei de 1971 já estava
incorporada na prática do INPI tendo em visa sua presença na normativa de 1976.
Segundo Fernando Eid Philipp: “claras e
precisas indicam que as reivindicações devem conter todos os elementos
constitutivos da invenção, compreendendo todas as características essenciais e
necessárias para obter o efeito técnico procurado pela invenção ou para a
resolução do problema técnico até então existente e que a invenção se propõe
a resolver”.[1] O artigo 25 da LPI
especifica que as reivindicações devem ser escritas de modo claro e preciso.
Isto significa que pela leitura das reivindicações é possível estabelecer
precisamente o escopo da reivindicação. Uma reivindicação é clara quando suas
palavras permitem que um técnico no assunto, possa reproduzir, sem dúvidas, se
um determinado objeto está ou não abrangido pelo escopo da reivindicação. Falta
clareza às reivindicações a partir do momento em que ela não permite a
distinção exata dos limites da extensão da proteção[2].
Segundo guia de exame
PCT: “A exigência de que as
reivindicações devam ser claras aplica-se ás reivindicações individuais e
também ás reivindicações como um todo. A clareza (clarity) das reivindicações é
de importância fundamental para o propósito de formular uma opinião quanto a questão
se a invenção reivindicada parece ser nova , envolve uma atividade inventiva e
possui aplicação industrial tendo em vista sua função de definir a matéria que
se busca proteger. Portanto, o significado dos termos de uma reivindicação devem,
tanto quanto possível, ser claros para o técnico no assunto a partri da redação
das reivindicações somente”. [3]
Segundo guia de exame do Canadá item 11.03: “Nenhuma especulação deve ser necessária para determinar o que é
protegido por cada reivindicação. [...] uma reivindicação não deve ter mais do
que um significado ou ser capaz de ser interpretações amplas e restritas”.
Segundo guia de exame da ìndia item 3.3.3 (b) “Cada reivindicação deve ser escrita em uma frase e devv ter uma redação
clara (clearly worded). Reivindicações devem ser claras, sucintas (clear,
succinct) e não devem envolver a repetição desnecessária e não devem ser
prolixas”.
Joseph Root destaca que
a clareza se refere ao signficado incontroverso de cada termo da reivindicação,
o que permite a construção da reivindicação com base no significado comumente
encontrado para cada termo, em alguma definição expressa no próprio pedido de
patente ou pelo contexto. Quando surge a dúvida quanto ao significado de um
termo, temos problemas de clareza. Quanto ao conceito de precisão, o
significado do termo para quem lê deve ser aquele que o inventor tem intenção
de transmitir, ou seja, um termo está preciso quando a interpretação dada ao
termo por terceiros coincide com o significado que o inventor atribui ao termo.
[4] Segundo
o 35 USC 112: “O relatório descritivo
deve conter uma descrição escrita da invenção e do modo e processo de fabricação
e uso que seja completo, claro, conciso e em termos exatos de modo a garantir a
qualquer pessoa técnica no assunto pertinente, ou mais proximamente relacionada,
a fazer e usar a invenção e definir a melhor forma de execução contemplada pelo
inventor ou co-inventor para realizar a invenção - The specification shall contain a written description of the invention,
and of the manner and process of making and using it, in such full, clear,
concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it
pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same,
and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor
of carrying out the invention”. Quanto às reivindicações: “O relatório descritivo deve concluir com uma
ou mais reivindicações particularmente que apontem e distintivamente
reivindiquem a matéria a qual o inventor ou co-inventor considera como a
invenção - The specification shall conclude with one or more claims
particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the
inventor or a joint inventor regards as the invention”. Tal critério é
conhecido como definiteness, que
remete ao conceito de ter a reivindicação bem definida. Segundo Zletz, 893 F.2d
322 “o propósito essencial do exame de
patentes é modelar as reivindicações para que sejam precisas, claras, corretas
e não ambíguas. Somente desta forma as incertezas do escopo de proteção serão
removidas, tanto quanto possível, durante o procedimento administrativo”. Ainda
que a lei se refria a clareza e precisão do relatório descritivo o guia de
exame estende tais critérios ao quadro reivindicatório, sem contudo apresentar uma definição mais formal
sobre os dois conceitos. Segundo o MPEP 2173: “é de fundamental importância que as patentes definam as reivindicações
de forma clara e precisa (clearly and precisely) de modo a informar as pessoas das
fronteiras da matéria sendo protegida. Assim reivindicações que não atendem a
este critério devem ser indeferidas com base no 35 USC 112(b) ou pre AIA USC
112 segundo parágrafo”. [5]
Termos vagos,
indefinidos ou ambíguos causam problemas de precisão na reivindicação. A
Suprema Corte dos Estados Unidos em decisão de 1938 em General Eletric Co. v. Wabash Appliance Corp. [6]destaca
que uma reivindicação precisa é fundamental para que terceiros tenham a exata
noção dos direitos sendo concedidos pela patente. A reivindicação tratava de um
filamento de lâmpada incandescente composto de tungstênio e feito de um número
comparativamente grande de grãos de tamanho tal capaz de prevenir substancial
desgaste durante o uso comercial da lâmpada. A Corte entendeu que esta descrição
funcional era vaga, pois distinguia a invenção pelos resultados alcançados[7]. É
natural que as palavras invariavelmente produzam algum grau de divergência e
ambigüidade, mas apenas quando tais divergências de interretação forem
consideradas insuperáveis, é que o questionamento de falta de clareza pode ser
argumentado (Exxon Research and
Engineering Co. v. US).[8]
Por exemplo em Young v. Lumenis Inc.[9] o
termo “perto” foi considerado
suficiente claro na medida em que uma descrição mais precisa de posição em
centímetros não se aplicaria face a variabilidade da situação em cada caso. No
caso de um mesmo termo apresentar dois significados possíveis perfetamente
razoáves dentro do contexto das reivindicações uma objeção de falta de clareza
pode ser levantada.
Joseph Root destaca que
os conceitos de precisão (definiteness)
da reivindicação e suporte no relatório descritivo (enabling) devem ser analisados de forma independente, de modo que
no caso de falta de suporte no relatório descritivo apenas esta objeção deve
ser levantada e não necessariamente a de falta de precisão. Na análise de
precisão o foco deve ser o significado dos termos usados na reivindicação e não
se tais especificações são suportadas pelo relatório descritivo. [10]
Em Halliburton Energy Servs. v. M-I [11]que
trata de patente referente a tecnologia de perfuração de petróleo a Corte
conclui que o termo “gel frágil” não possuía precisão. O material submetido a
stress adquiria a forma líquida, no entanto, não estava claro que tipo de géis
podem se enquadrar dentro do escopo desta patente e portanto configuram
contrafação.
A utilização de
documentos de anterioridades para restrições no quadro reivindicatório, deve
ser sempre a regra por parte do examinador. Segundo as Diretrizes de Exame da
DIRPA (RPI 1669 de 31.12.02) item 1.11.1 não se deve exigir a reformulação das
reivindicações pelo fato do examinador considerá-las demasiadamente amplas, sem
que antes tenham sido efetuadas as buscas de anterioridades. Segundo a
Resolução n° 124/2013 item 3.89 “Uma vez
que o examinador tenha estabelecido que uma reivindicação ampla não é suportada
pelo relatório descritivo, o ônus de demonstrar o contrário é da depositante.
Neste caso, o examinador pode se apoiar em um documento publicado, de modo a
fundamentar suas razões”. Segundo o
item 3.88 “Uma reivindicação de forma
genérica, isto é, relativa a toda uma classe, como no caso de materiais ou
máquinas, pode ser permitida, mesmo que de amplo alcance, se houver
fundamentação no relatório descritivo”. Por outro lado, o item 3.41 “Assim como no relatório descritivo,
declarações genéricas no quadro reivindicatório que implicam que o escopo de
proteção pode ser ampliado de modo vago e não precisamente definido se
constitui em objeto de irregularidade, com base no artigo 25 da LPI”, aplica-se
apenas nos casos de algum termo que gere imprecisão. Uma reivindicação pode ser
considerada demasiadamente ampla seja porque descreve de uma forma genérica a
invenção, englobando matéria já conhecida da técnica, seja porque descreve de
forma bastante genérica um conceito inventivo desconhecido do estado da
técnica, o que inibiria invenções posteriores. A precisão de uma reivndicação a
que tem direito o inventor irá, portanto, depender do estado da técnica. Por
este motivo que um questionamento de alta de precisão ou generalidade da
reivindicação deve ser fundamentado em documentos do estado da técnica. A falta
de precisão poderá fundamentar o indeferimento do pedido com base no Artigo 25
da LPI: “As reivindicações deverão ser
fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do
pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da
proteção”.
No primeiro caso
recomenda-se que o examinador cite anterioridades, ainda que haja imprecisão no
escopo da reivindicação e mesmo inconsistências com o relatório descritivo.
Este procedimento se alinha com as recomendações das Diretrizes de Exame do PCT[12]
que apenas em casos extremos em que não é possível se identificar qualquer
objeto de busca é que se recomenda não se citar anterioridades[13].
Na EPO, somente não se emite um relatório de busca nos casos onde é impossível
identificar algo compreensível nas reivindicações (Regra 63 da EPC[14]),
nos demais casos deve-se sempre apresentar um relatório de busca. O mero fato
de uma reivindicação ser ampla não é considerado argumento que possa
fundamentar a insuficiência descritiva do pedido segundo o Artigo 83 da EPC.[15]
T523/91 destaca que a generalidade de uma reivindicação não pode ser contestada
pelo simples fato ser uma reivindicação ampla, mas deve ser sempre argumentada
em conjunto com outros critério tais como novidade e atividade inventiva.
T688/91 observa que uma reivindicação genérica não necessariamente significa
uma reivindicação sem clareza. [16]
[1] PHILIPP, Fernando Eid.
Delimitação da proteção da patente: funções das reivindicações e metodologia de
interpretação. In: GUSMÃO, José Roberto d´Affonseca (org). Temas de propriedade
intelectual: 25 anos de Gusmão & Labrunie. São Paulo: Gusmão & Labrunie
Advogados, 2013. p. 141
[2]
Patentes de invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação, Fernando
Eid Philipp, São Paulo:Ed. Juarez de Oliveira, 2006, p.29
[4] ROOT,
Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford
University Press, 2011, p.257
[6] 304 US 364,
58 S.Ct. 899 (US 1938) cf. ROOT.op.cit.p.288
[7] CHISUM,
Donald. Chisum on Patents, Matthew Bender, 2011, v.1, p.8-282
[8] 265 F.3d
1371, 60 USPQ.2d (BNA) 1272 (Fed.Cir.2001).cf.ROOT.op.cit.p.289
[9] 492 F.3d
1336, 83 USPQ.2d (BNA) 1191 (Fed.Cir.2007).cf.ROOT.op.cit.p.294
[10] ROOT,
Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford
University Press, 2011, p.292
[11] 514 F.3d
1244, 85 USPQ.2d (BNA) 1654 (Fed.Cir.2008) cf. ROOT.op.cit.p.293
[12] in certain
situations where the description, the claims, or the drawings can be
sufficiently understood, even though a part or parts of the application are not
in compliance with the prescribed requirements, a search is performed
taking into consideration the non-compliance in determining the extent of the
search. In such cases, the written opinion then indicates how the description,
claims, or drawings fail to comply with the prescribed requirements. Item 9.19
PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette,
Special Issue, WIPO, 25 março 2004, S-02/2004
[13]
não seria possível uma busca por exemplo para uma reivindicação do tipo “minha
invenção vale um milhão de dólares” item 9.28 PCT International Search and
Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette, Special Issue, WIPO, 25 março
2004, S-02/2004
[14] If the European Patent Office considers that
the European patent application fails to such an extent to comply with this
Convention that it is impossible to carry out a meaningful search
regarding the state of the art on the basis of all or some of the
subject-matter claimed, it shall invite the applicant to file, within a period
of two months, a statement indicating the subject-matter to be searched.
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/r63.html
[15] Case Law of
the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p.
241 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
[16] Case Law of
the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p.
259 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
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