O Patent
Prosecution Highway PPH permite que um pedido de patente cuja reivindicações foram
consideradas patenteáveis em um Escritório de patentes em que foi realizado o
primeiro depósito do pedido – Office of First Filing (OFF) pode
solicitar um exame acelerado em um segundo escritório Office of Second
Filing (OSF) [1]. No Japão a
primeira manifestação do JPO, que para um pedido de patente pela via normal é
de 26 meses contados da data de depósito é de apenas 3 meses pelo processamento
via PPH. O PPH não significa a mera revalidação do pedido de patente concedido
no exterior, pois o segundo escritório apesar de se comprometer em atingir um
exame em menos tempo, pode submeter o pedido a novas buscas [2]. O PPH não
evita a duplicidade de exame. Na verdade nada no PPH desobriga o segundo
escritório de refazer o exame, ou seja, a duplicidade continua. O segundo
escritório terá um pedido já analisado pelo primeiro escritório e possivelmente
com reivindicações mais restritivas focadas na invenção, o que tende a acelerar
o exame no segundo escritório. Um segundo aspecto a ser considerado no PPH é o
fato de ser submetido a uma via de exame acelerada, ou seja, o sistema funciona
como um mecanismo bilateral de priorização de exames, o que significativo no
INPI onde o backlog chega a 11 anos. [3]
Enquanto que o exame de um pedido no escritório japonês requer 27.3 meses para o primeiro parecer e 33.4 meses para a decisão, o tempo de primeira ação pode decrescer para apenas 1.7 meses após o pedido de PPH e a decisão reduz para 26 meses contados da data de depósito do pedido. No PPH JP-US a taxa de concessão aumentou de 41% para 64%.[4] Deve-se levar em conta que os pedidos submetidos a PPH tem como pré requisito um parecer anterior favorável de patenteabilidade, concedido pelo primeiro escritório, de modo que a taxa de concessão destes pedidos quando comparadas com as taxas de concessão dos pedidos em geral do segundo escritório (não PPH) tendem a ser mais elevadas. Uma comparação mais realista do impacto do PPH na taxa de concessão, seria comparar os pedidos equivalentes concedidos no primeiro escritório com os pedidos equivalentes no segundo escritório (não PPH), pois neste caso estaríamos comparando dois subgrupos de pedidos que nos dois casos foram avaliados de forma favorável à sua patenteabilidade pelo primeiro escritório.
Um relatório de abril de 2012
divulgado pelo escritório britânico de patentes mostra que a experiência de
exame colaborativo empreendida com o USPTO desde 2010 tem revelado diferenças
de práticas de exame principalmente com relação aos critérios de novidade e
atividade inventiva. Embora em 82% dos casos os examinadores britânicos
examinem pedidos exatamente ou substancialmente idênticos aos examinados pelo
USPTO, ambos escritos em inglês, portanto sem problemas de tradução, ainda
assim em 45% dos casos há divergências quanto à conclusão final do exame dada
pelo USPTO. Apesar das diferenças o acesso ao parecer do outro escritório foi
considerado uma iniciativa que contribuiu para acelerar o exame e aumentar sua
qualidade.[5] Peter
Drahos observa que os escritórios da EPO e Alemanha tradcionalmente tem
oferecido a maior resistência para o reconhecimento de exame realizado por
outros escritórios, mesmo sob projetos PPH.[6]
Um estudo da London Economics sobre
backlog mostra que estes mecanismos de exame acelerado são pouco utilizados
pelos requerentes (menos de 1% dos pedidos) por uma série de razões: (i) em alguns
casos devido ao custo elevado, em geral bem superior a de um pedido sob
tramitação normal, (ii) algumas tecnologias como medicamentos possuem um tempo
de aprovação para comercialização elevado que torna inócuo um exame acelarado
da patente, (iii) a concessão acelerada da patente implica no depositante
assumir os custos de pagamentos de anuidades antecipadamente, antes da invenção
conferir algum retorno, o que pode ser um problema para pequenas empresas, (iv)
o interesse da empresa em um exame acelerado pode sinalizar para o mercado as
estratégias que a empresa pretende apostar nos próximos anos, o que pode não
ser oportuno para empresa, (v) um tempo de backlog longo pode ser interessante
para empresa nos casos em que exames de outros escritórios já apontam que o
pedido tem poucas chances de ser concedido, desta forma, a tramitação
prolongada prolonga as incertezas do mercado e assim um quase-monopólio para a
requerente..[7]
O PPH pode ser uma via para
inventores brasileiros conseguirem obter patentes no exterior de forma mais
facilitada. Há relatos de pesquisadores brasileiros que tiveram dificuldades de
obter patentes nos Estados Unidos ao serem submetidos a um rigor considerado
excessivo por parte do examinador do USPTO: “Já teve caso de eu ter que mandar a pesquisadora da área de patente
conversar com o examinador do escritório americano de patente para defender
nossa patente. Isso foi crucial para que ela fosse concedida. A gente tem que
agarrar com a unha mesmo, senão escapa”.[8] O PPH
poderia desta forma atender a demandas de empresas brasileiras que depositam no
USPTO e que se queixam do excessivo rigor e burocracia imposto muitas vezes aos
depositantes estrangeiros. A advogada Leila Cabral relata as dificuldades
típicas que muitas vezes o inventor brasileiro se depara ao solicitar uma
patente no USPTO: “Já tive caso de cliente que ao responder a
questionamentos do examinador, da área farmacêutica junto ao USPTO, a resposta
foi muito técnica e envolvendo conhecimentos de ponta sobre a questão envolvida
no pedido. Ocorre que o examinador em sua manifestação posterior, mencionou que
custava a acreditar nas explanações do inventor, porque ele vinha de um “minor
country”, diga-se Brasil, e o examinador entendia que nesse país não havia
capacidade para o desenvolvimento daquele tipo de tecnologia. Por esse motivo
ele pedia mais testes comprobatórios do que estava sendo alegado, para o seu
“convincement”. O nosso sócio da área internacional em uma reunião com o
examinador, o nosso agente US e o inventor, conseguiram comprovar a
inventividade do pedido e a patente foi concedida.”[9]
O número de depósitos de
brasileiros no USPTO tem se mantido numa média de cerca de 300 pedidos por ano.
Enquanto isso o número de depósitos de pedidos no Brasil com prioridade US é de cerca de 6 mil
Portanto, se o Brasil faz um piloto de 300 pedidos para cada país, teremos que o número de brasileiros proporcionalmente beneficiados (100% dos depósitos de brasileiros no USPTO beneficiados) será bem superior aos dos norte americanos (300/6000 ou cerca de 5% dos depósitos de norte americanos beneficiados).
O presidente do INPI anunciou em 2011 a realização de estudos para implantação de PPHs com Estados Unidos, México, Chile e Espanha. Para Jorge Ávila acordos como PPH podem colaborar para solução do backlog de patentes e não ferem a soberania do país na concessão de patentes uma vez que não há vinculação da decisão de um país para com o outro: “o PPH permite o compartilhamento dos dados de busca, o que sempre é bom. O que o examinador de um país encontra como anterioridade é razão para eventualmente negar uma patente e pode ser utilizado pelo examinador de outro país”. Na avaliação da Rede Brasileira de Integração dos Povos (GTPI/Rebrip) o Acordo é lesivo aos interesses do país na medida em que poderá representar que os examinadores do INPI reproduzam o exame nos Estados Unidos, comprometendo a qualidade do exame, além de representar um tratamento diferenciado na priorização de exames em relação aos depositantes pela via normal [10]. A assinatura do acordo com os Estados Unidos inicialmente prevista para março de 2011, durante a visita do presidente Barack Obama ao Brasil, foi adiada [11]. Em visita aos Estados Unidos em junho de 2015 o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, e a secretária de Comércio dos EUA, Penny Pritzker, assinaram uma declaração de intenções sobre colaboração em patentes, que pode ser um primeiro passo para um acordo PPH entre Brasil e Estados Unidos[12].
[1] USPTO. Patent
Prosecution Highway (PPH) – Fast Track Examination of Applications http://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/patent-prosecution-highway-pph-fast-track.
[2] The fact that your application filed in the
OFF has allowable claims does not mean that the corresponding claims in the
corresponding application filed in the office of second filing (OSF) will
automatically be allowed. The OSF examiner will examine the OSF application
based on the patent law of the OSF. USPTO. Patent Prosecution Highway
(PPH) Frequently Asked Questions (FAQs). http: //www.uspto.gov/patents/init_events/pph/pph_faqs.pdf.
[3] DRAHOS, Peter. The
global governance of knowledge: patent offices and their clients. Cambrige University Press:United Kingdom,
2010, p.193
[4] YAMAZAKI,
T. , World Patent Information v.34, 2012, p. 279-283
[5]
http://www.out-law.com/en/articles/2012/april/uk-and-us-patent-examiners-in-co-operation-scheme-often-disagree-on-patent-applications-says-ipo-report/
[6] DRAHOS, Peter. The
global governance of knowledge: patent offices and their clients. Cambrige University Press:United Kingdom,
2010, p.53
[7] Patent
Backlogs and Mutual Recognition An economic study by London Economics, 2010
p.11 http://www.ipo.gov.uk/p-backlog-report.pdf
[8] PARANHOS, Julia, Interação entre empresas e
instituições de Ciência e Tecnologia: o caso do sistema farmacêutico de
inovação brasileiro, Eduerj:Rio de Janeiro, 2012, p.214
[9] http:
//br.groups.yahoo.com/group/pibrasil/ mensagem de 29/07/2010.
[10] GANDRA,
Alana. Governo adia assinatura de acordo de patentes com EUA mar. 2011.
http: //agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-03-18/governo-adia-assinatura-de-acordo-de-patentes-com-eua.
[11] http:
//www.inpi.gov.br/noticias/brasil-faz-acordo-com-eua-que-ira-contribuir-para-acelerar-analise-de-patentes-2.
[12]
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1¬icia=13885
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