A Resolução 93/2013 de 10 de junho de 2013 instituir as diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI com relação as emendas no quadro reivindicatório.[1]
Considere uma reivindicação inicial que reivindique uma cadeiras. Uma emenda que reivindique cadeira com apoio para braços é claramente um subgrupo do escopo inicial, uma vez que as cadeiras em este apoio, antes no escopo da patente agora foram excluídas. O efeito é como se inicialmente tivéssemos duas reivindicações independentes: cadeira com apoio para os braços e outra reivindicação independente de cadeira sem apoio para braços. Esta emenda pode ser vista como a eliminação desta segunda reivindicação e portanto aceita. O concorrente que no momento da concessão da patente fabricasse a cadeira com apoio para braços não poderia alegar surpresa no escopo desta patente uma vez que ele já estava em contrafação quando do quadro reivindicatório original que tinha como escopo todas as cadeiras. No caso invertido em que a reivindicação original pleiteia cadeira com apoio para os braços e a emenda pleiteia reivindicação para cadeira, há uma aumento de escopo, e como tal vedado pelo artigo 32.
Para uma reivindicação original de cadeira com apoio para os braços, uma emenda que reivindique cadeira com apoio para os braços e estofada significa novamente uma restrição, pois as cadeiras com apoio para braços não estofadas deixaram de ser protegidas. Desta forma, a regra geral é que a inserção de elementos em série na reivindicação restringem o escopo da reivindicação. Na situação inversa, um quadro reivindicatório que pleiteie cadeira com apoio para braços e estofada a ser emendada para cadeira com apoio para os braços representa uma ampliação indevida pelo artigo 32.
Uma reivindicação que descreva cadeira com apoio para braços ou estofada ao ser emendada para cadeira com apoio para braços apenas é uma restrição aceita. A reivindicação original pode ser vista como duas reivindicações: uma pleiteando cadeira com apoio para os braços e uma segunda reivindicando cadeira estofada. A emenda consiste portanto na eliminação desta segunda reivindicação, e como, tal uma clara restrição de matéria reivindicada. Na situação inversa em que a reivindicação original trate de cadeira com apoio para os braços e a emenda pleiteia cadeira com apoio para os braços ou estofada temos um aumento de escopo indevido. A inserção de elementos alternativos no texto tende desta forma a ser considerado como ampliativa e portanto indevida, salvo quando estes elementos alternativos forem equivalentes. No exemplo o fato da cadeira ter apoio para braços ou ser estofado são duas características distintas e portanto a inserção desta alternatividade será considerado ampliação. No entanto, se a reivindicação original trata de cadeira presa pro parafusos e uma emenda é feita para cadeira presa por parafusos ou pregos, esta seria aceita porque na reivindicação original o escopo da patente já abrangia por equivalência tanto a pregos como a parafusos, e portanto essa inserção não pode ser visto como ampliação de escopo.
No caso de uma reivindicação original pleitear cadeira com apoio para os braços, uma emenda para cadeira estofada constitui ampliação indevida. Esta mudança pode ser decomposta em dois movimentos: primeiro uma emenda de cadeira com apoio para os braços e estofada (emenda com inclusão de elementos em série e portanto aceita) e uma segunda emenda que suprime a característica de apoio para os braços, esta última indevida porque ampliando o escopo de proteção da patente. Novamente também aqui se estas duas características são equivalentes não haverá infração pelo artigo 32, portanto se a reivindicação original pleiteia cadeira com parafuso, uma emenda de cadeira com pregos seria aceita porque pregos e parafusos são equivalentes neste caso pois cumprem a mesma finalidade de fixação da cadeira.
A inclusão de um elemento à reivindicações não necessariamente implica em restrição do escopo de proteção. O TRF2 em Dystar TextilFarben v. Bann Química julgou a nulidade da patente PI9406031 em que a invenção utiliza diretamente uma solução aquosa de leucoíndigo, obtida pela hidrogenação catalítica, em um banho de tingimento, isto é, solução aquosa sem qualquer aditivo ou estabilizante, sendo a forma de materializar tal invenção o emprego de meios que provenham tal solução sem a oxidação indesejada. Desta forma a solução seria depositada em tanques com exclusão de ar e sob gás inerte, de tal modo que subtrai-se o oxigênio que, de contrário, poderia oxidar a solução, provocando o que acima chamamos de “revelação” da coloração azul do leucoíndigo. Os estabilizadores eram utilizados para evitar essa oxidação em momento não desejado pela indústria têxtil. O titular da patente procurando tornar sua reivindicação mais clara promoveu emendas no quadro reivindicatório onde substitui a referência de “aplicar, no mesmo”, para “aplicar diretamente, no mesmo”, sob forma de apostilamento. Segundo o juiz, “diretamente”, naquele contexto, queria dizer a embargante, sem etapas estabilizadoras, passando diretamente da etapa “redução do índigo a leucoíndigo” para aplicação no tecido, sem precisar passar por uma etapa de estabilização, onerosa. O juiz considerou irregular esta modificação de quadro reivindicatório: “Óbvio que o apostilamento não se referia, portanto, a “restringir” o escopo de proteção patentária, como sustentou a embargante. O pedido traduzia verdadeira alteração com vistas à ampliação dessa proteção. [...] o que fez a embargante foi pleitear a proteção para esse “pular” etapas, que não havia reivindicado no quadro reivindicatório original”.[2]
[1] http://www.inpi.gov.br/images/docs/resolucao_093-2013__artigo_32_1.pdf
[2] Processo: AC 200351015122954 RJ 2003.51.01.512295-4 Relator(a): Desembargadora Federal MARIA HELENA CISNE Julgamento: 25/05/2010 Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA Publicação: E-DJF2R - Data::16/06/2010 - Página::43/44 http://www.jusbrasil.com.br/
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