Em 2019 o USPTO
publicou os critérios de exame para interpretação do 35USC 112(f) relativo às
reivindicações funcionais especialmente para invenções implementadas por
computador em resposta à consulta pública feita pelo Federal Register em 7 de
janeiro de 2019. [1] Os critérios garantem que
tais reivindicações possam atender as exigências de enablement e written
description do artigo 112(a). para se identificar uma reivindicação
funcional como enquadrada na seção 112(f) deve se considerar três aspectos: (i)
a presença do termo “means” ou um substituto do mesmo para executar a função
reivindicada, (ii) o termo “means” e a função executada tipicamente mas nem
sempre estão ligadas por termos de
transição como “for”, “configured to”, “so that”, entre outras, (iii) o termo “means’
ou equivalentes não são modificados por um termo estrutural, material ou atos
para execução da função reivindicada. Uma reivindicação que explicitamente usa
o termo “means” e inclui linguagem funcional automaticamente se enquadra na
112(f). Uma reivindicação que não usa o termo “means” dispara uma presunção de
que o 112(f) não se aplica, no entanto, esta presunção se desfaz se a
reivindicação falha em definir uma estrutura para realizar tal função. Caso
enquadrada na seção 112(f) o relatório descritivo deve especificar a estrutura,
material ou ato para execução da função reivindicada. No caso de invenções
implementadas por computador enquadradas na seção 112(f) o relatório descritivo
deve especificar o algoritmo para execução da função reivindicada. A revelação
de tal algoritmo não pode ser contornada simplesmente alegando que o técnico no
assunto é capaz de escrever um software para implementar tal função
reivindicada. Caso se constate que a reivindicação implementada por computador enquadrada
na seção 112(f) é indefinida por não
revelar tal algoritmo diz-se que a reivindicação não atende ao critério de
written description da seção 112(a). pelo critério de written descrition da
seção 112(a) o relatório descritivo deve descrever a invenção reivindicada em
detalhe suficiente para que o técnico no assunto possa razoavelmente concluir
que o inventor tinha posse, ou seja, era capaz de executar a invenção
reivindicada. Não é suficiente que o técnico no assunto seja teoricamente pudesse
escrever um programa para realizar tal função reivindicada, mas ao invés disso,
o relatório descritivo deve fornecer tal algoritmo (MPEP 2161.01(I)). O
critério de enablement por sua vez segundo a seção 112(a) estabelece que o
relatório descritivo deve ensinar ao técnico no assunto como fabricar e usar o
pleno escopo da matéria reivindicada (a reivindicação por todo o escopo
pleiteado) sem experimentação indevida (undue
experimentation). Para tanto devem ser levados em conta a quantidade de
experimentação necessária, as indicações presentes, a presença de exemplos
ilustrativos, a natureza da invenção, o estado da técnica, a perícia relativa
do técnico no assunto, a previsibilidade ou imprevisibilidade da técnica e o
alcance das reivindicações. Para Michael Borella[2] uma reivindicação orientada para o resultado
deve sempre que possível ser evitada, por exemplo, uma limitação do tipo “treinar
uma rede neural para o reconhecimento de números manuscritos” é orientada ao
resultado, ainda que existam múltiplos algoritmos conhecidos para se alcançar
este resultado. O resultado de cada um destes algoritmos varia sensivelmente em
função do tipo de rede usada e do conjunto de treinamento utilizado, de modo
que para atender ao critério de written description será necessário que o
pedido especifique o algoritmo utilizado., por outro lado uma limitação do tipo
“ordenar uma lista de palavras de modo que elas sejam colocadas em ordem
alfabética” pode ser realizada sem a necessidade de semostrar o algoritmo de
ordenação que já são de muito tempo bastante conhecidos. O depositante deve ter
em mente que ele não tem o controle sobre o nível de conhecimento do técnico no
assunto julgador de seu pedido, de modo que sempre é recomendável alguma forma
de especificação do algoritmo utilizado.
[2] https://www.patentdocs.org/2019/06/uspto-presentation-on-evaluating-computer-implemented-functional-claiming-under-35-usc-112.html
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