Nos Estados Unidos a
omissão por parte do requerente para com o USPTO de documentos relevantes encontrados
nas buscas realizadas por outros escritórios de documento da mesma família pode
caracterizar má fé (inequitable conduct)
e fundamentar o indeferimento do pedido.[1] Na
EPO não há uma obrigação explícita por parte do requerente em apresentar uma descrição
do estado da técnica em seu pedido embora a Regra 27(1)(b) considere relevante
esta informação e recomendável. A legislação alemã de 1968 dispõe que o
depositante de uma mesma invenção depositada em um outro país deverá comunicar
ao escritório de patentes alemão os documentos apresentado em oposição a este
pedido na tramitação deste pedido neste país. Apesar disso François Panel
observa que a Convenção européia não adotou este critério preferindo adotar um
mecanismo de troca de informações oficiais entre escritórios de patentes pelo
artigo 130 da EPC1973.[2]
No Brasil o
examinador, baseado no artigo 34 da LPI pode solicitar ao requerente para que
este apresente cópia do documento ou mesmo de pareceres emitidos a pedidos
correspondentes em outros países, situação que encontra fundamento igualmente
no artigo 29.2.2 de TRIPs. Pelas regras do PCT, o requerente ao
receber os resultados da busca internacional, esta é acompanhada da cópia dos
documentos citados. Tanto o INPI quanto o requerente da patente podem pedir os
documentos, mas não necessariamente à OMPI, e sim à International Searching Authority, dentro de sete anos contados do
depósito do pedido internacional (Regra 44.3). Para um pedido PCT que não tenha reivindicação de prioridade, mas
tenha designado o Brasil por ocasião do depósito internacional na OMPI, após a entrada na fase nacional, durante o
exame não estará o examinador autorizado a solicitar cópia de documentos
citados no relatório de busca internacional, com base no artigo 34 inciso
1 da LPI. O artigo 34 inciso I da LPI afirma: “Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta)
dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido: objeções,
buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido
correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade”.
Logo não cabe invocar o artigo 34 da LPI, pois o INPI tem o direito de receber
diretamente da OMPI toda a documentação relativa à Busca e ao
Exame Preliminar Internacional conforme os artigos 20 (1) (a), 20 (3), 36
(1), 36 (3) (a), 36 (4), 38 (1) e 42 do PCT. Esse dispositivo fala em pedido correspondente em outro país. Ora, o pedido internacional e sua fase nacional no Brasil são, de
fato, o mesmo pedido. Ou seja, independentemente de haver ou não reivindicação
de prioridade, quem tem obrigação de fornecer ao INPI toda essa documentação é
a OMPI, basta a solicitação do INPI. No entanto, como o requerente dispõe desta
documentação, poderá enviá-la ao examinador a fim de acelerar o exame,
beneficiando o próprio requerente.
O artigo 34 da LPI
prevê que o examinador formule exigência para que o depositante apresente a
documentação da qual ele tem conhecimento, mas na prática se ele não trouxer
não há o que fazer, porque ele pode simplesmente negar em trazer provas que
venha a predicar a concessão de sua própria patente, segundo o princípio “nemo tenetur se detegere” (o direito de
não produzir prova contra si mesmo). O inciso LXIII, artigo 5º da Constituição
Federal, prevê o direito do preso de permanecer em silêncio, mas o âmbito de
abrangência desta norma tem sido ampliado pela maior parte dos doutrinadores pelo
uso do principio da interpretação efetiva[3]. Desta
forma, se o INPI não consegue identificar esta documentação então usualmente,
na prática, o INPI, em geral, não solicita esta documentação ao requerente.
[1] ROOT,
Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford
University Press, 2011, p.432, 438
[2] PANEL, François.
La protection des inventions en droit européen des brevets. Collection du
CEIPI, Paris:Litec, 1977, p.107,
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/ar130.html
[3] QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si
mesmo: (o princípio nemo tenetur se detegere e suas decorrências no processo
penal). São Paulo: Saraiva, 2003
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