Para Mark Lemley a doutrina de unexpected result que considera inventivas as invenções que
produzam resultados não esperados e a doutrina de obvious to try pelo qual tentativas consideradas com uma boa margem
de sucesso seriam uma evidência de não inventividade são duas doutrinas que
podem entrar em conflito, pois ocorrer o caso de algo que seja óbvio de se
tentar produzir resultados inesperados, o que é comum nas indústrias químicas e
farmacêuticas, onde o técnico no assunto é motivado a tentar modificações padrão,
mas que devido a imprevisibilidade dos resultados podem levar a efeitos
surpreendentes. Para Mark Lemley o praticante de procedimentos considerados
normais na ciência caso levem a efeitos surpreendentes não podem ser protegidos por
patentes. [1] A doutrina de unexpected
results foi tratada pela Suprema Corte em United States v. Adams[2] em que os elementos de uma bateria os quais se
acredita que pudessem até mesmo explodir se combinados, foram combinados na
patente, quando a técnica orientava o técnico no assunto a não fazê-lo. O
resultado foi considerado surpreendente para o técnico no assunto. O caso
envolve a doutrina de unexpected results com a de teaching away, o que reforçou
a conclusão de atividade inventiva. Por outro lado, a tentativa óbvia de testar
algumas soluções com razoável expectativa de sucesso não é considerada
inventiva. Em KSR v. Teleflex em 2007 a Suprema Corte rejeitou as soluções óbvias
de serem tentadas como inventivas, especialmente quando há um número limitado
previsível de soluções a serem testadas.
Em Hoffmann La Roche v. Apotex[3] o Federal Circuit
considerou óbvio de se tentar a dosagem de 150 mg de medicamento uma única vez
em um mês quando o estado da técnica aplicava a dosagem de 5mg diários e um
outro documento mencionava o conceito de “dose total”. Quando a dosagem mensal
foi testada observou-se dum aumento surpreendente da biodisponibilidade do
medicamento muito acima do que seria previsto por uma projeção linear ao longo
dos 30 dias. Mesmo com tal unexpected effect a Corte concluiu que se tratava de
uma dosagem óbvia de ser tentada e, portanto, não inventiva, uma vez que havia
razoável expectativa de sucesso muito embora não um sucesso tão surpreendente. Nesta
análise não importa as motivações do inventor, mas quais teriam sido as motivações
do técnico no assunto. Para Mark Lemley esta decisão “se trata de uma declaração clara do Federal Circuit de que o conceito
de obvious to try combinado com uma razoável expectativa de sucesso supera a
natureza surpreendente dos resultados alcançados”. Em Aventis Pharma v.
King Pharms[4]
a patente tratava de estereoisômeros. A Corte conclui uma vez que óbvio
identificar o isômero ativo em uma mistura, o fato de que este isômero tem
propriedade surpreendentes em si não é relevante, porque tais propriedades já
fazem parte da mistura conhecida.
Em outros casos em que existem múltiplas escolhas
para se tentar o Federal Circuit tem entendido que a existência de efeitos
surpreendentes é uma evidência de atividade inventiva, desta forma, nestas
situações, o argumento de obvious to try tem sido rejeitado. Em Sanofi v.
Apotex[5] a Corte conclui que um isômero
dextrorotatório não era óbvio á luz de uma mistura racêmica conhecida. Embora a
literatura indique pelo menos dez técnicas de separação que poderiam ser
tentadas a abordagem usada pela Sanofi exigiu cinco meses de experimentação na
busca de uma combinação de reagentes favorável com resultados surpreendentes. Neste
caso independente de ser óbvio de ser tentado, a ampla faixa de possíveis
resultados e a relativa pouca probabilidade de que o composto resultante
exibisse tais características diferenciadas e ausência de toxidade torna a
solução encontrada não óbvia. Para Mark Lemley nos casos em que as tentativas
de soluções óbvias de se tentar levem a um efeito adicionado (added effect),
conceito similar ao conceito de efeito bônus na EPO, nestes casos tais soluções
continuam sendo óbvias, tal efeito inesperado não deve ter o condão de tornar a
solução inventiva, sob pena do sistema de patente não estar protegendo de fato
uma invenção mas estendendo a proteção a patentes existentes (evergreening) que
o leva a negar patentes para enantiômeros (a prática de se patentear
inicialmente um racemato e posteriormente um enantiômero, por exemplo) ou
invenções na área de biotecnologia que sejam óbvias de se tentar independente
do fato de gerarem efeitos surpreendentes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário