Utilidade no Canadá

No Canadá a decisão da Suprema Corte em 2002 em Apotex v. Wellcome Foundation expandida pela decisão da Corte de Apelações em Eli Lilly Canadá v. Apotex significou um critério mais rígido de utilidade a ser exigido para concessão de patentes. [1]  Por exemplo, a patente do omeprazole no tratamento de doença gastroesofágica (CA2139653) teve sua eficácia terapêutica comprovada pela titular em dados apresentados que comprovavam o conhecimento de tal efeito na data de prioridade, porém a Corte canadense rejeitou o argumento porque tal comprovação não foi apresentada até a data de depósito do pedido no Canadá e não foi mencionada no relatório descritivo, consequentemente as reivindicações foram rejeitadas por falta de utilidade. O pedido equivalente nos Estados Unidos US5714504 não teve questionado o critério de utilidade. Na Europa o pedido equivalente EP652872 teve algumas de suas reivindicações revogadas, porém, novamente o questionamento não foi devido a falta de utilidade mas a falta de atividade inventiva. O alegado uso e eficácia terapêutica foi aceito tanto nos Estados Unidos como EPO.

No Canadá desde a decisão da Suprema Corte em Consolboard v. MacMillam Bloedel tem havido um entendimento de que a evidência em suporte ao critério de utilidade não necessita ser revelada no pedido de patente . Não haverá utilidade quando a invenção não funciona, seja no sentido que não funciona de qualquer forma, ou em sentido mais amplo, quando não realiza aquilo que o relatório descritivo se compromete que irá realizar. Sempre que os resultados são alcançados ao acaso, e não através de uma reprodução confiável, haverá fundamento para se questionar a utilidade da invenção. A Suprema Corte em Apotex v. Wellcome Foundation entendeu que a utilidade deva ser determinada na época do depósito da patente e não com base em evidências ocorridas após esta data. Para tanto será necessário demonstrar implementações previstas de modo razoável, em uma doutrina conhecida como “doctrine of sound prediction”, evitando-se desta forma especulações no momento do depósito só confirmadas em data posterior, constituindo assim a patente uma recompensa sobre o que na verdade constitui uma aposta do depositante. Em seguida a decisão da Suprema Corte em Apotex o CIPO emendou o manual de exame MOPOP para incorporar a doutrina de sound prediction na prática de exame: “embora nenhum inventor seja exigido de entender o porque sua invenção funciona, isto não evita a exigência de previsão razoável (sound prediction). Se um inventor não pode articular uma linha de raciocínio razoável para conectar seu suporte factual (através de exemplos) ao restante da matéria reivindicada, ele não tem o direito para um escopo amplo de suas reivindicações”.

Norman Siebrasse questiona este entendimento de sound prediction, pois a lei canadense não estabelece qualquer discriminação.[2] Jay Erstling argumenta que este critério mais rigoroso coloca os pedidos estrangeiros em condições desfavoráveis de atenderem o critério de utilidade no Canadá uma vez que os pedidos de origem não atendem a este requisito de sound prediction.

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[1] ERSTLING, Jay; SALMELA, Amy; WOO, Justin. Usefulness varies by country: the utility requirement of patent law in the United states, Europe and Canada. Cybaris, an Intellectual Property Law Review, 2012 http://web.wmitchell.edu/cybaris/wp-content/uploads/2012/04/Erstling-Salmela-Woo.pdf

[2] SIEBRASSE, Norman. Must the Factual Basis for Sound Prediction Be Disclosed in the Patent? 2012, Canadian Intellectual Property Review, v.18, n.1, p.39-80 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2018899