TRF2 dupla proteção em divididos

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial Nº CNJ : 0038577-58.2012.4.02.5101 (2012.51.01.038577-0) RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES APELANTE : ANDREW CORPORATION (US) ADVOGADO : ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL PARTE RÉ : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00385775820124025101)

alguns trechos do acordao....

O magistrado sentenciante concluiu que as patentes de invenção PI 9509560-8, PI 9510753-3, PI 9510762-2 e PI 9510752-5 são nulas de acordo com a LPI; a sentença privilegiou o laudo pericial formulado pelos peritos do Juízo e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a nulidade das patentes em questão

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL manifestou-se nos autos pela improcedência do pedido autoral, por entender que as patentes atendem aos requisitos da novidade e atividade inventiva. Segundo o INPI As patentes divisionais PI9510752-5, PI 9510753-3 e PI 9510762-8, devido ao seu título, estão irregulares frente às razões apresentadas quanto à ampliação do escopo do inicialmente requerido. Em manifestação sobre o laudo pericial, o INPI concluiu o seguinte: – Consideramos, mantendo o dito no 2º parecer do INPI, que as patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI 9510753-3 e PI 9510762-8 são consideradas como atendendo aos requisitos de novidade e atividade inventiva frente aos documentos considerados relevantes. Fato é que estas invenções, como estão redigidas, possuem irregularidades, especificamente quanto à expressão “Sistema de Antena de Estação com Base Celular” (no título, resumo e reivindicações), expressão que não se encontra suficientemente descrita no Relatório Descritivo da invenção original PI9509560-8, ocasionando aumento do escopo. Entretanto, a correção destas irregularidades torna as invenções PI9509560-8, PI9510752-5, PI 9510753-3 e PI 9510762-8 regulares e aptas a viger pelo período assegurado na Lei 9.279/96.

Por outro lado, o laudo pericial produzido nos presentes autos foi enfático ao concluir que: - Existe acréscimo de matéria entre o PCT e a patente PI9509560-8, bem como entre esta última e as patentes PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2, de forma diferente de um mero esclarecimento do objeto requerido, envolvendo assim ampliação do descrito anteriormente. Tal cenário caracteriza a violação por adição de matéria, nos termos dos Art. 32 e 41 da LPI;
-As patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2 carecem de atividade inventiva,
- As patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2 carecem de suficiência descritiva;
- Existe uma clara repetição de proteção nas patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2, envolvendo assim duplicidade de proteção à matéria revelada. Tal cenário caracteriza a violação à proibição por duplo patenteamento, nos termos do Art. 58 da LPI.

Desta forma, tanto o apelante quanto o INPI opinaram pela validade das patentes em cotejo. Já o laudo pericial concluiu pela nulidade

O laudo pericial foi adotado pelo Juízo a quo como razões de decidir, na forma alhures destacada, o qual também tomo como fundamento da presente decisão, em conformidade com o já exposto neste voto e consoante os trechos a seguir destacados:

Com fundamento no exposto na Seção 2.3.4 deste Laudo Pericial, verifica-se que a patente inicial PI9509560-8, a qual reivindica as prioridades NZ264864 (que apresenta o defasador) e NZ272778 (que apresenta o defasador e o controlador ), apresenta as seguintes reivindicações independentes: ¿ R1 – Sistema de telecomunicações de estação de base celular, o sistema desenvolvendo um feixe e compreendendo uma antena (4) possuindo um conjunto de elementos de radiação; e uma estrutura eletromecânica de comutação de fase (2) (grifo nosso) compreendendo uma seção de linha de transmissão com duas saídas operativamente acopladas aos referidos elementos de radiação e uma parte móvel conectada a uma entrada, o referido sistema caracterizado pelo fato de que os referidos elementos de radiação são dispostos em um conjunto vertical e pelo fato de que o sistema ainda compreende um dispositivo de controle (80) (grifo nosso) em uma localização remota da referida antena e operativamente acoplado à referida parte móvel para modificar de forma diferencial os comprimentos dos percursos entre a entrada e as duas saídas com o intuito de controlar a elevação de feixe.

Com isso, depreende-se que o próprio quadro reivindicatório da patente PI9509560-8 apresenta o defasador como preâmbulo à parte caracterizante da invenção, conforme indicado nos trechos grifados antes da expressão “caracterizado por” – portanto, pertencente ao estado da técnica.De tal declaração, aduz-se que apenas a 2ª prioridade define a invenção, pois esta apresenta não só o defasador de NZ264864, mas também o controlador,  elemento principal da parte caracterizante das reivindicações transcritas, pois como se pode perceber, o foco reside no “controle”, e não na “defasagem” do sinal de alimentação. (...) Assim, com fulcro nos Art. 32 e 41 da LPI, constata-se o acréscimo de matéria entre o PCT e as patentes (mãe e divididas), de forma diferente de um mero esclarecimento do objeto requerido, envolvendo assim ampliação daquilo que já foi descrito. Tal cenário caracteriza a violação por adição de matéria, nos termos da LPI.

Como apresentado na Seção 4.5 deste Laudo Pericial, existe uma clara repetição de proteção nas patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2, envolvendo assim duplicidade de proteção à matéria revelada. Tal cenário caracteriza a violação à proibição por duplo patenteamento, nos termos do Art. 58 da LPI. Tal conclusão se alinha à exposta, dentre outros, pelo Prof. Constantine Balanis, para quem as quatro patentes constituem-se na mesma invenção, sem qualquer conceito distintivo entre elas.