Desistência tácita

O pipeline PP1100403 foi depositado em 02/05/1997 tendo como base US5605899 (o depositante indica como primeiro depósito no exterior US19960631514) e teve patente concedida em 25/07/2000. O PI9708574 (WO1997US05497) entrou na fase nacional em 11/09/1998 tendo prioridade US19960631514 19960412. A entrada na fase nacional de PI9708574 foi, portanto, posterior ao depósito do pedido pipeline PI9708574. Estabelece o artigo 230 § 5º "O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento". Como este pedido PI9708574 (prioridade 12/04/1996 US 631514) tem data de depósito internacional em 11/04/1997 ele é considerado pedido em andamento, por ter sido depositado (depósito internacional PCT) antes do pipeline 02/05/1997. O requerente, contudo, não solicitou desistência deste pedido PI9708574 como exige o artigo 230 § 5º da LPI. Com isso o PI9708574 teve publicada desistência (10.1) em 10/01/2012 pelo próprio INPI que entendeu ter havido uma "desistência tácita" conforme entendimento esposado pela Procuradoria do INPI no PARECER Nº PF-INPI/003/2010. 

Segundo parecer do INPI quando do recurso do requerente à desistência (10.1) de PI9708574: "O PARECER Nº PF-INPI/003/2010 firmou a presunção de desistência tácita do pedido de patente anterior, em casos nos quais a Depositante tenha depositado pedido de patente pipeline posterior, no qual é reivindicada a mesma matéria do pedido de patente anterior. O PARECER Nº PF-INPI/003/2010 é aplicável quando o pedido de patente, depositado no sistema PCT, ingressa na fase nacional em momento anterior ou posterior ao depósito do pedido de patente pipeline. A parte final do art. 230, § 5º, da Lei 9.279/96 prevê uma formalidade ao depositante do pedido de patente pipeline, cuja inobservância não impede a substituição do pedido anterior em andamento. O depósito do pedido no sistema PCT qualifica-se como “pedido anterior em andamento”, para fins do art. 230, §5º, da Lei 9.279/96, porquanto os arts. 11.3 e 29.1 do PCT estabelecem que a data de depósito internacional prevalece para todos feitos como se fosse a data de depósito no Brasil. Conforme se depreende das assertivas ilustradas, a Procuradoria do INPI entendeu pela aplicabilidade do PARECER Nº PF-INPI/003/2010 a pedidos de patente depositados via sistema PCT, mesmo que tenham ingressado na fase nacional em data posterior à data de depósito do pedido de patente pipeline, notadamente pelo fato de que o pedido de patente internacional já se encontrava depositado no escritório internacional da OMPI, em data anterior à data de depósito do pedido de patente pipeline. A PROC/COOPI esclarece, no decorrer da resposta a consulta formulada, que o pedido de patente depositado via sistema PCT possui efeitos jurídicos propagados desde a data de depósito no escritório internacional, razão pela qual pode ser considerado “em andamento” para fins de aplicabilidade do PARECER Nº PF-INPI/003/2010, ainda que a data de entrada na fase nacional seja posterior à data de depósito do pedido de patente pipeline, desde que o depósito do pedido internacional seja anterior ao pipeline. Assim, concluímos pela improcedência das alegações ofertadas no recurso, por ter restado constatada a regularidade jurídica do ato administrativo que declarou a desistência tácita do PI9708574, nos termos do art. 230, §5º, da LPI e do PARECER Nº PFINPI/003/2010".